Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF MARQUE DE COMMERCES
Référence : 2011 COMC 138
Date de la décision : 2011-08-01
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Helen of Troy Limited à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1 336 973 pour la marque de commerce BIOXO MOUSSE OXO-DEGRADABLE FOAM & Dessin au nom de Cascades Canada Inc.
[1] Le 26 février 2007, Cascades Canada Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BIOXO MOUSSE OXO-DEGRADABLE FOAM & Dessin (reproduite ci-dessous) (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « contenants pour aliments » (les Marchandises) :
[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 26 décembre 2007.
[3] Le 21 août 2008, Helen of Troy Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande, faisant valoir que celle-ci ne se conformait pas aux exigences des alinéas 30a) et i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante fait également valoir que la Marque n’est pas enregistrable suivant l’al. 12(1)d) de la Loi, qu’elle ne permet pas de distinguer la Marque de la Requérante selon l’art. 2 et l’al. 38(2)d) de la Loi, et que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au sens de l’al. 38(2)c) de la Loi du fait que la Marque crée de la confusion avec la famille de marques de commerce OXO de l’Opposante (ci-après appelées collectivement la famille de Marques OXO de l’Opposante) antérieurement employée et révélée au Canada par l’Opposante. J’ai joint à ma décision, à titre d’annexe A, un tableau résumant les caractéristiques des enregistrements et des demandes d’enregistrement de marques de commerce visant la famille de Marques OXO de l’Opposante, tels qu’ils figurent dans la déclaration d’opposition de l’Opposante. Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante fait également valoir que la Marque n’est pas enregistrable suivant les alinéas 12(1)b), c) et e) de la Loi étant donné qu’elle décrit clairement que les Marchandises se biodégradent lorsqu’elles sont exposées à l’oxygène.
[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.
[5] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit les affidavits de Lynda Palmer, recherchiste indépendante en marques de commerce, souscrit le 30 juillet 2008, d’Adam Marcus Tracey, un avocat-procureur au sein du cabinet d’avocats représentant l’Opposante dans la présente procédure d’opposition, souscrit le 29 juillet 2008, et William Ferguson, le président de Danesco Inc. (Danesco), distributeur des produits de l’Opposante au Canada, souscrit le 29 août 2008. À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Michel Iliesco, souscrit le 9 janvier 2009. Toutefois, cet affidavit a été radié du dossier et retourné à la Requérante conformément au paragraphe 44(5) du Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195, dans une lettre de l’Office datée du 6 août, 2009. Par conséquent, la Requérante n’a déposé aucune preuve au dossier.
[6] Seule l’Opposante a déposé un plaidoyer écrit et était représentée à l’audience.
Fardeau de preuve et dates pertinentes
[7] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d’opposition. [Voir John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.); et Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. C.P.R. (4th) (C.A.F.).] (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].
[8] Les dates pertinentes pour l’examen des circonstances afférentes à chacun des motifs d’opposition soulevés en l’espèce sont les suivantes :
- Motifs fondés sur les al. 30a) et i) de la Loi : la date de dépôt de la demande [voir, respectivement Delectable Publications Ltd. c. Famous Events Ltd. (1989), 24 C.P.R. (3d) 274 (C.O.M.C.); et Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc. (1990), 28 C.P.R. (3d) 428];
- Motif fondé sur l’al. 12(1)b) de la Loi : la date de dépôt de la demande [voir Fiesta Barbecues Ltd. c. General Housewares Corp. (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1re inst.); et Havana Club Holding S.A. c. Bacardi & Co. (2004), 35 C.P.R. (4th) 541 (C.O.M.C.)];
- Motifs fondés sur les al. 12(1)c) et e) de la Loi : la date de ma décision [voir Anheuser-Busch Inc. c. John Labatt Ltd./John Labatt Ltée (2001), 14 C.P.R. (4th) 548 (C.O.M.C.); et Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Mutual Insurance Co. (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (C.O.M.C.)];
- Motif fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corp. c. Wickers/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- Motifs fondés sur l’absence de droit à l’enregistrement suivant les al. 38(2)c) et 16(3)a) et b) de la Loi : la date de production de la demande;
- Motif fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.); et Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.)].
Analyse des motifs d’opposition
[9] J’examinerai maintenant chacun des motifs d’opposition sans nécessairement suivre l’ordre dans lequel ils ont été soulevés dans la déclaration d’opposition.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b)
[10] L’Opposante allègue que la Marque n’est pas conforme à l’alinéa 12(1)b) du fait qu’elle [traduction] « donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des [Marchandises]. Plus particulièrement, la [Marque] indique clairement que les [Marchandises] se biodégradent lorsqu’elles sont exposées à l’oxygène. »
[11] La question de savoir si une marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse doit être examinée du point de vue de l’acheteur ordinaire des marchandises ou des services liés à cette marque. De plus, il ne faut pas disséquer les différentes composantes de la marque et faire de celle-ci une analyse minutieuse, mais bien plutôt l’évaluer dans son ensemble, en se fondant sur la première impression. À ce sujet, il convient de reproduire les commentaires suivants formulés par la Cour fédérale :
Pour qu’on puisse soutenir l’objection qu’un mot constitue une description au sens de l’alinéa 12(1)b), ce mot doit constituer une description claire et non seulement suggestive, et pour qu’un mot constitue une description claire, il doit se rapporter à la composition des biens ou du produit. (Voir Fox, Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competititon, 3e éd. Carswell, 1972, à la page 102; Thermogene Co. Ltd. c. La Cie Chimique de Produits de France Ltée, (1926) R.C.É. 114, à la p. 118; Deputy Attorney General of Canada c. Jantzen of Canada Ltd., (1964) 30 Fox Pat. C. 112). De la même façon, pour qu’un mot constitue une description fausse, il doit se rapporter, d’une manière ou d’une autre, à la composition des biens et décrire faussement ou erronément un élément matériel ou viser à qualifier quelque chose qui entre dans la composition des biens contrairement à la réalité.
- Provenzano c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (le juge Addy), p. 189-190; confirmé par (1978), 40 C.P.R. (2d).
Lorsqu’une partie d’une marque de commerce proposée est contestable, il convient de se demander s’il demeure possible d’enregistrer la totalité de la marque. […] La réponse dépend de la question de savoir si la partie contestable de la marque de commerce proposée constitue un élément important de l’ensemble et fait de celui-ci une marque qui donne une description fausse et trompeuse. Les parties ne s’entendaient pas sur la question de savoir si la partie contestable de la marque de commerce doit constituer l’élément dominant de celle-ci ou simplement l’une des caractéristiques dominantes. D’après la jurisprudence, le critère applicable est la question de savoir si les mots donnant une description fausse et trompeuse [traduction] « dominent la marque de commerce visée par la demande au point [...] de faire obstacle à l’enregistrement de celle-ci » : Chocosuisse Union des Fabricants -- Suisses de Chocolate c. Hiram Walker & Sons Ltd., (1983), 77 C.P.R. (2d) 246 (C.O.M.C.), citant Lake Ontario Cement Ltd. c. Registrar of Trade Marks (1976), 31 C.P.R. (2d) 103.
- Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co. (2004), 35 C.P.R. (4th) 507, p. 514 (le juge O’Reilly)
[12] Se fondant sur les pièces 10 à 12 jointes à l’affidavit de Mme Palmer, l’Opposante soutient que les mots MOUSSE OXO-DEGRADABLE FOAM sont des termes génériques et indiquent que les Marchandises sont biodégradables lorsqu’elles sont exposées à l’oxygène.
[13] Cependant, la Requérante ne demande pas en soi l’enregistrement des mots descriptifs MOUSSE OXO-DEGRADABLE FOAM, mais plutôt l’enregistrement de la Marque BIOXO MOUSSE OXO-DEGRADABLE FOAM & Dessin dans son ensemble. Comme l’a reconnu l’Opposante dans son plaidoyer écrit et à l’audience, le mot BIOXO occupe une place prédominante dans la Marque, lequel apparaît en caractères beaucoup plus large et plus gras que les mots MOUSSE OXO-DEGRADABLE FOAM. L’Opposante ne prétend pas que le mot inventé BIOXO donne une description claire ou une description fausse de quelque chose qui est essentiel ou qu’il vise à décrire quelque chose d’essentiel à la composition des Marchandises, comme l’exige le juge Addy dans l’affaire Provenzano. En conséquence, la Marque, considérée dans son ensemble, ne peut être une description claire ou fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Marchandises.
[14] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est rejeté.
Motifs d’opposition fondés sur les al. 12(1)c) et e)
[15] L’Opposante a fait valoir que la Marque n’est pas conforme à l’al. 12(1)c) de la Loi en ce qu’il [traduction] « s’agit du nom des marchandises en liaison avec lesquelles on projette d’employer la [Marque]. Plus particulièrement, les [M]archandises sont des contenants qui se biodégradent lorsqu’ils sont exposés à l’oxygène. Subsidiairement, l’Opposante affirme que l’al. 12(1)e) interdit à la Requérante d’adopter les mots BIOXO MOUSSE OXO-DEGRADABLE FOAM à titre de marque de commerce en liaison avec des contenants qui se biodégradent lorsqu’ils sont exposés à l’oxygène compte tenu de l’art. 10 [de la Loi]. »
[16] L’Opposante n’a pas présenté d’observations concernant ces deux motifs d’opposition dans son plaidoyer écrit ou à l’audience. Compte tenu des conclusions ci-dessus relatives au motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)b), il n’est pas nécessaire de faire une analyse détaillée des motifs d’opposition fondés sur les al. 12(1)c) et e). Je me contenterai de dire que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la Marque dans son ensemble constitue le nom des Marchandises ou qu’elle est devenue connue au Canada comme désignant le genre ou la qualité de ces marchandises.
[17] Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur les al. 12(1)c) et e) sont rejetés.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i)
[18] L’Opposante a fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’al. 30i) de la Loi, du fait que [traduction] « la [R]equérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer ou d’enregistrer [la Marque] étant donné que les [M]archandises n’étaient pas précisément décrites dans les termes ordinaires du commerce et que la [Marque] créait de la confusion avec la famille de [Marques OXO] de l’Opposante. »
[19] Ce motif, tel qu’il est allégué, n’est pas un motif d’opposition valable. Il serait plus approprié que l’argument concernant le caractère non adéquat de l’état des Marchandises soit fondé sur l’al. 30a) de la Loi (dont il sera question plus loin). De plus, le simple fait que la Requérante puisse avoir été au courant de l’existence de la famille de Marques OXO de l’Opposante ne l’empêche pas de faire la déclaration exigée par l’al. 30i) dans sa demande.
[20] Même si le motif avait été valablement invoqué, lorsqu’une partie requérante a fourni la déclaration exigée par l’alinéa 30i), le motif d’opposition fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la mauvaise foi de la partie requérante est établie [voir Sapodilla Co. Ltd c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[21] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) est rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a)
[22] L’Opposante a fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’al. 30a) de la Loi du fait que [traduction] « la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des [M]archandises spécifiques en liaison avec lesquels la [Marque] sera employée ».
[23] Dans son plaidoyer écrit et à l’audience, l’Opposante a précisé sa thèse. Plus particulièrement, l’Opposante soutient, en s’appuyant sur les pièces suivantes jointes à l’affidavit de Mme Palmer, que les documents de la Requérante désignent les produits visés par la Marque comme étant des emballages plutôt que des contenants :
- La pièce 10, soit une copie papier de pages Web sélectionnées et téléchargées du site www.cnw.ca, qui contiennent vraisemblablement un communiqué de presse publié par la Requérante intitulé « A Worldwide First – Cascades Launches Bioxo™ Oxo-Degradable Polystyrene Foam Containers” (Une première mondiale – Cascade lance des contenants en mousse de polystyrène Bioxotm oxo-dégradables), qui décrit les produits de la Requérante comme suit :
[…] Cascades (CAS-TSX) lance aujourd’hui [15 mars 2007] BioxoTM, la première gamme de contenants faits de mousse de polystyrène entièrement oxo-dégradables. Les contenants BioxoTMpossèdent la particularité de se dégrader à l’intérieur d’un laps de temps de 3 ans, contrairement aux contenants en mousse de polystyrène traditionnelle […].
Comment fonctionne Bioxotm?
BioxoTM résulte de l’ajout, au cours du procédé de fabrication de la mousse de polystyrène, d’additifs TDPA © (Totally Degradable Plastic Additives) [additifs entièrement dégradables dans les plastiques] développés par la firme canadienne EPI de Vancouver. Mélangés aux résines de base, les additifs TDPA © procurent des propriétés spéciales de dégradation sans nuire aux performances des produits d’emballage. Après usage, le produit jeté dans un site d’enfouissement entreprend une dégradation oxydante beaucoup plus rapide que les produits en plastique traditionnels. L’oxygène ainsi que la chaleur, les rayons UV ou le stress mécanique transforment la mousse de polystyrène incluant les additifs TDPA © en une fine poudre dont pourraient disposer les bactéries et les autres micro-organismes.
Sans danger pour la santé et la nature, la gamme de produits BioxoTM […]. Un label distinctif figure sur tous les produits BioxoTMafin d’informer les consommateurs qu’ils utilisent un contenant qui contribue à la protection de l’environnement. […]
[Je souligne.]
- La pièce 11, soit une copie papier de pages Web sélectionnées et téléchargées du site www.norampac.com, qui contient le communiqué de presse susmentionné de la Requérante et deux dépliants de la Requérante sur lesquels figure la Marque. Plus particulièrement, un des dépliants décrit les produits de la Requérante comme suit :
[traduction]
Économique, pratique et maintenant oxo-dégradable, la gamme d’assiettes et de bols Gusto/BIOXO™ répondra à tous vos besoins grâce aux assiettes offertes en 3 styles différents et aux bols de 2 grandeurs différentes. Gusto/BIOXO™ est unique en raison de sa forme de carré arrondi, sa rigidité et sa forte résistance. Ces assiettes et bols se prêtent parfaitement aux besoins des institutions et sont aussi idéals pour les pique-niques, buffets ou célébrations.
[Je souligne.]
Tandis que l’autre dépliant décrit le produit de la Requérante comme suit :
[traduction]
La mousse de polystyrène du futur!
Contrairement aux barquettes en mousse de polystyrène traditionnelle, qui nécessite plusieurs centaines d’années pour se dégrader, les contenants BIOXO™ sont précisément conçus pour se dégrader en une fine poudre à l’intérieur de trois ans. Les barquettes de mousse BIOXO™ occuperont considérablement moins de volume dans les sites d’enfouissement.
BIOXO™ est la solution d’emballage écologique et économique.
[Je souligne.]
- La pièce 12, soit une copie d’un article daté du 25 février 2006 écrit par Roger Angold, principal scientifique au sein de Pyxis CSB Ltd. L’article soupèse les avantages et les inconvénients de l’utilisation des plastiques oxo-dégradables.
[24] Je ne partage pas l’avis de l’Opposante. Comme le soulignent les citations ci-dessus, les produits de la Requérante sont décrits comme étant des contenants faits en mousse de polystyrène entièrement oxo-dégradables. Les contenants peuvent être des assiettes, des bols ou des plateaux de différentes grandeurs, et peuvent se prêter parfaitement aux besoins des institutions et sont aussi idéals pour les pique-niques, buffets ou célébrations. Ils relèvent donc de la catégorie des Marchandises décrites comme étant des « contenants pour aliments » dans la demande de la Requérante.
[25] À cet égard, je ne suis pas d’accord avec l’argument que l’Opposante a formulé lors de l’audience portant que puisque la gamme de contenants de la Requérante ne semblait pas être prévue pour l’entreposage d’aliments pendant de longues périodes, ils ne peuvent être qualifiés de « contenants pour aliments ». De plus, je souligne qu’une analogie peut être faite entre les marchandises « contenants pour aliments » décrites dans la demande de la Requérante et le terme « contenants à breuvages » que le manuel des marchandises et des services de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) juge acceptable.
[26] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a) est rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)
[27] L’Opposante a fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l’alinéa 12(1)d) de la Loi en ce qu’elle crée de la confusion avec la famille de Marques OXO de l’Opposante. Comme il est indiqué à l’annexe A, les enregistrements visés par une telle famille de marques sont les suivantes : LMC445556, LMC596249 et LMC654787. Comme l’a soutenu l’Opposante, les demandes nos 1 242 644, 1 323 596, 1 354 543 et 1 380 637 ne peuvent étayer un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) puisque l’Opposante n’a pas fait valoir que ces demandes ont abouti à des enregistrements. Étant donné que j’estime que les enregistrements nos LMC445556 et LMC596249, visant tous les deux la marque nominale OXO, sont les plus pertinents, je concentrerai mon analyse sur ces deux enregistrements de l’Opposante, sauf indication contraire.
[28] L’Opposante a fourni, au moyen de l’affidavit de Mme Palmer, des caractéristiques des enregistrements nos LMC445556 et LMC596249 de l’Opposante tirés de la base de données sur les marques de commerce de l’OPIC. J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire de confirmer qu’ils sont en règle à ce jour.
[29] Comme l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque nominale OXO de l’Opposante.
[30] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[31] Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, dont celles qui sont mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. De plus, ces facteurs n’ont pas nécessairement le même poids [voir Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824 (C.S.C.), pour une analyse complète des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].
[32] La marque nominale OXO de l’Opposante a un caractère distinctif inhérent, étant donné qu’elle ne décrit aucune caractéristique particulière des marchandises de l’Opposante en liaison avec lesquelles elle est employée.
[33] Une marque de commerce peut avoir plus de force si elle devient connue par la promotion ou l’emploi. Or, il n’existe aucune preuve établissant que la Marque projetée de la Requérante a été employée au Canada conformément à l’art. 4 de la Loi ou qu’elle est devenue connue dans quelque mesure que ce soit au Canada.
[34] En effet, les seuls éléments de preuve au dossier se rapportant à la Marque sont des éléments de preuve de l’Opposante, soit les pièces 10 et 11 de l’affidavit de Mme Palmer dont il a été question précédemment. Bien que ces pièces démontrent que la Requérante a commencé à employer la Marque au Canada le 15 mars 2007, elles n’établissent pas comment la Marque est apposée sur ces Marchandises ou sur leur emballage ou encore, comment la Marque est liée, de toute autre manière, aux marchandises. L’étendue des ventes possibles de la Requérante n’a pas été fournie.
[35] En ce qui concerne la marque nominale OXO de l’Opposante, les enregistrements nos LMC445556 et LMC596249, respectivement délivrées le 28 juillet 1995 et le 3 décembre 2003 sur la base de l’emploi de la marque depuis janvier 1991 en liaison avec les marchandises (1), sur la base de déclarations d’emploi de la marque produites le 2 juin 1995 et le 30 octobre 2003 en liaison avec les marchandises (2) et sur la base de l’emploi et de l’enregistrement de la marque en liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et (6). Ces enregistrements permettent tout au plus d’établir un emploi de minimis et ne permettent pas de conclure que la marque nominale OXO a été employée de façon importante et continue au Canada [voir Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co. (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Cela étant dit, je suis convaincue d’après mon examen des affidavits de M. Ferguson et de Mme Palmer que la marque nominale OXO de l’Opposante a réellement été employée de façon importante depuis au moins 1996 en liaison avec la majorité, voir la totalité, de la grande variété d’articles ménagers et d’ustensiles et accessoires de cuisine figurant dans les enregistrements susmentionnés de l’Opposante, et depuis au moins 2007 en liaison avec une gamme de contenants pour aliments.
[36] Comme l’a fait valoir l’Opposante, l’affidavit de M. Ferguson indique qu’en 1996, lorsque la famille de M. Ferguson avait acheté Danesco, les produits OXO constituaient déjà une importante gamme de produits sur le marché canadien. La gamme de produits OXO est l’une des plus importantes gammes de produits distribuées par Danesco ayant eu du succès et dont les ventes ont été stables au Canada pendant plusieurs années [paragraphes 2, 3 et 24 de son affidavit].
[37] Monsieur Ferguson a fourni à titre de pièce A des pages du catalogue de Danesco qui annonce la gamme de produits OXO actuellement vendus au Canada. Sur le site Web de Danesco, www.danescoinc.com, on peut également trouver une liste des produits OXO qui sont distribués partout au Canada. La pièce A montre la grande variété d’articles ménagers et d’ustensiles et accessoires de cuisine qui sont vendus au Canada sous la marque de commerce OXO. Plus particulièrement, il existe une vaste gamme de contenants pour aliments de tailles multiples, de petits contenants carrés de 0,3 L à de gros contenants pouvant contenir jusqu’à 5,2 L. Monsieur Ferguson affirme que le mot OXO apparaît sur l’emballage des produits, mais qu’il est également gravé ou écrit sur chaque produit [paragraphes 4 et 25 de son affidavit, pièce A].
[38] De plus, M. Ferguson souligne que les ustensiles de cuisine, les contenants et les accessoires portant la marque OXO sont distribués dans chaque province du Canada dans une grande variété de points de vente, y compris des grands magasins à rayons comme La Baie, Zellers et Déco Découverte, et dans des quincailleries et des magasins comme Home Hardware et Canadian Tire, ainsi que dans des magasins d’accessoires de cuisine spécialisés comme Ma Cuisine, The Linen Chest et Linens N Things [paragraphe 5 de son affidavit].
[39] Depuis 1996, les ventes annuelles d’articles de cuisine portant la marque OXO au Canada n’ont jamais été inférieures à 2 millions de dollars. Monsieur Ferguson affirme qu’au cours de la dernière année financière (soit 2007), Danesco a réalisé des ventes de plus de 7 millions de dollars en ce qui concerne les marchandises de marque OXO. Comme l’a souligné M. Ferguson, ces chiffres d’affaires représentent les ventes en gros et non les prix de vente au détail, qui seraient plus élevées [paragraphe 6 de son affidavit].
[40] Afin d’illustrer l’étendue de ces ventes au fil des ans, M. Ferguson a fourni la pièce B, soit un échantillonnage aléatoire de factures montrant les ventes d’une myriade de produits OXO entre 1998 et 2008 [paragraphe 7 de son affidavit, pièce B]. On retrouve dans cet échantillonnage une facture datée du 9 janvier 2008 montrant, entre autres, la vente d’une série de contenants OXO figurant sur la pièce A.
[41] Monsieur Ferguson fournit comme pièces C1 à C11, des exemples de pages tirés des catalogues Danesco entre 2001 et 2008, où sont annoncés les produits de marque OXO disponibles au Canada. Les catalogues de Danesco sont distribués à des détaillants partout au Canada [paragraphes 8 à 19 de son affidavit, pièces C1 à C12].
[42] Monsieur Ferguson affirme également que la gamme de produits OXO est également annoncée dans des magazines canadiens d’articles de maison et de décoration intérieure. Elle a également fait l’objet d’articles rédactionnels dans des magazines de cuisine [paragraphes 20 à 22 de son affidavit, pièces D, E et F].
[43] La preuve d’emploi de la marque nominale OXO de M. Ferguson est également corroborée par Mme Palmer. Madame Palmer a visité plusieurs sites Web, y compris le site Web de Danesco susmentionné, et elle joint à son affidavit à titre de pièces 4 à 9 des copies des pages téléchargées de ces sites Web où figure la gamme de produits de l’Opposante. Elle affirme également avoir visité trois différents points de vente à Ottawa, en Ontario, pour trouver et acheter un petit échantillon aléatoire de produits portant la marque nominale OXO de l’Opposante. Elle a joint à son affidavit à titre de pièces 14 à 20 des copies de photographies de certaines des marchandises qu’elle a personnellement achetées chez Sears, La Baie et Domus, ainsi que des copies des factures relatives à ses achats.
[44] En résumé, les chiffres d’affaires fournis pour les années 1996 à 2007, ainsi que la publicité et la distribution importante des articles ménagers et des ustensiles et accessoires de cuisine au Canada au cours de ces années, m’amènent à conclure que la marque de commerce OXO a des racines plus profondes et est devenue considérablement connue au Canada en liaison avec une grande variété d’articles ménagers et de cuisine.
[45] Compte tenu de ce qui précède, la prise en compte générale du caractère distinctif inhérent des marques des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, ainsi que la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorisent l’Opposante.
[46] En ce qui concerne le genre des marchandises et services et la nature du commerce, je dois comparer l’état déclaratif des marchandises de la Requérante à l’état déclaratif des marchandises figurant dans les enregistrements de l’Opposante [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc. (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Il convient toutefois d’examiner ces états déclaratifs dans le but de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce que les parties ont l’intention d’exploiter plutôt que tous les commerces possibles que pourrait recouvrir la formulation choisie. À cet égard, une preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile [voir McDonald’s Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd. (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); et American Optional Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd. (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].
[47] L’enregistrement no LMC596249 de l’Opposante vise, entre autres, des « contenants isothermes pour aliments » tandis que la demande d’enregistrement de la Requérante vise des « contenants pour aliments ». Les affidavits de M. Ferguson et de Mme Palmer établissent l’emploi de longue date de la marque de commerce OXO de l’Opposante en liaison avec une grande variété d’articles ménagers et d’ustensiles et accessoires de cuisine (y compris, depuis au moins 2007, une gamme de contenants pour aliments) [voir la pièce 5 jointe à l’affidavit de Mme Palmer et les pièces B, C5, C12 et D jointes à l’affidavit de M. Ferguson en ce qui concerne les contenants pour aliments].
[48] La nature exacte des contenants pour aliments de l’Opposante semble différer de celle des contenants de la Requérante, qui sont décrits dans les pièces 10 et 11 jointes à l’affidavit de Mme Palmer, du fait que les contenants de l’Opposante sont faits de plastique ou de métal et qu’ils sont destinés à l’entreposage d’aliments, tandis que les contenants de la Requérante sont faits de mousse oxo-dégradable et semblent constituer des contenants jetables servant à servir et à emballer de la nourriture. Or, je suis d’accord avec l’Opposante pour dire que les marchandises de la Requérante pourraient être perçues comme un prolongement naturel de la grande variété d’ustensiles, d’accessoires et de contenants de cuisine de l’Opposante.
[49] La pièce 11 jointe à l’affidavit de Mme Palmer indique que les Marchandises de la Requérante visent des entreprises du secteur agroalimentaire et des consommateurs. En l’absence de preuve contraire, il n’y a aucune raison de conclure que les marchandises des parties ne pourraient pas emprunter les mêmes voies de commercialisation (par exemple les magasins de vente au détail Zellers et Canadian Tire) et être offertes aux mêmes consommateurs.
[50] Cela m’amène à me pencher sur le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties. Il y a un degré de ressemblance assez élevé entre les marques OXO et BIOXO MOUSSE OXO-DEGRADABLE FOAM & Dessin du fait que le mot BIOXO occupe une place prédominante dans la Marque. Bien que la Marque puisse avoir une connotation écologique, le mot BIOXO pourrait être perçu comme une troncation des mots BIO et OXO. On pourrait également penser qu’il s’agit d’une combinaison du préfixe « BI », soit « deux », et du mot OXO.
[51] L’Opposante fait valoir que le degré de ressemblance entre les marques des parties a été souligné à l’étape de l’examen d’une demande d’enregistrement de marque de commerce en instance, comme le démontre l’affidavit de M. Tracey. Cet affidavit établit que la Marque de la Requérante, qui fait l’objet de la présente procédure d’opposition, a été invoquée à l’encontre de la demande no 1 354 543, soit une demande déposée par l’Opposante visant la marque de commerce OXO, en liaison, entre autres, avec des contenants pour la conservation des aliments. Quoi qu’il en soit, la décision rendue par la section de l’examen du Bureau des marques de commerce ne lie pas la Commission et n’a pas pour elle valeur de précédent, étant donné que la section de l’examen n’est pas saisie de la preuve que les parties produisent dans une opposition. Qui plus est, le fardeau de la partie requérante est différent selon que la demande en est au stade de l’examen ou de l’opposition. Par conséquent, il convient d’accorder peu de poids, voire aucun, à cette circonstance particulière.
[52] Comme autre circonstance de l’espèce, l’Opposante fait valoir que l’affidavit de Mme Palmer révèle qu’il existe seulement deux autres marques de commerce qui comprennent l’élément OXO dans le registre des marques de commerce, nommément la marque de commerce OXO qui fait l’objet d’une série d’enregistrements de marques de commerce détenues par Brooke Bond Group Limited en liaison avec des extraits de viande en cube ou sous forme liquide et la marque de commerce BBSP & LOGO visée par un enregistrement en liaison avec divers services financiers. Bien que je sois d’accord avec l’Opposante que la preuve de l’état du registre, présentée par voie de l’affidavit de Mme Palmer, appuie dans une certaine mesure la conclusion ci-dessus quant au caractère distinctif inhérent de la marque de commerce OXO de l’Opposante, j’estime que cette circonstance de l’espèce n’est pas déterminante dans la présente affaire.
[53] Comme autre circonstance de l’espèce, l’Opposante fait valoir qu’elle possède une famille de Marques OXO. La Requérante soutient que lorsqu’une famille de marques de commerce existe, il est encore plus facile de conclure que le public considère une autre marque comme ayant des caractéristiques communes avec la famille à titre de marque de commerce employée en liaison avec les marchandises produites ou approuvées par le propriétaire de la famille de marques de commerce.
[54] Une partie qui cherche à établir une famille de marques doit démontrer qu’elle emploie plus qu’une ou deux marques de commerce au sein de la prétendue famille (un enregistrement ou une demande n’établit pas l’emploi) [Techniquip Ltd. c. Canadian Olympic Assn (1998), 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F. 1re inst.), confirmé (1998) 3 C.P.R. (4th) 298 (F.C.A.); Now Communications Inc. c. CHUM Ltd (2003), 32 C.P.R. (4th) 168 (C.O.M.C.)]. En l’espèce, l’Opposante a démontré l’emploi de la marque nominale et de la marque figurative OXO. Toutefois, cette marque figurative n’a pas été invoquée par l’Opposante dans sa déclaration d’opposition. De plus, l’Opposante n’a pas établi l’emploi de la marque de commerce OXO STEEL, qui figure à l’annexe A. Bien que le catalogue joint à l’affidavit de M. Ferguson à titre d’annexe A montre une gamme d’ustensiles de cuisine OXO sous la marque « SteeL™ », une telle marque diffère d’« OXO STEEL ». Par conséquent, je ne suis pas prête à accorder du poids à cette circonstance de l’espèce.
Conclusion concernant la probabilité de confusion
[55] Comme il a été dit précédemment, la Requérante a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Le fardeau imposé à la Requérante signifie qu’en l’absence d’une conclusion décisive aux termes de la production de l’ensemble des éléments de preuve, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante.
[56] Selon moi, la preuve de l’Opposante a soulevé suffisamment de doutes quant à la probabilité de confusion compte tenu du fait que les marques des parties présentent un degré assez élevé de ressemblance, que la marque de commerce OXO de l’Opposante a acquis une notoriété importante au Canada et que les Marchandises visées par la demande de la Requérante recoupent celles de l’Opposante ou pourraient être considérées comme le prolongement naturel des divers articles de cuisine de l’Opposante qui sont en vente au Canada. Par conséquent, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’il était peu probable qu’une personne ayant un souvenir imparfait de la marque nominale OXO de l’Opposante, employée en liaison avec les divers articles de cuisine de l’Opposante, ne conclurait pas dès la première impression que les Marchandises de la Requérante proviennent d’une source commune.
[57] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est accueilli.
Le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif
[58] L’Opposante a soutenu que la Marque n’est pas distinctive, étant donné qu’elle ne distingue pas véritablement les Marchandises de la Requérante des marchandises d’autres propriétaires, y compris l’Opposante, ni n’est adaptée à les distinguer ainsi. [traduction] « Plus particulièrement, compte tenu du fait que la [Marque] crée de la confusion avec la famille de [Marques OXO] de l’Opposante, elle ne peut réellement distinguer, ni n’est adaptée à distinguer, les [Marchandises] de celles de l’Opposante. »
[59] La partie opposante satisfait à son fardeau de preuve initial relativement au motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif si la réputation de sa marque de commerce est assez importante, significative ou suffisante pour annuler le caractère distinctif de la marque qui a fait l’objet de la demande [voir Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. En ce qui concerne mon examen ci-dessus des affidavits de M. Ferguson et de Mme Palmer, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau à l’égard de la marque nominale OXO.
[60] Il me reste donc à statuer sur ce motif en fonction de la confusion qui existait entre les marques à la date de production de la déclaration d’opposition. Ayant conclu, au vu de la preuve au dossier, que la Marque crée de la confusion avec la marque OXO de l’Opposante au titre de l’al. 12(1)d) et puisque la différence dans les dates pertinentes n’a pas d’incidence sur mon analyse, je fais droit au motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif.
Autres motifs d’opposition
[61] Comme j’ai déjà repoussé la demande pour deux motifs, et gardant à l’esprit que la participation de la Requérante à la présente procédure a été minime, je n’examinerai pas les autres motifs d’opposition.
Décision
[62] Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.
______________________________
Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B.
ANNEXE A
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Marque de commerce |
No. Appl. / Enregistrement & Dates |
Produits |
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OXO |
LMC445,556 1995-07-28 |
(1) Ustensiles de cuisine, nommément, peleuses, râpes,
vide-pommes, instruments pour prélever le zeste, roues à pizza, râpes à
fromage, trancheuses de pamplemousse, pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères
à crème glacée, couteaux de cuisine, décapsuleurs, ouvre-boîtes, couteaux, presse-ail,
palettes, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes à cuisson, louches, rasettes,
passoires, tire-bouchons, cuillères à spaghetti, pilons à pommes de terre, fouets,
tasses à mesurer et cuillères à mesurer. |
|
OXO |
LMC596,249 2003-12-02 |
(1) Outils de jardinage, nommément cultivateurs et fourches;
limes et ciseaux; couteaux; ustensiles de cuisine, nommément attendrisseurs à
viande, casse-noisettes; ciseaux et couteaux universels; produits nettoyants
ménagers, nommément balais, vadrouilles, plumeaux, raclettes, brosses à
époussetter les meubles, brosses pour toilette; ustensiles de cuisine,
nommément brosses de cuisine, pelles à poussière et brosses à épousseter,
brosses à miettes, brosses balayeuses, pinceaux pour badigeonner la viande,
pinceaux à légumes, supports à bagels, presse-citrons non électriques,
tire-bouchons, porte-épis de maïs, contenants isothermes pour aliments,
cribles à friture pour éviter les éclaboussures, cuillères tire-boules pour
melon, grosses tasses, moulins à poivre, écumoirs à riz, salières, nettoyeurs
à crevettes; passoires, bouilloires, disposifs de conservation du vin sous
vide; ustensiles de cuisson, nommément rouleaux à pâtisserie, pinceaux à
pâtisseries et tamiseurs de farine; ustensiles de barbecue, nommément
fourchettes, pinces et spatules pour grillades au barbecue, ensembles à
barbecue comprenant fourchettes, spatules et pinces; ustensiles de toilettage
pour animaux familiers, nommément brosses, peignes, brosses à lisser et
râteaux pour peignage des animaux familiers. (4) Ustensiles de cuisine, nommément hachoirs à rouleau; ustensiles
de barbecue, nommément fourchettes; outils de jardinage, nommément houlettes
de transplantation, désherbeuses et cisailles de jardinage; articles de
cuisine, nommément bols à mélanger, palettes et brosses. |
|
OXO STEEL |
LMC654,787 2005-12-09 |
(1) Ustensiles de cuisine, nommément éplucheurs de fruits et légumes non électriques, roulettes à pizza, coupe-fromage, rabots, instruments pour prélever le zeste et peleuses, ouvre-boîtes non électriques et fourchettes à cuisson, ustensiles de cuisine, nommément pelles à tarte, cuillères et pelles à crème glacée, décapsuleurs, palettes, spatules, cuillères à cuisson, pilons à pommes de terre, attendrisseurs à viande, crépines, rasettes, cuillères à spaghetti, rasettes pour enlever les matières solides flottant sur un liquide, spatules à servir, cuillères à servir, louches à servir, spatules en silicone, spatules-cuillères en silicone, et râpes; planches à découper, shakers, presse-ail, pinces à servir, seaux à glace, fouets, râpes pour usages domestiques, ouvre-bocaux, ustensiles ménagers, nommément palettes, porte-épis de maïs. |
|
OXO |
1 242 644 2005-01-05 (ADMISE) |
Mélangeurs manuels et de table; mélangeurs d’aliments électriques manuels et de table pour usage domestique; ouvre-boîtes électriques; robots culinaires électriques; malaxeurs électriques; presse-agrumes électriques; centrifugeuses électriques; couteaux électriques; aiguisoirs à couteaux électriques; presses à repasser à la vapeur pour accessoires vestimentaires; tondeuses à cheveux électriques; broyeurs à glaçons électriques; radiateurs indépendants électriques; gaufriers; fers électriques; grille-pain; plaques chauffantes; grilloirs; sonneries électriques; aspirateurs; lampes de table et luminaires; moulins à café; balances numériques; balances mécaniques; balances électroniques; fers électriques; thermomètres numériques; pesons à ressort; purificateurs d’air électriques pour usage domestique; presses à vapeur pour vêtements; fers à friser électriques; machines à crème glacée et yaourtières; sèche-cheveux électriques; humidificateurs; vaporisateurs électriques; barbecues intérieurs; barbecues au gaz; barbecues électriques; barbecues au charbon de bois; gaufriers électriques; grille-pain électriques et grille- pain fours; cuiseurs à riz électriques; robots boulangers électriques; grillesandwichs électriques; distributrices de boissons chaudes et distributrices pour usage domestique; poêles à frire électriques; étuveuses électriques; cuiseurs; caquelons; poêles et plaques à frire électriques; cafetières automatiques; lampes de poche. |
|
OXO |
1 323 596 2006-11-09 (ADMISE) |
Lampes électriques rechargeables, nommément lampes de table rechargeables, feux de détresse rechargeables, lampes extérieures rechargeables, lampes de voyage rechargeables, lampes de traiteur rechargeables, lampes de restaurant rechargeables, lampes de bureau rechargeables; abat-jour et couvertures décoratives pour lampes rechargeables; accessoires de fixation de lampes rechargeables en métal et en plastique, nommément supports pour lampes rechargeables, supports de fixation murale pour lampes rechargeables, flotteurs pour lampes rechargeables et cordons pour lampes rechargeables. |
|
OXO |
1 354 543 2007-07-04 |
(1) Essoreuses à salade, contenants pour aliments, contenants non destinés aux aliments, tabliers, gants de cuisinier, maniques, tasses à mesurer, poubelles, cafetières à piston, escabeaux, sous-plats, attaches, punaises, tablettes pivotantes, range-tout pour la salle de lavage, range-placards, poignées de sac, contenants isothermes, égouttoirs à vaisselle, plateaux de rangement pour tiroirs, porte-serviettes de papier, tapis et crépines d'évier, range-tout pour le bain et la douche, articles de service pour le bar, chronomètres. |
|
OXO |
1 380 637 2008-01-24 |
(1) Planches à découper; porte-savons; distributeurs de
savon; contenants à boisson isothermes; seaux à glace, à eau et domestiques;
tue-mouches. |