TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : ACCUFORM

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : LMC212490

 

 

[1]   Le 10 avril 2007, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert, LLP (la « partie requérante »), le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à Accuform Golf Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée (« Accuform Golf ») à l’époque.

 

[2]   La marque de commerce ACCUFORM est enregistrée pour un emploi en liaison avec des « bâtons de golf ».

 

[3]   L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle‑ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi commence le 10 avril 2004 et se termine le 10 avril 2007.

 

[4]   Les paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi décrivent ce qu’on entend par « emploi » d’une marque de commerce en liaison avec des marchandises :

 

Le paragraphe 4(1) s’applique en l’espèce.

 

[5]   Il est pertinent en l’espèce de mentionner que l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a inscrit 2055813 Ontario Limited (l’« inscrivante ») à titre de propriétaire de l’enregistrement, le 20 juin 2007, à la suite d’une cession par Accuform Golf, le prédécesseur en titre, survenue le 31 octobre 2004.

 

[6]   En réponse à l’avis du registraire, l’inscrivante a produit l’affidavit de Don McDougall, signé le 6 décembre 2007, auquel étaient jointes les pièces A à E. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit; une audience n’a pas été demandée.

 

[7]    M. McDougall déclare qu’il est le président de 2055813 Ontario Limited et qu’il a aussi participé aux activités d’Accuform Golf et de ses prédécesseurs dans les années 1990 et au début des années 2000. À ce titre, il est au courant des questions abordées dans l’affidavit en raison de sa connaissance personnelle et d’un examen des dossiers de la société.

 

[8]   L’affidavit et les pièces ont surtout trait aux marchandises qui ne sont pas visées par l’enregistrement en cause en l’espèce, mais par l’enregistrement connexe LMC339261. Je ne traiterai en l’espèce que des parties de l’affidavit de M. McDougall qui concernent l’emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les marchandises spécifiées dans cet enregistrement, à savoir des bâtons de golf.

 

[9]   Dans son affidavit, M. McDougall explique qu’Accuform Golf et ses prédécesseurs ont fabriqué et vendu des bâtons de golf et des articles de golf sous la marque de commerce en cause pendant de nombreuses années, soit de 1978 jusqu’à environ 2003. En 2004, Accuform Golf a vendu ses actifs, y compris l’enregistrement de la présente marque de commerce, à l’inscrivante en raison de problèmes financiers. Une copie de l’acte de vente et de la cession générale est jointe à l’affidavit comme pièce A. L’inscrivante a acquis par la suite les stocks restants des bâtons de golf. M. McDougall affirme que [traduction] « ces bâtons de golf et sacs de golf ACCUFORM ont été vendus à des clients au Canada en 2005 et 2006 ». Je constate cependant qu’aucune preuve des ventes n’a été produite. Depuis, [traduction] « à cause de la difficulté de trouver des investisseurs et des coûts liés à la relance d’une marque d’équipement de sport de précision comme des bâtons de golf dans un environnement très concurrentiel », l’inscrivante n’a pas réussi à trouver un sous‑traitant ou un licencié pour fabriquer les bâtons de golf selon ses spécifications. L’inscrivante affirme que, depuis l’acquisition, elle fait [traduction] « des efforts pour reprendre le commerce de la fabrication et de la vente des bâtons de golf » sous la marque de commerce en cause; elle a notamment entrepris des négociations avec Viking Management Inc., une société de Las Vegas qui exploite un [traduction] « programme axé sur la frappe de balles en longueur ». Aucun autre détail n’a cependant été donné relativement à la relance de bâtons de golf sous la marque en cause.

 

[10]           Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. De plus, même si le critère relatif à la preuve d’emploi est très peu exigeant dans le cadre de cette procédure [Woods Canada Ltd. c. Lang Michener (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^re inst.) à la p. 480] et qu’une surabondance de preuves n’est pas nécessaire, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure à l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans l’enregistrement au cours de la période pertinente. De plus, tout le fardeau de la preuve repose sur l’inscrivante [88766 Inc. c. George Weston Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3d) 260 (C.F. 1^re inst.)] et toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée à l’encontre de celle‑ci [Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc., précité].

 

[11]           En ce qui concerne les bâtons de golf, l’inscrivante n’a produit aucun renseignement relatif à la manière dont la marque de commerce en cause était associée à eux à l’époque du transfert au cours de la période pertinente. De plus, aucune des pièces produites n’a trait précisément à des bâtons de golf. La pièce B est une photographie qui représenterait [traduction] « l’un des sacs de golf ACCUFORM qui a été vendu à un client canadien vers 2006 ». La photo montre un sac de golf ainsi que deux bâtons de golf; c’est le sac de golf qui porte la marque de commerce en cause sous forme de dessin. Les bâtons de golf eux‑mêmes ne portent aucune marque visible que ce soit; il n’y a aucune indication dans l’affidavit que les bâtons de golf ont été vendus avec les sacs de golf comme le montre la pièce B. Par conséquent, on ne peut pas conclure que la marque de commerce en cause était associée à des bâtons de golf à l’époque de la vente.

 

[12]           Compte tenu de ma conclusion concernant l’absence de preuve de la manière dont la marque de commerce en cause était associée aux bâtons de golf, il ne sera pas nécessaire de déterminer si les ventes des stocks dont il a été question précédemment ont été faites dans la pratique normale du commerce. De toute façon, on ignore les circonstances entourant la prétendue vente des stocks restants acquis auprès du prédécesseur en titre, Accuform Golf, en particulier parce qu’il est évident que le prédécesseur a vendu l’entreprise à cause de problèmes financiers et que l’inscrivante n’a pas été en mesure de recommencer la fabrication et la vente des marchandises; l’existence continue des chaînes de distribution et de vente du prédécesseur ne peut donc pas être inférée. À mon avis, il aurait été facile d’indiquer clairement, par exemple, que ces ventes avaient été faites à des clients existants d’Accuform Golf ou de préciser s’il s’agissait de ventes au détail ou de ventes en gros, etc. Je ne peux donc pas conclure que la vente des stocks acquis auprès d’Accuform Golf a été faite dans la pratique normale du commerce.

 

[13]           Étant donné qu’on ne peut conclure que la marque de commerce en cause a été employée en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement au cours de la période pertinente, il faut déterminer s’il y avait des circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d’emploi au cours de cette période. Dans ses observations écrites, l’inscrivante prétend que de telles circonstances existaient. Elle fait valoir plus précisément que la principale cause du défaut d’emploi est la faillite du prédécesseur en titre; des facteurs comme les mauvaises conditions du marché, son incapacité à trouver un sous-traitant ou un licencié et le manque d’installations de production ont empêché l’inscrivante actuelle de reprendre l’emploi. Enfin, l’inscrivante soutient que ses négociations avec Viking Management Inc. constituent des [traduction] « mesures concrètes et énergiques » visant à recommencer à employer la marque de commerce en cause.

 

[14]           Pour établir l’existence de circonstances spéciales, l’inscrivante doit fournir la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la dernière fois et la raison du défaut d’emploi depuis cette date. Trois critères doivent être pris en considération lorsqu’il faut déterminer s’il y a des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi. Dans Bereskin & Parr c. Bartlett (2008), 70 C.P.R. (4^th) 469 (C.O.M.C.), l’agente d’audience Barnett a résumé cette approche dans les termes suivants :

 

La question de savoir s’il y a présence ou non de circonstances spéciales qui justifient l’absence d’emploi nécessite la prise en considération de trois critères. Le premier est la durée au cours de laquelle la marque n’a pas été utilisée. Le second est de savoir si les motifs d’absence d’emploi étaient attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté de l’inscrivant. Le troisième est de savoir si ce dernier a l’intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque dans un bref délai : Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). Les « circonstances spéciales » du deuxième critère, à savoir si l’absence d’emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l’inscrivant, signifie des « circonstances de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles » (John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co. (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (C.F. 1^re inst.)).

 

La Cour d’appel fédérale, dans son récent arrêt Scott Paper Limited c. Smart & Biggar et Le procureur général du Canada, 2008 CAF 129, a quelque peu clarifié l’interprétation du critère des circonstances spéciales faite dans l’arrêt Harris Knitting, précité. En se basant sur la grille d’analyse d’Harris Knitting Mills, la cour a conclu que l’examen approprié, lorsqu’il s’agit d’évaluer s’il y a présence ou non de circonstances spéciales qui justifieraient l’absence d’emploi de la marque, doit porter sur la raison de l’absence d’emploi, et qu’aucun autre facteur ne doit être pris en considération. Selon cette analyse, il doit être satisfait au deuxième critère du test d’Harris Knitting Mills pour pouvoir conclure que l’absence d’emploi de la marque est justifiée par une ou des circonstances spéciales. Selon mon analyse, cette conclusion ne signifie pas que les deux autres critères ne sont pas des facteurs pertinents : toutefois, ces deux critères ne pourraient, à eux seuls, constituer des circonstances spéciales. Dans tous les cas, l’intention de reprendre l’emploi doit être étayée par la preuve (Arrowhead Spring Water Ltd. c. Arrowhead Water Corp (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^re inst.); NTD Apparel Inc. c. Ryan (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1^re inst.)).

 

[15]           En ce qui concerne la durée du défaut d’emploi, l’inscrivante a souligné avec raison que la période de défaut d’emploi devrait commencer à courir à partir de la date de la cession, soit le 31  octobre 2004 [Arrowhead Spring Water Ltd. c. Arrowhead Water Corp. (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^re inst.), et G.P.S. (U.K.) Ltd. c. Rainbow Jean Co. Ltd. (1994), 58 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)]. Ainsi, la marque n’a pas été employée par l’inscrivante pendant une période d’environ deux ans et demi avant que l’avis prévu à l’article 45 soit donné.

 

[16]           En ce qui concerne la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit, l’inscrivante soutient que la présente affaire est analogue à Rogers, Bereskin & Parr c. Registrar of Trade Marks et al. (1987), 17 C.P.R. (3d) 197 (C.F. 1^re inst.), où l’existence de mauvaises conditions du marché, combinée à « un manque d’installations de production qui ne pouvait être comblé qu’avec le temps et un investissement financier », était suffisante pour justifier le défaut d’emploi durant deux ans et demi après l’acquisition de la marque de commerce dans le cadre d’une procédure de faillite. Dans cette affaire particulière, la Cour fédérale a confirmé la décision du registraire de maintenir l’enregistrement pour les « jeans », considérant que l’état stagnant du marché du jeans et le manque d’installations de production constituaient des circonstances spéciales suffisantes pour justifier le défaut d’emploi de la marque de commerce durant deux ans et demi.

 

[17]           À mon avis, exception faite de l’acquisition des deux marques de commerce par la voie de la faillite ou de la mise sous séquestre pour lesquelles une période relativement courte de non‑usage peut être justifiée [voir Burke-Robertson c. Swan Recreational Products Ltd. (1990), 33 C.P.R. (3d) 56 (C.O.M.C.)], les faits de Rogers, Bereskin & Parr sont fondamentalement différents de ceux de la présente affaire. Premièrement, en ce qui concerne les mauvaises conditions du marché, la décision citée avait trait à un manque de demande pour les marchandises; aucune preuve en ce sens n’a été produite en l’espèce. Deuxièmement, en ce qui concerne l’absence d’installations de production, quoique cet aspect soit étroitement lié au troisième critère se rapportant à « l’intention sérieuse de reprendre l’emploi », il convient de noter que la preuve claire de la rénovation en cours d’une usine acquise et destinée à la production de jeans au cours de la période pertinente a été produite pour expliquer en partie le défaut d’emploi. Dans cette affaire, le registraire a fait remarquer qu’une période suffisante devait être accordée au nouveau propriétaire pour « se préparer » pour la production, alors que la Cour fédérale a fait remarquer que le manque d’installations de production ne pouvait être comblé qu’avec le temps et un investissement financier. Par conséquent, la préparation d’une usine pour la production des marchandises était nettement l’un des facteurs déterminants permettant de conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi dans Rogers, Bereskin & Parr.

 

[18]           Une telle preuve n’a pas été produite en l’espèce; il n’y aucune preuve de « préparation » pour la production. De toute façon, comme je l’ai mentionné précédemment, la Cour d’appel fédérale a récemment apporté des précisions sur l’approche à adopter, dans Scott Paper Ltd., lorsqu’elle a dit que le deuxième critère, à savoir si le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire au cours de la période pertinente, doit être rempli indépendamment de toute preuve d’une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque.

 

[19]           En outre, la nature des difficultés de l’inscrivante à trouver des investisseurs et des fabricants en 2005 et 2006 n’a pas été expliquée dans l’affidavit. On ignore si ces difficultés étaient simplement des facteurs qui ont influencé la décision volontaire de l’inscrivante de ne pas employer la marque de commerce en cause ou qui étaient indépendants de sa volonté.

 

[20]           Comme la Cour fédérale l’a fait remarquer dans NTD Apparel Inc. c. Ryan (2003), 27 C.P.R. (4^th) 73 (C.F. 1^re inst.), « la preuve relative aux efforts déployés pour trouver des licenciés est malheureusement négligeable et consiste en de simples assertions dénuées de tout fondement factuel explicite ». Dans Ridout & Maybee c. A. Lassonde Inc. (2003), 28 C.P.R. (4^th) 559 (C.O.M.C.), des assertions semblables ont été rejetées par l’agent d’audience :

Pour ce qui est du deuxième critère, à savoir si les raisons du non‑emploi étaient attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire, je suis d’avis avec la partie requérante que la preuve n’établit pas que c’est le cas. M. Gattuso mentionne que le défaut d’emploi pendant la période pertinente est attribuable à la difficulté de trouver des fournisseurs, des distributeurs ou des licenciés. Par ailleurs, M. Gattuso ne donne aucun détail quant aux mesures prises ou les efforts déployés par le titulaire pour trouver des fournisseurs, des distributeurs ou des licenciés. Il ne décrit pas les difficultés auxquelles le propriétaire a dû faire face ou les efforts déployés par celui-ci pour résoudre celles-ci.

 

Quoi qu’il en soit, faute de détails additionnels dans l’affidavit, la preuve ne me convainc pas que le coût associé à la relance d’une marque et la nature [traduction] « très concurrentielle » du marché doivent être considérés comme des circonstances « de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles » dans l’industrie de l’équipement de golf.

 

[21]           En ce qui concerne l’intention sérieuse de reprendre l’emploi, M. McDougall indique dans son affidavit que des discussions avec Viking Management Inc., une société de Las Vegas, pour [traduction] « relancer les bâtons de golf ACCUFORM » dans le cadre d’un [traduction] « programme axé sur la frappe de balles en longueur » ont eu lieu [traduction] « au printemps 2007 ». Toutefois, cette société [traduction] « souhaite élaborer et diffuser une émission de télévision basée sur le programme avant de relancer la marque ACCUFORM, et des retards sont survenus dans l’élaboration de cette émission ». M. McDougall indique également que l’inscrivante a l’intention de reprendre l’emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec des bâtons de golf [traduction] « dès que possible ». Ces affirmations n’indiquent pas clairement si les discussions ont eu lieu pendant ou après la période pertinente, soit après le 10 avril 2007. Je retiens malgré tout de l’affidavit de M. McDougall qu’aucune décision finale de relancer les bâtons de golf en liaison avec la marque de commerce en cause n’a été prise, aucun détail quant aux mesures prises et à prendre et au délai possible pour relancer le produit n’ayant été donné.

 

[22]           En outre, il n’est pas clair si Viking Management Inc. était un investisseur, un fabricant, un licencié, un distributeur, un grossiste, un détaillant ou simplement une société qui aidera à promouvoir les bâtons de golf pour lesquels l’inscrivante n’a pas encore trouvé un fabricant ou un licencié disposé à les fabriquer selon ses spécifications. Même si l’inscrivante dit vouloir reprendre l’emploi [traduction] « dès que possible », elle n’a donné au registraire aucun renseignement au sujet de la durée du défaut d’emploi, comme la Cour l’a mentionné dans Arrowhead Spring Water Ltd., précitée. Dans ces circonstances, je ne peux conclure que des mesures concrètes et énergiques ont été prises au cours de la période pertinente en ce qui concerne la reprise de l’emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement. De toute façon, comme l’inscrivante n’a pas satisfait au deuxième critère, à savoir si le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire, les premier et troisième critères, considérés isolément, ne peuvent pas constituer des circonstances spéciales.

 

[23]           Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que le défaut d’emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les marchandises que spécifie l’enregistrement était attribuable à des circonstances spéciales qui justifieraient ce défaut d’emploi durant les deux ans et demi de la période pertinente.

 

 

[24]           Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que l’enregistrement LMC212490 pour la marque de commerce ACCUFORM doit être radié du registre parce que l’emploi n’a pas été établi conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 26 OCTOBRE 2009.

 

 

P. Heidi Sprung

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.