Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 238
Date de la décision : 2014-11-03
TRADUCTION
RELATIVEMENT À UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Nelligan O'Brien Payne LLP visant l'enregistrement No TMA715,008 de la marque de commerce Estrella's Dessin au nom de Estrella Enterprises Inc.
[1] Cette décision se rapporte à une procédure de radiation sommaire en ce qui concerne l'enregistrement no LMC715,008 de la marque de commerce Estrella's Dessin (la Marque) reproduite ci-dessous, appartenant à Estrella Enterprises, Inc.
[2] La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises et les services suivants :
[Traduction]
Marchandises :
Sauces à salade, gâteaux, gâteaux au fromage, pains, produits de charcuterie, viandes cuites, viandes marinées, viandes fumées, soupes, sandwichs, salades, café, boissons gazeuses, huiles de cuisine, vinaigres, tartinades, assaisonnements, épices et vins; sacs en plastique et sacs en papier, bouteilles en verre et en plastique, bocaux en verre et en plastique, fûts en bois et en plastique; tasses, serviettes de table, garnitures de plateau, napperons, étiquettes, rubans, magazines, menus, brochures et dépliants; pantalons, chapeaux, chemises, chaussures, manteaux et vestes, serviettes, sacs à dos, carnets, cartes et stylos, chaînes porte-clés, balles de golf, tabliers, poupées, jouets, nappes, ustensiles de table, batterie de cuisine et couteaux, enseignes au néon et sur mât, décalcomanies et panneaux d’affichage.
Services :
Restaurant, vente au détail et en gros d’aliments et de boissons ayant trait aux services de café, de charcuterie et de restaurant.
[3] Le 15 juin 2012, à la demande de Nelligan O'Brien Payne LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985 ch T-13 (la Loi) à Estrella Enterprises Inc. (l'Inscrivante). L'avis exige de l'Inscrivante qu'elle fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 15 juin 2009 et le 15 juin 2012 (la période pertinente) en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, l'Inscrivante devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.
[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. Les critères permettant d'établir l'emploi sont peu exigeants, et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Toutefois, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chaque marchandise et chaque service mentionnés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. En outre, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].
[6] En réponse à l'avis du Registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Michael Estrella, président de l'Inscrivante, assermenté le 27 novembre 2012. Aucune des parties à la présente procédure n'a produit d'observations écrites ou demandé une audience.
[7] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu relativement à l'ensemble des services, mais je conclus toutefois que l'enregistrement ne sera maintenu qu'en partie en ce qui a trait aux marchandises.
La preuve
[8] Dans son affidavit, M. Estrella indique que l'Inscrivante est un restaurant situé à Langley en Colombie-Britannique. En outre, à cet endroit, l'Inscrivante offre pour la vente au détail d'aliments et de boissons ayant trait aux services de café, de charcuterie et de restaurant. M. Estrella affirme aussi que l'Inscrivante offre des services de traiteur dans la région métropolitaine de Vancouver. Conformément à l'affidavit de M. Estrella, je note que mon emploi du terme « le Restaurant », tout au long des présentes, fait collectivement référence à l'entreprise susmentionnée de l'Inscrivante et aux services connexes.
[9] En tant que preuve de l'emploi de la Marque, M. Estrella joint les pièces A à GG. En résumé, les pièces pertinentes contiennent les documents suivants :
• Un imprimé du site Web de l'Inscrivante (pièce D) et un formulaire de commande en ligne (pièce E). La Marque est clairement visible sur ces deux documents. Conformément à ces pièces, M. Estrella déclare que le site Web offre aux consommateurs de l'information sur les marchandises et les services offerts au Canada, et leur offre un moyen d'acheter les marchandises.
• Des photos d'emballages ou d'étiquettes de marchandises arborant la Marque, que M. Estrella déclare être représentatifs des sauces à salade, gâteaux et gâteaux au fromage, pains, produits de charcuterie, viandes cuites, viandes marinées, viandes fumées (pièces F à K); soupes (pièce N); salades, vinaigres, tartinades, assaisonnements et épices (pièces P à T). Dans chaque cas, M. Estrella affirme que la photo est représentative de ces marchandises emballées/étiquetées, qui ont été fabriquées et vendues chaque semaine par le Restaurant ou par l'entremise de son site Web, et ce, chaque année, depuis le mois d'août 2011 jusqu'à la date de cet affidavit.
• Des étiquettes arborant la Marque et décrites par M. Estrella comme étant représentatives des étiquettes « [Traduction] utilisées au Restaurant » (pièce U). Bien que certaines étiquettes soient génériques, la plupart identifient clairement des marchandises particulières, bon nombre desquelles apparaissent dans les photos susmentionnées.
• Des copies d'une facture/bon de commande et d'un bordereau de dépôt bancaire concernant une vente, faite au Canada pendant la période pertinente, de viandes cuites, de viandes marinées et de viandes fumées (pièces L et M). M. Estrella déclare que ces marchandises ont été emballées à l'aide d'une étiquette arborant la Marque comme dans la pièce K. En plus des ventes faites à des clients individuels, M. Estrella affirme que ces viandes ont été vendues en pointes de poitrine de bœuf complètes à d'autres restaurants, ce qui est conforme à la vente démontrée en pièces L et M.
• Une copie d'une annonce représentative publiée dans un journal, datant de la période pertinente (pièce V). La Marque est clairement visible sur l'annonce, identifie ESTRELLA'S comme étant une charcuterie et un café, et indique l'offre de produits alimentaires pour la vente au détail dans le domaine de la charcuterie.
• Le menu du restaurant et le menu des plats pour emporter (pièce W). Je remarque que la Marque apparaît bien en vue sur les menus.
• Des photos des enseignes de l'entreprise, une enseigne sur mât et une décalcomanie de l'entreprise apposée sur la porte d'entrée du Restaurant. Je note que la Marque est bien visible sur l'enseigne et la décalcomanie; selon les déclarations M. Estrella, ces dernières étaient bien en vue, chaque année, depuis le mois d'août 2001 jusqu'à la date de son affidavit.
• Des copies de factures/bons de commande et de bordereaux de dépôts bancaires datant de la période pertinente et qui, selon les déclarations de M. Estrella, indiquent des ventes faites au Canada de sandwiches, de salades, de gâteaux et de gâteaux au fromage, de serviettes de table, de boissons gazeuses, de pain, de viandes pour restaurant, de viandes cuites, de viandes mariées et de viandes fumées (pièces AA, BB et CC).
• Une copie des registres de commande pour les services de traiteur pour les années 2010 et 2011 (pièce DD), montrant les ventes d'une variété d'aliments.
• Un échantillon de bon-cadeau arborant la Marque du restaurant et de la charcuterie de l'Inscrivante, ainsi qu'un registre montrant des achats de bons-cadeaux effectués pendant la période pertinente (pièces EE et FF).
Analyse
Services
[10] Je suis convaincue que l'Inscrivante a fourni une preuve suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement. La Marque est clairement visible sur l'enseigne du restaurant et de la charcuterie de l'Inscrivante (pièces X et Y), sur une décalcomanie apposée sur la porte d'entrée du restaurant et de la charcuterie de l'Inscrivante (pièce Z), sur les menus de restaurant et de plats pour emporter (pièce W), sur des bons-cadeaux (pièce EE) ainsi que sur une annonce du restaurant et de la charcuterie parue dans un journal de Vancouver (pièce V). En outre, la Marque apparaît sur le site Web qui, selon M. Estrella, fournit de l'information aux clients concernant les services offerts au Canada (pièce D). Il est clair que l'Inscrivante a employé la Marque dans l'annonce et l'exécution des services pendant la période pertinente.
[11] Par conséquent, l'enregistrement sera maintenu relativement aux services.
Marchandises
[12] En ce qui concerne certaines marchandises (plus particulièrement des huiles de cuisine, des fûts en bois et en plastique, des brochures, des dépliants, des panneaux d'affichage, du café, des boissons gazeuses, des sacs en plastique et des sacs en papier, des tasses, des serviettes de table, des garnitures de plateau, des napperons, des rubans, des pantalons, chapeaux, chemises, chaussures, manteaux et vestes, serviettes, sacs à dos, carnets, cartes et stylos, chaînes porte-clés, balles de golf, tabliers, poupées, jouets, nappes, ustensiles de table, batterie de cuisine et couteaux, vins), ou bien il n'existe aucune preuve de quelque nature qu'elle soit, seulement une déclaration d'emploi, aucune preuve que la Marque a été associée à ces marchandises au moment de leur transfert, ou encore une simple déclaration d'intention d'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises de la part de l'Inscrivante. En outre, il n'existe aucune circonstance particulière qui justifierait le non-emploi [voir Smart & Biggar c Canada (procureur général) (2006) 58 CPR (4th) 42 (CF)]. Par conséquent, toutes les marchandises susmentionnées seront supprimées du registre.
[13] Bien que M. Estrella fournisse des copies de photos de bouteilles en verre et de bouteilles en plastique, de bocaux en verres et de bocaux en plastique, d'étiquettes, de magazines, de menus, d'enseignes au néon et sur mât, et des décalcomanies arborant la Marque (pièces F, K, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z), rien ne démontre que ces marchandises ont fait l'objet d'un transfert dans la pratique normale du commerce.
[14] Dans Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd (1993), 52 CPR (3d) 284 (COMC) (confirmé par la Cour fédérale, 188 FTR 29), le registraire a déclaré que le terme « commerce », dans le paragraphe 4(1) de la Loi, « suppose quelque paiement ou échange des marchandises fournies ou du moins que le transfert des marchandises fait partie d'une opération sur les marchandises effectuée dans le but de créer de l'achalandage et de retirer des profits des marchandises portant la marque ». Même si M. Estrella fournit une déclaration indiquant que le Restaurant a vendu au Canada des bouteilles en verre et des bouteilles en plastique ainsi que des bocaux en verre et des bocaux en plastique, l'Inscrivante n'a fourni aucune preuve que ces marchandises ont été vendues indépendamment de leur contenu. Il ne s'agit pas non plus d'une situation dans laquelle les clients attribueraient une valeur aux bouteilles et aux bocaux en plastique et en verre de sorte que ceux-ci seraient perçus comme des marchandises distinctes de leur contenu [voir Impenco Ltd c Kabushiki Kaisha Hattori Seiko (1999), 4 CPR (4th) 374 (CF)].
[15] Par conséquent, eu égard à l'absence de preuve démontrant que ces marchandises ont fait l'objet d'un transfert dans la pratique normale du commerce comme l'exige le paragraphe 4(10 de la Loi, ces marchandises seront également supprimées de l'enregistrement.
[16] En ce qui concerne les autres marchandises (sauces à salade, gâteaux, gâteaux au fromage, pains, charcuteries, viandes cuites, viandes marinées, viandes fumées, soupes, sandwiches, salades, vinaigres, tartinades, assaisonnements et épices), M. Estrella fournit des déclarations solennelles cohérentes concernant la présence de la Marque sur les emballages de ces marchandises, ainsi que des copies de photos d'emballages ou d'étiquettes sur lesquels la Marque est bien visible (pièces F, G, H, I, J, N, P, Q, R, S, T).
[17] En outre, les factures fournies par l'Inscrivante montrent clairement des ventes concernant une variété de ces autres marchandises, conclues dans la pratique normale du commerce, auprès d'acheteurs canadiens, pendant la période pertinente (pièces L, AA et BB). M. Estrella fournit des déclarations solennelles particulières indiquant à quel moment et à quel endroit ces marchandises ont été fabriquées, emballées et vendues par l'Inscrivante, ainsi que la méthode utilisée pour vendre ces marchandises, c'est-à-dire si elles ont été vendues au restaurant, à partir du site Web ou par l'entremise des services de traiteur de l'Inscrivante. De plus, les registres de commande de services de traiteur (pièce DD) montrent une liste détaillée des marchandises vendues par l'entremise de ce service.
[18] Par conséquent, eu égard à la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que l'emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la Loi a été démontré relativement à ces autres marchandises.
Décision
[19] À la lumière de ce qui précède, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et, conformément à l'article 45 de la Loi, l'ensemble des services sera maintenu; cependant, l'enregistrement no LMC715,008 sera modifié afin de retirer les marchandises suivantes du registre :
café, boissons gazeuses, huiles de cuisine, vins; sacs en plastique et sacs en papier, bouteilles en verre et bouteilles en plastique, bocaux en verre et bocaux en plastique, fûts en bois et fûts en plastique; tasses, serviettes de table, garnitures de plateau, napperons, étiquettes, rubans, magazines, menus, brochures et dépliants; pantalons, chapeaux, chemises, chaussures, manteaux et vestes, serviettes, sacs à dos, carnets, cartes et stylos, chaînes porte-clés, balles de golf, tabliers, poupées, jouets, nappes, ustensiles de table, batterie de cuisine et couteaux, enseignes au néon et sur mât, décalcomanies et panneaux d’affichage.
[20] Par conséquent, l'état déclaratif des marchandises modifié sera le suivant :
Sauces à salade, gâteaux, gâteaux au fromage, pains, charcuteries, viandes cuites, viandes marinées, viandes fumées, soupes, sandwiches, salades, vinaigres, tartinades, assaisonnements, épices.
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Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.