Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2011 COMC 211
Date de la décision : 2011-11-03
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Pacific Western Brewing Company Ltd., visant l’enregistrement nº LMC528477 de la marque de commerce MYTHOS & Dessin au nom de Mythos Brewery S.A.
[1] Le 22 juin 2009, à la demande de Pacific Western Brewing Company Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a transmis l’avis prévu à l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Mythos Brewery S.A. (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque MYHTOS & Dessin (la Marque) reproduite ci-dessous, dont le numéro d’enregistrement est LMC528477 :
[2] Conformément à l’art. 28 du Règlement sur les marques de commerce, la Marque est de couleur et la couleur est revendiquée comme caractéristique : « les couleurs verte, rouge et or sont revendiquées comme une caractéristique de la marque de commerce. Tous les mots de la marque de commerce sont de couleur or à l’exception des mots Northern Greece Breweries qui sont de couleur noire ».
[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec de la « bière » (les Marchandises).
[4] L’article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 22 juin 2006 au 22 juin 2009 (la Période pertinente).
[5] La définition pertinente quant à l’« emploi » des marchandises est énoncée au par. 4(1) de la Loi :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[6] Il est bien établi que l’art. 45 a pour objet d’énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et que le critère relatif à la preuve d’emploi que doit fournir le propriétaire inscrit est peu exigeant. Voici ce qu’a affirmé le juge Russell dans Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd. (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F), à la p. 282 :
[…] Nous savons que l’objet de l’article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l’emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l’article 45 et d’appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d’une affaire à l’autre, en fonction d’une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.
[7] En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit d’Anna Simantira, directrice principale des marques de commerce, Commercialisation, de l’Inscrivante (l’Auteure de l’affidavit), souscrit le 12 janvier 2010. Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été demandée.
[8] L’Auteure de l’affidavit affirme que l’Inscrivante est la deuxième brasserie la plus importante en Grèce, réputée pour sa bière de marque MYTHOS, brassée à l’usine de production de l’entreprise à Thessaloniki, en Grèce, depuis 1997. La bière est vendue en Grèce et est exportée dans le monde entier, y compris au Canada, et est disponible en bouteille et en cannette. La pratique normale du commerce de l’Inscrivante au Canada consiste à vendre la bière aux consommateurs par le biais de distributeurs de boissons alcoolisées comme la Régie des alcools de l’Ontario et l’Alberta Gaming and Liquor Commission.
[9] À l’appui de la déclaration d’emploi de l’Inscrivante, l’Auteure de l’affidavit fournit les chiffres d’affaires par province pour les années 2006 à 2008, attestant que l’Inscrivante a vendu au Canada les quantités suivantes de caisses de bière MYTHOS, lesquelles contiennent 24 bouteilles de 330 ml : 2006 – 7 900; 2007 – 13 376; et 2008 – 11 768. De plus, l’Auteure de l’affidavit fournit les chiffres de vente par province; je remarque, par exemple, que les ventes totales réalisées au Canada ont grimpé bien au-delà des 100 000 $ en 2007 et en 2008.
[10] L’Auteure de l’affidavit fournit également des factures représentatives, lesquelles sont toutes datées durant la Période pertinente, comme pièces B et F. Les factures figurant à la pièce B portent des dates de facturation et d’expédition identiques et les deux groupes de factures démontrent que des ventes ont été faites aux distributeurs dans la pratique normale du commerce au Canada. Je souligne que la Marque (en noir et blanc avec quelques autres variantes mineures) figure en évidence au centre de chaque facture, directement sous la description du produit; un seul produit figure sur chaque facture, à savoir, la bière de marque MYTHOS.
[11] La Partie requérante prétend que la marque figurant sur les factures n’établit pas la liaison nécessaire entre la Marque et les marchandises, puisque l’emploi d’une marque de commerce sur une facture ne signifie pas nécessaire que la marque est liée à l’un ou l’autre des produits qui y sont énumérés. Quoi qu’il en soit, la Partie requérante souligne qu’en plus d’apparaître en noir et blanc (c.-à-d. sans couleur tel que revendiqué dans l’enregistrement), le fond en forme d’octogone et les mots TRADITIONAL et HELLENIC LAGER BEER n’apparaissent pas et elle prétend que ces variantes par rapport à la Marque telle qu’elle est enregistrée sont importantes puisque les caractéristiques dominantes n’ont pas été maintenues.
[12] En ce qui concerne la première observation, comme je l’ai déjà indiqué, un seul article (bière de marque MYHTOS) apparaît sur chaque facture et la Marque apparaît en évidence au centre de la facture. La liaison nécessaire peut donc être inférée, puisqu’il ne s’agit pas d’un cas où plusieurs produits figurent sur une facture et où il n’est pas indiqué clairement si la marque est associée avec un article en particulier. En ce qui concerne les observations au sujet des variantes, je conviens avec l’Inscrivante que les caractéristiques dominantes de la Marque telle qu’elle est enregistrée, en particulier le mot stylisé MYTHOS dans un cercle, l’écusson de la licorne et la gerbe de céréales, ont été conservées. De plus, une revendication de couleur dans un enregistrement ne fait pas nécessairement en sorte que la couleur est une caractéristique dominante d’une marque [Novopharm c. Novo Nordisk A/S (2005) 43 C.P.R. 4th 305 (C.O.M.C.)], et bien qu’il y ait des différences visuelles mineures entre la Marque telle qu’elle est enregistrée et la Marque telle qu’elle est employée, je conclus que ces variantes mineures n’auraient pas pour effet d’induire en erreur l’acheteur non averti [voir Unilever Canada Ltd. c. G.H. Wood & Wyant Inc. (1997), 75 C.P.R. (3d) 533 (C.O.M.C.)].
[13] Quoi qu’il en soit, des photographies représentatives des étiquettes et des capsules de bouteilles portant des variantes de la Marque employée durant la Période pertinente sont fournies à titre de pièce C. Un exemple de la Marque telle qu’elle apparaissait (en couleur) sur une étiquette d’une cannette de bière est reproduit ci-dessous (en gris) :
[14] Malgré les variantes par rapport à la Marque déposée, je souligne, encore une fois, qu’outre le fait que les couleurs de l’étiquette sont généralement conformes à la revendication de couleur, les caractéristiques dominantes de la Marque déposée sont conservées; par conséquent, j’arriverais à la même conclusion que celle donnée précédemment, c’est-à-dire que ces variantes n’induiraient pas en erreur l’acheteur non averti.
[15] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l’Inscrivante a établi que la Marque était employée pendant la Période pertinente en liaison avec les Marchandises au sens de l’art. 45 et du par. 4(1) de la Loi.
[16] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’art. 45 de la Loi.
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P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas