Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Michael Curb et Curb Records, Inc. à la
demande no 1,203,780 produite par Philobar Design
Canada Ltd. en vue de l’enregistrement de la
marque de commerce CURB CULTURE
Le 21 janvier 2004, la requérante, Philobar Design Canada Ltd., a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce CURB CULTURE fondée sur l’emploi projeté au Canada à l’égard des marchandises suivantes :
vêtements pour hommes, femmes, filles, garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes, manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements, vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures et oreillers.
La demande a été annoncée aux fins d’opposition le 10 août 2004.
Le 15 octobre 2004, Michael Curb a produit une déclaration d’opposition, dont copie a été transmise à la requérante le 16 novembre 2004. Le 12 décembre 2005, la permission d’ajouter Curb Records, Inc. à titre de co‑opposante a été accordée.
Selon le premier motif d’opposition, la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement en vertu de l’alinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce parce que, à la date de production de la demande de la requérante, la marque créait de la confusion avec les marques CURB et CURB RECORDS employées antérieurement au Canada par les opposants en liaison avec les marchandises suivantes :
enregistrements sonores et audiovisuels; publications imprimées, nommément affiches; vêtements, nommément tee-shirts et casquettes
et avec les services suivants :
services de divertissement fournis au moyen de musique préenregistrée et de musique en direct; et production, édition et distribution d’enregistrements sonores et audiovisuels.
Le deuxième motif veut qu’il y ait un droit antérieur suivant l’alinéa 16(3)c) de la Loi, fondé sur l’emploi antérieur des noms commerciaux Curb et Curb Records.
Selon le troisième motif d’opposition, la marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec la marque CURB RECORDS du premier opposant, enregistrée sous le no 521,953 pour les marchandises et services énumérés ci‑dessus. Selon le quatrième motif, la marque n’est pas distinctive parce qu’elle crée de la confusion avec les marques employées antérieurement CURB et CURB RECORDS. Selon le cinquième motif, la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi parce que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer sa marque CURB CULTURE au Canada étant donné qu’elle connaissait les droits antérieurs des opposants à l’égard de leurs marques et noms commerciaux.
La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. En preuve, les opposants ont produit les affidavits de Tracy Moore et Meghan Dillon. De son côté, la requérante a présenté en preuve les affidavits d’Antoinette Fanizza et Melissa H. Yoon. Les deux parties ont présenté un plaidoyer écrit et une audience a été tenue où les opposants et la requérante étaient représentées.
La preuve des opposants
Dans son affidavit, Tracy Moore atteste qu’elle est la première vice‑présidente, Activité commerciale et affaires juridiques auprès de Curb Records, Inc. Mme Moore déclare que Michael Curb est le président de Curb Records, Inc. et explique ensuite en détail l’historique de cette entreprise à partir des années 1970, soit lorsque M. Curb a d’abord constitué une compagnie discographique aux États‑Unis. Selon Mme Moore, Curb Records, Inc. et ses prédécesseurs emploient les marques et les noms commerciaux CURB et CURB RECORDS aux États-Unis et au Canada depuis plus de trente ans.
Depuis 1990, Curb Records, Inc. distribue ses disques au Canada par l’intermédiaire de Capitol Records EMI of Canada, une filiale de TEMI Canada Inc., laquelle est connue comme étant EMI Music Canada, une filiale de EMI Group Canada Inc. Tous les CD et DVD distribués au Canada portent la marque ou le nom commercial CURB et/ou CURB RECORDS. Ces produits sont vendus au Canada par des disquaires, des chaînes de magasins à rayons et des sites Web. Selon Mme Moore, les ventes de disques réalisées au Canada par son entreprise pour la période comprise entre 2000 et 2004 se chiffraient à plus de 24 millions de dollars. Pendant cette même période, EMI Music Canada a dépensé au Canada plus de 548 000 $ en annonces co‑op pour des produits Curb Recods.
Mme Moore déclare que son entreprise ou ses distributeurs ont distribué des affiches, des tee-shirts, des chemises et des casquettes sur lesquels figurait la marque CURB ou CURB RECORDS, et ce aux États‑Unis « et/ou » au Canada. Toutefois, il n’y a pas d’indication que ces articles ont été vendus aux consommateurs, et Mme Moore n’indique pas quand et comment plusieurs de ces articles ont été distribués au pays. De plus, d’après une série de photographies d’échantillons annexées comme pièce C‑2, la marque CURB ou CURB RECORDS figure de façon prédominante sur les articles. Aussi, il appert que ces biens ont été uniquement distribués à titre promotionnel.
Mme Moore déclare qu’il est très courant pour des compagnies discographiques de distribuer des vêtements et des articles pour la maison à des fins promotionnelles. Toutefois, elle omet de fournir des exemples. Mme Moore déclare également que, entre 1980 et aujourd’hui, les opposants ont commandité les voitures de course et les conducteurs de NASCAR. Toutefois, elle ne donne aucune indication sur la diffusion au Canada d’une telle commandite.
L’affidavit de Mme Dillon met en preuve diverses recherches dans Internet menées par Mme Dillon. Elle a trouvé un certain nombre de compagnies discographiques qui vendent des articles comme des tee-shirts, des casquettes et d’autres vêtements. Il appert que ces ventes sont également réalisées à des fins promotionnelles. Il n’y a pas de preuve que ces ventes ont été réalisées au Canada ou que les Canadiens connaissent ces marchandises.
Mme Dillon a également exploré le site Web de NASCAR, qui comprend des exemples de commandites émanant de diverses entreprises. Mme Dillon a exploré les sites Web de certaines de ces entreprises qui révèlent que, en retour, elles vendent divers produits commandités comme des tee-shirts, des chandails en molleton, des casquettes, des manteaux, des tasses, des verres, etc. Toutefois, il n’y a pas de preuve de ventes de ces articles au Canada ou d’une quelconque réputation au Canada en liaison avec ces biens commandités. En outre, il ne semble pas que ces articles soient vendus par l’intermédiaire de voies de commercialisation au détail typiques pour des vêtements.
La preuve de la requérante
Dans son affidavit, Mme Fanizza atteste qu’elle est la directrice des activités de la requérante. Elle déclare que la requérante vend au Canada, depuis février 2004, des vêtements pour hommes et pour garçons en liaison avec la marque CURB CULTURE. La requérante vend directement à des magasins de vêtements au détail, y compris à des chaînes de magasins. Selon Mme Faniza, depuis février 2004, les ventes de vêtements CURB CULTURE ont atteint environ 525 000 $. De plus, elle déclare qu’elle est la personne qui serait informée de tout lien erroné fait entre les marchandises de son entreprise et les marchandises et services des opposants, et qu’elle n’était pas au courant de tels incidents.
L’affidavit de Mme Yoon met en preuve les résultats des recherches effectuées dans Internet par Mme Yoon pour les marques ou les sites Web incorporant le mot CURB en liaison avec la musique. Elle dénombre un certain nombre de sites qui comportent ce mot dans leur nom de domaine et qui acheminent les visiteurs à divers sites de musique. Toutefois, ces sites CURB ne sont pas des sites de musique, mais plutôt des sites portails qui dirigent les visiteurs vers toutes sortes de sites d’achats, y compris des sites de musique. Mme Yoon a aussi trouvé deux sites de groupes dont les noms comprennent le mot CURB. Il n’y a pas de preuve que ces groupes bénéficient d’une réputation au Canada.
Les motifs d’opposition
Le cinquième motif n’est pas un motif d’opposition approprié. Le simple fait que la requérante puisse avoir connu les droits antérieurs des opposants à l’égard des marques de commerce et noms commerciaux CURB et CURB RECORDS n’empêche pas en soi la requérante de faire honnêtement, dans sa demande, la déclaration exigée par l’alinéa 30i) de la Loi. Aussi, le cinquième motif est-il rejeté.
Quant au troisième motif d’opposition, le moment pertinent pour considérer les circonstances relatives à la question de la confusion pour ce qui est d’une marque déposée est la date de ma décision : voir la décision Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, p. 541 et 542 (C.O.M.C.). De plus, le fardeau ultime repose sur la requérante qui doit démontrer la probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Enfin, en appliquant le test en matière de confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, on doit considérer toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles qui sont spécifiquement énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi.
Pour ce qui est de l’alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque déposée CURB RECORDS est intrinsèquement faible, puisqu’elle comprend le nom de famille de l’opposant Michael Curb et le mot non distinctif RECORDS. Mme Moore a mis en preuve les ventes, pour ce qui est de l’opposante Curb Records, Inc., de produits enregistrés au Canada en liaison avec la marque CURB RECORDS via son distributeur canadien. Toutefois, la marque déposée apparaît dans le nom de l’opposant Michael Curb, et il n’y a pas de preuve que M. Curb ait autorisé Curb Records, Inc. à employer sa marque, ou qu’il ait contrôlé la nature ou la qualité des marchandises vendues.
Les opposants prétendent que Mme Moore désigne M. Curb comme étant l’unique actionnaire de Curb Records, Inc. et que, en conséquence, il y a une autorisation implicite à employer la marque déposée. Toutefois, l’affidavit de Mme Moore ne contient pas une telle déclaration. Le statut de M. Curb en qualité de président de Curb Records, Inc. ne suppose pas en soi l’existence d’une licence d’emploi de la marque de commerce. On peut supposer qu’il aurait été facile pour Mme Moore de déclarer que M. Curb avait autorisé (verbalement ou par écrit) Curb Records, Inc. à employer la marque CURB RECORDS. Toutefois, Mme Moore ne l’a pas fait. Ainsi M. Curb n’a pas bénéficié de l’emploi de la marque par Curb Records, Inc. au Canada et je ne peux conclure que la marque CURB RECORDS était devenue connue au Canada de quelque manière que ce soit aux mains du propriétaire inscrit.
Les opposants prétendent également que la marque CURB RECORDS a acquis une réputation en liaison avec les tee-shirts, les casquettes et autres articles. Toutefois, comme nous l’avons vu, Mme Moore n’a pas fait la preuve de ventes ou de distribution de tels articles au Canada. De toute façon, il appert que tout emploi de la marque en liaison avec ces marchandises a été fait à des fins promotionnelles seulement. Ainsi, les opposants n’ont pas établi de réputation au Canada pour la marque CURB RECORDS à l’égard des tee-shirts, des casquettes et autres articles.
La marque CURB CULTURE de la requérante est intrinsèquement distinctive en liaison avec les vêtements visés par la demande d’enregistrement. Dans le contexte de la marque de la requérante, le mot CURB renvoie au bord d’un trottoir et la phrase CURB CULTURE suggère donc un produit ou une activité extérieure ou centrée sur les jeunes, peut-être lié au rouli‑roulant, au cyclisme ou au basketball. Vu les ventes attestées par Mme Fanizza, la requérante a établi que sa marque est devenue connue au Canada à tout le moins dans une certaine mesure.
S’agissant de l’alinéa 6(5)b) de la Loi, vu l’omission des opposants à mettre en preuve l’octroi d’une licence d’emploi de marque de commerce par M. Curb à Curb Records, Inc., la période pendant laquelle les marques ont été en usage milite en faveur de la requérante qui a prouvé l’emploi de sa marque depuis février 2004. S’agissant des alinéas 6(5)c) et d) de la Loi, c’est l’état déclaratif des marchandises de la requérante et l’état déclaratif des marchandises figurant dans l’enregistrement du premier opposant qui prévalent : voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, aux p. 10 et 11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d), aux p. 110 à 112 (C.A.F.), et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, aux p. 390 à 392 (C.A.F.). Toutefois, ces états déclaratifs doivent être lus en vue de déterminer le type de commerce ou d’entreprise probable voulue par les parties plutôt que tous les commerces possibles susceptibles d’être englobés dans la formulation. À cet égard, la preuve des commerces véritables des parties est utile : voir la décision McDonald’s Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d), aux p. 168 et 169 (C.A.F.).
L’entreprise des opposants consiste en la production, la distribution et la vente de disques. L’entreprise de la requérante est liée aux vêtements. Bien que l’enregistrement de la marque du premier opposant englobe aussi les tee‑shirts et les casquettes, l’affidavit de Mme Moore établit que ces marchandises sont distribuées à titre d’articles promotionnels. De plus, il n’y a pas de preuve que de telles marchandises ont été distribuées au Canada, et encore moins qu’elles aient été vendues au Canada.
L’affidavit de Mme Moore établit que Curb Records, Inc. vend effectivement des disques, par l’entremise de son distributeur canadien, à des disquaires et à des chaînes de magasins à rayons au détail. Les marchandises de la requérante sont vendues dans des magasins de vêtements, y compris des chaînes de magasins de vêtements au détail même si, sans doute, elles ont pu aussi être vendues dans des chaînes de magasins à rayons au détail. Toutefois, vu que les marchandises sont de genres différents, elles n’ont pas été vendues dans la même section ou le même département de tels magasins. Aussi, il y a tout au plus un chevauchement minimal dans les voies de commercialisation des parties.
Pour ce qui est de l’alinéa 6(5)e) de la Loi, il y a une certaine ressemblance visuelle et phonétique entre les marques CURB CULTURE et CURB RECORDS puisqu’elles commencent toutes deux par le mot CURB. Toutefois, les marques suggèrent des idées différentes. La marque déposée suggère une compagnie discographique ou un magasin de disques détenu par quelqu’un nommé Curb alors que la marque de la requérante suggère un passe‑temps ou une activité pour les jeunes.
Comme élément d’appréciation additionnel, j’ai considéré que les marques en cause coexistent au Canada, ne serait‑ce que dans certaines limites, et ce sans qu’aient été signalés de véritables incidents de confusion. Cela fournit une preuve limitée laissant croire qu’il n’y a pas de risque de confusion.
Les parties se sont appuyées sur des recherches dans Internet pour appuyer leur cause. Toutefois, comme il a été expliqué antérieurement, les résultats de ces recherches ne sont pas d’une très grande aide pour établir ce que les parties voulaient qu’elles indiquent. La majeure partie des affidavits de Mmes Dillon et Yoon n’est pas pertinente pour apprécier la question de confusion entre les marques au Canada.
Pour appliquer le test en matière de confusion, j’ai considéré qu’il s’agit d’une question de première impression et de souvenir imparfait. Le fardeau ultime incombe à la requérante qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion. Cela signifie que si les probabilités ne jouent en faveur d’aucune partie, je dois trancher à l’encontre de la requérante. En considérant mes conclusions antérieures, et particulièrement en considérant la faiblesse inhérente de la marque déposée, l’absence de réputation pour cette marque au Canada, les différences entre les marchandises et les commerces des parties et l’emploi parallèle limité des marques sans qu’il y ait preuve de confusion véritable, je conclus que la requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque CURB CULTURE ne crée pas de confusion avec la marque déposée de l’opposante CURB RECORDS. Aussi, le troisième motif d’opposition est-il également rejeté. Soulignons que même si l’existence d’une licence d’emploi de la marque avait été établie, cela n’aurait probablement pas changé ma conclusion quant à ce motif.
Au sujet du quatrième motif d’opposition, le fardeau ultime incombe à la requérante qui doit établir que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles des autres partout au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, le moment pertinent pour apprécier les circonstances relatives à cette question est le moment du dépôt de l’opposition (c’est‑à‑dire le 15 octobre 2004) : voir Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.), et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la p. 424 (C.A.F.). Enfin, le fardeau de présentation incombe aux opposants, lesquels doivent prouver les allégations de fait au soutien de leur motif fondé sur l’absence de caractère distinctif.
Le quatrième motif d’opposition repose essentiellement sur la question de la confusion entre la marque projetée de la requérante et les marques CURB et CURB RECORDS des opposants. Mes conclusions relatives au troisième motif d’opposition s’appliquent également pour l’essentiel au quatrième motif. Aussi, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la marque de la requérante ne crée pas de confusion avec les marques des opposants à la date du dépôt de l’opposition. Le quatrième motif est donc aussi rejeté.
Comme il a été expliqué en ce qui concerne le premier et le second motif d’opposition, le premier opposant, Michael Curb, n’a prouvé l’emploi d’aucune marque ou nom commercial au Canada à quelque moment que ce soit. Aussi, dans la mesure où ils s’appuient sur l’emploi antérieur de M. Curb au Canada, ces deux motifs sont rejetés.
D’autre part, la seconde opposante a prouvé l’emploi des marques et noms commerciaux CURB et CURB RECORDS avant la date de dépôt de la requérante et prouvé le non‑abandon de ces marques et noms commerciaux à la date d’annonce de la requérante. Il faut donc trancher ces deux motifs en ce qui regarde la question de la confusion à la date de dépôt de la requérante.
Essentiellement, mes conclusions relatives au troisième motif s’appliquent aux deux premiers motifs. Il existe cependant une différence importante : vu que l’emploi par Curb Records, Inc. lui profite directement, je peux conclure que les marques et noms commerciaux CURB et CURB RECORDS ont acquis à tout le moins une certaine réputation au Canada. Pour ce qui est de la preuve d’emploi parallèle des marques au Canada sans qu’il y ait eu confusion, cette preuve est postérieure au moment pertinent. Toutefois, comme elle suit de près ce moment, je suis donc disposé à conclure qu’une telle preuve est aussi représentative de l’état des affaires à la date antérieure. En résumé, je conclus que la marque de la requérante ne créait pas de confusion avec l’une quelconque des marques ou l’un quelconque des noms commerciaux employés antérieurement à la date de dépôt de la requérante. Aussi, dans la mesure où le premier et le second motif reposent sur l’emploi antérieur de l’opposante Curb Records, Inc., je les rejette également tous les deux.