Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 38

Date de la décision : 2012-02-20

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Molson Canada 2005 à l’encontre de la demande d’enregistrement n^o 1299479 pour la marque de commerce XL ENERGY DRINK Dessin au nom de XL Energy Marketing Sp z o. o.

 

[1]               Le 27 avril 2006, XL Energy Marketing Sp z o. o. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce XL ENERGY DRINK Dessin (la Marque) fondée sur l’emploi de la marque du Canada depuis aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec des « boissons non alcoolisées, nommément boissons énergétiques ». La Requérante s’est désistée du droit à l’emploi exclusif des mots ENERGY DRINK en dehors de la Marque. La Marque est reproduite ci-dessous :

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 2 avril 2008.

[3]               Le 14 mai 2008, Molson Canada 2005 (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande.

[4]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle niait les allégations de l’Opposante.

[5]               À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Lori A. Ball et des copies certifiées de trois enregistrements de marque de commerce portant les n^os LMC407168, LMC476319 et LMC392847. La Requérante a été autorisée par ordonnance à contre-interroger M^me Ball, mais elle ne l’a pas fait.

[6]               À l’appui de sa demande, la Requérante a produit deux affidavits de Maja Sponring, de même que les affidavits de Lynda Palmer et de Janet McKenzie. L’Opposante a contre-interrogé M^me Sponring et la transcription ainsi qu’une réponse différée à une question ont été versées au dossier.

[7]               En contre‑preuve, l’Opposante a déposé l’affidavit de D. Jill Roberts.

[8]               Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont participé à l’audience.

Fardeau de la preuve

[9]               Il incombe à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l’Opposante a la charge initiale de soumettre une preuve suffisante et admissible à partir de laquelle on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.1^re inst.), p. 298].

Observations préliminaires

[10]           Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante énonce qu’elle est propriétaire des marques déposées n^os LMC392847, LMC407168 et LMC476319 pour EXEL, EXEL & Dessin et MOLSON EXEL & Dessin respectivement, et qu’elle a utilisé ou fait connaître ces trois marques ainsi que la marque de commerce « XL-1 & Dessin ». Se fondant sur ces allégations, l’Opposante a invoqué divers motifs d’opposition fondés sur le paragraphe 38(2) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Elle n’a cependant fourni aucun élément de preuve concernant son emploi allégué de la marque « XL-1 & Dessin ». Elle ne s’est donc pas acquittée de son fardeau initial pour ce qui est des allégations relatives à cette marque, de sorte que l’analyse qui suit des motifs d’opposition portera uniquement sur les autres allégations de l’Opposante.

Les motifs d’opposition fondés sur l’article 30

[11]           L’Opposante a soutenu que la demande ne respectait pas l’article 30 de la Loi pour trois raisons.

[12]           Premièrement, l’Opposante a soutenu que la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue d’avoir le droit d’employer ou d’enregistrer la Marque, parce qu’elle connaissait les marques déposées de l’Opposante. Toutefois, lorsqu’un requérant fournit la déclaration exigée par l’alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple, lorsque la preuve permet d’établir la mauvaise foi du requérant [voir Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. Cette preuve n’existant pas en l’espèce, cette partie des motifs d’opposition fondés sur l’article 30 est rejetée.

[13]           Deuxièmement, l’Opposante a soutenu que la Requérante n’a pas l’intention d’employer la Marque comme elle l’allègue dans sa demande, ni d’aucune autre manière. Étant donné que la demande est fondée sur l’emploi de la Marque, ce motif d’opposition n’est pas valable. Cette partie des motifs d’opposition fondés sur l’article 30 est donc également rejetée.

[14]           Troisièmement, l’Opposante a soutenu que la Requérante n’a pas employé la Marque comme elle l’allègue dans sa demande, ni d’aucune autre manière. Cet argument est fondé sur l’alinéa 30b) de la Loi. L’Opposante peut s’acquitter de son fardeau de preuve en vertu de l’alinéa 30b) en s’appuyant non seulement sur ses propres éléments de preuve, mais également sur les éléments de preuve de la Requérante [voir Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^re inst.), p. 230]. Toutefois, bien que l’Opposante puisse s’appuyer sur les éléments de preuve de la Requérante pour s’acquitter de son fardeau de preuve, il lui incombe de démontrer que les éléments de preuve de la Requérante sont « nettement » incompatibles avec les allégations invoquées dans sa demande.

[15]           Les éléments de preuve de l’Opposante ne lui permettent pas de s’acquitter du fardeau qui lui incombe. L’Opposante soutient cependant ce qui suit au paragraphe 64 de son plaidoyer écrit :

[traduction]
La Requérante a produit comme pièces annexées au [premier affidavit de M^me Sponring] ce qui est essentiellement du matériel promotionnel ne pouvant être considéré comme un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises. Cependant, en réponse à l’engagement pris lors du contre-interrogatoire, la Requérante a produit des photographies des étiquettes qu’elle a l’intention d’employer au Canada. On ne voit pas sur les étiquettes en question la marque visée par la demande. On y voit plutôt la marque de commerce XL, accompagnée d’un avis de marque de commerce (TM) et suivie des mots descriptifs « boissons énergétiques » dans une écriture de fantaisie, ce qui diffère de la marque de commerce faisant l’objet de la demande.

[16]           Se fondant sur ce qui précède, l’Opposante soutient qu’elle s’est acquittée de son fardeau initial. Je ne suis pas d’accord, parce que je ne crois pas que les éléments de preuve de la Requérante sont manifestement incompatibles avec l’emploi proposé. Premièrement, je précise que, bien que les pièces A à C du premier affidavit de M^me Sponring constituent du matériel de promotion, elles montrent clairement des boîtes métalliques de boisson énergétique sur lesquelles figure la Marque. Deuxièmement, il semble l’étiquette fournie à la suite du contre-interrogatoire était employée en 2008. La date pertinente pour apprécier un motif fondé sur l’article 30 est la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475] de sorte que tout élément de preuve postérieur au 27 avril 2006 ne saurait être pertinent pour ce qui est de ce motif d’opposition. Par ailleurs, on pourrait soutenir que l’étiquette employée en 2008 pourrait être considérée comme un emploi de la Marque selon les principes exposés dans Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535.

[17]           L’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial pour ce qui est de l’alinéa 30b), de sorte que la Requérante n’était pas tenue de fournir de preuve concernant la date de premier emploi.

[18]           Étant donné que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait à l’égard des différents aspects des motifs d’opposition fondés sur l’article 30, aucun des motifs d’opposition fondés sur l’article 30 n’est retenu.

Les motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 12(1)d)

[19]           L’Opposante a également soutenu que la Marque n’est pas enregistrable suivant l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec trois de ses marques déposées : EXEL, enregistrée sous le n^o LMC392847 en liaison avec de la « bière non alcoolisée »; EXEL & Dessin, enregistrée sous le n^o LMC407168 en liaison avec de la « bière non alcoolisée »; et MOLSON EXEL & Dessin, enregistrée sous le n^o LMC476319 en liaison avec des « tasses; vêtements, nommément tee-shirts; accessoires, nommément casquettes, parapluies; sacs, nommément sacs isolants et sacs de sport ».

 

[20]           Les marques figuratives de l’Opposante sont reproduites ci-dessous :

LMC407168 :

LMC476319 :

[21]           La date pertinente pour apprécier la probabilité de confusion selon l’alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial à l’égard des motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 12(1)d), étant donné que les enregistrements invoqués existent effectivement.

[22]           L’argument le plus fort de l’Opposante concernant le motif fondé sur l’alinéa 12(1)d) s’appuie sur l’enregistrement n^o LMC392847 pour la marque nominale EXEL, étant donné que les deux autres marques déposées comprennent le mot MOLSON; mon analyse portera donc essentiellement sur cette marque; si la confusion est peu probable entre la Marque et EXEL, alors il risque peu d’y en avoir entre la Marque et l’une des deux autres marques figuratives de l’Opposante.

[23]           Aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou nom de la même catégorie générale. Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait.

[24]           Lorsque le registraire applique le test en matière de confusion, il doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris de celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Il n’est pas nécessaire d’attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs. [Voir, en général, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), et Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).]

Caractère distinctif inhérent des marques

[25]           Les deux marques possèdent un certain caractère distinctif inhérent. Cependant, aucune des marques n’est intrinsèquement forte. La Marque comporte l’abréviation XL, qui en est l’élément dominant, tandis que la marque de l’Opposante est l’équivalent phonétique de XL. De façon générale, les lettres de l’alphabet sont considérées comme étant des éléments intrinsèquement faibles [voir GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al. (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F.1^re inst.)]. En outre, il est possible de voir dans XL une abréviation des mots descriptifs anglais « extra large », et EXEL peut faire penser au terme laudatif anglais « excel ». (M^me McKenzie nous a fourni les définitions que donne le dictionnaire de XL et EXCEL.)

[26]           Au paragraphe 45 de son plaidoyer écrit, la Requérante s’appuie sur l’affidavit de M^me Palmer pour affirmer que la marque EXEL de l’Opposante a un caractère distinctif faible parce que [traduction] « [l]e mot "EXCEL" et les termes phonétiquement équivalents, ou presque, ont été couramment et largement adoptés dans le commerce des aliments et des boissons comme en témoignent les nombreuses marques de commerce déposées et autorisées contenant ces mots pour emploi en liaison avec des aliments, des boissons et des marchandises et services connexes ». Cependant, et j’y reviendrai plus loin sous l’intitulé « Autres circonstances de l’espèce », j’estime que les éléments de preuve présentés par M^me Palmer ne sont pas pertinents. La majorité des marques qu’elle a relevées sont sans rapport avec les boissons. En outre, dans la mesure où ils portent sur les marques XL appartenant à des tiers, ses éléments de preuve atténuent autant le caractère distinctif inhérent de la marque de la Requérante que celui de la marque de l’Opposante.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[27]           Le caractère distinctif d’une marque peut être renforcé par son emploi et sa promotion; j’analyserai donc maintenant la preuve relative à l’emploi et à la promotion.

[28]           M^me Ball, directrice, propriété intellectuelle et secrétaire exécutive de l’Opposante, déclare ce qui suit aux paragraphes 7 et 8 de son affidavit : [traduction] « La bière non alcoolisée Molson EXEL est vendue dans les épiceries et les supermarchés au Canada depuis 1991. Les chiffres qui suivent correspondent aux ventes d’EXEL au Canada entre 2001 et 2007. De 2001 à 2007, Molson a vendu plus de 250 000 hectolitres, ce qui représente l’équivalent de plus de 70 millions de bouteilles de la bière non alcoolisée EXEL dans les épiceries et les supermarchés. » Elle n’a fourni aucun élément de preuve concernant la promotion des marchandises EXEL.

[29]           M^me Sponring, directrice responsable de la commercialisation et des ventes des boissons énergétiques de la Requérante pour l’Amérique du Nord, nous indique que les boissons énergétiques sont vendues et font l’objet de promotion au Canada sous cette Marque depuis décembre 2005, et qu’en 2009, elles étaient distribuées dans plus de 800 points de vente de la région du Grand Toronto, y compris des épiceries, des dépanneurs, des restaurants, des bars et des clubs. La boisson énergétique de la Requérante a fait l’objet de promotion dans les festivals, les fêtes promotionnelles, les foires commerciales et les événements caritatifs de la région du Grand Toronto. En 2009, les ventes de cette boisson au Canada s’élevaient à plus de 150 000 $.

[30]           Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la marque de l’Opposante est actuellement plus connue au Canada que la Marque.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[31]           L’enregistrement de l’Opposante révèle qu’elle a commencé à employer EXEL en 1991, mais l’Opposante n’a fourni en preuve que des renseignements concernant l’emploi de sa marque depuis 2001. Quoi qu’il en soit, la période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise de toute évidence l’Opposante, étant donné que la Requérante ne revendique l’emploi de la Marque au Canada que depuis au moins 2005.

Genre de marchandises, d’entreprises ou de commerce

[32]           Les marques des parties sont employées en liaison avec des boissons non alcoolisées. Pour le reste, la nature des boissons diffère, mais les parties admettent que les deux types de boisson sont vendus dans les épiceries et les supermarchés. En outre, M^me Roberts a déclaré que les boissons énergétiques et la bière non alcoolisée sont parfois vendues à proximité l’une de l’autre dans ces magasins, parfois sur la même étagère. Pour sa part, M^me Sponring a admis en contre-interrogatoire que les boissons énergétiques et la bière non alcoolisée sont vendues dans les restaurants, les bars et les clubs.

[33]           M^me Sponring affirme que les boissons énergétiques sont principalement consommées pour leurs effets stimulants et habituellement par des gens qui ont entre 15 et 30 ans. Il n’est pas contesté que les gens ayant entre 15 et 30 ans consomment également parfois de la bière non alcoolisée.

[34]           La boisson qui est actuellement vendue par la Requérante est aromatisée aux fruits et la Requérante a affirmé que le produit de l’Opposante ne l’est pas. En réponse, l’Opposante a produit des éléments de preuve concernant diverses bières aromatisées aux fruits, vendues par des tiers. Or, comme l’état déclaratif des marchandises de la Requérante ne se limite pas aux boissons énergétiques aromatisées aux fruits, j’estime qu’il ne s’agit pas là d’un élément important.

[35]           M^me Ball nous a précisé du fait que l’Opposante est [traduction] « la plus ancienne brasserie canadienne et l’une des plus connues ». M^me Sponring affirme que les boissons énergétiques sont fabriquées par de petites entreprises indépendantes et par d’importantes multinationales de boissons gazeuses et qu’elle ne connaît aucune boisson énergétique qui soit fabriquée, commercialisée ou vendue par l’Opposante. La Requérante, une entreprise polonaise, a commencé à vendre sa boisson en Pologne, mais la vend maintenant dans plus de 50 pays.

Degré de ressemblance entre les marques

[36]           La première partie de la Marque est la partie prédominante et, sur le plan du son, elle identique à la marque de l’Opposante. Cependant, sur le plan visuel, les marques présentent des différences en raison de leur orthographe et des mots et dessins supplémentaires qui font partie de la Marque. Par ailleurs, elles présentent un certain degré de ressemblance pour ce qui est des idées suggérées, même si les mots ENERGY DRINK suggèrent en fin de compte une idée différente.

Autres circonstances de l’espèce

[37]           Les parties ont soulevé deux autres circonstances pertinentes : i) l’absence de preuve de confusion réelle entre les marques; et ii) l’état du registre des marques de commerce.

[38]           J’estime que le premier élément n’a aucune importance. Bien que l’on puisse tirer une conclusion défavorable quant à la probabilité de confusion lorsque la preuve révèle un emploi simultané largement répandu et qu’aucune preuve de confusion n’a été fournie par l’opposant [Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd. 2002, 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.), par. 19], la preuve d’un emploi simultané largement répandu n’a pas été produite en l’espèce.

[39]           J’estime également que le deuxième élément n’est pas important. La preuve relative à l’état du registre n’est pertinente que si l’on peut en tirer des conclusions sur l’état du marché [voir Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^re inst.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. M^me Palmer a fourni les résultats des recherches qu’elle a faites dans le registre en vue d’y trouver des [traduction] « marques actives, enregistrées ou non enregistrées commençant par "excel", "exel", "XL" ou toute autre formulation qui, une fois prononcée, est phonétiquement équivalente ou à peu près, et utilisées en liaison avec des boissons ou des marchandises et services connexes ou reliés (p. ex., services d’embouteillage, produits ou services alimentaires) ». Toutefois, j’estime que les marques associées aux marchandises et aux services suivants, à savoir des « carcasses de bœuf abattu et découpées sous diverses formes », « huile végétale » ou « services de restauration » ne sont pertinentes en l’espèce. En outre, des marques comme AN EXCELLENT SOURCE OF VODKA, LINDT EXCELLENCE et RECIPE OF EXCELLENCE n’ont guère de rapport avec la présente espèce. Dans l’ensemble, le nombre de marques pertinentes relevées par M^me Palmer ne permet pas de tirer des conclusions sur l’état du marché qui pourraient influencer mon appréciation de la probabilité de confusion.

Conclusion au sujet du motif fondé sur l’alinéa 12(1)d)

[40]           Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, j’arrive à la conclusion que les probabilités de confusion entre les marques en question penchent tout autant du côté de la confusion que de l’absence de confusion. Il en est ainsi parce que d’un côté, la première partie de la Marque est phonétiquement équivalente à la marque déposée de l’Opposante, que les marques sont employées en liaison avec des boissons non alcoolisées qui empruntent les mêmes voies de commercialisation et que la réputation de la marque de l’Opposante au Canada dépasse largement celle de la Marque, alors que d’un autre côté, l’Opposante est une brasserie et rien n’indique qu’elle a déjà vendu des boissons non brassées, et il existe des différences entre les marques. Étant donné qu’il incombe à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce de l’Opposante, l’argument fondé sur l’alinéa 12(1)d) doit être retenu.

[41]           Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est donc retenu quant à l’enregistrement n^o LMC392847.

Le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif

[42]           L’Opposante a également soutenu que la Marque n’est distinctive parce qu’elle ne permet pas de distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises de l’Opposante et qu’elle n’est pas adaptée à les distinguer ainsi.

[43]           La date pertinente pour l’appréciation du caractère distinctif est la date de production de l’opposition, soit le 14 mai 2008 [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)]. Pour ce qui est de ce motif d’opposition, il revient à l’Opposante de s’acquitter du fardeau de preuve initial de démontrer qu’une ou plusieurs de ces marques de commerce étaient devenues suffisamment connues le 14 mai 2008 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^re inst.), et Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. Une fois cette preuve faite, il incombe à la Requérante de démontrer selon la prépondérance des probabilités que la Marque ne risquait pas de créer de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante le 14 mai 2008 [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)].

[44]           Le chiffre d’affaires considérable de l’Opposante lui permet de s’acquitter de ce fardeau initial. Les diverses circonstances examinées au sujet de la probabilité de confusion entre les marques à ce jour ne semblent pas avoir été sensiblement différentes le 14 mai 2008, si ce n’est que le chiffre d’affaires de la Requérante au Canada à cette date n’a pas été fourni. Dans l’ensemble, l’argumentation de la Requérante quant au motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif n’est pas plus solide qu’à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d). Le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif est donc retenu pour des motifs semblables à ceux qui ont été exprimés à l’égard du motif fondé sur l’alinéa 12(1)d).

Décision

[45]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

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Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.