Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 190
Date de la décision : 2014-09-05
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Smart & Biggar, visant l'enregistrement no LMC518,881 de la marque de commerce GENESIS au nom de Ocean Ceramics Ltd.
[1] Le 29 octobre 2012, à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Ocean Ceramics Ltd. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC518,881 de la marque de commerce GENESIS (la Marque).
[2] L'avis exige que l'Inscrivante fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 29 octobre 2009 et le 29 octobre 2012. Si la Marque n'a pas été ainsi employée, l'Inscrivante doit fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises [traduction] « couronnes dentaires » et les services [traduction] « fabrication de couronnes dentaires à l'intention de tiers ».
[4] Les définitions pertinentes d'emploi en liaison avec des marchandises et des services sont énoncées comme suit aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et, qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].
[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de James Neuber, vice-président de l'Inscrivante, souscrit le 23 janvier 2013. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites; seule l'Inscrivante était représentée à l'audience qui a été tenue.
La preuve de l'Inscrivante
[7] Dans son affidavit, M. Neuber atteste que l'Inscrivante est une société qui fabrique des [traduction] « couronnes en céramique, des facettes, des incrustations en profondeur et de surface pour les dents antérieures et postérieures » pour répondre aux ordonnances de ses clients. Il explique que les dentistes de toute la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Québec constituent les clients de l'Inscrivante, qui sont [traduction] « plus de 150 ». Il affirme que depuis 1999 et tout au long de la période pertinente, l'Inscrivante a employé la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services visés par l'enregistrement. À cet égard, il atteste qu'entre 2008 et 2012, l'Inscrivante a fourni en moyenne 22 couronnes dentaires par année en liaison avec la Marque, la valeur totale de l'ensemble des couronnes dentaires et des services de fabrication connexes s'élevant à plus de 40 000 $.
[8] En ce qui concerne la pratique normale de son commerce, M. Neuber atteste que l'Inscrivante fournit des formulaires d'ordonnance à ses clients dentistes. Il explique que les dentistes passent des commandes de couronnes dentaires en cochant la case GENESIS sur le formulaire et en transmettant par messager à l'Inscrivante le formulaire d'ordonnance rempli de même qu'une empreinte de la dent du patient. Une copie représentative du formulaire est jointe comme Pièce B à l'affidavit de M. Neuber; ce dernier confirme que le formulaire a été employé au cours de la période pertinente.
[9] Suivant la réception du formulaire d'ordonnance, les techniciens de l'Inscrivante préparent et fabriquent la couronne dans le laboratoire de l'Inscrivante, selon les exigences présentées dans le formulaire. M. Neuber atteste que la couronne fabriquée est, par la suite, livrée au client dentiste accompagnée d'une facture couvrant la couronne et sa fabrication.
[10] Dix de ces factures dont la date est comprise dans la période pertinente et émises à l'intention de divers clients situés au Canada sont fournies dans la Pièce C jointe à l'affidavit. La Marque figure dans la colonne de description de chacune des factures, de même qu'une brève description de la dent en question, par exemple [traduction] « Facette/couronne antérieure GenesisMD ».
[11] Compte tenu de la nature des marchandises, il serait raisonnable que la Marque ne figure pas sur les marchandises elles-mêmes. Malgré les observations de la Partie requérante, il est bien établi que des factures arborant une marque de commerce peuvent en établir l'emploi, conformément à la mention « ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée » énoncée à l'article 4(1) de la Loi [voir Gordon A MacEachern Ltd c. National Rubber Co Ltd (1963), 41 CPR 149 (C. de l'É.); Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1re inst.)]. En l'espèce, je conviens avec l'Inscrivante que les factures constituent un emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « couronnes dentaires ». Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la Marque figure dans le corps des factures, et M. Neuman confirme que les factures ont accompagné les marchandises lorsque les couronnes ont été expédiées aux clients dentistes de l'Inscrivante, c.-à-d. lors du transfert de la possession des marchandises.
[12] De plus, compte tenu de la nature connexe des services pour les marchandises, la présentation de la Marque sur les formulaires de commande et les factures constitue une présentation de la Marque dans l'annonce et l'exécution des services visés par l'enregistrement.
[13] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « couronnes dentaires » et la « fabrication de couronnes dentaires à l'intention de tiers » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
Décision
[14] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.
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Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.