Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2011 COMC 237
Date de la décision : 2011-11-23
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Aird & Berlis, s.e.n.c.r.l., visant l’enregistrement no LMC563276 de la marque de commerce de IDENTITY ONLINE au nom de Kent Allan Design Group Inc.
[1] Le 9 février 2009, à la demande de Air & Berlis, s.e.n.c.r.l. (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. 13 (la Loi), à Kent Allan Design Group Inc., la propriétaire inscrite (l’Inscrivante) de l’enregistrement no LMC563276 de la marque de commerce IDENTITY ONLINE, (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :
(1) Logiciels d’édition d’information sur les normes et procédures ayant trait aux idéogrammes d’entreprises sur des réseaux informatiques; médias informatiques lisibles contenant de l’information sur les normes et procédures ayant trait aux idéogrammes d’entreprises; gabarits de documents électroniques; et bibliothèques personnalisées d’idéogrammes d’entreprises sous forme lisible. (2) Publications, nommément lettres d’information, feuilles, documents et circulaires sur les idéogrammes d’entreprises, fournis sous forme imprimée, au moyen d’un réseau informatique en ligne, et/ou de médias informatiques lisibles (les Marchandises).
[3] La Marque est également enregistrée en liaison avec les services suivants :
(1) Services de consultation dans le domaine de la sélection et de l’utilisation de normes graphiques pour noms, logotypes, en-tête de lettres, panneaux, typographie et/ou autre imagerie graphique de sociétés; élaboration et mise en œuvre de normes applicables aux idéogrammes d’entreprises. (2) Services éducatifs, nommément formation de tiers dans l’utilisation et la sélection d’idéogrammes d’entreprises, et formation de tiers dans l’utilisation de logiciels ayant trait aux idéogrammes d’entreprises (les Services).
[4] Selon l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chaque marchandise et de chaque service que spécifie l’enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi commence le 9 février 2006 et se termine le 27 février 2009 (la Période pertinente).
[5] L’« emploi » en liaison avec des services est défini à l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce :
4. (1) Une marque
de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du
transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la
pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou
sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est,
de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison
est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si
elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis
qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du
Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
[6] Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet d’énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et que le critère relatif à la preuve d’emploi que doit fournir le propriétaire inscrit est peu exigeant. Comme l’a déclaré le juge Russell dans Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd. (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), p. 282 :
Nous savons que l’objet de l’article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l’emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l’article 45 et d’appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d’une affaire à l’autre, en fonction d’une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.
[7] En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit de Myrna Cobb, vice‑présidente de la Requérante Brand Identity Management (l’auteure de l’affidavit), souscrit le 7 mai 2009. Aucune des deux parties n’a produit d’observations écrites. Aucune audience n’a été demandée.
[8] Dans son affidavit, l’auteure déclare que l’Inscrivante est une firme de conception en communications située dans l’Ouest canadien qui fournit des systèmes de positionnement stratégique et de gestion de l’identité aux grandes sociétés. L’Inscrivante offre une gamme complète de services permettant de répondre aux besoins des clients en matière d’identité ou de stratégie de marque, dont la recherche et la planification stratégiques, la conception, la mise en œuvre et la gestion. Les services de l’Inscrivante comprennent des systèmes de lignes directrices et de modèles pour la gestion de l’identité sur le Web pour aider les clients à maximiser la valeur actuelle de leur image de marque.
[9] L’auteure de l’affidavit déclare que l’Inscrivante a employé la Marque sans interruption en liaison avec les Marchandises (1) et les Services (1) tels qu’enregistrés depuis aussi tôt que le 1er mai 1998 et élargis pour englober les Marchandises (2) et les Services (2) entre 1998 et 2002.
[10] À l’appui de l’assertion d’emploi de l’Inscrivante, une copie d’écran de la page d’accueil du site Web sécurisé www.identityonline.ca de l’Inscrivante a été jointe à titre de pièce A de l’affidavit; l’auteure de l’affidavit atteste que c’est par ce site Web que les clients de l’Inscrivante peuvent accéder aux renseignements et aux documents concernant leur marque. Je note que la Marque est affichée en évidence au centre de la page et dans le coin supérieur droit de la page.
[11] La preuve restante concerne principalement un client représentatif, Catalyst Paper. Des copies d’écran de 47 pages tirées de la partie du site Web de l’Inscrivante concernant Catalyst Paper sont jointes à titre de pièce B à l’affidavit. Je note que la Marque figure dans le coin supérieur droit de chaque page. L’auteure de l’affidavit déclare qu’en dépit du fait que la teneur des renseignements et des documents fournis dans cette affaire a changé avec le temps, la Marque a toujours été affichée telle quelle au cours de la Période pertinente.
[12] En ce qui concerne les Services offerts au cours de la Période pertinente, l’auteure de l’affidavit déclare que les employés de l’Inscrivante ont fourni des services de consultation à Catalyst Paper en matière de sélection et d’utilisation de normes graphiques pour noms, logotypes, en-tête de lettres, panneaux, typographie et/ou autre imagerie graphique de sociétés. Cela consistait notamment à examiner en détail la section du site Web du client (semblable à ce que montre la pièce B) lors du processus de consultation, où la Marque était visible sur chaque page du site Web pendant tout le temps où les services étaient fournis. De la même manière, l’Inscrivante a tenu des ateliers pour ses clients qui sont des utilisateurs autorisés dans le but de les former à utiliser le site Web. Les documents et les renseignements nécessaires à la formation étaient publiés sur le site Web, où chaque page montrait la Marque, comme cela est expliqué ci‑dessus.
[13] En ce qui concerne les Marchandises, l’auteure de l’affidavit déclare que l’Inscrivante a conçu des fichiers informatiques pour logiciels, des médias informatiques lisibles contenant de l’information sur les normes et procédures ayant trait aux idéogrammes d’entreprises, des gabarits de documents électroniques et des bibliothèques personnalisées d’idéogrammes d’entreprises sous forme lisible de Catalyst Paper, et des publications portant sur les idéogrammes d’entreprises. L’Inscrivante a publié ces fichiers sur la section du client du site Web à des fins de téléchargement et toutes les pages affichées montraient la Marque. Je note que les pages 23 à 46 de la pièce B incluent des liens et des renseignements concernant ces dossiers téléchargeables.
[14] Comme preuve de ventes, l’auteure de l’affidavit atteste qu’entre le 9 février 2006 et la fin de 2008, les employés de l’Inscrivante ont effectué environ 620 heures de services au taux horaire et ont fourni les Marchandises correspondantes à Catalyst Paper pour une rémunération totale d’environ 93 000 $, ce qui, selon l’auteure de l’affidavit, est normal dans le commerce de l’Inscrivante.
[15] Bien que l’Inscrivante n’ait pas fourni de chiffres de vente pour chacune des Marchandises, je souligne que la jurisprudence a clairement établi que l’absence de factures n’est pas fatale dans une procédure de radiation en vertu de l’article 45 [Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr (1988) 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.); Gowling Lafleur Henderson LLP c. Neutrogena Corp. (2009), 74 C.P.R. (4th) 153 (C.O.M.C.)]. En l’espèce, compte tenu des déclarations claires dans l’affidavit et de la nature des Marchandises, il ne s’agit pas d’une simple assertion d’emploi concernant les Marchandises.
[16] Compte tenu de tout ce qui précède, l’Inscrivante a établi que, pendant la Période pertinente, la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises et les Services au sens du paragraphe 4(1) et de l’article 45 de la Loi.
[17] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Andrew Bene
Agent d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent