LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 96

Date de la décision : 2014-05-07
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par zip.ca Inc. à l'encontre de la demande d'enregistrement n^o 1,484,414 pour la marque de commerce CINEMANOW au nom de BBY Solutions, Inc.

[1]               BBY Solutions, Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce CINEMANOW fondée sur l'emploi antérieur aux États-Unis et sur un emploi projeté au Canada en liaison avec la vente et la location de films et d'émissions de télévision à regarder sur Internet ou à télécharger d'Internet. Zip.ca Inc. s'est opposée à la demande essentiellement au motif que la marque de commerce visée par la demande donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse des services visés par la demande et qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre cette marque de commerce et l'emploi et la révélation antérieurs par Zip.ca Inc. de sa marque CINEMANOW en liaison avec des services de divertissement et la diffusion de divers types d'enregistrements et de jeux d'ordinateur sous forme numérique au moyen d'une connexion Internet ou d'autres moyens électroniques.

[2]               Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que cette opposition doit être rejetée.

Contexte

[3]               Le 9 juin 2010, BBY Solutions, Inc. (la Requérante) a produit la demande n^o 1,484,414 en vue de faire enregistrer la marque CINEMANOW (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants :

[traduction]
Services de divertissement, nommément vente et location de films d'action, de documentaires, de films dramatiques, de films étrangers, de films d'horreur, de films de science-fiction et de comédies musicales ainsi que d'émissions de télévision diffusés en continu, à regarder sur Internet ou à télécharger d'Internet.

[4]               La demande est aussi fondée sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis le 13 avril 2004, sous le n^o 2,832,243.

[5]               La Marque a été annoncée le 8 juin 2011, et zip.ca Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 8 novembre 2011 fondée sur les motifs d'opposition suivants énoncés à l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. 13 (la Loi) : l'alinéa 30i), l'alinéa 12(1)b), l'alinéa 16(3)a) et l'article 2.

[6]               À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Jennifer Leah Stecyk, recherchiste en marques de commerce, employée par l'agent de l'Opposante. Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits de Dane Penney, recherchiste en marques de commerce, employé par l'agent de la Requérante, et de Fredrik Jakob Bernhard Baral, directeur du service de marchandises, Expansion des affaires chez Best Buy Canada Ltd.

[7]                Aucun des déposants n'a été contre-interrogé. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a, toutefois, le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst.), à la page 298; Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[9]               Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

•         alinéa 38(2)a)/alinéa 30i) – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475];

•         alinéa 38(2)b)/alinéa 12(1)b) – la date de production de la demande [voir Havana Club Holdings SA c. Bacardi & Co (2004), 35 CPR (4th) 541 (COMC); Fiesta Barbeques Ltd c. General Housewares Corp (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1^re inst.)];

•         alinéa 38(2)c)/alinéa 16(3)a) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(4) de la Loi];

•         alinéa 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Question préliminaire

Question relative à l'admissibilité

[10]           La Requérante a soulevé plusieurs objections à l'affidavit de M^me Stecyk. On peut résumer comme suit les parties les plus contestables de l'affidavit de M^me Stecyk.

[11]           Le 20 juillet 2012, afin d'obtenir des renseignements à propos de la Requérante, M^me Stecyk a effectué une recherche sur Internet des termes BBY SOLUTIONS CINEMANOW et BBY SOLUTIONS CINEMA NOW. Elle joint à son affidavit des copies de pages Web qu'elle a consultées et imprimées à partir du site Web www.cinemanow.com. Ces pages Web donnent des renseignements liés au service CINEMANOW et indiquent qu'il s'agit d'un service de divertissement numérique permettant aux usagers de [traduction] « commencer à regarder des nouveautés, des films et des émissions de télévision instantanément » (affidavit de M^me Stecyk, para. 6 et Pièce G];

[12]           De plus, le 20 juillet 2012, M^me Stecyk a effectué une recherche sur Internet à l'aide des termes BEST BUY CANADA CINEMANOW et BEST BUY CANADA CINEMA NOW afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les services de divertissement de la Requérante offerts au Canada en liaison avec la marque de commerce CINEMANOW. Elle joint à son affidavit des copies qu'elle a faites de pages Web qu'elle a consultées et imprimées à partir du site Web www.bestbuy.ca. Les pages Web donnent des renseignements liés à Best Buy Canada Ltd et indiquent que Best Buy Canada Ltd est le fournisseur au Canada du service de divertissement numérique CinemaNow, qui [traduction] « donne instantanément accès à un vaste éventail de contenu vidéo haut de gamme offert en location ou en achat » (affidavit Stecyk, Pièce I).

[13]           La première objection soulevée par la Requérante est que la preuve de M^me Stecyk a été produite par une employée de la firme de l'Opposante. L'argument général invoqué est que les employés ne sont pas des témoins indépendants qui présentent des témoignages objectifs lorsqu'ils fournissent un témoignage d'opinion sur des questions contestées [voir Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c. Hyundai Auto Canada (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF) (« Cross-Canada »)]. La Requérante soutient que peu de poids, sinon aucun, devrait donc être accordé à cet affidavit.

[14]           En second lieu, la Requérante soutient que même si les pièces jointes à l'affidavit de M^me Stecyk sont admissibles, ces pièces ne sont pas admissibles comme preuve de la véracité de leur contenu, étant donné que les imprimés de sites Web de tiers tiennent du ouï-dire.

[15]           En ce qui concerne la première objection de la Requérante, j'estime que les préoccupations soulevées par la Cour d'appel fédérale dans Cross-Canada ne s'appliquent pas en l'espèce. L'affidavit de M^me Stecyk ne renferme pas de conclusions ni d'opinions sur les questions litigieuses de l'opposition. M^me Stecyk a simplement effectué des recherches sur Internet à l'aide de différents termes afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les services de divertissement de la Requérante offerts au Canada en liaison avec la marque de commerce CINEMANOW. Je ne vois pas comment le fait que cette preuve a été produite par une employée de l'agent de l'Opposante la rend moins adéquate que si l'Opposante ou son agent avait retenu les services d'un enquêteur de l'extérieur pour effectuer ces recherches sur Internet et souscrire un affidavit. Dans l'ensemble, la preuve ne m'apparaît pas controversée.

[16]           En ce qui concerne la deuxième objection de la Requérante, même si les imprimés de sites Web sont considérés comme du ouï-dire, je leur accorderais au moins un peu de poids, comme l'Opposante devait les produire en preuve et comme ils sont dignes de foi, étant donné que la Requérante, étant partie en l'espèce, a la possibilité de réfuter la preuve concernant le fournisseur de ses services au Canada [Reliant Web Hostings Inc c. Tensing Holding BV; 2012 CarswellNat 836 (COMC), para. 35; Blistex Inc c. Smiths Medical ASD, Inc, 2012 COMC 184 (CanLII)].

Motifs d'opposition sommairement rejetés

Non-conformité – alinéa 30i)

[17]           L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi au motif que la Requérante connaissait ou aurait dû connaître l'existence des droits de l'Opposante relativement à la marque de commerce CINEMANOW et que son emploi de la Marque en liaison avec les services visés par la demande suggérerait faussement un rapport avec l'Opposante et/ou appellerait l'attention du public sur les services ou l'entreprise de la Requérante de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les services de la Requérante et ceux de l'Opposante.

[18]           L'alinéa 30i) de la Loi exige simplement que tout requérant se déclare convaincu d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque dans sa demande. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155]. La simple connaissance de l'existence de la marque de commerce de l'Opposante ou de la marque de commerce d'un tiers n'étaye pas en soi une allégation que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque [voir Woot, Inc c. WootRestaruants Inc/Les Restaurants Woot Inc 2012, COMC 197 (CanLII)].

[19]           Comme il n'existe aucune preuve de mauvaise foi en l'espèce, je rejette ce motif d'opposition.

Absence de droit à l'enregistrement – alinéa 16(1)a)

[20]           Pour son motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce CINEMANOW qui avaient été antérieurement employée par l’Opposante au Canada en liaison avec des services de divertissement et la diffusion d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, d'enregistrements musicaux, d'enregistrements multimédias et de jeux d'ordinateur sous forme numérique par voie électronique, notamment au moyen d'une connexion Internet, par câble, satellite, ligne téléphonique, média sans fil ou autre moyen électronique.

[21]           Les paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi imposent à l'Opposante le fardeau d'établir l'emploi de sa marque CINEMANOW avant la date de production de la demande de la Requérante et le non-abandon de sa marque à la date de l'annonce de cette demande. Pour les motifs exposés ci-dessous, j'estime que l'Opposante n'a pas établi l'emploi de sa marque CINEMANOW avant le 9 juin 2010 et je rejette, par conséquent, le motif fondé sur l'alinéa 16(3)a).

[22]           La seule preuve présentée par l'Opposante de l'emploi de sa marque est la preuve relative à l'enregistrement du nom de domaine cinemanow.ca.

[23]           Je conviens avec la Requérante que le simple enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas un emploi de la marque de commerce CINEMANOW au sens des paragraphes 4(1) ou 4(2) de la Loi. Dans la décision Jack W Chow Realty Ltd c. Millenium Insurance Corp (2005), 46 CPR (4th) 382 (COMC) (« Jack Chow Realty »), l'ancien membre Bradbury a déclaré ce qui suit à la page 388 :

[traduction]
Le simple fait qu'une autre partie possède un enregistrement de nom de domaine ne peut avoir aucune incidence sur le caractère distinctif de la marque de commerce de la requérante. Un enregistrement de nom de domaine est semblable à un enregistrement de nom commercial. En l'absence d'une preuve indiquant que le nom enregistré a été employé, l'enregistrement d'un nom ne peut avoir aucune incidence sur le caractère distinctif de la marque de la requérante.

[24]           En outre, dans SMART Technologies ULC c. Sunrise Technology, Inc (2011), 99 CPR (4th) 263 (COMC), le membre de Paulsen a conclu que l'alinéa 16(3)a) [traduction] « n'interdit pas l'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion avec un nom de domaine ». Seul l'emploi d'un nom de domaine qui satisfait aux critères d'emploi de l'article 4 est pertinent.

[25]           Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ce motif d'opposition, celui-ci doit être rejeté.

Description claire ou description fausse et trompeuse – alinéa 12(1)b)

[26]           L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)b) parce qu'elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services de la Requérante.

[27]           L'alinéa 12(1)b) est reproduit ci-dessous :

12.(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf

...

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services

[28]           Il faut examiner la question de savoir si la Marque de la Requérante donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse du point de vue de l'acheteur moyen des services connexes. En outre, il ne faut pas examiner minutieusement chacune des parties distinctes de la Marque; celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [voir Wool Bureau of Canada Ltd c. le Registraire des marques de commerce, 40 CPR (2d) 25 (CF 1^re inst.), p. 27 et 28; Atlantic Promotions Inc c. le Registraire des marques de commerce, 2 CPR (3d) 183 (CF 1^re inst.), à la page 186]. Le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des services et le mot « claire » signifie [traduction] « facile à comprendre, évident ou simple » [voir Drackett Co of Canada Ltd c. American Home Products Corp (1968), 55 CPR 29, à la page 34]. Pour donner une description claire en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi et être, à ce titre, contestée, une marque doit représenter un mot apte à donner une description normale de l'article à tel point que le monopole de son emploi ne doit pas être acquis [voir Clarkson Gordon c. le Registraire des marques de commerce (1985), 5 CPR (3d) 252, à la page 256 (CF 1^re inst.)].

[29]           Lorsqu'un mot inventé n'est pas défini, on peut se référer à la signification des éléments constitutifs de la marque de commerce tels qu'ils sont définis dans les dictionnaires courants. Pour qu'une marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services d'un requérant, les mots combinés qui forment la marque de commerce doivent aussi avoir une signification combinée facile à connaître à partir de la combinaison, que l'on peut le mieux dégager de la signification de chacun des éléments. Enfin, la marque de commerce doit être considérée en rapport avec les marchandises ou les services en liaison avec lesquels elle est employée.

[30]           M^me Stecyk a présenté les définitions de dictionnaire suivantes des mots CINEMA (cinéma) et NOW (maintenant), telles qu'elles figurent dans la base de données du Merriam Webster Dictionary :

[traduction]
Cinema :

1.         a. Production cinématographique – généralement employé comme attribut

            b. Salle de spectacle où l'on projette des films

Now :

1.         a. À l'instant ou au moment présent

b. Immédiatement avant le moment présent « vient maintenant d'y songer »

c. Immédiatement après : sans délai « entrez maintenant »

 

[31]           La Requérante soutient que l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve démontrant l'exécution ou l'annonce au Canada de services de divertissement numérique avec une marque, un nom ou même une description qui présente ensemble les mots CINEMA et NOW en dehors de l'entreprise de la Requérante, et l'Opposante n'a pas produit, non plus, de preuve pour démontrer que les consommateurs canadiens attribuent une signification particulière aux mots CINEMA et NOW, en dépit de plusieurs recherches effectuées sur Internet. Par conséquent, la Requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve qui soit évidente ou simple selon laquelle les consommateurs percevraient la Marque comme donnant une description claire.

[32]           La Requérante soutient également que CINEMANOW n'est pas un mot ni en anglais ni en français et que l'Opposante n'a pas fourni la moindre preuve de l'usage courant des mots CINEMA et NOW ensemble.

[33]           Comme je l'ai souligné, l'Opposante n'a pas présenté d'observations écrites ou orales.

[34]           Le simple regroupement de deux mots à vocation descriptive en vue de créer un mot unique jamais vu auparavant dans la langue anglaise ne confère pas nécessairement à un tel mot le statut de mot inventé de sorte qu'il est non descriptif [voir Wool Bureau; précité; Oshawa Group Ltd c. le Registraire des marques de commerce (1980), 46 CPR (2d) 145 (CF 1^re inst.); CKR Inc c. Procter & Gamble Inc (1986), 14 CPR (3d) 231 (COMC); Mitel Corporation c. le Registraire des marques de commerce (1984), 79 CPR (2d) 202 (CF 1^re inst.); Shaw Cablesystems GP c. Nucleus Information Service Inc (2005), 49 CPR (4th) 132 (COMC)].

[35]           Je peux conclure des définitions de dictionnaire fournies par l'Opposante que le mot CINEMANOW décrit une salle de cinéma ou des productions cinématographiques qui sont offertes au moment présent ou instantanément. La question consiste donc maintenant à déterminer si la Marque CINEMANOW donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse des services de la Requérante qui comprennent ce qui suit [traduction] : « Services de divertissement, nommément vente et location de films d'action, de documentaires, de films dramatiques, de films étrangers, de films d'horreur, de films de science-fiction et de comédies musicales ainsi que d'émissions de télévision diffusés en continu, à regarder sur Internet ou à télécharger d'Internet. »

[36]           Les services de divertissement de la Requérante comprennent autant les films que les émissions de télévision en ligne. Si le mot CINEMA peut évoquer un lieu où l'on peut regarder des films, il n'évoque pas du tout un lieu où l'on peut regarder des émissions de télévision. En outre, je ne vois pas clairement ce que le mot CINEMA signifie en lien avec les services de divertissement en ligne en général. Le fait que l'Opposante n'a pas présenté d'observations à propos de ce que signifie ce terme ou le terme NOW dans l'industrie, conjugué au fait qu'il n'existe aucune preuve que des tiers emploient ensemble les éléments de la Marque en liaison avec des services similaires, m'amène à me demander si les consommateurs canadiens de ces services attribueraient une signification clairement descriptive à la combinaison de ces mots dans la Marque.

[37]           Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'acheteur moyen de divertissement en ligne sur Internet ne jugerait pas, sous l'angle de la première impression, que la Marque décrit clairement que la Requérante offre des films instantanément. Bien que la Marque puisse évoquer un sens, j'estime qu'elle ne donne pas une description claire ou ne donne pas une description fausse et trompeuse des services de divertissement de la Requérante. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Absence de caractère distinctif – article 2

[38]           L'Opposante fait aussi valoir que la Marque n'est pas distinctive des services de la Requérante, parce qu'elle n'est ni distinctive ni adaptée à distinguer les services de la Requérante des services de tiers, en particulier ceux de l'Opposante, aux motifs suivants : 1) la Marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services de la Requérante; et/ou 2) compte tenu de la promotion, de la révélation et de l’emploi antérieurs par l'Opposante au Canada de la marque de commerce CINEMANOW.

[39]           Comme je l'ai souligné, j'ai conclu que la Marque ne donne pas une description claire ou ne donne pas une description fausse et trompeuse des services de la Requérante. En conséquence, je rejette le premier argument avancé par l'Opposante à l'appui de ce motif.

[40]           Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de la deuxième partie de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que sa marque était devenue suffisamment connue à la date de production de la déclaration d'opposition pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44, à la page 58 (CF 1^re inst.); Re Andres Wines Ltd c. E & J Gallo Winery (1975), 25 CPR (2d) 126, à la page 130 (CAF); et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 412, à la page 424 (CAF)].

[41]           Comme mentionné précédemment, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi par elle-même ou par un licencié de la marque de commerce CINEMANOW en liaison avec ses services. La seule preuve présentée par l'Opposante de l'emploi de sa marque est la preuve relative à l'enregistrement du nom de domaine cinemanow.ca. Comme je l'ai déjà souligné, en l'absence d'une preuve indiquant que le nom de domaine enregistré a été employé, l'enregistrement d'un nom de domaine ne peut avoir aucune incidence sur le caractère distinctif de la Marque [voir Jack Chow Realty, précité].

[42]           Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve relativement à la deuxième partie de ce motif d'opposition, cette partie de ce motif d'opposition est également rejetée.

Décision

[43]           Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.