Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2010 COMC 220
Date de la décision : 2010-12-20
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Fetherstonhaugh & Co., visant l’enregistrement no LMC256653 de la marque de commerce TORFLEX au nom de Abacus Hydraulics Ltd.
[1] Le 4 février 2009, à la demande de Fetherstonhaugh & Co. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Abacus Hydraulics Ltd. (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises et les services suivants :
Accouplement servant à transmettre le couple moteur (les Marchandises)
Conception, fabrication et révision de matériel hydraulique (les Services)
[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 4 février 2006 au 4 février 2009 (la Période pertinente).
[4] L’« emploi » en liaison avec des marchandises et des services est défini à l’article 4 de la Loi :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
[5] Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le « bois mort » du registre et que, par conséquent, le critère auquel il doit être satisfait n’est pas très exigeant. Comme l’a expliqué le juge Russell dans Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp. (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.) à la page 282 :
[…] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.
[6] En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a fourni l’affidavit de son président, E.A. Tirschler, souscrit le 29 avril 2009, ainsi que les pièces A à C.
[7] Dans l’affidavit, M. Tirschler indique que la Marque a été employée depuis au moins octobre 1969 en liaison avec les Services et au moins le 14 janvier 1981 en liaison avec les Marchandises. Dans les pièces jointes à l’affidavit, on trouve une copie de la demande d’enregistrement de la marque de commerce à l’étude, des factures et une brochure.
[8] Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n’a été demandée.
Les Marchandises
[9] La brochure, dans laquelle figure la marque, contient des photos de broyeurs à commande d’alignement et de quelques-unes de leurs pièces, dont les Marchandises. Il appert que la Marque n’est pas apposée sur les Marchandises. Quoi qu’il en soit, il est bien établi en droit que l’emploi dans les publicités ou les documents informatifs ne constitue pas un emploi au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, à moins qu’il soit possible de démontrer que ces publicités ou ces documents informatifs se trouvaient avec les marchandises (BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc. (2007), 60 C.P.R. (4th) 181 (C.A.F.), Grapha-Holding AG c. Illinois Tool Works Inc. (2008), 68 C.P.R. (4th) 180 (C.F.)). L’affidavit ne mentionne rien à cet égard, et par conséquent, en ce qui concerne la brochure, rien ne prouve que la Marque a été utilisée en liaison avec les Marchandises au cours de la période pertinente conformément au paragraphe 4(1) de la Loi.
[10] Trois factures ont été fournies par l’Inscrivante. Les marchandises « boîtes de vitesse à engrenages » apparaissent en liaison avec la Marque dans l’une de ces factures, et les « moyeux d’engrenages » se trouvent sur les trois factures, aussi en liaison avec la Marque. Par contre, on ne trouve sur aucune des factures les marchandises « accouplements ». Il est possible que les « boîtes de vitesse à engrenages » et les « moyeux d’engrenages » soient des descriptions plus précises des accouplements (voir Aird & Berlis LLP c. Levi Strauss & Co., 2006 CF 654, 51 C.P.R. (4th) 434, 293 F.T.R. 292), mais aucun élément de preuve à cet égard ne m’a été présenté. Par conséquent, je ne puis conclure que les « boîtes de vitesse à engrenages » et les « moyeux d’engrenages » sont des accouplements.
[11] De plus, les trois factures indiquent des adresses aux États-Unis, dont deux ont des adresses d’expédition au Canada. Il appert que les « boîtes de vitesse à engrenages » et les « moyeux d’engrenages » ont été achetés par des entreprises américaines, mais ont été expédiés à divers endroits au Canada. Dans certaines circonstances, des factures peuvent être retenues en tant que preuve d’une liaison entre la marque et les marchandises au sens du paragraphe 4(1) (Gordon A. Maceachern Ltd . c. National Rubber Co. Ltd . (1963), 41 C.P.R. 149 (C. de l’É.)). Toutefois, dans Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd. (2000), 8 C.P.R (4th) 471 (C.F. 1re inst.), la cour a conclu qu’on ne peut présumer que les factures sont jointes aux marchandises et qu’il incombe à l’inscrivante de démontrer que les factures accompagnaient bien les marchandises au moment du transfert. En l’espèce, la Marque apparaît sur le corps des factures, adjacente à une description des Marchandises, mais il appert que les Marchandises ont été achetées par des entreprises américaines, mais ont été expédiées au Canada. Par conséquent, je ne puis conclure que les factures accompagnaient les marchandises.
[12] La troisième facture, établie au cours de la période pertinente, était adressée à un endroit aux États‑Unis, avec une adresse d’expédition identique. Puisqu’il appert que ces marchandises ont été expédiées aux États-Unis, je dois décider si le paragraphe 4(3) de la Loi s’applique. Le paragraphe 4(3), reproduit ci-dessus, requiert que la marque de commerce soit apposée au Canada sur les marchandises ou sur les colis s’ils sont exportés du Canada (Molson Companies Ltd. c. Moosehead Breweries Ltd. (1990), 32 C.P.R. (3rd) 363, aux pages 372 et 373 (C.F. 1re inst.). Comme il a été mentionné précédemment, je ne dispose d’aucune preuve que la marque était apposée sur les Marchandises, et on ne m’a présenté aucun élément de preuve quant à l’emballage de ces Marchandises. De ce fait, je ne puis conclure qu’il y a eu emploi de la Marque au cours de la période pertinente conformément au paragraphe 4(3) de la Loi.
Les Services
[13] Je remarque qu’il n’existe aucune référence à la conception, à la fabrication et à la révision de matériel hydraulique sur les factures, et je ne considère donc pas que la pièce C démontre un emploi de ces services. Bien que la brochure fasse état de services de conception, il n’existe aucune indication dans l’affidavit quant au fait que cette brochure a été distribuée au Canada, aux destinataires de la brochure ni à la quantité distribuée, s’il en est. En conséquence, je ne puis conclure qu’il y a eu un emploi des Services au cours de la période pertinente conformément au paragraphe 4(2) de la Loi.
[14] Par conséquent, dans l’exercice du pouvoir qui m’a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Darlene Carreau
Présidente
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.