DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION par Pharmacia AB à la demande d’enregistrement no. 887975 pour la marque de commerce NOCOTINEX produite par Homeocan inc.

Homeocan inc. (la «Requérante») a déposé le 18 août 1998 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce NICOTINEX (la «Marque»). Elle fut publiée dans le journal des marques de commerce le 29 septembre 1999 en liaison avec les produits suivants :

«produits homéopathiques, nommément : gouttes et granules administrés pour aider à arrêter de fumer et pour désintoxiquer l’organisme» (ci-après «Produits»)

La Requérante réclame une utilisation depuis au moins aussi tôt qu’août 1996 en liaison avec les Produits. Pharmacia AB ( l’«Opposante») déposa une déclaration d’opposition le 29 février 2000. Les motifs d’opposition de l’Opposante sont les suivants :

a)      conformément au sous-alinéa 38(2)(a) de la loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c T-13, ( la « loi » ) la demande d’enregistrement ne respecte pas les dispositions de l’article 30 de la loi en ce que la Requérante n’a pas employé la Marque depuis la date de premier emploi mentionnée dans la demande numéro 887975.

b)      conformément au sous-alinéa 38(2)(a) de la loi, la demande d’enregistrement ne respecte pas les dispositions de l’article 30 de la loi en ce qu’à la date de dépôt de la demande d’enregistrement la Requérante n’avait pas employé la Marque

c)      conformément au sous-alinéa 38(2)(b) de la loi, la Marque ne peut être enregistrée en raison des dispositions du sous-alinéa 12(1)(d) de la loi en ce que la Marque porte à confusion avec les marques déposées appartenant à l’Opposante à savoir :

NICORETTE, certificat d’enregistrement numéro 237,201 émis le 16 novembre 1979 en liaison avec de la gomme à mâcher contenant de la nicotine

NICORETTE et dessin tel que ci-après illustrée, certificat d’enregistrement numéro 277129 émis le 25 février 1983 en liaison avec de la gomme à mâcher contenant de la nicotine

NICOTROL, certificat d’enregistrement numéro 423182 émis le 18 février 1994 en liaison avec des produits pharmaceutiques, nommément des timbres transdermiques contenant de la nicotine, employés dans le cadre de programmes pour cesser de fumer.

d)     conformément au sous-alinéa 38(2)(c ) de la loi, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au Canada en raison des dispositions du sous-alinéa 16(1)(a) de la loi. À la date de premier emploi alléguée, soit en août 1996, la Marque au Canada portait à confusion avec les marques de commerce ci-haut énumérées NICORETTE, NICORETTE et dessin et NICOTROL appartenant à l’Opposante précédemment employées et révélées au Canada par l’Opposante. La marque NICORETTE de l’Opposante a été employée au Canada en liaison avec les produits ci-haut mentionnés depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 1979, la marque NICORETTE et dessin de l’Opposante a été employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 1982 et la marque NICOTROL de l’Opposante a été employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 1993 en liaison avec les produits ci-haut décrits.

e)      conformément aux dispositions du sous-alinéa 38(2)(d) de la loi, à savoir que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la loi. La Marque ne distingue pas et ne peut servir à distinguer les Produits des produits de l’Opposante pas plus qu’elle n’est apte à le faire.

La Requérante a déposé une contre-déclaration niant essentiellement les allégations contenues dans la déclaration de l’Opposante. Cette dernière a déposé une copie certifiée des certificats d’enregistrement numéros 237201, 277129 et 423182 («Certificats d’Enregistrement») relativement aux marques de commerce ci-haut mentionnées, ainsi que les affidavits de M. Frederik Berget et Haral Alm accompagné des pièces FB-1 à FB-3, de M. Greg S. Josey avec les pièces GSJ-1 à GSJ-20 et de M. Jean Forcione, y joint les pièces JF-1 à JF-12, alors que la Requérante a déposé les affidavits de Mmes Manon Gaudreau accompagné des pièces MG-1 à MG-4 et Michèle Boisvert avec les pièces MB-1 à MB-5.

En réponse à la preuve soumise par la Requérante, l’Opposante a déposé l’affidavit de Mme Carole Delisle auquel étaient annexées les pièces CD-1 à CD-3. Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit et aucune audition n’a eu lieu. L’Opposante a abandonné son deuxième motif d’opposition dans son plaidoyer écrit.

Il est important de souligner, avant d’analyser la preuve soumise par les parties, certains principes de preuve en matière d’opposition :

a)      Le fardeau de preuve repose sur la Requérante qui doit convaincre le registraire qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion au sens de l’article 2 de la Loi entre les marques de commerce des parties aux dates pertinentes ci-après décrites [voir Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R.(2d) 53].

b)      La preuve au dossier doit permettre au registraire d’être raisonnablement convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement n'est pas susceptible de créer de la confusion. [Christian Dior, S.A. et Dion Neckwear Ltd [2002]3 C.F.405]

Le premier motif d’opposition est fondé sur l’article 30 de la loi. Bien que le fardeau de preuve repose sur la Requérante qui doit démontrer que sa demande d’enregistrement respecte les exigences de cet article, il y a toutefois un fardeau de preuve initial reposant sur l’Opposante d’établir certains faits sur lesquels ses prétentions sont fondées pour supporter ce motif d’opposition. Ce fardeau initial de preuve de l’Opposante est toutefois minime. De plus l’Opposante peut se référer à la preuve soumise par la Requérante pour se décharger de ce fardeau de preuve initial. (Tune Masters c. Mr. P’s Mastertune Ignition Services Ltd. (1986) 10 C.P.R. (3d) 84 (T.M.O.B.), Hearst Communications Inc. c. Nesbitt Burns Corp.,(2000) 7 C.P.R. (4th) 161 (T.M.O.B.), Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (F.C.T.D.) et Williams Telecommunications Corp. c. William Tell Ltd., (1999) 4 C.P.R. (4^th) 107 (T.M.O.B))

L’Opposante prétend que la preuve versée au dossier par la Requérante nous permet de conclure qu’il y a absence de preuve d’emploi de la Marque entre la date de premier emploi présumé et novembre 1997. Elle tire cette conclusion à partir des faits suivants mis en preuve par la Requérante :

i)                    les chiffres de ventes divulgués au paragraphe 7 de l’affidavit de Mme Boisvert ne débutent qu’en novembre 1997.

ii)                  L’échantillon d’un produit portant la Marque n’aurait été vendu au Canada que depuis avril 1998.

iii)                Rien n’indique que les factures produites comme pièce MB-3 au soutien de l’affidavit de. Mme Boisvert, pour prouver l’emploi de la Marque, émane de la Requérante. Au surplus, même si ces factures avaient été émises par la Requérante, la plus ancienne remonte au mois de mai 1998. Il n’y a aucune explication de fournie par l’affiant pour expliquer l’absence de copies de factures entre la période d’août 1996 et mai 1998 pour confirmer l’emploi de la Marque durant ladite période.

iv)                Les tableaux, pièce MB-4, déposés pour prouver que les Produits portant la Marque ont fait l’objet de campagnes publicitaires dans des circulaires de différentes bannières de pharmacie font état de publicités postérieures à septembre 1998.

La preuve au dossier soulève de très sérieux doutes quant à l’emploi de la Marque depuis la date de premier emploi alléguée dans la demande d’enregistrement déposée par la Requérante.[ voir Hearst Communications Inc op.cit.]. En conséquence l’Opposante s’est déchargée de son fardeau de preuve relativement à son premier moyen d’opposition fondé sur l’article 38(2) (a) de la loi. La Requérante n’a soumis aucune preuve pour supporter sa date de premier emploi de la Marque au sens des articles 2 et 4 de la loi. Pour ces motifs j’accueille ce moyen d’opposition soulevé par l’Opposante mais je procéderai toutefois à l’analyse des autres moyens d’opposition soulevés par l’Opposante.

La date pertinente pour analyser le motif d’opposition  fondé sur l’article 12(1)(d) de la loi est la date de la décision[voir Park Avenue Furniture Corp. c Wickes/Simmons Bedding Ltd.(1991),37 C.P.R. (3d)413 (CAF)]. La date pertinente pour analyser les motifs d’opposition fondés sur l’article 16(1) de la loi est la date de premier emploi alléguée dans la demande d’enregistrement de la Requérante (août 1996). Finalement, la date pertinente pour analyser le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque est généralement reconnue comme étant la date de dépôt de l’opposition.(29 février 2000) [voir Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (F.C.A.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., op.cit].

Pour déterminer si l’emploi de la Marque risque de créer de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante identifiées dans sa déclaration d’opposition je me dois de suivre la démarche prescrite à l’article 6 de la Loi qui se lit comme suit :

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

Il est clairement établi que la liste des circonstances énumérées ci-haut n’est pas exhaustive et qu’il n’est pas nécessaire d’accorder autant de poids à chacun de ces critères [voir à titre d’exemple Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992), 41 C.P.R.(3d) 483 (F.C.T.D.) et Gainers Inc. v. Marchildon (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (F.C.T.D.)].

J’analyserai donc la preuve au dossier en fonction de ces critères ou tout autre critère jugé pertinent en l’espèce.

-                      caractère distinctif des marques

La Marque contient le mot ‘nicotine’ auquel on a ajouté la lettre ‘x’. Bien qu’il s’agit d’un mot inventé, le caractère suggestif de la Marque lui vaut un faible degré de caractère distinctif. De plus, les chiffres des ventes de la Requérante allégués dans l’affidavit de Mme Boisvert ne me permettent pas de conclure que cette marque a acquis, à la date de ma décision, un caractère distinctif inhérent important.

Les marques de l’Opposante débutent tous par le préfixe NICO qui est suggestif de ‘nicotine’ lorsqu’il est employé comme composante d’une marque de commerce employée en liaison avec des marchandises du type qui nous concernent. Selon les allégués non contredits contenus à l’affidavit de M. Josey, directeur des finances chez Johnson & Johnson Merck Consumer Pharmaceuticals ( «Johnson»)cette dernière a vendu au Canada depuis avril 1994 et ce jusqu’au 28 juin 2000, à titre de distributeur canadien, des timbres transdermiques de nicotine portant la marque NICOTROL. Ce produit est fabriqué en Suède par l’Opposante. Pour la période de 1996 à 2000 (au 28 juin) les ventes au Canada de ce produit ont varié entre 569,000$ et 3,734,000$ pour un total de près de 9,000,000$ durant cette période.

M. Forcione est à l’emploi de Aventis Pharma inc., distributeur canadien de gommes à mâcher, contenant de la nicotine, vendues au Canada sous la marque de commerce NICORETTE. Ce produit est également fabriqué en Suède par l’Opposante et était disponible au Canada depuis 1979 sous ordonnance médicale et depuis 1993 sans ordonnance. Il ne fait aucun doute que cette marque est devenue connue au Canada en raison des chiffres de vente soumis par M Forcione. En effet, les ventes au Canada de ce produit totalisent plus de 120,000,000$ pour la période de 1992 à octobre 2000.

Les affidavits de M. Josey et M. Forcione contiennent de l’information relativement aux sommes dépensées à titre de publicité et promotion. Il n’est pas mentionné dans chacun de ces affidavits que les sommes indiquées ont été dépensées pour la promotion au Canada des marques NICOTROL et NICORETTE uniquement. En conséquence je ne peux tirer de conclusion à partir de ces chiffres en rapport avec ces marques.

Je conclue néanmoins que les marques NICOTROL et NICORETTE possèdent un caractère distinctif inhérent supérieur à la Marque et sont devenues connues au Canada en raison du montant des ventes au Canada de ces produits.

-          période d’emploi des marques 

À la date pertinente pour analyser les motifs d’opposition fondés sur l’article 16 de la loi (août 1996), l’Opposante employait au Canada la marque NICORETTE depuis 1979 et la marque NICOTROL depuis 1994. Ce facteur favorise donc également l’Opposante.

-          le genre de marchandises 

Bien que les produits des parties ne soient pas identiques, il n’en demeure pas moins qu’ils visent un même objectif, à savoir d’aider le consommateur à cesser de fumer.

-          - la nature du commerce

La Requérante admet que les produits des parties sont vendus en partie dans des pharmacies. La Requérante prétend toutefois que les Produits se retrouvent également dans des magasins de produits naturels. Je ne crois pas que ce facteur soit suffisant pour faire pencher la balance en sa faveur.

-          - Le degré de ressemblance

Le test pour déterminer le risque de confusion demeure la mémoire imparfaite du consommateur moyen. [ voir Canadian Schenley Distilleries Ltd. V. Canada’s Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1]. Le degré de ressemblance entre différentes marques de commerce s’analyse en fonction de leur présentation, leur sonorité et les idées qu’elles suggèrent. Les marques en cause doivent être analysées dans leur ensemble et non pas les disséquer de façon à isoler les différentes composantes et les comparer.[voir Sealy Sleep Products Limited c. Simpson Sears Limited (1960), 33 C.P.R. 129(Ex. Ct)].

Toutes les marques en cause débutent par le préfix NICO, hautement suggestif des marchandises vendues en liaison avec ces marques. Bien que les marques doivent être analysées dans leur ensemble, la première syllabe ou le premier mot est souvent considéré comme l’élément le plus dominant de la marque de commerce.[voir Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 et Choice Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc.(1996),67 C.P.R. (3d) 340] En raison de cet élément commun, je suis d’avis qu’il y a un certain degré de ressemblance entre les marques de l’Opposante et la Marque de la Requérante.

-autres facteurs

La Requérante a produit un rapport de recherche ( pièces MG-2à MG-4 à l’affidavit de Manon Gaudreau) de l’état du registre des marques de commerce afin de prouver que le préfixe NICO constituait une composante de plusieurs marques de commerce déposées ou demandes d’enregistrement admises à l’enregistrement en liaison avec des marchandises de même type que celles décrites aux Certificats d’Enregistrements. Il n’y a cependant aucune preuve que ces marques sont employées au Canada. En éliminant les marques appartenant à l’Opposante et celles dont les marchandises ne sont pas connexes de cette liste, il ne reste que dix (10) marques de commerce. Ce nombre est nettement insuffisant pour me permettre d’inférer que ce préfixe est largement employé dans le marché en liaison avec des produits visant à réduire la consommation de tabac.[voir Scott Paper Co. V. Wyant & Co. (1995), 61 C.P.R. (3d) 546, Welch Foods Inc. v. Del Monte Corp. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 and T. Eaton Co. v. Viking GmbH& Co. (1998), 86 C.P.R. (3d) 382]. Je ne peux donc retenir cet élément de preuve.

Vu les conclusions tirées de la preuve au dossier, et plus particulièrement dû aux faits suivants: les Produits sont similaires aux produits de l’Opposante, la similitude des marchés, la réputation du produit NICORETTE, la ressemblance entre la Marque et celles de l’Opposante, je conclus que la Requérante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve de prouver, selon la balance des probabilités, qu’il n’y a pas de risque de confusion entre la Marque et chacune des marques de l’Opposante[ Coca-Cola Co. v. Sun-Rype Products Ltd, (1996), 69 C.P.R. (3d) 410]. Je conclus également que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la loi. J’accueille donc également les troisième, quatrième et cinquième motif d’opposition.

En raison des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la loi, je maintiens l’Opposition de l’Opposante et je rejette donc la demande d’enregistrement de la Requérante pour la marque NICOTINEX, le tout selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 8ieme   JOUR D’AOÛT 2003.

Jean Carrière

Commissaire aux oppositions