Contenu de la décision
Traduction
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 48
Date de la décision : 2013-03-20
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION par The Mentholatum Company Limited à l’encontre de l’enregistrement no 1298040 pour la marque de commerce DEEP RELEEV au nom de Meryl J. Squires, une personne physique
[1] Le 18 avril 2006, Meryl J. Squires, une personne physique (la Requérante) a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce DEEP RELEEV (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada, en liaison avec les marchandises « Extraits d'herbes médicinales et infusions médicinales aux herbes, tous à usage thérapeutique et pour traiter les hématomes, les plaies, les ligaments, les os et les blessures » (les Marchandises).
[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 8 avril 2009.
[3] Le 5 juin 2009, The Mentholatum Company Limited (l’Opposant) a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition invoqués peuvent être résumés de la manière suivante :
• Suivant les alinéas 38(2)(a) et 30(a) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), à la date de production de la demande et à toutes les dates pertinentes, la demande ne contenait et ne contient aucune déclaration dressée dans les termes ordinaires du commerce concernant les marchandises particulières pour lesquelles l’emploi de la Marque est proposé.
• Suivant les alinéas 38(2)(a) et 30(e) de la Loi, à la date de la production de la demande et à toutes les dates pertinentes, la Requérante n’a pas eu, elle-même ou par l’entremise d’un licencié, l’intention d’employer la Marque.
• Suivant les alinéas 38(2)(b) et 12(1)(d) de la Loi, la Marque n’est pas enregistrable en liaison avec les Marchandises parce qu’elle créait et crée de la confusion avec l’enregistrement de la marque de commerce DEEP RELIEF (LMCA314433) de l’Opposant en liaison avec « onguents analgésiques ».
• Suivant les alinéas 38(2)(c) et 16(3)(a) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque puisqu’à la date de la production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce DEEP RELIEF de l’Opposant laquelle avait été employée antérieurement au Canada par l’Opposant, ses prédécesseurs en titre ou ses licenciés.
• Suivant l’alinéa 38(2)(d) et l’article 2, la Marque n’est pas distinctive des Marchandises de la Requérante et n’est pas adaptée à distinguer les Marchandises des marchandises de l’Opposant.
[4] La Requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposant et demande à celui-ci d’établir le bien-fondé de ses allégations.
[5] Pour étayer sa déclaration d’opposition, l’Opposant a produit un affidavit de Francis P. Chan, président de The Mentholatum Company of Canada Limited (MCAN) et directeur de l’Opposant et de The Mentholatum Company (MUS). L’Opposant a également obtenu, le 14 février 2012, l’autorisation de produire un affidavit de Karen E. Thompson, une recherchiste en marques de commerce travaillant pour l’agent de l’Opposant.
[6] Pour étayer sa demande, la Requérante a produit un affidavit de Kathleen Larone, une assistante juridique travaillant pour l’agent de la Requérante.
[7] Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits et étaient représentées à l’audience.
Fardeau de preuve et dates pertinentes
[8] La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposant de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.) paragr. 298].
[9] Les dates pertinentes à l’égard des motifs d’opposition sont les suivantes :
• Alinéa 38(2)(a) et article 30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 à 475 (COMC) et Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428 à 432 (COMC)].
• Alinéas 38(2)(b) et 12(1)(d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].
• Alinéa 38(2)(c) et paragraphe 16(3) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la Loi].
• Alinéa 38(2)(d) et article 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].
Motifs d’opposition fondés sur l’article 30
Alinéa 30(a) de la Loi
[10] La Requérante fait valoir que le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(a) de la Loi n’a pas été démontré puisqu’il n'énonce pas spécifiquement les marchandises visées par la déclaration d’opposition. Je ne suis pas d’accord. La demande d’enregistrement ne mentionne que deux sortes de marchandises, nommément « extraits d'herbes médicinales et infusions médicinales aux herbes ». Il ne s’agit pas d’un cas où l’état déclaratif donne une longue liste de marchandises de telle sorte que la Requérante aurait été incapable de déterminer auxquelles des marchandises s’oppose l’Opposant. Je suis d’avis que la Requérante était en mesure de déterminer le cas auquel elle faisait face et était en mesure de répondre au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(a). Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que ce motif a été dûment plaidé et je refuse de le rejeter.
[11] La charge initiale de preuve de l’Opposant, en vertu de l’alinéa 30(a), est légère. En fait, il est possible qu’il suffise à l’Opposant de présenter des arguments satisfaisants pour s’en acquitter [voir McDonald’s Corporation and McDonald’s Restaurants of Canada Ltd. c. M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd. carrying on business as Macs International (1984), 1 CPR (3d) 101 à 104 (COMC))].
[12] À l’audience, l’Opposant a soutenu que la Requérante n’a pas décrit ses marchandises comme elles sont généralement désignées dans le commerce. Cependant, l’Opposant n’a fourni aucune preuve permettant de conclure que les Marchandises ont été désignées autrement que dans les termes ordinaires du commerce.
[13] L’Opposant fait valoir qu’il y a une ambiguïté en ce qui a trait au genre spécifique des marchandises « extraits d'herbes médicinales » et « infusions médicinales aux herbes » couvertes par la demande d’enregistrement. Spécifiquement, l’Opposant fait valoir que les termes « extraits » et « infusions » sont vagues et peuvent avoir de nombreuses interprétations (par exemple « infusion » [en anglais] peut être une sorte de breuvage ou une façon d’introduire une substance dans le corps (par intraveineuse)).
[14] Les deux parties ont fait valoir que le Registraire était en droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire de vérifier le Manuel des marchandises et des services pour vérifier la présence ou non d’une inscription spécifique [voir Effigi Inc c. ZAM Urban Dynamixs Inc (2010), 89 CPR (4th) 461 (COMC); Johnson & Johnson c. Integra Lifesciences Corp (2011), 98 CPR (4th) 429 (COMC)]. Je suis d’accord.
[15] L’Opposant fait remarquer que les termes « extraits d’herbes » et « infusions aux herbes » ne se trouvent pas dans le Manuel des marchandises et des services. Je suis d’accord. Cependant, je ne conclurais pas inexorablement que les Marchandises ne sont pas conformes à l’alinéa 30(a) de la Loi.
[16] La Requérante fait référence à une recherche du terme « herbes » effectuée dans le Manuel des marchandises et des services qui a été révélée à l’audience. La Requérante a fait valoir que les Marchandises étaient désignées au moins aussi spécifiquement que les exemples tirés des résultats de la recherche. Je suis d’accord.
[17] À l’audience, la Requérante a également fait référence à l’alinéa 2.5.2 du Manuel des marchandises et des services qui indique que les « suppléments aux herbes », auxquels la Requérante associe ses « extraits d’herbes » et « infusions aux herbes », doivent être décrits en détail soit :
a. en nommant la maladie, par exemple, arthrite, cancer, etc.; ou,
b. en précisant le groupe de maladies ou le type de maladie, de trouble ou de condition à traiter, par exemple, les maladies cardiovasculaires, les troubles de l'humeur, pour développer la masse corporelle, pour stimuler la perte de poids, etc.; ou,
c. en indiquant le type précis de produits.
[18] La Requérante a précisé que les « extraits d’herbes » et les « infusions aux herbes » étaient employés pour traiter « les hématomes, les plaies, les ligaments, les os et les blessures ».
[19] Après avoir examiné les observations de chacune des parties et les extraits du Manuel des marchandises et des services auxquels j’ai été référée, je suis d’avis que les Marchandises sont suffisamment désignées pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 30 (a) de la Loi.
[20] Compte tenu de ce qui précède, je rejette ce motif d’opposition puisque l’Opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve.
Alinéa 30(e) de la Loi
[21] À l’audience, l’Opposant a fait valoir que même s’il ne retirait pas ce motif d’opposition, il ne produirait aucune observation à ce sujet.
[22] Comme la demande comporte une déclaration selon laquelle la Requérante, elle-même ou par l’entremise d’un licencié, prévoit employer la Marque au Canada, elle satisfait formellement aux exigences de l'alinéa 30(e) de la Loi.
[23] L’Opposant n’a formulé aucune allégation de fait à l’appui de sa déclaration voulant que la Requérante n’ait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises. De plus, rien dans la preuve au dossier ne donne à penser que la Requérante pourrait ne pas avoir véritablement l’intention d’employer la Marque. Par conséquent, je rejette le motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’alinéa 30(e) parce qu’il n’est pas suffisamment étayé ou, subsidiairement, parce que l’Opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve initial.
Motif de non-enregistrabilité fondé sur l’alinéa 12(1)(d) de la Loi
[24] L’Opposant est déchargé de son fardeau de preuve initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d) si l’enregistrement invoqué est en règle à la date de la décision relative à l’opposition. Le Registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le Registre pour confirmer l’existence des enregistrements invoqués par l’opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada ltée c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L’enregistrement de la marque de commerce DEEP RELIEF (LMC314433) est en règle. Je considère donc que l’Opposant s’est acquitté de son fardeau initial.
[25] Je dois maintenant examiner si la Requérante s’est acquittée de son fardeau de preuve.
[26] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[27] Dans l’application du test en matière de confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].
Alinéa 6(5)(a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[28] À l’audience, les deux parties ont demandé que je prenne connaissance d’office des définitions du dictionnaire. Comme je l’ai mentionné à l’audience, je suis habilitée à consulter un dictionnaire pour établir la signification des mots [voir Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co. (1999), 2 CPR (4th) 103 (COMC)]. Le Canadian Oxford Dictionary définit les termes « deep » comme [TRADUCTION] « s’éloignant du sommet », « relief » comme [TRADUCTION] « le soulagement ou la délivrance de la douleur, de la détresse, de l’anxiété, etc. » et « relieve » comme [TRADUCTION] « soulager ou réduire (la douleur, la souffrance, la tension, etc.) ».
[29] Compte tenu des définitions du dictionnaire des mots qui la composent, la marque de commerce DEEP RELIEF de l’Opposant est descriptive des marchandises associées, nommément les « onguents analgésiques ». La marque DEEP RELIEF de l’Opposant évoque que les onguents analgésiques offrent un soulagement en profondeur de la douleur. La marque DEEP RELIEF de l’Opposant ne possède pas, par conséquent, un caractère distinctif inhérent.
[30] La Requérante fait valoir que la Marque comprend un mot inventé et possède donc un caractère distinctif inhérent. Bien que je sois d’accord que la Marque comprend un mot inventé, je considère que le mot RELEEV est phonétiquement équivalent au mot RELIEVE. Bien que je sois d’accord avec la Requérante que le mot RELIEVE est un verbe alors que RELIEF est un nom, je considère que les deux mots évoquent la même idée de telle sorte que le terme RELEEV de la Marque suggère à tout le moins la capacité des Marchandises d’apporter un soulagement à différents problèmes énumérés dans l’état déclaratif des marchandises (c’est-à-dire les hématomes, les plaies, les ligaments, les os et les blessures).
[31] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de commerce DEEP RELIEF de l’Opposant du fait que la Marque comprend un mot inventé tandis que la marque de commerce DEEP RELIEF est essentiellement composée de mots du dictionnaire qui sont descriptifs des marchandises associées. Cependant, aucune des marques des parties ne possède un caractère distinctif inhérent fort.
[32] À l’audience, la Requérante a fait valoir que l’absence de caractère distinctif inhérent de la marque DEEP RELIEF de l’Opposant devrait constituer un facteur déterminant dans l’examen de la probabilité de confusion au sens de la décision du membre Bradbury dans Gemological Institute of America Inc c. Gemology Headquarters International LLC (2012), 105 CPR (4th) 220 (COMC). Dans Gemological Institute, le membre Bradbury a affirmé que dans la plupart des cas, c’est le degré de ressemblance entre les marques qui est le facteur déterminant, dans ce cas, la ressemblance entre les marques était principalement due à l’inclusion des mots GEMOLOGY et GEMOLOGICAL qui sont de toute évidence descriptifs du domaine des parties. Les marques des parties étaient composées d’un certain nombre d’autres mots, et GEMOLOGY/GEMOLOGICAL n’était qu’un mot de chacune des marques. En repoussant le motif d’opposition fondé sur la probabilité de confusion, le membre Bradbury a affirmé que l’Opposante tentait de monopoliser un mot descriptif des marchandises de l’Opposante. En l’espèce, cependant, il ne s’agit pas d’une situation où la Requérante a tiré un mot descriptif de la marque de l’Opposant. C’est plutôt la marque de l’Opposant dans son ensemble qui est semblable à la Marque. Par conséquent, je suis d’accord avec l’Opposant que la décision Gemological Institute peut être distinguée de la présente affaire.
[33] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou par l’emploi, j’examinerai maintenant la mesure dans laquelle la marque de commerce est devenue connue au Canada.
[34] La demande d’enregistrement de la Marque est fondée sur un emploi proposé et la Requérante n’a pas produit d’élément de preuve d’emploi ou de notoriété de la Marque. En conséquence, je dois conclure que la Marque n’est pas devenue connue dans une quelconque mesure.
[35] L’enregistrement de la marque de commerce DEEP RELIEF de l’Opposant a été accordé sur la base d’une déclaration d’emploi en 1986. Dans son affidavit, M. Chan déclare solennellement que l’Opposant et ses prédécesseurs en titre emploient la marque DEEP RELIEF depuis 1986 en liaison avec les onguents analgésiques. M. Chan fournit également des chiffres d’affaires ainsi que des preuves de vente et de publicité des marchandises de l’Opposant.
[36] La Requérante note deux problèmes avec les éléments de preuve de l’Opposant. Premièrement, la Requérante fait valoir que tout emploi présenté de la marque DEEP RELIEF l’est par MCAN et ne peut être imputé à l’Opposant. Deuxièmement, malgré la prétention d’emploi de la marque DEEP RELIEF depuis 1986, l’Opposant n’a produit des éléments de preuve documentaire et des chiffres d’affaires ne remontant qu’à 2008.
[37] Dans son affidavit, M. Chan affirme que depuis la cession de l’enregistrement DEEP RELIEF à l’Opposant en 1993, MCAN a employé la marque au Canada en vertu d’une « entente de licence » avec l’Opposant (paragraphe 12). M. Chan affirme de plus qu’en vertu de cette entente de licence, l’Opposant a [TRADUCTION] « lui-même ou par un représentant autorisé » « indirectement contrôlé les caractéristiques et la qualité des produits portant la marque de commerce DEEP RELIEF vendus au Canada » (paragraphe 13).
[38] La Requérante fait valoir que tout emploi par MCAN ne peut être imputé à l’Opposant puisque l’Opposant n’a pas réussi à satisfaire aux exigences de l’alinéa 50(1) de la Loi. Spécifiquement, la Requérante fait valoir que M. Chan n’a pas fourni de renseignement sur l’entente de licence présumée, ou expliqué pourquoi il s’agissait d’une entente plutôt que d’un contrat de licence, ou nommé le représentant autorisé, ou décrit la façon dont l’Opposant exerce un contrôle indirect des caractéristiques et de la qualité des produits.
[39] À l’audience, l’Opposant a fait valoir que les déclarations solennelles de M. Chan, en l'absence d'un contre-interrogatoire ou d'une preuve contradictoire, sont suffisantes pour étayer le fait que l’Opposant a exercé le degré nécessaire de soin et de contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises de l’Opposant de sorte que l’emploi par MCAN puisse être imputé à l’Opposant en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi [voir Republic of Cyprus c. Producteurs Laitiers du Canada (2010), 84 CPR (4th) 421 (CF); conf. 93 CPR (4th) 255 (CAF) et Boyer Candy Co c. Hershey Canada Inc (2001), 21 CPR (4th) 257 (COMC)].
[40] La Requérante a fait référence aux commentaires de la Cour d’appel fédérale dans Spirits International BV c. BCF SENCRL (2012), 101 CPR (4th) 413 au paragr. 27 au sujet des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi. Spécifiquement, la Requérante a fait valoir que cette décision suggère qu’il y a une obligation de fournir des déclarations de fait décrivant la façon dont le concédant a exercé le degré nécessaire de contrôle. La Requérante m’a dirigée vers le passage suivant de Spirits International :
[27] BCF soutient que les affirmations que l’on trouve dans l’affidavit de monsieur Denisov sont trop vagues pour démontrer que Spirits BV exerçait un contrôle suffisant sur les caractéristiques et la nature de la vodka vendue sous la marque en cause au cours de la période pertinente. Je ne suis pas de cet avis. Selon moi, les déclarations dans l’affidavit de monsieur Denisov ne sont pas que de simples assertions que le contrôle exigé par l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce était exercé. Il s’agit d’affirmations de fait qui expliquent en quoi Spirits BV avait le contrôle exigé et comment elle l’exerçait.
[41] Chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres. En l’espèce, je n’ai aucune raison de douter de la véracité des déclarations solennelles de M. Chan. Je suis d’avis que ses déclarations solennelles concernant l’entente de licence et l’exercice des soins et du contrôle sont suffisantes pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi de sorte que l’emploi par MCAN est imputable à l’Opposant.
[42] Le deuxième problème soulevé par la Requérante en ce qui concerne les éléments de preuve de l’Opposant est que malgré la déclaration solennelle voulant que l’Opposant et ses prédécesseurs en titre emploient la marque DEEP RELIEF au Canada depuis 1986, M. Chan fournit des éléments de preuve documentaire et des chiffres d’affaires ne remontant qu’à 2008.
[43] Dans son affidavit, M. Chan affirme que les produits portant la marque DEEP RELIEF ne sont qu’une partie des produits de soulagement de la douleur distribués par MCAN au Canada. M. Chan affirme que cela comprend une gamme de produits disponibles sous une variété de gels et de timbres, tous conçus pour soulager l’inflammation des muscles et des articulations causée par les activités athlétiques, le sport et les blessures (paragraphe 15).
[44] Dans son affidavit, M. Chan fournit des échantillons d’emballage des produits DEEP RELIEF de l’Opposant qu’il affirme remonter à la date de production de son affidavit (pièce C). M. Chan fait, cependant, la déclaration solennelle que la façon dont la Marque figure sur les échantillons d’emballage en pièce C est représentative de la façon dont la marque DEEP RELIEF a été employée par l’Opposant, par son licencié MCAN, et par les prédécesseurs en titre de l’Opposant en liaison avec les « onguents analgésiques, crèmes, timbres, compresses et gels » au Canada.
[45] La Requérante fait valoir que la façon dont la marque DEEP RELIEF figure sur l’emballage n’est pas suffisante pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi, puisqu’elle figure en liaison avec d’autres marques de commerce de telle sorte qu’elle figure simplement à titre de terme descriptif pour désigner la fonction des produits associés (c.-à-d. « Le nouveau DEEP RELIEF pour un soulagement en profondeur pour douleur en profondeur »). De plus, la Requérante souligne que la marque DEEP RELIEF figure en conjonction avec les marques de commerce DEEP COLD ou DEEP HEATING.
[46] À l’audience, l’Opposant a fait valoir que la jurisprudence indique que rien n’exclut l’emploi de plusieurs marques côte à côte sur l’emballage [voir Ogilvy Renault LLP c. Mephisto Inc (2012), 101 CPR (4th) 477 (COMC); Spirits International BV c. Distilleries Melville Ltee (2011), 96 CPR (4th) 277 (COMC)]. Je suis d’accord avec l’Opposant.
[47] À l’audience, l’Opposant a fait valoir que son premier emploi de la marque DEEP RELIEF était en liaison avec la marque de commerce MENTHACIN puis vers 2008-2009, l’emballage a été modifié pour relancer la marque de sorte qu’une plus grande visibilité a été accordée à la marque de commerce DEEP RELIEF. L’Opposant a fait valoir que cela est appuyé par la présence du mot « new » (« nouveau ») sur l’emballage en référence au fait que les nouveaux produits ont été introduits à la marque DEEP RELIEF.
[48] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que les éléments de preuve attestent que la marque DEEP RELIEF est apposée sur les emballages des produits de l’Opposant de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi depuis 1986. Il demeure toutefois que l’Opposant n’a pas produit d’éléments de preuve établissant l’étendue des ventes au Canada avant 2008. Les chiffres d’affaires de l’Opposant varient de 250 000 $ à 5,7 M$ entre 2008 et 2010. L’Opposant a également fourni des dépenses publicitaires de produits en liaison avec la marque DEEP RELIEF d’environ 40 000 $ par année entre 2008 et 2010. L’Opposant a également produit des échantillons de publicités qui affichent la marque DEEP RELIEF bien en vue entre 2008 et 2010 [affidavit de M. Chan, pièces F1 à F3].
[49] M. Chan affirme que la hausse importante des ventes en 2009 et 2010 peut s’expliquer par l’élargissement de la gamme de produits DEEP RELIEF de l’Opposant [TRADUCTION] « pour comprendre d’autres produits topiques, nommément des compresses et des timbres » (paragr. 22). M. Chan affirme qu’avant 2008, la marque DEEP RELIEF était uniquement apposée sur l’onguent topique.
[50] La Requérante fait valoir que ces autres produits, nommément les compresses et les timbres, ne sont pas des « onguents ». L’Opposant n’est pas d’accord et fait valoir que le fait que les produits ne soient pas spécifiquement commercialisés comme des « onguents » ne signifie pas qu’ils n’en sont pas. L’Opposant fait valoir que la définition d’onguent comprendrait les compresses et les timbres qui libéreraient de l’onguent sur la zone touchée. Je remarque que le Canadian Oxford Dictionary définit « onguent » comme une [TRADUCTION] « préparation lisse et graisseuse pour le soulagement ou la beauté de la peau ». L’Opposant s’appuie sur une définition d’« onguent » qui dit que cela [TRADUCTION] « comprend toute préparation semi-solide pour usage externe qui contient généralement des ingrédients médicinaux ». L’Opposant fait également valoir que l’enregistrement de la marque DEEP RELIEF a été émis il y a plus de 20 ans et que les marchandises « onguents analgésiques » avaient alors une interprétation plus large et plus libérale.
[51] Je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire de trancher si les compresses et les timbres sont des onguents. Le fait est que l’Opposant a produit des échantillons d’emballages et des chiffres d’affaires pour plusieurs produits, dont les gels et les crèmes qui, à mon avis, sont nettement des onguents. Bien qu’il soit malheureux que l’Opposant n’ait pas ventilé les chiffres d’affaires, je suis d’avis que l’Opposant a démontré des chiffres d’affaires non négligeables pour des produits, dont certains sont nettement des onguents analgésiques et les éléments de preuve démontrent que la marque DEEP RELIEF est apposée sur leurs emballages.
[52] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que l’Opposant a démontré que la marque DEEP RELIEF avait acquis une certaine notoriété selon les ventes établies d’onguents analgésiques portant la marque DEEP RELIEF au Canada entre 2008 et 2010.
Alinéa 6(5)(b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[53] Au vu de la preuve au dossier, je suis d’avis que la marque DEEP RELIEF de l’Opposant est employée depuis plus longtemps que la Marque. Par conséquent, ce facteur joue en faveur de l’Opposant.
Alinéas 6(5)(c) et (d) – le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce
[54] Mon appréciation de ce facteur est fonction de l’examen de l’état déclaratif des marchandises de la Requérante tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement par rapport aux marchandises visées par l’enregistrement de l’Opposant [voir Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)].
[55] Quoique je sois d’accord que les marchandises spécifiques des deux parties diffèrent, je remarque une ressemblance importante entre les marchandises des parties puisqu’elles sont toutes les deux composées de produits médicinaux employés pour guérir ou soulager les symptômes liés à diverses maladies.
[56] Le Canadian Oxford Dictionary définit « analgésique » comme ce [TRADUCTION] « qui soulage la douleur ». Les éléments de preuve démontrent que les marchandises de l’Opposant comprennent une gamme de préparations pour soulager la douleur causée par l’arthrite, les entorses, les foulures, etc. de diverses parties du corps. Les marchandises de la Requérante sont employées pour traiter « les hématomes, les plaies, les ligaments, les os et les blessures ». Les exemples de produits fournis par l’Opposant comme éléments de preuve pourraient tous être employés pour soulager la douleur en liaison avec, au moins « les ligaments, les os et les blessures ». Cela crée un chevauchement direct des marchandises des parties. À l’audience, la Requérante a tenté d’établir une distinction entre un emploi analgésique et un emploi thérapeutique. Je ne suis pas d’accord. Je suis d’avis que les notions d’« emploi thérapeutique » et de « traitement de » comme indiqués dans l’état déclaratif des Marchandises pourraient comprendre le soulagement de la douleur.
[57] En ce qui a trait à la définition d’« onguent » susmentionnée, je suis d’avis que les « extraits d'herbes médicinales » et les « infusions médicinales aux herbes » pourraient être des ingrédients des onguents de l’Opposant.
[58] Compte tenu de ce qui précède, je considère qu’il y a une ressemblance dans le genre de marchandises des parties.
[59] En ce qui concerne la nature du commerce des parties, les éléments de preuve démontrent que les onguents analgésiques de l’Opposant sont offerts aux consommateurs en pharmacie et dans les rayons pharmacie des grands magasins et des épiceries à travers le Canada. Les éléments de preuve de l’Opposant démontrent que ses produits sont également vendus en ligne. Je remarque que les éléments de preuve présentent des extraits de sites Web de tiers. Je ne suis pas prête à invoquer les sites Web de ces tiers pour prouver la véracité de leur contenu [voir Candrug Health Solutions Inc c. Thorkelson (2007), 60 CPR (4th) 35 (CF 1re inst.), inf. (2008), 64 CPR (4th) 431 (CAF)]. Cependant, j’accepte la déclaration de M. Chan voulant que les marchandises de l’Opposant soient également disponibles en ligne sur les sites de détaillants.
[60] La Requérante fait valoir que je devrais prendre connaissance d’office du fait que les onguents analgésiques ne sont pas vendus au même rayon que les extraits d’herbes en pharmacie. Je ne suis pas prête à prendre connaissance d’office de ce fait.
[61] La Requérante n’a produit aucun élément de preuve en ce qui concerne la nature de son commerce. Compte tenu de la ressemblance des marchandises des parties, je considère que les voies commerciales des parties peuvent également se chevaucher.
[62] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur joue en faveur de l’Opposant.
Alinéa 6(5)(e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent
[63] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent est le facteur dominant et les autres facteurs jouent un rôle secondaire dans les circonstances d’ensemble [voir Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. (1980), 47 CPR (2) 145, conf. 60 CPR (2d) 70 (CF 1re inst.)] Ce principe a récemment été confirmé par la Cour suprême du Canada dans Masterpiece, supra.
[64] « Même s'il est vrai que les marques ne doivent pas être scindées lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des questions de confusion, il a été jugé que la première partie d'une marque de commerce est celle qui est la plus pertinente lorsqu'il s'agit de se prononcer sur son caractère distinctif » [voir K-Tel International Ltd c. Interwood Marketing Ltd (1997), 77 CPR (3d) 523 (CF 1re inst.) à 527]. En l’espèce, la première partie des marques des parties est identique.
[65] L’Opposant fait valoir que les marques des parties sont ressemblantes au point d’être considérées comme identiques. Quoique je reconnaisse la différence entre RELIEF et RELEEV dans la présentation et possiblement dans le son, je suis d’avis que l’idée suggérée par les mots est essentiellement la même.
[66] La Requérante fait valoir que de petites différences peuvent être pertinentes pour déterminer la probabilité de confusion entre des marques autrement semblables ou identiques. À cette fin, la Requérante s’appuie sur une décision dans laquelle les marques en cause étaient ALOEVITE et ALOESPA [voir Aloette Cosmetics, Inc c. Medique Cosmetics Inc (2006), 51 CPR (4th) 196 (COMC)]. Je suis d’avis que cette affaire peut être distinguée dans les faits. Plus particulièrement, je remarque que bien que dans les deux cas, les préfixes des marques soient identiques, contrairement à la cause mentionnée, en l’espèce, les suffixes sont très similaires dans l’apparence et dans le son et sont essentiellement identiques dans l’idée suggérée.
[67] Je suis d’avis que lorsque les marques sont prises dans leur ensemble, elles partagent un grand degré de ressemblance, particulièrement dans les idées qu’elles suggèrent.
[68] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur joue en faveur de l’Opposant.
Autre circonstance additionnelle – l’état du Registre
[69] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a présenté deux marques de commerce enregistrées de tiers pour tenter d’appuyer une conclusion que des marques comprenant le mot DEEP pour des marchandises semblables coexistaient déjà au Registre avec la marque DEEP RELIEF de l’Opposant.
[70] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il statue en matière d’opposition, le Registraire ne jouit pas du pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance du Registre, sauf pour vérifier l’existence des enregistrements de marques de commerce ou demandes d’enregistrement invoqués [voir Quaker Oats, supra, et Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.(1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC)].
[71] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas disposée à accorder de l’importance aux déclarations de la Requérante en ce qui concerne ces enregistrements de tiers.
Autre circonstance additionnelle – la décision de l'OHIM
[72] Mme Thompson joint à son affidavit une copie d’une décision de l’OHIM en ce qui a trait à une déclaration d’opposition à l’encontre de l’enregistrement de la Marque auprès de cette compétence. L’Opposant fait valoir que cette décision est pertinente puisqu’elle établit que la probabilité de confusion entre les marques des parties a déjà été reconnue par une autre compétence, en l'occurrence l'OHIM, qui a accepté une opposition et refusé l'enregistrement de la Marque auprès de l'OHIM.
[73] L’Opposant fait valoir que bien que des décisions d’autres compétences n’engagent pas le Registraire, elles peuvent, dans des circonstances qui s’y prêtent, être considérées pour leur valeur persuasive ou servir de guide. L’Opposant demande que j’accorde une certaine importance à la décision de l’OHIM en l’espèce.
[74] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a fait valoir que le Registraire n’accorde généralement pas valeur de précédent aux décisions d’autres compétences. Je suis d’accord. Le Registraire n'est aucunement lié à la jurisprudence étrangère. Il en va ainsi notamment dans le cas qui nous occupe, alors qu'aucune preuve n'a été soumise concernant la loi appliquée par la compétence étrangère. Compte tenu de ce qui précède, je considère que la décision prise par l'OHIM n'a aucune valeur jurisprudentielle et que, par conséquent, cette circonstance d'ensemble ne permet pas de corroborer la position de l'Opposant. Ceci dit, je n’ai pas besoin de trancher si cette circonstance appuie les déclarations de l’Opposant pour décider qu’elle joue en sa faveur.
Conclusion
[75] Dans l’application du test en matière de confusion, j’ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du vague souvenir. Compte tenu des circonstances additionnelles, plus particulièrement de la ressemblance entre les marques des parties (surtout dans les idées qu’elles suggèrent), de même que la ressemblance dans le genre de marchandises et la nature du commerce des parties, je ne suis pas d’avis que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de DEEP RELIEF de l’Opposant.
[76] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d) de la Loi est accueilli.
Motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif – alinéa 38(2)(d) de la Loi
[77] La Requérante a le fardeau de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou qu’elle distingue ses marchandises et services de ceux d’autres parties partout au Canada [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l’Opposant a le fardeau initial d’établir les faits invoqués pour appuyer le motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif.
[78] Conformément au fardeau initial qui lui incombe, l’Opposant doit démontrer qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, la marque DEEP RELIEF était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir Bojangles’International, LLC c. Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, conf. (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].
[79] Comme discuté plus en détail à l’examen du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d), l’Opposant a bien démontré que la marque DEEP RELIEF était devenue connue dans une certaine mesure en liaison avec les onguents analgésiques à la date de production de la déclaration d’opposition et, par conséquent, l’Opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve.
[80] La différence concernant les dates pertinentes n’est pas importante et, par conséquent, pour les mêmes raisons susmentionnées à l’examen du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d), je ne suis pas d’avis que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif est également accueilli.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(a)
[81] Étant donné que j’ai déjà accueilli deux motifs d’opposition, je n’examinerai pas le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(a).
Disposition
[82] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
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Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canda
Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay