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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 173
Date de la décision : 2014-08-25
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Bereskin & Parr, visant l'enregistrement no LMC731,893 de la marque de commerce TIMMY'S COFFEE SERVICE au nom de Timmy's Coffee Service Inc.
[1] Le 9 février 2012, à la demande de Bereskin & Parr (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Timmy's Coffee Service Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC731,893 de la marque de commerce TIMMY'S COFFEE SERVICE (la Marque).
[2] L'avis exige que la Propriétaire fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 9 février 2009 et le 9 février 2012. Si la Marque n'a pas été ainsi employée, la Propriétaire doit fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [traduction] « services d'approvisionnement en café » et les marchandises suivantes [traduction] : (1) café, succédanés de café, grandes tasses, moulins à café, cafetières, machines à café, filtres pour machines à café et crémiers; (2) produits de boulangerie, nommément pain, gâteaux, muffins, pâtisseries et tartes.
[4] Les définitions pertinentes d'emploi en liaison avec des marchandises et des services sont énoncées comme suit aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c. Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co c. le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente. En ce qui concerne les services, la présentation de la marque dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].
[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de M. Rocco Carone, président de la Propriétaire, souscrit le 7 septembre 2012. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.
La preuve de la Propriétaire
[7] Dans son affidavit, M. Carone atteste que la Propriétaire s'est lancée en affaires en 2007 dans l'intention de vendre du café et d'offrir des services d'approvisionnement en café. Il atteste que la Propriétaire a commencé à annoncer ses services en ligne et a [traduction] « fait des ventes à des entreprises locales » de « faibles volumes de café ». Il explique que la Propriétaire a ensuite accordé une licence d'emploi de la Marque au restaurant ON-A-BUN, une entreprise pour laquelle M. Carone est un [traduction] « partenaire ». Il atteste que la Marque est employée sous licence [traduction] « en vue d'offrir des services d'approvisionnement en café et de vendre du café, du thé et d'autres boissons chaudes » et que le restaurant On-A-Bun a commencé à employer la Marque [traduction] « en décembre 2011 ou en janvier 2012 environ ».
[8] Pour étayer son allégation d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente, M. Carone joint les onze pièces suivantes à son affidavit :
• La Pièce A consiste en un instantané non daté du site Web de la Propriétaire, www.timmyscoffee.ca, qui, tel que l'atteste M. Carone, a annoncé les services d'approvisionnement en café de la Propriétaire au cours de la période pertinente. M. Carone explique que le site Web se présente [traduction] « sous cette forme depuis plusieurs années » et qu'il n'a pas beaucoup changé depuis 2007. Le site Web fournit des coordonnées et décrit les services de café offerts. Je souligne que la Marque figure bien en vue sur la page. Les logos de quatre grands détaillants de café figurent également sous le titre [traduction] « Marques de café disponibles » : Timothy's, Starbucks, Country Style et Tim Hortons.
• La Pièce B consiste en des imprimés tirés des sites Web de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) et de « Whois » de Networks Solutions qui, ainsi que l'atteste M. Carone, montrent que la date de création du site Web de la Propriétaire remonte à 2007.
• La Pièce C est une facture en blanc qui, tel que l'atteste M. Carone, est représentative des factures que la Propriétaire a remises à ses clients lorsqu'elle a offert des services de livraison de café et vendu des marchandises reliées au café. Un autocollant présentant la mention « Timmy's Coffee Service Inc. » en caractères gras au-dessus de l'adresse et des coordonnées de la Propriétaire figure au haut de ce spécimen de facture. M. Carone atteste que cet autocollant a été apposé sur les factures remises aux clients. Il explique que l'autocollant n'a pas été apposé sur les factures conservées pour les dossiers de la Propriétaire, comme le montrent les pièces suivantes.
• Les Pièces D, E et F représentent des copies de la Propriétaire de trois factures remplies portant une date comprise dans la période pertinente. M. Carone atteste que les factures originales, qui arboraient la Marque, ont été transmises aux clients de la Propriétaire, à savoir Progressive Finishing et Liboys Barber Shop. Les factures montrent la vente de café, de cafetières, de crémiers, de sucre et de manchons pour tasses. La facture de la Pièce E indique également qu'une machine à café a fait l'objet d'une location de deux mois et que des échantillons de thé ont été offerts gratuitement. De même, les factures des Pièces D et F indiquent que des locations de machine à café et qu'un paquet de bâtonnets ont été fournis sans frais. Encore une fois, bien que les factures fournies n'arborent pas la Marque, M. Carone explique que les copies remises aux clients arboraient la Marque, comme le montre la Pièce C.
• Les Pièces G, H et I sont des photographies qui, ainsi que l'atteste M. Carone, montrent le tableau du restaurant On-A-Bun où est affiché le menu. La Marque figure dans une section du tableau près d'une liste de [traduction] « boissons chaudes », qui comprennent du café. M. Carone atteste que le tableau [traduction] « se présente sous cette forme depuis au moins janvier 2012, et possiblement depuis décembre 2011 ».
• Le Pièce J est une copie d'un menu qui, M. Carone atteste-t-il, a également été employé au restaurant On-A-Bun. Comme dans le cas de la pièce précédente, la Marque figure dans la section [traduction] « boissons chaudes » du menu. Cependant, M. Carone ne fournit aucun détail quant au moment ou à l'endroit où ce menu a été présenté aux clients.
• La Pièce K est une série d'imprimés tirés du système comptable du restaurant On-A-Bun. Ces imprimés comprennent des sommaires des ventes et [traduction] « des imprimés de reçus de clients qui montrent l'apparence qu'aurait eu un reçu pour un client ». Les imprimés montrent que le restaurant On-A-Bun a vendu au moins 200 grandes tasses de café au cours de la période pertinente. La mention « LG Timmy's Coffee Service » figure sur les reçus de client reliés à ces ventes.
Emploi de la Marque en liaison avec les services d'approvisionnement en café
[9] La Partie requérante soutient que les factures présentées dans les Pièces C à F ne démontrent pas que la Marque figurait sur les factures remises aux clients et que, en tout état de cause, les factures arborent un nom commercial plutôt que la Marque.
[10] En ce qui concerne le premier argument susmentionné, j'accepte l'explication que donne M. Carone de la pratique normale du commerce de la Propriétaire en ce qui a trait aux factures. En particulier, j'admets que la Propriétaire a ajouté un autocollant présentant la mention « Timmy's Coffee Service Inc. » aux factures qui ont été remises aux clients, tout en conservant des factures sans autocollant pour ses propres dossiers. Quant à la question de savoir si ceci constitue une présentation de la Marque, il a été établi que, dans le contexte de services, une marque de commerce figurant au haut d'une facture suffit à en établir l'emploi [voir Tint King of California Inc c. le Registraire des marques de commerce et al. (2006), 56 CPR (4th) 223 (CF), au paragraphe 35].
[11] De plus, la question de savoir si la présentation d'un nom commercial constitue un emploi d'une marque de commerce dépend des circonstances propres à chaque affaire particulière [Bereskin & Parr c. Kleen-Flo Tumbler Industries Ltd, 2010 CarswellNat 3505 (COMC), au paragraphe 10]. Tel qu'énoncé dans Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c. Toy World Ltd, 1990 CarswellNat 1398 (COMC), [traduction] « l'emploi d'un mot ou d'un ensemble de mots comme marque de commerce ne signifie pas nécessairement que ce même mot ou ensemble de mots ne peut être utilisé comme nom commercial, et vice-versa » [au paragraphe 14]. En l'espèce, j'estime que les clients percevraient « Timmy's Coffee Service Inc. » à la fois comme un nom commercial et comme une marque de commerce employée en liaison avec les [traduction] « services d'approvisionnement en café » offerts. En effet, surtout dans le contexte limité de cette procédure prévue à l'article 45, il est difficile de conclure que le nom de la Propriétaire n'a pas été employé dans le but de « distinguer … les services exécutés par elle des services … exécutés par d'autres » au sens du terme « marque de commerce » conformément à l'article 2 de la Loi. Par conséquent, en appliquant les principes énoncés dans Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltée c. Munsingwear (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), j'estime que l'ajout de « Inc. » en l'espèce n'est qu'une variation mineure par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée.
[12] En tout état de cause, même si les factures ne démontrent pas l'exécution des services en liaison avec la Marque, elles constituent une preuve que la Propriétaire était disposée et apte à exécuter les services d'approvisionnement en café annoncés sur son site Web.
[13] Cependant, la Partie requérante soutient que [traduction] « la preuve n'établit pas que la Marque telle qu'elle est enregistrée a été employée » et que les clients percevraient la marque de commerce telle qu'elle figure sur le site Web comme la marque figurative TIMMY'S plutôt que la marque nominale TIMMY'S COFFEE SERVICE. S'appuyant sur Novopharm Ltd c. Novo Nordisk A/S (2005), 41 CPR 4th 188 (COMC), elle soutient également que le fait de séparer des mots au moyen d'un symbole de marque de commerce (MC) peut être fatal et que, en l'espèce, le symbole de marque de commerce sépare le mot TIMMY'S des mots COFFEE SERVICE.
[14] Si la présence d'un symbole de marque de commerce peut être fatale, j'estime que ce n'est pas le cas en l'espèce. Ici, le symbole de marque de commerce ne fragmente pas les trois mots comme c'était le cas dans Novopharm; le symbole figure plutôt à la droite des trois mots qui forment la Marque. De plus, dans la mesure où la marque de commerce demeure reconnaissable, les marques nominales ne sont pas astreintes à une couleur ou à une police de caractères particulière [voir Ashenmil c. 1161428 Ontario Ltd (2009) 76 CPR (4th) 471 (COMC)]. En l'espèce, la Marque demeure reconnaissable sur le site Web malgré le fait que le mot TIMMY'S est présenté dans une police et une couleur différentes des mots COFFEE SERVICE.
[15] À ce titre, même si je n'étais pas disposé à admettre que les factures remises aux clients constituent une présentation de la Marque dans l'exécution des services d'approvisionnement en café de la Propriétaire, les factures démontrent que la Propriétaire était en mesure d'exécuter et qu'elle a exécuté les services annoncés sur le site Web de la Propriétaire en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente.
[16] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [traduction] « services d'approvisionnement en café » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
Emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises
[17] Comme l'a souligné la Partie requérante, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve quant aux marchandises suivantes [traduction] : succédanés de café, grandes tasses, moulins à café, cafetières, filtres pour machines à café; et produits de boulangerie, nommément pain, gâteaux, muffins, pâtisseries et tartes. De plus, comme la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié de manière à radier ces marchandises.
[18] En ce qui concerne les autres marchandises, à savoir [traduction] café, cafetières et crémiers, comme je l'ai déjà souligné, ces marchandises sont mentionnées dans les factures des Pièces D, E et F. Encore une fois, j'accepte l'explication que donne la Propriétaire en ce qui concerne l'emploi d'autocollants pour présenter la Marque sur les factures remises aux clients. De plus, il existe également une preuve de la vente de café par la licenciée, le restaurant On-A-Bun, au cours de la période pertinente.
[19] Cependant, contrairement aux services analysés ci-dessus, je conviens avec la Partie requérante que les factures ne constituent pas un emploi de la Marque en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises. Si la Marque figure au haut de la facture, elle n'est pas suffisamment liée aux marchandises décrites dans le corps de la facture [voir Tint King, précité]. À cet égard, M. Carone ne fournit pas suffisamment de détails quant à la nature du café et des autres articles fournis pour permettre de conclure que les clients lieraient la Marque à ces marchandises. D'autres marques de commerce peuvent avoir figuré sur les marchandises. En effet, le site Web de la Propriétaire laisse croire que la Propriétaire a seulement fourni du café de tiers (p. ex. Tim Hortons ou Starbucks). Comme seules ces factures démontrent le transfert de cafetières et de crémiers, j'estime que la Propriétaire n'a pas fourni une preuve suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises.
[20] En ce qui concerne le café, cependant, comme je l'ai déjà souligné, M. Carone indique également dans son affidavit que la Marque a été employée en liaison avec la vente de café aux termes de son accord de licence avec le restaurant On-A-Bun. En premier lieu, je souligne que les imprimés fournis dans la Pièce K sont suffisants pour me permettre de conclure que du café a été vendu par le restaurant On-A-Bun.
[21] En ce qui a trait à l'accord de licence, la Partie requérante soutient qu'il faut davantage que de simples affirmations pour établir l'existence d'un accord de licence. Elle fait également valoir que les structures organisationnelles du restaurant On-A-Bun et de la Propriétaire ne sont pas claires, parce que M. Carone s'est simplement décrit comme un [traduction] « partenaire » de l'entreprise On-A-Bun. La Partie requérante soutient que les entreprises n'ont pas de « partenaires » et que, par conséquent, les éléments de contrôle requis manquent de clarté.
[22] Cependant, je souligne qu'un propriétaire n'a pas à démontrer l'existence d'un véritable accord de licence, mais doit plutôt seulement démontrer qu'un contrôle a été exercé sur les caractéristiques et la qualité des marchandises en cause [voir Wells' Dairy Inc c. UL Canada Inc (2000), 7 CPR 4th 77 (CF 1re inst.)]. La preuve doit être considérée dans son ensemble [Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)] et des conclusions peuvent être correctement tirées de la preuve produite [Eclipse International Fashions Canada Inc c. Shapiro Cohen (2005) 48 CPR (4th) 223 (CAF)].
[23] Bien que M. Carone aurait pu employer des mots plus précis, son emploi du terme [traduction] « partenaire » ne devrait pas être interprété aussi étroitement ou techniquement que le soutient la Partie requérante. À mon avis, M. Carone a donné une explication suffisante de l'accord de licence de sorte que l'emploi de la Marque par le restaurant On-A-Bun peut être attribué à la Propriétaire. Après examen de l'affidavit dans son ensemble, il apparaît clairement que M. Carone est, à tout le moins, une âme dirigeante à la fois de la Propriétaire et du restaurant On-A-Bun, ce qui est suffisant dans le cadre de cette procédure [voir Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1re inst.)].
[24] Un peu comme dans ses observations relatives au site Web de la Propriétaire, la Partie requérante soutient également que la marque de commerce telle qu'elle figure dans le tableau de menu du restaurant On-A-Bun ne démontre pas l'emploi de la Marque, comme les clients seraient susceptibles de percevoir TIMMY'S comme une marque figurative distincte. Comme je l'ai déjà mentionné, les marques nominales ne sont pas astreintes à une couleur ou à une police de caractères particulière, dans la mesure où la marque de commerce demeure reconnaissable, comme c'est le cas en l'espèce. De plus, le positionnement de la Marque dans le tableau directement à côté de la liste des prix du café et des autres [traduction] « boissons chaudes » est suffisant pour lier la Marque à ces marchandises vendues par le restaurant On-A-Bun.
[25] En tout état de cause, je souligne que les imprimés de reçus de la Pièce K, qui arborent la Marque, étayeraient également la conclusion que la Marque a été employée par le restaurant On-A-Bun en liaison avec du café, emploi qui pourrait être attribué à la Propriétaire. Bien que la Partie requérante soutienne que les cafés-restaurants ont généralement comme pratique de ne pas remettre de reçus à leurs clients, je ne suis pas disposé à prendre connaissance d'office d'une telle allégation.
[26] À la lumière de l'analyse qui précède quant aux marchandises visées par l'enregistrement, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les marchandises [traduction] « café » seulement.
Décision
[27] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu en ce qui concerne les services et il sera modifié de manière à radier la totalité des marchandises (2) et les marchandises (1) suivantes [traduction] : succédanés de café, grandes tasses, moulins à café, cafetières, machines à café, filtres pour machines à café et crémiers.
[28] L'état déclaratif des services sera [traduction] « services d'approvisionnement en café » et l'état déclaratif des marchandises modifié deviendra [traduction] « café ».
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Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.