Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : GLOBALSERVE
ENREGISTREMENT NO : 468,136
Le 8 mai 2001, à la demande de Gowling Lafleur Henderson s.r.l., le registraire a fait parvenir un avis en application de l’article 45 à Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), le propriétaire inscrit de la marque de commerce portant le numéro susmentionné.
La marque de commerce GLOBALSERVE est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :
[traduction]
1) Fournisseur d’accès Internet; enregistrement de noms de domaine; développement et publication en ce qui concerne le World Wide Web (WWW); consultation et formation dans les domaines de la programmation et de l’élaboration de logiciels; bureautique et télécommunications, notamment la formulation de recommandations pour le choix de systèmes de câblage interne.
2) Service de télécommunications sans fil et de commerce électronique; consultation dans le domaine du développement de matériel d’appoint en matière de communication électronique.
Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’indiquer que la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente se situe à un moment quelconque entre le 8 mai 1998 et le 8 mai 2001.
En réponse à l’avis, l’affidavit de Mme Solange Brard a été déposé avec des pièces. Les deux parties ont déposé des observations écrites. Aucune audience n’a été demandée en l’espèce.
Dans son affidavit, Mme Brard affirme travailler comme avocate conseil à l’interne pour Primus Telecommunications Inc. (Primus). Elle indique que Primus exploite une entreprise de fournisseur de services de télécommunications, notamment en matière de communications interurbaines et de transmission de la voix et des données au Canada, et que sa clientèle est composée à la fois de particuliers et d’entreprises dans l’ensemble du Canada. Mme Brard précise que Primus fournit des services de télécommunication sans fil et d’accès Internet en liaison avec la marque de commerce GLOBALSERVE depuis au moins mai 1995 et que cet emploi existe encore à ce jour. Elle allègue que le logo GLOBALSERVE est employé en liaison avec les services de Primus dans les publicités de son service d’accès Internet et de ses produits, que les clients associent les services de Primus au logo GLOBALSERVE et qu’ils achètent ces services sous la marque de commerce GLOBALSERVE. Mme Brard joint comme pièces B et C des copies de publicités imprimées affichant la marque de commerce en liaison avec les services de Primus et allègue que ces publicités ont été imprimées en juillet 1999 et août 1999. Elle ajoute que Primus fournit un « Guide de démarrage » GLOBALSERVE à ses clients du service d’accès Internet dans la trousse Internet GLOBALSERVE. Elle affirme que la version actuelle du guide a été publiée en 1999 et qu'elle est encore employée à ce jour. Une copie du guide est jointe comme pièce A.
Mme Brard ajoute que le logo GLOBALSERVE est employé en liaison avec les services Internet fournis quotidiennement par Primus à sa clientèle des services d'accès Internet et que chaque client Primus qui achète ces services, et reçoit par conséquent la trousse d'installation GLOBALSERVE de Primus, voit le logo GLOBALSERVE employé en liaison les services d'accès Internet de Primus lors de chaque ouverture de session Internet. Elle conclut son affidavit en alléguant qu'il était manifeste d'après ces renseignements que la marque de commerce GLOBALSERVE a été employée au cours des trois dernières années, et continue à l'être, en liaison avec les produits et services de Primus.
La partie requérante soutient que Primus a simplement allégué avoir employé la marque de commerce et n'a pas présenté d'éléments de preuve démontrant un emploi au sens de la Loi; que, bien que l’auteure de l'affidavit soutienne que les publicités jointes comme pièces B et C à son affidavit ont été imprimées en juillet et août 1999, elle n'affirme pas, et ne démontre manifestement pas, que ces publicités ont réellement été distribuées au Canada au cours de la période pertinente. De plus, la partie requérante fait valoir que l’auteure de l’affidavit n’a démontré d’aucune façon que les clients avaient acheté les services au cours de la période pertinente. Elle ajoute que des conclusions négatives devraient être tirées contre la partie qui présente des éléments de preuve comportant des assertions vagues et ambiguës et qui ne démontrent pas d’emploi réel de la marque de commerce au cours de la période pertinente.
Aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l’annonce de ces services. De plus, suivant l’article 45, il incombe au propriétaire inscrit d’établir l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les services (voir Cornerstone Securities Canada Inc. c. Registraire des marques de commerce et al., 58 C.P.R. (3d) 417).
Après examen de la preuve, j’estime qu’elle est ambiguë et je conclus qu’elle est insuffisante pour démontrer l’emploi de la marque de commerce enregistrée par le propriétaire inscrit au cours de la période pertinente.
Dans son affidavit, Mme Brard a fait référence à la « marque de commerce GLOBALSERVE » et au « logo GLOBALSERVE ». Je ne suis pas certaine de savoir ce qu’elle désigne par le « logo GLOBALSERVE ». Toutefois, je remarque que, à la dernière page de la pièce A, dans la mention de réserve des droits d’auteurs, on fait référence aux marques de commerce « GLOBALSERVE » et « GLOBALSERVE logo ». Il semble que le logo GLOBALSERVE soit le dessin qui y est montré et qui est reproduit ci-dessous :
Par conséquent, il est possible que la mention par Mme Brard du logo de GLOBALSERVE soit une référence à ce dessin. Dans les circonstances, comme l’affidavit déposé est susceptible de plus d’une interprétation, j’interprète l’ambiguïté contre l’inscrivante et, par conséquent, toute mention du logo GLOBALSERVE dans l’affidavit sera considérée constituer une référence à ce dessin et non au terme GLOBALSERVE de la marque (voir Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd., 45 C.P.R. (2d) l94, aux pages l98 et l99, confirmée par 53 C.P.R. (2d) 62).
En ce qui concerne l’emploi par le propriétaire inscrit, il est clair, d’après la jurisprudence (Marcus, faisant affaire sous le nom de Marcus & Associates c. Quaker Oats Co. of Canada, 20 C.P.R. (3d) 46), que l’emploi doit être établi par le propriétaire inscrit ou lui revenir. En l’espèce, Mme Brard fait référence à l’emploi par « Primus Telecommunications Inc. », tandis que le propriétaire inscrit est « Primus Telecommunications Canada Inc. ». En conséquence, si un emploi quelconque a été démontré, il semble que ce ne soit pas en faveur du propriétaire inscrit. De plus, il n’est pas possible de déterminer si un emploi a été établi conformément à l’article 50 de la Loi.
Pour ce qui est d’un emploi quelconque au cours de la période pertinente, bien qu’on fasse mention des publicités imprimées aux mois de juillet et d’août 1999 (pièces B et C) au paragraphe 5 de l’affidavit, publicités qui mentionnent les deux marques de commerce, Mme Brard omet complètement d’indiquer ou de démontrer que ces publicités ont été mises en circulation ou distribuées au cours de la période pertinente (voir Cornerstone, précitée). Les pièces B et C n’établissent donc pas qu’il y a eu publicité de la marque au Canada au cours de cette période. En ce qui concerne le « Guide de démarrage » sur lequel la marque est inscrite et qui, selon Mme Brard, est remis à chaque client de Primus qui se procure la trousse d’accès Internet GLOBALSERVE, comme Mme Brard n’a pas démontré que la trousse Internet GLOBALSERVE a été achetée par des clients au cours de la période pertinente, je ne peux conclure que le guide a été distribué au cours de cette période. Par conséquent, l’existence simple du « guide », sans autre preuve, ne me permet pas de conclure que la marque de commerce a été employée ou montrée en liaison avec les services au cours de la période pertinente.
De plus, bien qu’il soit affirmé au paragraphe 7 de l’affidavit que les services d’accès Internet sont fournis quotidiennement par Primus à ses clients, Mme Brard soutient également que tous les clients de Primus qui ont acheté la trousse d’installation Internet du programme GLOBALSERVE voient le « logo GLOBALSERVE » à chaque ouverture de session Internet. En conséquence, bien que Primus fournisse quotidiennement, depuis mai l995, des services d’accès Internet à des clients qui, à un moment donné, ont acheté la trousse de démarrage Internet par le biais du programme GLOBALSERVE, il semble que la marque de commerce qui apparaît ou est affichée à l’écran d’ordinateur est le logo de GLOBALSERVE et non le terme GLOBALSERVE qui constitue la marque de commerce.
Dans le cadre d’une instance fondée sur l’article 45, une preuve surabondante n’est pas exigée. Cependant, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de parvenir à une conclusion claire relativement à l’emploi de la marque enregistrée par le propriétaire inscrit. En l’espèce, j’estime que la preuve ne me permet pas de conclure que la marque de commerce enregistrée a été employée en liaison avec l’un quelconque des services au cours de la période pertinente.
Comme la preuve présentée ne démontre pas l’emploi, au sens du paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce, de la marque de commerce enregistrée GLOBALSERVE en liaison avec un service quelconque spécifié au registre, au cours de la période pertinente et qu’il n’est pas démontré que le propriétaire inscrit a employé la marque de commerce ou que l’emploi lui revient, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être radié.
L’enregistrement no 468,136 sera radié conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 17 DÉCEMBRE 2003.
D. Savard
Agente d’audience principale
Article 45