Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 156
Date de la décision : 2013-09-24
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par la Ville de Terrace à l’encontre des demandes d’enregistrement nos 1,447,624 et 1,447,857 pour les marques de commerce KERMODE WARRIOR et KERMODE WARRIOR & Dessin au nom de CanadianPacific Phytoplankton Ltd.
I. Contexte
[1] La Ville de Terrace (l’Opposante) est propriétaire des marques officielles KERMODE BEAR et KERMODEI BEAR. Le registraire a donné un avis public de l’adoption et de l’emploi par la Ville de Terracede de ces marques officielles le 21 janvier 2004 en vertu des demandes nos 915,507 et 915,506, respectivement.
[2] CanadianPacific Phytoplankton Ltd. (la Requérante) a déposé une demande pour l’enregistrement des marques de commerce KERMODE WARRIOR (la Marque) et KERMODE WARRIOR & Dessin (la Marque figurative), affichées ci-dessous, le 10 août 2009 et le 11 août 2009, respectivement.
[3] Les demandes se fondent toutes deux sur un emploi projeté au Canada, car elles couvrent toutes deux divers compléments alimentaires et nutritionnels, boissons à des fins médicales et une variété de produits de soins personnels, tels que des shampooings, des lotions corporelles, etc.
[4] La Ville de Terrace s’est opposée aux demandes en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T‑13 (la Loi) aux motifs suivants : (i) elles ne respectent pas les exigences de l’alinéa 30(i) de la Loi; (ii) les marques de commerce ne sont pas enregistrables en vertu des dispositions de l’alinéa 12(1)(a) de la Loi, car elles sont constituées principalement du nom ou du nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes; et (iii) les marques de commerce ne sont pas enregistrables en vertu de l’alinéa 12(1)(e) de la Loi, car elles constituent des marques dont l’adoption est interdite en vertu de l’alinéa 9 (1)(n)(iii) de la Loi, à la lumière des marques officielles susmentionnées KERMODE BEAR et KERMODEI BEAR de l’Opposante.
[5] Les deux parties ont produit des preuves et un plaidoyer écrit. Les preuves et les plaidoyers écrits sont les mêmes dans les deux affaires. L’Opposante a également demandé l’autorisation de produire une preuve supplémentaire pendant les procédures. Cependant, la demande d’autorisation a été rejetée. Aucune audience n’a eu lieu.
[6] Pour les raisons suivantes, j’ai conclu que les demandes étaient conformes aux exigences de l’alinéa 30(i) de la Loi et que les marques de commerce sont enregistrables en vertu des alinéas 12(1)(a) et 12(1(e) de la Loi.
II. Fardeau de preuve
[7] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s’appuie chacun de ses motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI) à 298].
III. Analyse
Demande no 1,447,624
Alinéa 30(i)
[8] L’alinéa 30(i) de la Loi exige de la Requérante qu’elle se déclare satisfaite d’avoir le droit d’employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu’une requérante a fourni la déclaration requise, la jurisprudence suggère que la non-conformité à l’alinéa 30(i) ne peut être soulevée que dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration de la Requérante fausse, par exemple, en présence de preuve de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à 155 et Société canadienne des postes c. Registraire des marques de commerce (1991), 40 CPR (3d) 221 (CFPI)]. Ces circonstances n’existent pas dans la présente affaire. Ce motif d’opposition est donc rejeté.
Alinéa 12(1)(a)
[9] L’Opposante a allégué que la Marque n’est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l’alinéa 12(1)(a) de la Loi, car elle est constituée principalement du nom ou du nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.
[10] La date pertinente pour l’évaluation de ce motif d’opposition est la date de dépôt de la demande de la Requérante, nommément le 10 août 2009 [voir Calvin Klein Trade-mark Trust c. Wertex Hosiery Inc (2004), 41 CPR (4th) 552 (COMC) et Jurak Holdings Ltd c. Matol Biotech Laboratories Ltd (2006), 50 CPR (4th) 337 (COMC)].
[11] Dans Jurak Holdings Ltd c. Matol Biotech Laboratories Ltd (2007),64 CPR (4th) 195 (COMC), confirmé par 69 CPR (4th) 321 (CF), le membre Carrière a résumé le test en vertu de l’alinéa 12(1)(a) comme suit, au paragr. 16 :
Les deux arrêts-clés sur la question de la non-enregistrabilité d’une marque de commerce constituée d’un mot qui n’était principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes sont Canada (Registraire des marques de commerce) c. Coles Book Stores Ltd, [1974] RCS 438, 4 CPR (2d) 1, Gerhard Horn Investments Ltd c. Registraire des marques de commerce (1983), 73 CPR (2d) 23 (CFPI) et Standard Oil Co c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1968] 2 Ex CR 523, 55 CPR 49. Comme il est défini dans ces arrêts, le test à appliquer lors de l’interprétation de l’alinéa 12(1)(a) comporte deux volets :
1) la première condition est d’abord et avant tout de déterminer si la Marque est le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé récemment;
2) si la réponse à la première question est affirmative, le Registraire doit déterminer si la Marque, à l’esprit du consommateur canadien moyen, sera perçue comme étant « principalement » un nom ou un nom de famille plutôt qu’autre chose.
[12] Bien que l’Opposante ait plaidé l’alinéa 12(1)(a) dans sa déclaration d’opposition, elle n’a fait aucune présentation en liaison avec ce motif d’opposition dans son plaidoyer écrit. De plus, elle a produit une preuve suggérant que le mot KERMODE signifie tant un nom de famille qu’une sous-espèce d’ours noir d’Amérique qui vit dans les régions côtières du centre et du nord de la Colombie-Britannique [voir pièces « B »- « D » de l’affidavit de Laura Duckett, souscrite le 29 août 2011].
[13] La Requérante atteste que l’alinéa 12(1)(a) ne s’applique pas, car la marque de commerce n’est pas KERMODE en soi, mais plutôt KERMODE WARRIOR et qu’elle ne constitue donc pas un mot qui est principalement un nom ou un nom de famille. La Requérante allègue également que même si l’alinéa 12(1)(a) était applicable, la preuve suggère que KERMODE n’est pas principalement un nom de famille, car il signifie également une espèce animale.
[14] La preuve au dossier suffit à établir que « KERMODE » est un nom de famille. Cependant, comme l’a remarqué la Requérante, la marque de commerce est formée d’une combinaison du mot KERMODE, qui signifie à la fois un nom de famille et une espèce d’ours, et du mot WARRIOR, qui est un mot ordinaire du dictionnaire. À la lumière de ce qui précède, je suis d’accord avec la Requérante pour affirmer que la marque de commerce dans son ensemble n’est pas contraire à l’alinéa 12(1)(a) de la Loi, car dans son intégralité, elle n’est pas principalement un nom ou un nom de famille [voir Molson Cos c. John Labatt Ltd (1982) 58 CPR (2d) 157 (CFPI)].
[16] Je rejette donc le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(a) de la Loi.
Alinéa 12(1)(e)
[15] L’Opposante a allégué que la Marque n’est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l’alinéa 12(1)(e) de la Loi, car il s’agit d’une marque dont l’adoption est interdite en vertu de l’alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi.
[16] L’alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi est reproduit ci-dessous :
9(1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :
. . . . .
(n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :
. . . . .
(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services, à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;
[17] La date pertinente pour l’évaluation de ce motif d’opposition est la date de ma décision [voir Association olympique canadienne c. Allied Corp (1989), 28 CPR (3d) 161 (CAF) et Canadian Olympic Assn/Assoc Olympique Canadienne c. Olympus Optical Co (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF)].
[18] En appui à ce motif, l’Opposante s’appuie sur ses marques officielles KERMODE BEAR et KERMODEI BEAR. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et vérifié que chacune de ces marques officielles était toujours au registre [Quaker Oats Co of Canada c. Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].
[19] Je remarque qu’il n’y a aucune preuve au dossier concernant l’adoption et l’emploi par l’Opposante de ses marques officielles, pas plus qu’il n’y a de preuve permettant de démontrer que l’Opposante est, en fait, une autorité publique.
[20] Dans ce cas particulier, la Requérante n’a pas remis en question la situation de l’Opposante en tant qu’autorité publique; elle n’a pas non plus remis en question l’adoption et l’emploi par l’Opposante de ses marques officielles. En l’absence de preuve suggérant que les marques officielles de l’Opposante n’ont pas été employées, l’Opposante n’a pas l’obligation de prouver l’adoption et l’emploi de ses marques officielles [voir Association olympique canadienne c. Allied Corp à la page 166]. De plus, comme la Requérante n’a laissé plané aucun doute sur le fait que l’Opposante se qualifiait ou non d’autorité publique, l’Opposante n’a pas l’obligation de prouver son état à ce sujet afin de s’appuyer sur ses marques officielles [voir Association des Grandes Sœurs de l’Ontario c. Association des Grands Frères du Canada (1999), 86 CPR (3d)504 (CAF); confirmé par (1997) CPR (3d) 177 (CFPI) et Vancouver Organizing Committee c. Brownridge (2009) CanLII 90466 (COMC)].
[21] L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial quant à ce motif. Par conséquent, je dois donc poursuivre afin de déterminer si le test à l’alinéa 9(1)(n)(iii) a été satisfait.
[22] Comme mentionné à l’alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi, le test à appliquer consiste à déterminer si la marque de la Requérante est composée de la marque officielle ou la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque officielle. La jurisprudence a interprété l’expression « composée » de l’article 9 comme signifiant « identique à ». En ce qui concerne le test en matière de ressemblance précisé à l’article 9, la jurisprudence indique qu’il devrait s’appliquer en matière de première impression et de vague souvenir, relativement aux facteurs énoncés à l’alinéa 6(5)(e) [voir Association des Grandes Sœurs de l’Ontario c. Grands Frères du Canada (1999), 86 CPR (3d) 504 (CAF), confirmant (1997), 75 CPR (3d) 177 (CFPI) et Conseil canadien des ingénieurs c. APA-The Engineered Wood Assn (2000), 7 CPR (4th) 239 (CFPI)].
[23] Il ne fait nul doute que la marque de commerce KERMODE WARRIOR de la Requérante n’est identique à aucune des marques officielles de l’Opposante, nommément KERMODE BEAR et KERMODEI BEAR. Je dois donc évaluer si la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec l’une ou l’autre des marques de l’Opposante.
[24] La Requérante adopte la position selon laquelle la ressemblance de ses Marques n’est pas telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre avec les marques officielles de l’Opposante. La Requérante s’est reportée énormément à la jurisprudence dans son plaidoyer écrit. Cependant, la nature de ses présentations n’est pas particulièrement substantielle.
[25] La Requérante a présenté comme preuve l’affidavit d’Alan Booth, un recherchiste en marque de commerce, souscrit le 7 novembre 2011. La pièce « A » de l’affidavit de M. Booth consiste en une portion de l’historique du dossier de demande d’enregistrement de la Marque. La pièce « B » consiste en une portion de l’historique du dossier de demande d’enregistrement de la Marque figurative et la pièce « C » consiste en une portion de l’historique du dossier d’enregistrement de la marque de commerce no LMC711440 pour la marque de commerce KERMODE SPIRIT BEARS IN THE CITY, propriété d’un tiers.
[26] La Requérante allègue qu’il ne fait nul doute, d’après les historiques de dossiers pour chacune des marques antérieures KERMODE, que l’examinateur dans chaque dossier était au courant des marques officielles de l’Opposante lors de l’examen et qu’il les a tout de même approuvées. La Requérante semble être d’avis que ce fait est important dans le cadre de la présente procédure d’opposition. Je ne suis pas d’accord.
[27] En effet, une décision par la section Examens de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada n’est pas contraignante pour cette Commission et n’a aucune valeur de précédent. La section Examens ne dispose d’aucune preuve produite par les parties dans une procédure d’opposition. De plus, le fardeau qui repose sur une requérante est différent selon que la demande est à l’étape de l’examen ou à l’étape d’opposition.
[28] Bien entendu, l’Opposante est d’avis que la ressemblance entre la Marque et les marques officielles est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre, probablement en raison de la présence de KERMODE dans la Marque. L’Opposante prétend que KERMODE est généralement considéré comme désignant l’ours Kermode (« Kermode bear ») et elle affirme donc que le terme KERMODE à l’intérieur de la Marque suggère la même signification que celle des marques officielles KERMODE BEAR et KERMODEI BEAR de l’Opposante.
[29] En plus de la preuve qu’elle a produite afin de démontrer que KERMODE est une espèce d’ours (consulter les paragraphes 6 et 7 et les pièces « E » et « F » de l’affidavit de Laura Duckett, souscrite le 29 août 2011), l’Opposante a également produit des imprimés des sites Web de la Requérante aux adresses www.kermodewarrior.com et www.kermodenaturals.com (consulter les paragraphes 8 et 9 de l’affidavit Duckett et les pièces « G » et « H »). Les sites Web affichent la Marque (pièce « G ») et les termes Kermode Naturals (pièce « H ») en combinaison avec des dessins d’ours.
[30] L’Opposante allègue que l’emploi d’un dessin d’ours par la Requérante, en combinaison avec sa marque de commerce KERMODE WARRIOR, prouve sans l’ombre d’un doute que la Marque visait à se reporter à l’ours Kermode et non à suggérer toute autre idée.
[31] Même s’il y avait lieu d’admettre que le terme KERMODE dans les marques des parties serait reconnu comme se reportant à l’ours Kermode, cela ne mène pas nécessairement à la conclusion automatique que l’on pourrait les confondre.
[32] Bien que les marques des parties puissent être jugées similaires dans la mesure où elles comportent toutes deux le terme KERMODE (ou la variante KERMODEI), elles comportent également des termes supplémentaires qui servent à créer des différences visuelles et phonétiques, de même que des différences de connotation. En particulier, l’ajout du terme WARRIOR à la Marque entraîne des différences dans la présentation et le son, ainsi qu’une connotation quelque peu différente, puisque la dernière partie des marques de l’Opposante est formée du terme BEAR. À mon avis, un « ours » ne serait pas typiquement considéré comme un guerrier (« warrior ») et aucune preuve ne suggère le contraire.
[33] Lorsque l’on considère les marques dans leur intégralité, je constate que la ressemblance entre elles dans la présentation, le son et l’idée qu’elles suggèrent suffit à faire en sorte qu’on puisse vraisemblablement confondre la Marque avec les marques officielles de l’Opposante.
[34] Par conséquent, je rejette ce motif d’opposition.
Demande no 1,447,857
[35] La déclaration d’opposition produite à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,447,857 pour la Marque figurative plaide les mêmes motifs d’opposition que ceux qui ont été plaidés à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,447,624.
[36] Les motifs de l’alinéa 30(i) et de l’alinéa 12 (1)(a) allégués relativement à la demande d’enregistrement no 1, 447, 857 sont rejetés pour les mêmes raisons qu’ils ont été rejetés relativement à la demande d’enregistrement no 1, 447, 624, car la légère différence dans les dates pertinentes pour les demandes d’enregistrement n’a aucune incidence sur mon analyse.
[37] En ce qui concerne le motif fondé sur l’alinéa 12(1)(e), je suis d’avis que les caractéristiques du dessin ainsi que le texte supplémentaire de la Marque figurative servent à la différencier davantage des marques officielles de l’Opposante. La Marque figurative est essentiellement formée des termes KERMODE WARRIOR sur un fond de type signe ou bannière entourés par les bras d’un gros ours, avec les termes français KERMODE GUERRIER en plus petits caractères en dessous. L’ours forme une partie relativement imposante et dominante de la Marque figurative. Compte tenu de l’impact visuel global créé par la Marque figurative et des différences visuelles et phonétiques entre les marques en question, je suis convaincue que la ressemblance entre la Marque figurative et l’une ou l’autre des marques officielles de l’Opposante n’est pas telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
[38] Par conséquent, je rejette également ce motif d’opposition.
Décision
[39] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse les deux oppositions en application du paragraphe 38(8) de la Loi.
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Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.