Contenu de la décision
Traduction/Translation
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2011 COMC 122
Date de la décision : 2011-07-18
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Ozone Community Corporation à l’encontre de la demande d’enregistrement nº 1269487 pour la marque de commerce GLAMOUR au nom de Advance Magazine Publishing Inc.
Le dossier
[1] Le 15 août 2005, Advance Magazine Publishing Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce GLAMOUR, fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec un large éventail de services dans les domaines de la télédiffusion et des télécommunications et avec divers services auxiliaires connexes. La demande a ensuite été modifiée pour préciser les services suivants :
Mise à disposition d'information à l’intention des femmes dans le domaine de la mode, de la beauté, du style et de la culture distribuée au moyen de la télévision, par satellite, au moyen de supports audio et vidéo et au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de médias sans fil.
[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le numéro du 26 juillet 2006 du Journal des marques de commerce, et Ozone Community Corporation a produit une déclaration d'opposition le 26 février 2008. La longue période de temps qui s’est écoulée entre l’annonce dans le Journal et l'opposition s’explique par le fait que l'opposante a obtenu, avec le consentement de la requérante, plusieurs autorisations prorogeant le délai pour la présentation de sa déclaration d'opposition.
[3] Le 27 mars 2008, le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante, comme l'exige le paragraphe 38(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait de façon générale les allégations faites dans la déclaration d'opposition.
[4] La preuve de l'opposante consiste en une copie certifiée conforme de son enregistrement pour la marque de commerce GLAMOUR & Dessin. La preuve de la requérante consiste en l’affidavit de Elenita Anastacio, recherchiste en marques de commerce. Aucune des parties n'a présenté d'observations écrites. Seule la requérante s’est présentée à l’audience tenue le 26 mai 2011.
La déclaration d'opposition
[5] Selon le premier motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement au Canada.
[6] Selon le deuxième motif, fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la marque GLAMOUR visée par la demande n’est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque déposée GLAMOUR & Dessin de l'opposante (voir le paragraphe 11 ci-dessous), employée en liaison avec des vêtements et des marchandises connexes tel qu’il est indiqué dans l'enregistrement (voir le paragraphe 12 ci-dessous).
[7] Selon les troisième et quatrième motifs, la requérante n'a pas le droit, suivant les alinéas 16(3)a) et b), d'enregistrer la marque visée par la demande parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de l'opposante HYSTERIC GLAMOUR (demande no 1133904) et GLAMOUR & Dessin, lesquelles ont fait l’objet d’une demande d’enregistrement et ont antérieurement été employées au Canada par l’opposante.
[8] Selon le cinquième et dernier motif, fondé sur l’article 2 et l’alinéa 38(2)d), la marque visée par la demande n'est pas adaptée à distinguer les services de la requérante des marchandises de l'opposante.
La preuve de l’opposante
Demande no 1133904
[9] L'opposante n'a pas fourni la preuve de sa demande no 1133904 pour l’enregistrement de la marque HYSTERIC GLAMOUR invoquée dans sa déclaration d'opposition. Cependant, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre pour confirmer l'existence de la marque : voir Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc. (1990), 32 C.P.R. (3d) 525, p. 529 (C.O.M.C.). Ce faisant, j'ai remarqué que la demande pour la marque HYSTERIC GLAMOUR est fondée sur son emploi et son enregistrement aux États-Unis en liaison avec les marchandises indiquées ci-dessous, et que la date de priorité de production du 28 janvier 2002 est revendiquée au Canada :
(1) Colliers; cahiers et relieurs à feuilles mobiles; fourre-tout en cuir, portefeuilles, sacoches de ceinture, sacs banane, fourre-tout, sacoches de ceinture et sacs banane fabriqués de toile, de denim, de nylon ou de vinyle; verres à boissons; mouchoirs; vêtements, nommément hauts, débardeurs, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, cardigans, chandails, vestes, manteaux, gilets, bas, pantalons, jeans, pantalons de survêtement, caleçons, shorts, jupes-shorts, barboteuses, combinaisons-pantalons, salopettes, jupes, robes, chasubles, maillots, collants, sous-vêtements, vêtements de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes-pantoufles, chaussettes, bonneterie, bandanas, mouchoirs de cou, cache-nez, casquettes et chapeaux, bandeaux, gants, ceintures; briquets (autres qu’en métaux précieux). (2) Lunettes, disques, disques vidéo vierges, bandes vidéo vierges, vêtements isothermiques, planches de natation, films pour diapositives, extincteurs; meubles, nommément chaises, miroirs, cadres; macarons, épingles, emblèmes, rubans, nattes; (3) Articles de sport, nommément planches à roulettes.
[10] Je remarque également que la demande était pendante le 26 juillet 2006, soit à la date de l’annonce de la demande d'enregistrement de la marque dans le Journal de marques de commerce.
Enregistrement no LMC 656337
[11] La marque enregistrée GLAMOUR & Dessin de l'opposante est reproduite ci-dessous :
Dans l'image ci-dessus, on ne voit pas très clairement que le mot HYSTERIC est écrit à la verticale dans la partie verticale de gauche de la lettre G. La marque de l'opposante porte officiellement le nom HYSTERIC GLAMOUR & Dessin. Cependant, à cause de la petite taille et de la difficulté de voir la composante HYSTERIC, j’emploierai GLAMOUR & Dessin pour désigner la marque de commerce de l'opposante.
[12] L'enregistrement de la marque de commerce GLAMOUR & Dessin de l'opposante est fondé sur l’emploi et l'enregistrement de la marque aux États-Unis d'Amérique, relativement aux marchandises suivantes :
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, vestes, robes, costumes, bain-de-soleil et jupes, hauts, débardeurs, pulls d’entraînement, cardigans, chandails, manteaux, gilets, bas, pantalons, jeans, pantalons de survêtement, caleçons, jupes-shorts, barboteuses, combinaisons-pantalons, salopettes, chasubles, léotards, collants, sous-vêtements,vêtements de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes-pantoufles, chaussettes, bonneterie,bandanas, mouchoirs de cou, cache-nez, casquettes et chapeaux, bandeaux, gants, ceintures.
(2) Articles de sport, nommément planches à roulettes.
(3) Colliers, carnets et reliures, sacs banane en toile, denim, nylon ou vinyle, sacs banane en cuir, fourre-tout en cuir, sacoches de ceinture en cuir, portefeuilles en cuir, fourre-tout, sacoches de ceinture, portefeuilles, couvertures de lits, tentures, mouchoirs, taies d’oreiller, rideaux de douche et briquets non faits de métaux précieux.
(4) Vidéodisques vierges, bandes vidéo vierges, lunettes de prescription, films pour diapositives exposés, meubles, miroirs, cadres, boutons de vêtements, épingles de fantaisie décoratives pour vêtements, emblèmes brodés, nattes, rubans pour les cheveux.
[13] Dans la demande menant à l'enregistrement, la date du 28 janvier 2002 était revendiquée comme date de priorité de production. Cependant, je constate que la demande pour l’enregistrement de la marque GLAMOUR & Dessin n'était pas pendante le 26 juillet 2006 étant donné que la marque avait été enregistrée le 11 janvier 2006. Par conséquent, l'opposante ne peut pas compter sur la demande d’enregistrement de la marque GLAMOUR & Dessin pour étayer un motif d'opposition dans lequel elle allègue l’absence de droit à l’enregistrement sur le fondement de la production antérieure d’une demande d’enregistrement : voir le paragraphe 16(4) de la Loi sur les marques de commerce.
La preuve de la requérante
Elenita Anastacio
[14] Les éléments suivants sont établis au moyen des pièces produites au soutien de l'affidavit de Mme Anastacio : (1) les détails de trois enregistrements pour la marque GLAMOUR appartenant à la requérante en liaison avec, respectivement (i) des disques CD ROM interactifs ayant trait aux magazines de mode et des marchandises connexes, (ii) l'exploitation d'un site Web de l’Internet qui permet aux consommateurs de souscrire à des magazines de consommateurs et (iii) la mise à disposition, par divers moyens, d'information à l’intention des femmes sur la mode et la beauté, (2) plusieurs enregistrements, présentés en liasse ‑ appartenant à des tiers ‑, de marques qui comportent, en totalité ou en partie, la composante GLAMOUR ou GLAMOR. Un bref examen des pièces révèle environ 38 enregistrements comportant cette caractéristique, inscrits au nom de différents propriétaires et couvrant différentes marchandises, dont des cosmétiques et des vêtements.
Les fardeaux de preuve
[15] Il incombe au requérant d’établir que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce, contrairement à ce qu’allègue l'opposant dans la déclaration d'opposition. L'existence d’un fardeau ultime au requérant signifie que si, après la production de la totalité de la preuve, on ne peut tirer une conclusion donnée sur cette question, celle-ci doit être tranchée à son encontre. Cependant, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a également le fardeau de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels il appuie chacun des motifs invoqués dans sa déclaration d’opposition : voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, page 298. L'existence d’un fardeau incombant à l'opposant au sujet d’une question en particulier signifie que cette question ne pourra être prise en considération que s’il existe des éléments de preuve suffisants à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question.
Les principales questions en litige
[16] En ce qui concerne le premier motif d'opposition, l’allégation fondée sur l'alinéa 30i) est valable si une fraude de la part de la requérante est alléguée ou si des dispositions législatives fédérales précises empêchent l’enregistrement de la marque visée par la demande : voir Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155, et Canada Post Corporation c. Registraire des marques de commerce (1991), 40 C.P.R. (3d) 221. En l’espèce, les actes de procédure n’étayent pas l’existence d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) et celui-ci est donc rejeté. En ce qui concerne le cinquième motif d'opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif, l'opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau d’établir que ses marques avaient acquis une réputation au Canada. Le cinquième motif d'opposition est donc lui aussi rejeté.
[17] En ce qui concerne les troisième et quatrième motifs d'opposition fondés sur l’absence de droit à l’enregistrement, j'ai déjà mentionné que l'opposante ne peut compter sur sa demande d’enregistrement de la marque GLAMOUR & Dessin pour étayer le motif d'opposition dans lequel elle invoque l'alinéa 16(3)b). En outre, comme l'opposante n'a pas établi qu'elle avait employé ou fait connaître ses marques au Canada, aucune des marques ne peut être invoquée pour appuyer le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a).
[18] Dans les autres motifs, elle allègue (i) l’absence de droit à l’enregistrement, sur le fondement de l'alinéa 16(3)b) ‑ soulevant ainsi la question de savoir si la marque faisant l'objet de la demande crée de la confusion avec la marque HYSTERIC GLAMOUR, objet de la demande no 1133904 ‑, et (ii) la non-enregistrabilité, en vertu de l'alinéa 12(1)d) – soulevant ainsi la question de savoir si la marque faisant l'objet de la demande crée de la confusion avec la marque déposée GLAMOUR & Dessin de l'opposante. La date pertinente pour évaluer l’absence de droit à l’enregistrement est la date de production de la demande alors que celle qui vaut pour l’évaluation de la non-enregistrabilité est la date de ma décision : pour un résumé de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir American Association of Retired Persons c. Association canadienne des individus retraités, (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pages 206 à 209 (C.F. 1re inst.).
L’examen en matière de confusion
[19] Il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi reproduit ci-dessous, entre la marque GLAMOUR faisant l'objet de la demande et l'une ou l’autre des marques de l'opposante, soit HYSTERIC GLAMOUR et GLAMOUR & Dessin :
L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque […] sont fabriquées [...] ou que les services liés à cette marque […] sont […] exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
Ainsi, le paragraphe 6(2) ne vise pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou des services issus d'une source proviennent d'une autre source. En l’espèce, il faut donc se demander – pour se conformer aux exigences du paragraphe 6(2) ‑ si l'information sur la mode et la beauté provenant de la requérante pourrait créer de la confusion en laissant croire que cette information provient, ou qu'elle est appuyée, par l'opposante.
L’examen des facteurs énoncés au paragraphe 6(5)
[20] Les facteurs dont il faut tenir compte pour décider si deux marques créent de la confusion, sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenus connues; la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. Tous les facteurs n'ont pas nécessairement le même poids. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun dépend des circonstances : voir Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.).
[21] La marque GLAMOUR faisant l'objet de la demande possède un caractère distinctif inhérent relativement faible puisque le mot « glamour » est un terme élogieux qui convient à un emploi en liaison avec la mode, la beauté, le style et la culture, comme le démontre la preuve de l’état du registre fournie par la requérante. De même, la marque GLAMOUR & Dessin de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent relativement faible lorsqu'elle est employée en liaison avec des vêtements et des accessoires de mode. À cet égard, la caractéristique graphique de la marque ajoute peu au caractère distinctif de la marque dans son ensemble et le mot HYSTERICAL est une caractéristique de troisième ordre de la marque qu’on remarque à peine. Le caractère distinctif inhérent de la marque HYSTERICAL GLAMOUR est suffisant surtout en raison de la première composante HYSTERICAL. Aucune des parties n'a démontré que ses marques avaient acquis un caractère distinctif à la date pertinente.
[22] La période pendant laquelle les marques en cause ont été employées n'est pas un facteur pertinent puisqu'aucune des parties n'a démontré qu’elle a employé ses marques. Compte tenu de la description des marchandises et des services des parties, telle qu'énoncée aux paragraphes 1, 9 et 12 ci-dessus, et en l'absence de preuve contraire, il semble que les marchandises et les services des parties, de même que leur entreprise et la nature de leur commerce, sont très différents. Il est toutefois possible que les entreprises des parties se chevauchent vu que la requérante pourrait fournir de l'information à propos des vêtements et autres marchandises de l'opposante.
[23] Il y a nécessairement une ressemblance entre les marques en cause étant donné que l’ensemble de la marque GLAMOUR, visée par la demande, est composée d'un élément dominant de la marque de l'opposante. Toutefois, les différences visuelles globales entre les marques en cause sont plus importantes que les similarités visuelles, et les différences globales dans les idées que les marques en cause suggèrent l'emportent aussi sur leurs similitudes. Le son constitue possiblement l’aspect où la ressemblance est plus frappante entre la marque visée par la demande et de la marque GLAMOUR & Dessin de l'opposante, si l’on tient pour acquis que les consommateurs ne discerneraient pas le mot HYSTERICAL, lequel constitue une composante de troisième ordre, et que sur le plan sonore, ils n’associeraient pas les caractéristiques graphiques de la marque à ce mot.
Décision
[24] Compte tenu de ce qui précède, et en gardant en particulier à l'esprit que les marques en cause sont relativement faibles, que leurs différences l’emportent sur leurs similitudes, qu'il y a peu de chevauchement entre les marchandises et les services des parties et que l'opposante n'a pas établi que ses marques avaient acquis une réputation, je conclus que la requérante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et celle de l'opposante, quelle que soit la date pertinente.
[25] Par conséquent, l’opposition est rejetée. La présente décision a été rendue en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.
___________________
Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.