Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : NOMAD et dessin y afférent
ENREGISTREMENT Nº 192,771
Le 10 février 2003, à la demande de Blake, Cassels & Graydon LLP, le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à 932129 Ontario Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique du 22 octobre 1998 au 11 novembre 2004 (voir à ce sujet la page de l’enregistrement de la marque de commerce) et propriétaire au cours de la période pertinente. La marque de commerce a été cédée à John D. Ingle le 11 novembre 2004 et la cession a été inscrite au registre des marques de commerce le 2 février 2005.
La marque de commerce NOMAD et dessin y afférent (représentée ci-dessous) est enregistrée pour un emploi en liaison avec les services suivants :
[traduction] « Services d’assurance ».
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L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce va du 10 février 2000 au 10 février 2003.
En réponse à l’avis, l’affidavit de Robin Wright Ingle, souscrit le 8 août 2003 et accompagné de pièces, a été produit. La partie à la demande de qui l’avis a été donné a produit un plaidoyer écrit. La titulaire de l’enregistrement a alors demandé et obtenu une prorogation du délai avec effet rétroactif en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi afin de produire un affidavit supplémentaire de Robin Wright Ingle, souscrit le 23 avril 2004, et un affidavit de Jennifer Chan, souscrit le 23 avril 2004. Un troisième affidavit de Robin Wright Ingle, souscrit le 14 mai 2004, a été fourni pour corriger une erreur typographique au paragraphe 6 de l’affidavit du 23 avril 2004. La partie à la demande de qui l’avis a été donné a produit des plaidoyers écrits supplémentaires. Le 30 décembre 2004 et le 11 avril 2005, le nouveau propriétaire a demandé une prorogation de délai rétroactive en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi afin de produire un autre affidavit de Robin Ingle, souscrit le 30 décembre 2004. La demande était accompagnée du plaidoyer écrit du propriétaire. Comme cette demande a été refusée par la voie d’une lettre officielle en date du 17 juin 2005, l’affidavit souscrit le 30 décembre 2004 et le plaidoyer écrit les accompagnant (qui contenait des références à l’affidavit du 30 décembre 2004) ont été retournés au propriétaire. Le propriétaire a présenté de nouveau un plaidoyer écrit. J’ai noté que le plaidoyer écrit du propriétaire présentait des éléments de preuve.
À l’audience, j’ai indiqué que la déclaration et la défense jointes au plaidoyer écrit du propriétaire, de même que tout renvoi à leur contenu, ne seraient pas pris en considération. La partie à la demande de qui l’avis a été donné a également indiqué que plusieurs paragraphes du plaidoyer écrit du propriétaire comportaient des éléments de preuve non recevables. Je conviens que le sommaire et les paragraphes 1, 2, 3, 4, 9, 14, 18, 24, 26, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49(b) et (c) et 50 présentent des éléments de preuve que je n’ai pas pris en compte.
Je passe maintenant à la preuve au dossier de la présente procédure.
M. Ingle dit qu’il est le signataire autorisé de 932129 Ontario Inc. (la titulaire de l’enregistrement) et qu’il a une connaissance personnelle de l’emploi de la marque depuis au moins 1997, période où la marque était la propriété de feu son père, John Wright Ingle, puis est devenue celle de sa mère, Muriel Helena Ingle, et par la suite la propriété de la titulaire de l’enregistrement.
Il ajoute que la titulaire de l’enregistrement et ses prédécesseurs ont tous les trois, directement ou par l’intermédiaire de licenciés et d’autres personnes, employé la marque de manière continue depuis 1997 et même avant.
Dans son affidavit du 8 août 2003, il précise ce qui suit.
En 1997, John Ingle Insurance Group Inc. (usager autorisé de la marque dont M. Ingle était le président) a employé la marque pour des services d’assurance destinés aux consommateurs, aux agents et aux courtiers d’assurance au Canada. M. Ingle joint à titre de pièce A trois brochures intitulées « NOMAD 100 for travelling Canadians », qui ont été distribuées aux consommateurs, aux agents et aux courtiers d’assurance, selon ce qu’il déclare.
De 1998 à 2002, Ingle Financial Holdings Inc. et Ingle Life & Health Assurance Company ont employé la marque en liaison avec des services d’assurance destinés aux consommateurs, aux agents et aux courtiers d’assurance au Canada. Il fournit à titre de pièce B deux brochures, dont l’une est intitulée « NOMAD 102 Student Plan Travel Health Insurance » et l’autre, « NOMAD Expatriate Health Insurance for Expatriates », qui ont été distribuées aux consommateurs, aux agents et aux courtiers d’assurance, selon ce qu’il déclare. (Je note ici que dans son affidavit du 14 mai 2004, M. Ingle précise que l’emploi de la marque par Ingle Life & Health Assurance Company était sous sa surveillance.).
De 2001 à 2003, Trent Health Insurance Services Corp. a employé la marque pour des services d’assurance destinés aux consommateurs, aux agents et aux courtiers d’assurance au Canada. Il fournit à titre de pièce C une brochure intitulée « NOMAD Expatriate Health Insurance for Expatriates », qui at été distribuée aux consommateurs, aux agents et aux courtiers d’assurance, selon ce qu’il déclare. (Je note ici que dans son affidavit du 14 mai 2004, M. Ingle précise que l’emploi de la marque n’était pas autorisé par la titulaire de l’enregistrement.)
De 2001 jusqu’à la date de son affidavit, Imagine Financial Ltd., Ingle International Inc. et Ingle Insurance Brokers Inc. (trois sociétés dont M. Ingle est le président) ont employé la marque pour des services d’assurance destinés aux consommateurs, aux agents et aux courtiers d’assurance au Canada. Il fournit à titre de pièce D quatre copies d’écran de sites Web actifs représentant la marque.
Dans l’affidavit qu’il a souscrit le 14 mai 2004, il ajoute :
[traduction] « 5. Les dossiers qui contiennent une grande partie des éléments de preuve touchant l’emploi de la marque se trouvent dans les locaux de Trent Health Insurance Services Corp., au 438, avenue University, 12e étage, Toronto, ou sous le contrôle de cette société.
6. Depuis 2001, j’ai été en contact avec Ingle Life & Health Assurance Co. et Trent Health Insurance Services Corp. pour obtenir l’accès à leurs archives respectives en vue de mettre à jour les dossiers de la propriétaire. Ingle Life & Health Assurance Company a employé la marque avec le consentement de la propriétaire. Après la vente des éléments d’actif d’Ingle Life & Health Assurance Company à Trent Health Insurance Services Corp., l’acheteur a continué d’employer la marque, mais sans le consentement de la propriétaire.
7. Avant 2001, je participais à divers titres au contrôle de l’emploi de la marque.
8. Jusqu’en 1998, j’ai été le président de John Ingle Insurance Group Inc., usager autorisé de la marque et, en cette qualité, j’ai contrôlé l’emploi de la marque.
9. De 1998 à 2001, j’ai été conseiller et agent général de gestion d’Ingle Life & Health Assurance Company aux bureaux situés au 438, avenue University et, en cette qualité, j’ai participé au contrôle de l’emploi de la marque. Tous les dossiers établissant l’emploi de la marque sont restés dans les locaux des bureaux de l’avenue University après mon départ et, depuis mon départ, j’ai tenté d’obtenir l’accès à ces dossiers en vue de tenir les dossiers de la propriétaire. Bien qu’on m’ait promis l’accès aux dossiers, il m’a été impossible de confirmer un rendez-vous pour prendre connaissance des documents. Après le début de la présente procédure, j’ai fait savoir que l’accès à ces dossiers était essentiel.
10. La demande d’accès aux dossiers a été également présentée dans le cadre d’une procédure civile devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à Toronto, intentée par la propriétaire, à titre de demanderesse, contre Trent Health Insurances Services Corp., à titre de défenderesse, sous le dossier de la Cour nº 02-CV-230276 CM 2. Cette action a été engagée pour recouvrer des dommages-intérêts pour l’emploi de la marque et d’autres marques de commerce connexes par la défenderesse.
11. La défenderesse est la partie à la demande de qui l’avis a été donné dans la présente procédure.
12. Quand j’ai reçu le plaidoyer écrit de la partie à la demande de qui l’avis a été donné, j’ai réalisé que la seule possibilité à ma disposition pour obtenir des éléments de preuve sur l’emploi de la marque était de demander à l’une de mes employées, Mme Jennifer Chan, de se présenter aux bureaux de Trent Health Insurance Services Corp. pour obtenir une preuve d’emploi de la marque.
13. À mon avis, ce n’est qu’au terme d’une inspection complète des archives tenues au 12e étage du 438, avenue University et ailleurs que le propriétaire sera en mesure d’établir plus complètement l’emploi continu de la marque.
14. En décembre 2003 ou vers cette période, j’ai repéré d’autres dossiers clos entreposés chez la propriétaire. Dans ces dossiers, j’ai trouvé une série de brochures et de documents promotionnels comportant la marque et les marques connexes. J’ai donné des exemplaires des brochures à Mme Chan pour l’aider à établir l’emploi de la marque. »
Dans son affidavit, Mme Chan déclare qu’elle est une employée du département du Service à la clientèle d’Imagine Financial Ltd. (Imagine) et qu’Imagine est un usager autorisé de la marque de commerce. Elle dit que le 27 janvier 2004, elle s’est présentée aux bureaux de Trent Health Insurance Services Corp. (Trent) situés au 438, avenue University, à Toronto, pour établir la nature de l’emploi que faisait Trent de la marque de commerce. Elle indique avoir présenté à un représentant du Service à la clientèle une brochure NOMAD qui était en circulation, imprimée en novembre 1990 (11/90) et elle joint en annexe à titre de pièce A une copie de la brochure et de la demande correspondante. Elle indique qu’elle a rempli la demande, que le représentant du Service à la clientèle l’a reçue, l’a examinée et lui a dit que l’assurance lui coûterait 25 $. À titre de pièce B, elle joint une copie du reçu.
Elle ajoute qu’au cours de l’examen de sa demande, le représentant du Service à la clientèle a cherché à lui vendre une police d’une brochure intitulée « Routes for Travellers ». Mais quand elle a indiqué au représentant qu’elle souhaitait acheter une police NOMAD - Ingle, celui-ci lui a répondu : « Nous sommes Ingle, c’est un produit que nous offrons. »
Ayant examiné les éléments de preuve fournis, je conclus qu’ils n’établissent aucunement un emploi au Canada de la marque de commerce déposée au cours de la période pertinente fait par la titulaire de l’enregistrement ou que celle-ci peut invoquer en vertu de l’article 50 de la Loi.
Dans l’affidavit Ingle du 8 août 2003, il est dit que les pièces A, B et C jointes à l’affidavit concernent la marque de commerce. Toutefois, j’ai examiné ces pièces et je conclus qu’elles ne concernent pas ou ne portent pas la marque de commerce déposée. Elles concernent plutôt d’autres marques de commerce telles que NOMAD 100, NOMAD EXPATRIATE, NOMAD 102 et NOMAD. La marque de commerce NOMAD et dessin y afférent ne figure à aucun endroit sur ces pièces. Comme la partie dessinée de la marque de commerce déposée est l’élément prédominant de la marque de commerce déposée, le fait qu’elle n’apparaisse pas en liaison avec le mot NOMAD constitue une variante importante. Je conclus donc que les pièces A, B et C n’établissent pas l’emploi de la marque de commerce déposée mais établissent l’emploi de marques de commerce substantiellement différentes de la marque de commerce déposée.
S’agissant de la pièce D de l’affidavit du 8 août, les quatre copies d’écran de sites Web actifs, je note que deux des sites renvoient à la marque de commerce déposée. Mais, comme l’a souligné la partie à la demande de qui l’avis a été donné, les copies d’écran visées portent la date du « 8/5/2003 », ce qui est postérieur à la période pertinente. Comme M. Ingle n’a pas précisé clairement que les deux sites Web faisant mention de la marque de commerce déposée était en service au cours de la période pertinente et qu’aucun élément de preuve ne l’établit clairement, je ne puis conclure que ces sites Web indiquent la manière dont la marque de commerce était employée au cours de la période pertinente.
L’affidavit Ingle du 14 mai 2004 n’établit aucun emploi de la marque de commerce.
S’agissant de l’affidavit Chan, je note que la brochure présentée à titre de pièce A porte la marque de commerce déposée. Toutefois, comme la brochure ne semble pas être utilisée par la titulaire de l’enregistrement ou par un licencié sous son contrôle, mais l’être par Trent Health Insurance Services Corp., société non autorisée par la titulaire de l’enregistrement à employer la marque de commerce (à ce sujet, voir l’affidavit Ingle du 14 mai 2004), je n’ai pas d’autre choix que de conclure que tout emploi de la marque de commerce par Trent n’est pas un emploi que la titulaire de l’enregistrement peut invoquer en vertu de l’article 50 de la Loi. Je remarque que le propriétaire, dans son plaidoyer écrit, fait valoir que la titulaire de l’enregistrement peut invoquer l’emploi non autorisé ou illicite sur le fondement de la décision Uniwell Corp. c. Uniwell North America Inc., 66 C.P.R. (3d) 436. Cependant, j’ai examiné la décision visée et je conclus qu’elle n’appuie pas la position du propriétaire. Cette décision confirme plutôt le principe selon lequel un agent ou un distributeur ne peut pas enregistrer la marque de commerce du mandant pour son propre usage et son propre avantage et selon lequel, dans un tel cas, le propriétaire peut invoquer l’emploi de la marque par l’agent ou le distributeur. En l’espèce, absolument aucun élément de preuve n’établit l’existence d’une relation d’agent ou de distributeur entre la titulaire de l’enregistrement et Trent; par conséquent, tout emploi de la marque par Trent, sans le consentement de la titulaire de l’enregistrement, est considéré un emploi fait par un tiers, qui ne peut être invoqué par la titulaire de l’enregistrement.
Par conséquent, en me fondant sur les éléments de preuve qui ont été produits, je conclus qu’il n’a pas été établi un emploi de la marque de commerce déposée par la titulaire de l’enregistrement ou que le titulaire de l’enregistrement peut invoquer.
Le propriétaire a indiqué qu’en présence d’une conclusion portant que la preuve n’établit pas l’emploi de la marque, il y a alors des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi.
Selon la jurisprudence, trois critères permettent de décider s’il existe des circonstances spéciales. Premièrement, on doit considérer la durée du défaut d’emploi de la marque; deuxièmement, il faut déterminer si les raisons qu’invoque le propriétaire inscrit pour justifier le défaut d’emploi de la marque de commerce sont attribuables à des circonstances indépendantes de sa volonté; troisièmement, il faut décider s’il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l’emploi de la marque (Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd., 4 C.P.R. (3d) 488, Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd., 87 C.P.R. (3d) 307, NTD Apparel Inc. c. Ryan, 27 C.P.R. (4th) 73, et Smart & Biggar c. Scott Paper Limited, 50 C.P.R. (4th) 383).
Pour le premier facteur, comme le souligne la décision Ridout & Maybee, précitée, le paragraphe 45(1) est clair : le propriétaire inscrit doit établir la date du dernier emploi de la marque de commerce. En l’espèce, d’après les éléments de preuve produits, il ressort que M. Robin Ingle a trouvé dans les dossiers clos de la titulaire de l’enregistrement (c’est-à-dire dans les dossiers entreposés) des brochures portant la marque de commerce déposée NOMAD et dessin y afférent. Considérant la preuve dans son ensemble, je suis disposée à accepter que la brochure jointe à titre de pièce A à l’affidavit Chan est l’une des brochures visées. La brochure porte comme date d’impression novembre 1990 et la mention suivante : « 192771, Registered Trade Mark - John Ingle ». J’aimerais ici noter qu’en 1990 (jusqu’en 1992) le propriétaire de la marque de commerce était John Wright Ingle. M. Robin Ingle ne précise pas de manière claire dans ses affidavits que la titulaire de l’enregistrement 932129 Ontario Inc., qui est devenue la propriétaire inscrite le 22 octobre 1998 (et qui l’était encore à la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 45), ou l’un ou l’autre de ses usagers autorisés avait utilisé une brochure semblable avant la date de l’avis prévu à l’article 45. Dans les circonstances et étant donné que la preuve fait état d’autres marques de commerce, comme NOMAD, NOMAD EXPATRIATE, NOMAD 102 et NOMAD 100, qui étaient les marques de commerce utilisées avant l’envoi de l’avis prévu à l’article 45, la seule conclusion qu’il m’est loisible de tirer est que la marque de commerce déposée n’a jamais été employée par la titulaire de l’enregistrement ou par ses usagers autorisés avant la date de l’avis prévu à l’article 45. Compte tenu que la titulaire de l’enregistrement est devenue la propriétaire de la marque en octobre 1998, je conclus que le défaut d’emploi de la marque de commerce par la titulaire de l’enregistrement a duré environ 4 ½ ans.
M. Robin Ingle a indiqué que les dossiers (dont je présume qu’ils sont ceux d’Ingle Life & Health Assurance Company) contenant une grande partie des éléments de preuve reliés à l’emploi de la marque de commerce se trouvent dans les locaux de Trent (qui a fait l’acquisition des éléments d’actif d’Ingle Life & Health Assurance Company, usager autorisé de la marque) et qu’il a été incapable d’obtenir l’accès à ces dossiers. Étant donné que l’affidavit du 8 août semble établir que l’emploi fait par Ingle Life & Health Assurance Company concernait d’autres marques de commerces que la marque de commerce déposée (par exemple, NOMAD EXPATRIATE, NOMAD 102 et NOMAD), je conclus qu’il est peu vraisemblable que ces dossiers contiennent des éléments de preuve de l’emploi de la marque de commerce déposée, en l’occurrence NOMAD et dessin y afférent. Par conséquent, faute d’autres précisions, le fait que la titulaire de l’enregistrement n’ait pas eu accès à certains dossiers ne semble pas pertinent.
S’agissant de l’emploi potentiel de la marque de commerce par un tiers et du fait que la titulaire de l’enregistrement a intenté une action en justice contre cette partie, il ne s’agit pas là en soi d’une raison suffisante pour expliquer le défaut d’emploi par la titulaire de l’enregistrement de la marque de commerce NOMAD et dessin y afférent pendant la période pertinente.
La preuve n’établit aucunement non plus qu’avant la date de l’avis prévu à l’article 45, la titulaire de l’enregistrement avait clairement l’intention d’employer la marque dans un avenir rapproché. En fait , la preuve n’établit pas que la titulaire de l’enregistrement ou l’un ou l’autre de ses usagers autorisés avaient pris des mesures avant la date de l’avis pour commencer à employer la marque de commerce. Il est vrai que le « 8/5/2003 » il existait deux sites Web actifs faisaient référence à la marque de commerce et aux services. Toutefois, même si la preuve peut établir que la titulaire de l’enregistrement ou un licencié sous son contrôle a pu commencer à employer la marque de commerce après la date de l’avis prévu à l’article 45, cette preuve est insuffisante en elle-même pour établir que la titulaire de l’enregistrement avait clairement l’intention de commencer à employer la marque avant la date de l’avis prévu à l’article 45. Il se peut que les mesures prises pour commencer l’emploi de la marque l’aient été seulement après la réception de l’avis prévu à l’article 45 par la titulaire de l’enregistrement. En outre, le fait que l’emploi ait maintenant commencé ne suffit pas à excuser un défaut d’emploi de 4 1/2 ans.
Par conséquent, en m’appuyant sur les éléments de preuve qui ont été produits, je ne puis conclure que le défaut d’emploi de la marque de commerce s’explique par des circonstances spéciales qui le justifieraient. Je conclus donc que l’enregistrement de la marque de commercer doit être radié.
L’enregistrement nº 192,771 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.
FAIT À GATINEAU, (QUÉBEC), LE 6 SEPTEMBRE 2007.
D. Savard
Agente d’audience principale
Section de l’article 45