Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : TAG RAG
ENREGISTREMENT No : 455,636
Le 28 février 2003, à la demande de 88766 Canada Inc, le registraire a fait parvenir un avis en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Fetish Group, Inc., la propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d’enregistrement susmentionné.
La marque de commerce TAG RAG est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
« Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, jeans en denim, pantalons, hauts en tissu et en tricot, chemises, chandails et coiffures, nommément chapeaux, casquettes et visières. »
Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente se situe à un moment quelconque entre le 28 février 2000 et le 28 février 2003.
En réponse à l’avis, la titulaire a produit l’affidavit de M. Raphael Sabbah accompagné de pièces. Seule la partie requérante a présenté des observations écrites, mais les deux parties ont été représentées lors de l’audience tenue le 18 août 2005.
Dans son affidavit, M. Sabbah indique qu’il est le président de Fetish Group, Inc. (la titulaire). Il explique au paragraphe 3 de son affidavit que la titulaire emploie la marque de commerce TAG RAG en liaison avec des « [v]êtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons incluant jeans en denim, et shorts, hauts incluant chandails et hauts en tissu et en tricot, et chemises, » depuis le 9 février 1996 et précise au paragraphe 6 que chacune de ces marchandises qui ont été importées et vendues au Canada au cours de la période pertinente portaient les étiquettes volantes montrées à la pièce A. Des étiquettes volantes et des collerettes portant la marque de commerce ont été produites à titre de pièce A et M. Sabbah a indiqué qu’il s’agissait de la façon habituelle d’indiquer la marque de commerce sur les marchandises énumérées dans son affidavit.
À titre de pièce B, il a déposé un échantillon représentatif de factures attestant des ventes de marchandises TAG RAG par la titulaire au cours de la période pertinente. Il affirme que la pratique normale du commerce de la titulaire est de vendre des produits TAG RAG à des détaillants ou à des grossistes au Canada, ces produits étant destinés aux consommateurs canadiens.
La partie requérante fait valoir comme argument principal que la titulaire n’a pas démontré l’emploi de la marque avec chacune des marchandises et qu’il est possible que l’emploi démontré ne s’inscrive pas dans la pratique normale du commerce. Elle allègue que l’enregistrement des marchandises devrait à tout le moins être modifié pour n’indiquer que « pantalons, hauts en tricot et chemises ».
Après examen de la preuve, je dois conclure que celle-ci est complètement silencieuse en ce qui concerne les « coiffures, nommément chapeaux, casquettes et visières ». Ces marchandises doivent donc être radiées de l’enregistrement de la marque de commerce.
En ce qui concerne les autres marchandises, je dispose d’un nombre suffisant de faits pour conclure que la marque de commerce était employée en liaison avec de telles marchandises au cours de la période pertinente. Sur ce point, M. Sabbah a dressé une liste de ces marchandises, décrit la façon dont la marque de commerce était liée à celles-ci (notamment par l’ajout d’une étiquette volante ou d’un collerette portant la marque de commerce) et clairement indiqué dans son affidavit que chaque marchandise a été vendue au Canada au cours de la période pertinente. Ce qui précède ne sont pas de simples allégations d’emploi, mais plutôt des allégations de fait démontrant l’emploi (voir Mantha & Associates c. Central Transport Inc., 64 C.P.R. (3d) 354).
De plus, M. Sabbah a fourni des copies de factures qu’il a dit être un [traduction] « échantillon représentatif de factures ». On peut donc déduire que ces factures ne sont pas exhaustives. Les factures (à l’exception de trois) démontrent des ventes au Canada. Il a aussi affirmé que, dans la pratique normale du commerce, la titulaire vend ses marchandises à des détaillants ou à des grossistes. Comme les factures attestent des ventes à des détaillants, je conclus que les ventes ont été effectuées dans la pratique normale du commerce de la titulaire.
Bien que je convienne que des factures n’ont pas été produites à l’égard de toutes les marchandises énumérées dans l’affidavit de M. Sabbah, il n’est pas impératif de produire une facture en preuve pour démontrer l’emploi de la marque comme l’a souligné la Cour dans Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr, 21 C.P.R. (3d) 483 : « Selon moi, le bénéficiaire de l’enregistrement n’a qu’à établir une preuve prima facie de l’emploi de la marque de commerce, c’est tout ce qu’on lui demande ».
C’est en l’espèce ce que la titulaire a fait.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, j’estime que lorsque l’on tient compte de la preuve en son entier elle est suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises « [v]êtements, nommément tee-shirts, shorts, jeans en denim, pantalons, hauts en tissu et en tricot, chemises, chandails » au cours de la période pertinente.
L’enregistrement no 455,636 sera modifié de façon à indiquer uniquement ces marchandises conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 29E JOUR DE SEPTEMBRE 2005.
D. Savard
Agente d’audience principale
Article 45