Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT LES OPPOSITIONS
de Trovan Ltd. et EID Electronic Identification
Devices, Ltd. aux demandes numéros 826,729 et
846,400 visant l'enregistrement des marques de
commerce TROVAN I.V. et TROVADYN, toutes deux
maintenant produites au nom de Pfizer Products Inc.
Le 24 octobre 1996, Pfizer Inc. a demandé l'enregistrement de la marque de commerce TROVAN I.V. relativement à une « préparation pharmaceutique, nommément antibiotique ». Elle a plus tard cédé cette demande à Pfizer Products Inc. Le 30 mai 1997, Pfizer Products Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce TROVADYN, relativement à une « préparation pharmaceutique, nommément antibiotique » Les deux demandes sont fondées sur un emploi projeté au Canada; la première a été annoncée pour fin d'opposition le 9 juillet 1997 et, la seconde, le 16 décembre 1998.
Les opposantes, Trovan Ltd. (Trovan) et EID Electronic Identification Devices, Ltd. (EID), ont déposé, le 3 novembre 1997, une déclaration d'opposition à l'égard de la première demande d'enregistrement, dont une copie a été transmise à la requérante le 3 mars 1998. Les opposantes ont produit une déclaration d'opposition à l'égard de la seconde demande d'enregistrement le 18 janvier 1998, dont copie a été transmise à la requérante le 16 février 1999.
Les deux déclarations exposent essentiellement les mêmes motifs d'opposition. Suivant le premier motif, la demande d'enregistrement ne serait pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, en ce que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque puisque celle‑ci créait de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial de la première opposante, et suivant le deuxième, l'alinéa 12(1)d) de la Loi interdirait l'enregistrement de la marque de commerce car celle‑ci crée de la confusion avec la marque de commerce TROVAN de la première opposante, enregistrée sou le numéro 406,031 à l'égard des marchandises suivantes :
appareils et instruments électriques, nommément appareils à signaux codés et de transmission; systèmes d'identification des objets et organismes vivants, nommément interrogateurs et récepteurs de signaux transmis par des objets et organismes vivants; machines à calculer, unités de traitement des données et ordinateurs; programmes d'ordinateur lisibles par machine; machines, nommément machinerie destinée à la préparation et à l'essai de circuits intégrés programmés; machinerie destinée à la construction et à l'encapsulage d'appareils micro-électroniques; machinerie destinée à la préparation de cartes de crédit codées; machinerie destinée à la préparation d'appareils électriques et électroniques.
Les opposantes soutiennent en troisième lieu qu'aux termes de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement parce qu'à la date du dépôt de sa demande, la marque de commerce en cause créait de la confusion avec la marque de commerce TROVAN, marque que les opposantes employaient déjà et qu'elles avaient fait connaître. Les opposantes s'appuient en outre sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi pour faire valoir, quatrièmement, qu'à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, la marque en cause créait de la confusion avec la marque de commerce TROVAN, pour laquelle Trovan avait déjà produit une demande d'enregistrement au Canada.
Le cinquième motif repose également sur l'antériorité du droit à l'enregistrement des opposantes, en raison de l'emploi antérieur de la marque et parce qu'elles l'ont fait connaître les premières. Les opposantes soutiennent, sixièmement, que la marque en cause n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la requérante de celles des opposantes ou qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer.
La requérante a déposé et signifié une contre‑déclaration pour chaque opposition. C'est essentiellement la même preuve que les opposantes ont soumise dans les deux cas, notamment les affidavits de Joseph V. Masin et John Vrolijk. MM. Masin et Vrolijk ont été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits, et la transcription des contre‑interrogatoires, les pièces afférentes et les réponses faisant suite aux engagements donnés ont été versées au dossier de la présente instance. L' affidavit de M. Vrolijk a été soumis en preuve à titre de réponse sous le régime de la règle 43 du Règlement sur les marques de commerce, mais les opposantes ont été autorisées en vertu du paragraphe 44(1) du Règlement à le déposer à titre de preuve additionnelle pour chaque opposition.
La requérante, elle, a déposé les affidavits de Coleman Rotstein, Steven Coyle, Martin Stein, Nels T. Lippert et Richard Fajzel ainsi qu'une copie certifiée conforme de l'enregistrement de la marque TROVADYN sous le numéro 320,958. Relativement à la première opposition, la requérante a également soumis une copie certifiée conforme de l'enregistrement de la marque TROVADYN sous le numéro 517,386. Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit. Une audience s'est tenue, où seule la requérante était représentée.
La preuve des opposantes
Dans son affidavit, M. Masin a déclaré être le président de la société EID, laquelle est la représentante autorisée de Trovan dans différents pays dont le Canada et les États‑Unis. En cette qualité, elle distribue et vend le système transpondeur passif TROVAN utilisé à diverses fins, dont celles de la sécurité en matière d'équipement industriel mouvant, de l'identification d'employés et de l'identification d'animaux. Les produits TROVAN sont également décrits comme des systèmes ou du matériel connexe d'identification par radio‑fréquence.
Selon M. Masin, les ventes des produits TROVAN au Canada ont totalisé environ 48 000 $ US pour la période 1992‑1997. La pièce G afférente à l'affidavit de ce témoin réunit des annonces et des articles où il est question de la marque de commerce TROVAN. Les opposantes n'ont toutefois pas établi que ces documents avaient connu une diffusion notable au Canada. Comme l'a confirmé le contre‑interrogatoire de M. Masin, la majorité des publications en cause ne sont pas canadiennes, et M. Masin ignore si elles sont distribuées au Canada.
Les ventes limitées de produits TROVAN au Canada dont a fait état M. Masin semblent viser exclusivement des systèmes d'identification et de repérage d'animaux. Ces systèmes sont assez perfectionnés et leurs composantes coûtent souvent très cher. En contre‑interrogatoire, M. Masin a déclaré qu'un lecteur «haut de gamme» pouvait se détailler entre 2 600 et 3 000 $ US (voir p. 37 de la transcription du témoignage).
M. Masin a confirmé que les opposantes n'ont jamais sollicité d'approbation de leurs produits comme produits pharmaceutiques. Vers la fin de 1997 ou le début de 1998, elles ont vendu des systèmes d'administration d'antibiotiques au Canada sous la marque de commerce ZIP-QUILL,,mais uniquement pour des soins vétérinaires. Elles n'ont pas demandé d'approbation relativement à ces systèmes (voir p. 124-125 de la transcription du témoignage de M. Masin).
Au nombre des produits TROVAN, figure un système de suivi des fournitures d'hôpitaux, des réserves de sang, etc. M. Masin ne savait pas, toutefois, si des hôpitaux canadiens utilisaient ces systèmes (voir p. 33 de la transcription du témoignage de M. Masin). Il a cependant déclaré que le système a été utilisé dans des hôpitaux canadiens pour surveiller l'inventaire de sarraus pour milieu stérile.
Enfin, M. Masin a déclaré, au paragraphe 11 de l'affidavit qu'il a souscrit relativement à la première opposition, qu'il y a eu confusion, dans le marché, entre la marque déposée TROVAN et la marque TROVAN I.V. dont l'enregistrement est demandé. À l'appui de cette affirmation, il a joint la pièce I à son affidavit, laquelle se compose de lettres et de courriels émanant de diverses personnes. Ces documents, indépendamment du fait qu'ils constituent du ouï‑dire, peuvent tout au plus établir que quelques personnes ont communiqué par erreur avec la mauvaise société. Même s'ils étaient recevables, ils ne démontrent pas qu'il y a eu réellement des cas de confusion.
Dans son affidavit, M. Vrolijk se présente comme le président d'Eidap Inc. (Eidap), distributeur canadien d'EID. Eidap a vendu des produits TROVAN au Canada depuis 1997. M. Vrolijk a donné les chiffres de vente de son entreprise pour les années 1997 à 2000 mais, en contre‑interrogatoire, il est apparu clairement que seule une fraction de ces chiffres de vente se rapporte aux ventes de produits TROVAN (voir p. 5 de la transcription du témoignage de M. Vrolijk). Le contre‑interrogatoire de M. Vrolijk confirme que les produits TROVAN vendus par Eidap étaient des systèmes d'identification et de repérage d'animaux, dont les composantes sont relativement coûteuses (voir p. 24-25 de la transcription du témoignage de M. Vrolijk).
Au paragraphe 5 de l'affidavit qu'il a déposé relativement à la première opposition, M. Vrolijk a déclaré croire qu'il y avait eu des cas concrets de confusion entre la marque déposée TROVAN et la marque TROVAN I.V. de la requérante, signalant qu'il avait reçu plusieurs appels téléphoniques de personnes non identifiées qui voulaient obtenir des renseignements sur l'antibiotique TROVAN. Le contre‑interrogatoire a révélé que le témoin ne savait rien sur ces personnes et qu'il ignorait pourquoi ou comment elles en étaient venues à communiquer avec lui (voir les p. 23-24 de la transcription du témoignage de M. Vrolijk). Cela ne fait que souligner le caractère peu sûr d'une telle preuve par oui‑dire, qui ne peut être d'aucune utilité en l'espèce.
L'agent de marques de commerce des opposantes a voulu réinterroger M. Vrolijk après le contre‑interrogatoire. La plupart des questions qu'il a posées étaient cependant irrégulières. Il a, par exemple, interrogé le témoin sur l'utilisation des divers produits TROVAN dans des hôpitaux canadiens, un sujet qui n'avait pas été abordé en contre‑interrogatoire. Si les opposantes souhaitaient avoir recours à de tels éléments de preuve, il fallait qu'elles les produisent elles‑mêmes. Quoi qu'il en soit, le témoin a refusé d'indiquer quels hôpitaux canadiens employaient les produits des opposantes.
La preuve de la requérante
Il appert de l'affidavit de M. Richard Fajzel qu'il est chef de l'équipe des produits anti‑infectieux de Pfizer Canada Inc, entreprise qui distribue les antibiotiques TROVAN au Canada, sous licence de la requérante, Pfizer Products Inc. Selon M. Fajzel, Pfizer Canada Inc. a commencé à préparer la mise en marché du produit TROVAN en 1996. Elle a obtenu un avis de conformité du ministre de la Santé au mois de décembre 1998 et a commencé à distribuer le produit au mois de janvier 1999.
M. Fajzel a déclaré que les dépenses de mise en marché et de publicité des produits TROVAN (y compris le produit TROVAN I.V.) ont presque atteint 400 000 $ en 1999. Le chiffre de vente de ces produits a d'abord été considérable, excédant 1,4 millions pour le seul mois de janvier 1999. À partir de juin 1999, toutefois, à cause d'effets secondaires, les antibiotiques n'ont été employés que pour le traitement à l'hôpital d'infections bactériennes mettant la vie en danger. Les ventes ont donc diminué; elles se chiffraient à 5 000 $ seulement au mois de février 2000.
L'affidavit de M. Stein indique que celui‑ci est vice‑président aux finances et à la gestion de l'information de l'hôpital général North York à Toronto. Le témoin y a déclaré que, dans cet hôpital, le processus d'achat et les canaux d'approvisionnement pour les produits pharmaceutiques n'étaient pas du tout les mêmes que pour les autres fourniture hospitalières. Pour faire inscrire un produit pharmaceutique sur la liste des médicaments de l'hôpital, il faut suivre un processus compliqué comprenant l'obtention de l'approbation du pharmacien, du comité de pharmacologie et de thérapeutique et du comité consultatif médical de l'hôpital. Ce n'est qu'après ces démarches que les médecins de l'hôpital peuvent prescrire le médicament.
Lorsqu'un médicament n'est pas inscrit sur la liste des médicaments, les médecins doivent rédiger leur ordonnance sur un formulaire particulier et la faire approuver par leur superviseur clinique. La pharmacie essaie alors de se procurer le médicament auprès du fabricant ou d'un grossiste. Les achats de fournitures non‑pharmaceutiques relèvent, selon le témoin, du directeur des achats, lequel ne joue aucun rôle en matière d'approvisionnement pharmaceutique. M. Stein a aussi déclaré que personne n'a pris contact avec son hôpital pour offrir le système de sécurité TROVAN, et que l'hôpital n'a pas acheté ce système.
Les affidavits des docteurs Rotstein et Coyle sont semblables. Ils indiquent tous deux que les antibiotiques TROVAN et TROVAN I.V. ne sont administrés qu'à des patients gravement malades et hospitalisés. Aucun d'eux ne sait si un hôpital utilise des transpondeurs et des récepteurs pour surveiller le matériel hospitalier. Selon le docteur Rotstein, même si des hôpitaux employaient ces systèmes, les médecins qui prescrivent le TROVAN I.V. n'achèteraient pas les produits des opposantes et ils n'y seraient pas exposés.
M. Lippert, un avocat qui a représenté Pfizer Inc. dans une action en usurpation de marque de commerce intentée aux États-Unis par Trovan et EID, a déclaré qu'à l'exception d'un document, les pièces jointes sous la cote I à l'affidavit de M. Masin ont été jugées irrecevables par le tribunal saisi de l'action. La pièce B annexée à l'affidavit de l'avocat consiste en un extrait de la transcription de l'instance américaine, se rapportant au débat relatif à la reconnaissance par Trovan qu'il n'y avait pas de confusion entre sa maque de commerce TROVAN et la marque de commerce TRAVAN.
Les motifs d'opposition
Le premier motif invoqué à l'appui de chacune des opposition n'est pas bien fondé. Le fait que les marques de la requérante aient pu créer de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial de la première opposante à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ne peut, à lui seul, justifier un motif d'opposition fondé sur le non‑respect de l'alinéa 30i) de la Loi. Ce motif est donc écarté.
La date pertinente pour l'examen des circonstances entourant la question de la confusion avec une marque déposée, question formant le deuxième motif d'opposition, est la date de la décision (voir Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, p. 541-542 (C.O.M.C.). C'est à la requérante qu'il incombe de prouver qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. En outre, il faut, pour appliquer le critère relatif à la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, prendre en considération l'ensemble des circonstances, notamment celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.
En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent prévu à l'alinéa 6(5)a) de la Loi, la Commission constate que les marques en cause sont toutes formées de mots inventés qui n'ont pas de connotation suggestive à l'égard des marchandises auxquelles ils s'appliquent. Par conséquent, toutes les marques possèdent un caractère distinctif inhérent. Vu les ventes modestes réalisées au Canada par les opposantes et l'absence de preuve que celles-ci ont déployé des efforts notables pour la publicité ou la promotion de leurs produits, il me faut conclure que la marque de commerce TROVAN de la première opposante n'a pas acquis de notoriété significative au Canada. De plus, si cette marque jouit d'une quelconque réputation au Canada, elle la doit principalement, voire exclusivement, aux systèmes de repérage et d'identification d'animaux.
Par contre, les ventes du produit TROVAN I.V. de la requérante au Canada et les activités de promotion de cette dernière ont d'abord été relativement importantes. Bien que de sévères restrictions aient par la suite été imposées à la promotion et à l'utilisation du produit, je puis quand même conclure que le produit a acquis une certaine réputation au Canada, du moins dans le milieu médical. Comme la preuve relative à l'utilisation ou à la publicité de la marque TROVADYN est pratiquement inexistante, je dois conclure qu'elle n'est pas devenue connue au Canada dans une mesure susceptible d'appréciation.
En l'espèce, les opposantes emploient leurs marques depuis plus longtemps mais, vu le peu de ventes qu'elles ont réalisées au Canada jusqu'à présent, ce facteur ne revêt pas une grande importance. En ce qui concerne les marchandises et la nature du commerce des parties, c'est vers les états déclaratifs des marchandises produits par la requérante, à l'appui de ses deux demandes d'enregistrement, et par la première opposante, à l'égard de l'enregistrement numéro 406,031 qu'il faut se tourner(voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, p. 10-11; [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R.(3d) 110, p. 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, p. 390-392; [1995] 1 C.F. 614 (C.A.F.). Toutefois, ces documents doivent servir à déterminer la nature probable du commerce que les parties entendent exercer et non à établir toutes les activités commerciales possibles en vertu du libellé. À cet égard, la preuve des activités commerciales concrètes des parties peut avoir son utilité (voir McDonald’s Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, p. 169 (C.A.F)).
Il appert des états descriptifs des marchandises versés au dossier que les marchandises des parties diffèrent considérablement. Celles des opposantes comprennent des appareils et instruments électriques servant à la surveillance et à l'identification d'êtres vivants ou d'objets. Celles de la requérante sont des antibiotiques.
Il ressort clairement de ces documents, que les activités commerciales des parties sont elles aussi passablement différentes. Le produit de la requérante est vendu à et par des pharmacies. Les clients des opposantes ont besoin de systèmes de repérage et d'identification. Il semble que jusqu'à présent les opposantes n'aient vendu au Canada que des systèmes ou pièces Trovan servant au repérage et à l'identification d'animaux.
Les produits des opposantes comprennent des systèmes de surveillance de matériel hospitalier, mais la preuve n'établit pas que de tels systèmes aient été vendus au Canada. Toutefois, même si de telles ventes avaient été réalisées, il ressort de la preuve de la requérante que les canaux de distribution de tels systèmes différeraient de ceux des produits pharmaceutiques.
Les opposantes soutiennent aussi que les activités commerciales des parties peuvent se recouper puisque les opposantes comptent le système ZIP-QUILL d'administration d'antibiotiques au nombre de leurs produits. Cependant, si ce produit a été vendu au Canada, il ne l'a été qu'à des fins vétérinaires. De plus, il n'a pas été établi que ces systèmes sont vendus sous la marque TROVAN.
Quant au facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) de la Loi, la Commission estime qu'il existe un degré élevé de ressemblance entre la marque TROVAN des opposantes et la marque TROVAN I.V. de la requérante, sur les plans visuel et phonétique, puisque cette dernière marque comprend la totalité de la marque TROVAN. La marque des opposantes ne suggère aucune idée particulière, celle de la requérante comprend les lettres I.V., abréviation du mot intraveineux, ce qui donne à entendre que la marque a à voir avec l'administration intraveineuse de substances. Les marques TROVAN et TROVADYN se ressemblent aussi passablement, mais à un degré moindre.
L'appréciation de la confusion fait appel au critère de la première impression et du vague souvenir et, vu les conclusions qui précèdent, en particulier les conclusions relatives aux différences existant entre les marchandises et les activités commerciales des parties et au peu de notoriété de la marque de commerce de la première opposante, la Commission est d'avis que ni la marque TROVAN I.V. ni la marque TROVADYN de la requérante ne créent de confusion avec la marque déposée TROVAN. Le deuxième motif d'opposition ne peut donc être reçu.
En ce qui concerne le troisième motif d'opposition, la Commission estime que les opposantes n'ont pas démontré qu'elles avaient fait connaître la marque TROVAN avant que la requérante dépose sa demande d'enregistrement. Elles ont toutefois établi un emploi antérieur de la marque en liaison avec des systèmes de repérage et d'identification d'animaux. C'est donc la question de la confusion qui déterminera l'issue du troisième motif et, à cet égard, les conclusions formulées au sujet du deuxième motif sont pour la plupart applicables. Par conséquent, la Commission est d'avis qu'à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de chaque marque, les marques en cause ne créaient pas de confusion avec la marque TROVAN déjà employée. Le troisième motif est donc écarté lui aussi.
Le quatrième motif n'est pas bien fondé. Il est vrai que la demande ayant donné lieu à l'enregistrement numéro 406,031 a été produite avant chacune des deux demandes de la requérante, mais elle n'était pas pendante lorsque ces demandes ont été annoncées puisque l'enregistrement a eu lieu le 11 décembre 1992. C'est pourquoi il faut, compte tenu du paragraphe 16(4) de la Loi, rejeter également le quatrième motif.
Aucune disposition de la Loi ne prévoit que le fait d'avoir antérieurement fait connaître un nom commercial peut constituer un motif d'opposition et, pour le reste, comme les opposantes n'ont pas fait la preuve qu'elles avaient employé le nom commercial Trovan Ltd. avant la date de production des deux demandes de la requérante, le cinquième motif d'opposition est lui aussi rejeté.
Pour ce qui est du sixième motif, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver que la marque est adaptée à distinguer ses marchandises d'autres marchandises au Canada ou qu'elle les distingue véritablement (voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). La date pertinente pour l'examen de cette question est celle du dépôt de l'opposition (c.‑à‑dire, le 3 novembre 1997, pour la première demande et le 3 mars 1998 pour la seconde) (voir E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.). Les opposants ont, elles, le fardeau de prouver les allégations de fait à l'appui du motif du caractère non distinctif.
Il importe d'abord de signaler que les opposantes n'ont formulé aucune allégation de fait à l'appui du motif du caractère non distinctif. Il s'ensuit qu'il n'est pas conforme à l'alinéa 38(3)a) de la Loi et qu'il doit être refusé. Mais même si les opposantes avaient allégué qu'aucune des marques de la requérante n'était distinctive parce qu'elles créaient de la confusion avec la marque de commerce TROVAN, le succès du sixième motif aurait dépendu de la question de la confusion entre les marques des parties or, vu la conclusion tirée à l'égard du deuxième motif, il aurait fallu conclure qu'à la date de chaque opposition les marques de la requérante ne créaient pas de confusion avec la marque de la première opposante. Par conséquent, le sixième motif était de toute manière voué à l'échec.
Vu ce qui précède, le soussigné, investi des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, rejette les oppositions.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE VINGTIÈME JOUR DE NOVEMBRE 2003.
David J. Martin,
Membre,
Commission d'opposition des marques de commerce