Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence: 2014 COMC 250
Date de la décision: 2014-11-14
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de De Granpré Chait SENCRL/LLP visant l’enregistrement no LMC719,446 de la marque de commerce DESSIN D’UN COQ (couleurs) au nom de J. Benny Inc.
[1] La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l’encontre de l’enregistrement no LMC719,446 pour la marque de commerce DESSIN D’UN COQ (couleurs) (la Marque) telle que ci-après reproduite :
en liaison avec :
French fried potatoes, roasted chicken, ribs and fried fish; barbecue sandwiches and sandwiches. (Traduction: pommes de terre frites, poulet rôti, côtes levées et poisson frit; sandwichs barbecue et sandwichs.) (les Marchandises); et
Services: Food delivery services; restaurant services. (Traduction: Services de livraison de mets préparés; services de restaurant.) (les Services).
[2] La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque de Commerce. Rouge pour le fond supérieur, la crête du coq, le bec du coq et une plume; Noir pour le contour du coq, l'oeil du coq, une plume, le pied du coq et la montagne; Jaune pour le dessin du coq; Blanc pour une plume.
[3] À la lumière de la preuve au dossier et pour les motifs ci-après décrits, j’arrive à la conclusion que l’Inscrivante (ci-après définie) s’est déchargée de son fardeau de prouver l’emploi de la Marque durant la Période Pertinente (ci-après définie) au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services au sens de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).
La procédure
[4] Le 28 septembre 2012, à la demande de De Granpré Chait SENCRL/LLP (la Partie Requérante), le registraire a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à J. BENNY INC. (l’Inscrivante).
[5] L’article 45 de la Loi oblige l’Inscrivante à démontrer qu’il a employé au Canada la Marque en liaison avec chacune des Marchandises et Services à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 28 septembre 2009 au 28 septembre 2012 (la Période Pertinente).
[6] La procédure sous l’article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le “bois mort”. Ainsi le seuil exigé pour établir l’emploi de la Marque, au sens de l’article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n’est pas très élevé [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF 1re inst)]. Il s’agit d’établir prima facie un emploi de la Marque [voir 1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd, 2011 FC 18 (CF 1re inst)].
[7] Une simple allégation d’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et/ou les Services n’est pas suffisante pour établir son usage au sens de l’article 4 de la Loi. Il n’y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambigüité dans la preuve sera interprétée à l’encontre de l’Inscrivant [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].
[8] En réponse à l’avis, l’Inscrivante a produit la déclaration solennelle de M. Jean Benny avec les pièces JB-1 à JB-23 inclusivement. Les parties ont produit des représentations écrites. Les parties étaient représentées lors d’une audience.
Remarques préliminaires
[9] La déclaration solennelle de M. Benny concerne des procédures distinctes engagées à l’encontre de trois enregistrements et donc trois marques différentes. Pour les fins de cette décision je référerai qu’aux passages pertinents se rapportant aux activités commerciales de l’Inscrivante et/ou ses sous licenciés ainsi qu’à ceux relatifs à l’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et Services.
[10] À l’audience la Partie Requérante a insinué que certaines pièces auraient été manipulées, voir même fabriquées pour répondre aux différents avis du registraire afin de préserver les marques de commerce faisant l’objet de ces avis sous l’article 45 de la Loi. Pour se faire, elle a entre autres comparé certaines des pièces produites pour prouver l’emploi de la Marque avec des pièces produites au soutien d’allégations d’emploi des autres marques de commerce qui font l’objet de procédures similaires.
[11] Quelques remarques s’imposent à ce sujet. Il s’agit d’une procédure administrative qui vise à éliminer du registre le bois mort. Il ne s’agit pas d’une procédure contradictoire sur des faits contestés. Tel qu’il apparaitra lors de l’analyse de la preuve, l’Inscrivante a plusieurs sous-licenciés. La preuve d’emploi de la Marque dans ce dossier n’est pas la même que celle produite dans les autres dossiers et vice versa. De plus, la preuve provient dans certains cas de sous-licenciés différents et il devient donc difficile de tirer des conclusions fondées sur une comparaison d’éléments de la preuve provenant d’un sous-licencié à ceux provenant d’un autre sous-licencié.
[12] J’ai remarqué que la Partie Requérante réfère dans ses représentations écrites à des documents y annexés. J’ai informé la Partie Requérante lors de l’audience qu’elle ne pouvait introduire de la preuve de quelque manière que ce soit dans le cadre d’une procédure sous l’article 45 de la Loi ou de se référer à de la documentation qui ne fait pas partie du dossier [voir Fasken Martineau DuMoulin LLP c In-N-Out Burgers, 2007 CanLII 80990 (COMC)].
La preuve
[13] M. Benny se décrit comme étant le président ainsi que le secrétaire de l’Inscrivante et ce depuis sa constitution. Il est également le président d’autres entreprises auxquels il fait référence dans sa déclaration solennelle. Il a produit comme pièce JB-1 une copie du relevé du Registre des entreprises concernant l’Inscrivante.
[14] Puisque la déclaration solennelle de M. Benny traite de l’emploi de différentes marques de commerce, je tiens à souligner que M. Benny discute de l’emploi de la Marque aux paragraphes 27 à 33, 40 à 43 ainsi qu’aux paragraphes 79 à 90 de sa déclaration solennelle. Je m’attarderai donc plus amplement sur ces paragraphes ainsi que sur les paragraphes décrivant les liens qui existent entre les différentes entités corporatives identifiées dans sa déclaration solennelle.
[15] M. Benny explique que la Marque est employée par BENNY & FRÈRES INC., dont il est également le président, en vertu d’une licence octroyée par l’Inscrivante qui comporte un programme de franchise visant l’exploitation de restaurants. Il a produit comme pièce JB-2 une copie du relevé du Registre des entreprises concernant cette entreprise. Il explique que ce programme de franchise comporte une licence qui permet à BENNY & FRÈRES INC d’accorder à des sous-licenciés d’employer la Marque. Il affirme que dans le cadre de cette licence et ces sous-licences, l’Inscrivante a contrôlé directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des Marchandises et Services et ce durant la Période Pertinente. Il a d’ailleurs produit comme pièce JB-3 une copie des licences confirmatives de marques de commerce entre l’Inscrivante et BENNY & FRÈRES INC ainsi que celles conclues entre cette dernière et d’autres entreprises (les sous-licenciés). Au paragraphe 15 de son affidavit il énumère les différents sous-licenciés.
Services de restaurant
[16] M. Benny affirme que des services de restaurant ont été offerts et rendus par les sous-licenciés de l’Inscrivante en liaison avec la Marque permettant ainsi aux clients de déguster des repas servis sur place dans ces restaurants.
[17] À titre de preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les services de restaurant, M. Benny a produit :
• une photographie (pièce JB-11) montrant une affiche portant la Marque placée sur un comptoir d’un restaurant opéré par un sous-licencié (Blainville) pendant la période du 20 septembre 2012 jusqu’au 27 septembre 2012 inclusivement;
• une photographie (pièce JB-12) montrant la même affiche que celle illustrée à la pièce JB-11 placée dans un autre endroit du restaurant opéré par ce même sous-licencié pendant la période du 20 au 27 septembre 2012;
• reproduction d’un feuillet promotionnel (pièce JB-13) sur lequel apparait la Marque sur la 2e page, distribué à plus de 700 exemplaires entre le 20 août 2012 et le 27 septembre 2012, remis à chaque client qui s’est présenté au restaurant opéré par un sous-licencié situé à Fabreville, Québec.
Services de livraison de mets préparés
[18] Concernant les services de livraison de mets préparés, il faut se référer aux paragraphes 40 à 43 de la déclaration solennelle de M. Benny. Il affirme qu’entre le 20 août 2012 et le 27 septembre 2012 inclusivement un feuillet promotionnel portant la Marque (pièce JB-16) a été remis en même temps que les mets préparés commandés auprès d’un des sous-licenciés. Plus de 1800 exemplaires de ce feuillet promotionnel ont été remis aux clients de ce sous-licencié. Ledit feuillet est remis par les livreurs du restaurant opéré par le sous-licencié aux clients qui ont profité des services de livraison de mets préparés lorsque la nourriture qu’ils ont commandé leur a été livrée. La pièce JB-16 comprend également une photographie montrant une boîte ainsi qu’une facture portant la date du 19 septembre 2012 ainsi que le feuillet promotionnel.
Les Marchandises
[19] Pour ce qui est de l’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises il faut se référer aux paragraphes 44 à 46 et 79 à 90 de la déclaration solennelle de M. Benny. Il explique que le client, qui a acheté des Marchandises depuis au moins le 20 août 2012 au restaurant situé à Fabreville opéré par l’un des sous-licenciés de l’Inscrivante, a reçu un feuillet promotionnel dont une copie a été produite comme pièce JB-13. À noter que ce même pamphlet fait également partie de la pièce JB-16.
[20] M. Benny explique que le feuillet promotionnel est joint à la boîte contenant les marchandises achetées par le client et qui lui est ainsi remis en même temps que la boîte. La pièce JB-16 comporte plusieurs documents : ledit pamphlet publicitaire, photo montrant une boîte à laquelle serait jointe le pamphlet publicitaire et sur laquelle on voit une facture datée du 19 septembre 2012 émise par le sous-licencié de Fabreville pour l’achat d’un club sandwich.
[21] M. Benny a produit comme pièce JB-22 différents relevés confirmant les transactions survenues entre le 20 août au 31 août 2012 relativement à l’achat de chacune des marchandises précédemment identifiées. Il affirme qu’il est impossible lors de la réimpression de chacune de ces factures de montrer la date de la transaction. Toutefois le numéro de la transaction est reproduit et il cite en exemple une transaction portant le numéro 825506 survenue le 22 août 2012. Il explique que la Marque n’apparaît pas sur les factures remises aux clients mais plutôt sue le pamphlet promotionnel identifié ci-haut.
[22] M. Benny énumère le nombre d’unités vendues de chacune des Marchandises chez l’un des sous-licenciés (Fabreville) pendant la période du 20 août 2012 au 31 août 2012 où chacun des clients achetant ces marchandises se voyaient remettre ledit pamphlet publicitaire.
Analyse des arguments de la partie requérante
Les Marchandises
[23] Pour ce qui est des factures produites comme pièce JB-22, la Partie Requérante souligne que la Marque n’y apparait pas. Je suis d’accord que ces factures démontrent qu’il y a eu des ventes des Marchandises mais cette pièce en soi ne démontre pas l’emploi de la Marque durant la Période Pertinente en liaison avec les Marchandises au sens de l’article 4(1) de la loi.
[24] Quant à la pièce JB-13 la Partie Requérante souligne que la marque illustrée sur le pamphlet publicitaire n’est pas la Marque. En effet, elle plaide qu’on y a ajouté, sur la première page dans ce qui tient lieu de représentation du sommet d’une montagne en-dessous du coq, la mention suivante ‘Benny & Co. MAÎTRES ROTISSEURS DEPUIS 1960’.
[25] Le présent dossier s’apparente à celui de la décision du registraire rendue dans Ogilvy Renault c Pacific Foods Ltd (2001), 16 CPR (4th) 120 (COMC). Dans cette décision, la marque enregistrée était la représentation d’un capitaine de bateau avec un rectangle blanc en-dessous de cette figure. Or la preuve produite démontrait l’emploi de cette figure mais on y avait ajouté la mention ‘BARNACLE BILL’S dans le rectangle blanc. Tout comme dans notre dossier, la partie requérante plaidait que le vocable rajouté constituait la portion dominante puisque le consommateur identifierait les produits associés à cette marque par cet ajout. Or le registraire a conclu que l’addition de ce qui pouvait être perçu comme le nom du capitaine n’empêchait pas le public de percevoir la figure du capitaine comme l’une des marques employées sur l’emballage des produits. Ainsi il est toujours possible pour un propriétaire de plusieurs marques d’employer simultanément certaines d’entre-elles [voir John Labatt Ltd v Molson Breweries, A Partnership (1993) 46 CPR (3d) 6 (CF 1re inst)]. Finalement je note que nous retrouvons la Marque sans ces ajouts sur la deuxième page du pamphlet publicitaire
[26] La Partie Requérante plaide que la pièce JB-13 n’est pas le pamphlet publicitaire lui-même mais plutôt la matrice informatique du feuillet promotionnel puisque le document produit contient le nom de la firme qui a préparé le document et autres informations concernant la préparation de ce document. Elle a fait grand état du fait que M. Benny utilise le terme ‘‘reproduction’’ dans sa déclaration solennelle et qu’à la face même de la pièce produite il ne peut pas s’agir d’une reproduction.
[27] Je conviens que l’emploi du mot ‘‘reproduction’’ n’est peut-être pas approprié dans les circonstances mais j’estime que M. Benny faisait référence au pamphlet publicitaire remis aux clients. Qu’il s’agisse d’une matrice informatique ou d’une copie couleur un fait demeure : le document a été produit pour illustrer le pamphlet publicitaire auquel fait référence M. Benny dans sa déclaration solennelle.
[28] Je suis donc d’avis que la Marque apparait sur le pamphlet publicitaire pièce JB-13. De par la production des relevés de transactions et des factures correspondantes nous savons que les Marchandises ont été vendues durant la période Pertinente. Il reste à déterminer s’il s’agit d’une preuve suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises.
[29] M. Benny affirme au paragraphe 80 de son affidavit que le pamphlet publicitaire pièce JB-13 a été remis à chaque client du 20 août au 27 septembre 2012 qui a acheté l’une ou l’autre des Marchandises. Tel que mentionné précédemment le pamphlet publicitaire est remis en même temps que la boîte contenant les marchandises achetées. Pour illustrer le tout M. Benny a produit une photo pièce JB-16.
[30] Or la Partie Requérante soulève le fait que sur la photographie n’illustrant pas clairement la boîte et le pamphlet publicitaire. De plus elle allègue que la partie non-obstruée du pamphlet publicitaire fait état d’une date d’échéance du 20 octobre 2012 pour les coupons faisant partie du pamphlet publicitaire. Or cette date d’échéance est postérieure à la Période Pertinente.
[31] Tout d’abord M. Benny a produit également une copie du pamphlet publicitaire à titre d’élément de la pièce JB-16 pour nous éclairer sur le contenu de ce document puisqu’une partie est effectivement obstruée sur la photo, autre élément de la pièce JB-16. La photo et les allégations de M. Benny illustrent bien comment la Marque est liée aux Marchandises lors de leur vente. Bien que sur la photo on ne peut pas voir le pamphlet publicitaire au complet, étant obstrué en partie par la facture, nous pouvons clairement voir la Marque sur la portion visible du pamphlet publicitaire.
[32] J’estime que cette façon de procéder est conforme au libellé de l’article 4(1) de la Loi qui stipule qu’une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si "… elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée".
[33] M. Benny a fourni la preuve de la vente de chacune des Marchandises ainsi que les quantités vendues par le sous-licencié de Fabreville pour chacune des Marchandises entre le 20 août et le 31’août 2012, soit à l’intérieur de la Période Pertinente.
[34] Je conclus donc que l’Inscrivante s’est déchargée de son fardeau de preuve en ce qui concerne les Marchandises.
Les services de restaurant
[35] La Partie Requérante soulève que :
• les affiches apparaissant sur les photos JB-11 et JB-12 ne contiennent aucune référence à l’Inscrivante ou à l’un des sous-licenciés de sorte qu’on ne peut pas associer les affiches à l’Inscrivante.
• il est pour le moins suspicieux que ces affiches ne soient apparues qu’à compter du 20 septembre 2012 soit environ une semaine avant l’envoi de l’avis du registraire.
• Les photos seraient un montage effectué après la réception de l’avis du registraire car les photos démontrent que l’affiche n’a pas la même dimension que les cadres où elles sont placées.
[36] Je vais traiter de ces arguments dans l’ordre inverse. Rien dans cette preuve me laisse croire que ces photos auraient été prises postérieurement à la Période Pertinente et dans le seul but de préserver les droits de l’Inscrivante dans la Marque en liaison avec les services de restaurant. De plus je ne vois pas ce que la Partie Requérante veut insinuer par la proximité de l’apparition de ces affiches avec la fin de la Période Pertinente. L’Inscrivante ne pouvait savoir au moment du début de la période d’emploi de ces affiches que la Marque ferait l’objet, dans les jours qui suivraient, d’un avis sous l’article 45 de la Loi. Je rappelle que l’Inscrivante n’a qu’à produire une preuve prima facie d’emploi de la Marque à tout moment à l’intérieur de la Période Pertinente..
[37] Quant à l’absence de référence à l’Inscrivante ou à l’un des sous-licenciés sur ces affiches je suis d’accord avec les représentations de l’Inscrivante. Les affiches sont sur les lieux où les services sont fournis au public. Il y a donc chez le client le lien nécessaireentre la Marque apparaissant sur les affiches publicitaires et la source des services.
[38] Les pièces JB-13 et JB-16 et les allégations de M. Benny à leur sujet contenues aux paragraphes 32 et 42 de sa déclaration solennelle suffisent pour établir qu’il y a eu emploi de la Marque en liaison avec les services de restaurant au sens de l’article 4(2) de la Loi durant la Période Pertinente.
Les services de livraison de mets préparés
[39] Il ne reste plus qu’à déterminer s’il y a eu emploi de la Marque en liaison avec des services de livraison de mets préparés.
[40] Pour ces services l’Inscrivante se réfère aux pièces JB-13, JB-16 et JB-22. J’ai déjà exprimé l’opinion que les pièces JB-13 et JB-16 jumelées aux allégations de M. Benny à leur sujet constituaient une preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises. Mais le pamphlet publicitaire peut-il constituer également une preuve documentaire de l’emploi de la Marque en liaison avec les services de mets préparés.
[41] La Partie Requérante plaide que l’Inscrivante se sert des mêmes pièces pour démontrer à la fois l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des marchandises et des services. Or rien ne semble interdire une telle façon de procéder.
[42] Il s’agit d’analyser les allégués contenus dans la déclaration solennelle de M. Benny pour savoir si le pamphlet publicitaire a été employé dans le cadre de l’exécution services de livraison de mets préparés. Or M. Benny affirme au paragraphe 42 de sa déclaration solennelle que le pamphlet publicitaire produit comme pièce JB-13 et faisant partie de la pièce JB-16 a été remis aux clients qui ont pu profiter de ces services de livraison à domicile de mets préparés entre le 20 août et le 27 septembre 2012.
[43] J’estime que cette preuve démontre l’emploi de la Marque durant la période Pertinente en liaison avec les services de livraison de mets préparés au sens de l’article 4(2) de la loi.
Disposition
[44] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement LMC 719,446 sera maintenu pour les Marchandises et Services conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce