Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 244
Date de la décision : 2014-11-06
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par AT&T Intellectual Property II, L.P. à l'encontre des enregistrements no 1,461,395 pour la marque de commerce DESSIN DE SPHÈRE ET D'OMBRE (COULEUR) ALDEA et no 1,461,397 pour la marque de commerce DESSIN DE SPHÈRE (COULEUR) ALDEA au nom d'Aldea Solutions Inc./Solutions Aldea Inc.
Introduction
[1] Ces oppositions portent sur la demande no 1,461,395 produite le 3 décembre 2009 par Aldea Vision Solutions Inc. (Vision) pour l'enregistrement de la marque de commerce reproduite ci-dessous :
(la
Marque 1)
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs de la spirale changent et se mélangent de la partie supérieure gauche à la partie inférieure droite. Les couleurs passent du bleu foncé au bleu clair, du bleu clair au vert, du vert au jaune, du jaune à l'orange et de l'orange au rouge. La partie ombrée de la sphère est grise.
[2] Vision a également produit la demande no 1,461,397 à la même date pour l'enregistrement de la marque de commerce reproduite ci-dessous :
(la
Marque 2)
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs de la spirale changent et se mélangent de la partie supérieure gauche à la partie inférieure droite. Les couleurs passent du bleu foncé au bleu clair, du bleu clair au vert, du vert au jaune, du jaune à l'orange et de l'orange au rouge.
[3] Je ferai référence aux Marque 1 et Marque 2 globalement en tant que les Marques.
[4] Les deux demandes d'enregistrement sont basées sur un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2009. Ces demandes d'enregistrement ont été modifiées avec la permission du registraire le 26 mars 2014. Elles couvrent maintenant les services suivants :
[traduction]
Services
permettant aux utilisateurs des industries de la télévision et des médias
d'accéder à un signal de diffusion vidéo de qualité et sa transmission au moyen
d'un système de réservation entièrement automatisé sur le Web; et services fournis
aux industries de la télévision et des médias permettant la gestion de la
transmission d'un signal de diffusion vidéo de qualité au moyen de réseaux à
fibres optiques, sans fil et satellites (les Services).
Les modifications à la demande d'enregistrement sont soulignées.
[5] Ces demandes ont été annoncées dans le Journal des marques de commerce du 24 novembre 2010.
[6] Vision a ensuite changé son nom pour Aldea Solutions Inc./Solutions Aldea Inc. (Solutions). Je ferai référence à Vision et/ou Solutions en tant que la Requérante.
[7] AT&T Intellectual Property II, L.P. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 26 avril 2011, identique pour chacune des deux demandes d'enregistrement. La Requérante a produit une contre-déclaration, également identique pour chacune des deux demandes d'enregistrement, le 14 juin 2011, dans laquelle elle nie tous les motifs d’opposition.
[8] Les motifs d'opposition actuellement plaidés sont fondés sur les articles 30a), b) et i), 12(1)d), 16(1)a) et b) et l'article 2 (caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985 ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition spécifiques sont présentés en détail à l'annexe A de cette décision.
[9] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de M. David A. Denault. La Requérante a produit les affidavits de Lionel Bentolila et d’Annabelle Topor. Seul M. Denault a été contre-interrogé et la transcription fait partie du dossier.
[10] Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience.
[11] La première question consiste à déterminer, pour chacun des motifs d'opposition plaidés, si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial; et, le cas échéant, je devrai ensuite déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.
[12] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve dans les deux dossiers en vertu des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)b) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.
Fardeau ultime et fardeau de preuve
[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu’allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il n'est pas possible d'arriver à une conclusion déterminante en faveur de la Requérante, une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. Toutefois, l’Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. L'imposition d’un fardeau de preuve à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al. (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].
Remarques préliminaires
[14] J'ai tenu compte, aux fins de ma décision, de l'ensemble de la preuve et des observations présentées par les parties. Le volume de la preuve est assez important. L'affidavit de M. Denault compte 24 pages et 22 pièces. Pour ce qui est de l'affidavit de Mme Topor, il consiste en cinq gros relieurs contenant les résultats de recherches dans le registre. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a réduit les références pertinentes à seulement 38 références des milliers reproduites en pièce de son affidavit. Les pages des références jointes à son affidavit ne sont pas numérotées. Aucune analyse de la preuve de l'état du registre n'a été produite par la Requérante à chacune des différentes dates pertinentes.
[15] M. Denault est le président d'AT & T Global Services Canada Co. (AT & T Global Services Canada) et le président d'AT&T Enterprises Canada Co. (AT&T Enterprises Canada) (je ferai référence à AT&T Global Services Canada et AT&T Enterprises Canada en tant qu'AT&T Canada). La Requérante a soulevé de nombreuses objections en ce qui concerne certaines déclarations faites par M. Denault dans son affidavit, alléguant que ce sont des opinions et que M. Denault n'a pas la compétence pour faire ces déclarations. Je n'ai pas l'intention de traiter chaque objection sur une base individuelle. Aux fins de ma décision, il suffit de dire que toute opinion ou conclusion tirée par M. Denault sur des questions de droit en matière de marques de commerce (par exemple la probabilité de confusion) sera écartée. Toutefois, toute opinion donnée par M. Denault en matière de télécommunications sera prise en compte, sous réserve par contre que M. Denault n'est pas une partie neutre dans ces procédures, étant un représentant dûment autorisé de l'Opposante.
[16] Par conséquent, je ne ferai référence qu'aux portions de l'affidavit de M. Denault que je considère comme une preuve pertinente admissible ou qui doivent être débattues.
Motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi
[17] L'article 30i) de la Loi exige uniquement que la Requérante se déclare convaincue d'avoir le droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande d'enregistrement. Une telle déclaration est comprise dans les présentes demandes d'enregistrement. Un opposant peut invoquer l'article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu'on allègue la mauvaise foi du requérant [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Aucune allégation de ce genre n'est faite dans la déclaration d'opposition, et il n'y aucune preuve au dossier à cet effet.
[18] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante allègue que la preuve au dossier montre que les marques de commerce de l'Opposante sont si bien connues au Canada que la Requérante ne pouvait pas et ne peut pas être convaincue d'avoir eu le droit d'employer les Marques en liaison avec les Services au Canada. De plus, l'Opposante fait valoir que la Requérante pourrait avoir offert les Services avant la date de premier emploi revendiquée sous d'autres marques et a choisi d'adopter ces Marques. L'Opposante fait valoir que ces faits iraient plus loin qu'une simple connaissance de la part de la Requérante de l'emploi antérieur des marques de commerce de l'Opposante.
[19] Les marques de commerce de l'Opposante sont peut-être connues, ou même bien connues au Canada, mais cela n'empêche pas un requérant de déclarer, dans une demande d'enregistrement, être convaincu d'avoir le droit d'employer la marque visée par la demande en liaison avec des marchandises et/ou des services. En l'espèce, comme il en ressortira de cette décision, les parties ont débattu longuement de la question de la probabilité de confusion. Je ne considère pas ce cas comme exceptionnel puisqu'il était évident à la date de production de la demande d'enregistrement que la Requérante ne pouvait avoir produit la déclaration requise en vertu de l'article 30i) de la Loi.
[20] Pour ces raisons, je rejette ce motif d'opposition.
Motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi
[21] La date pertinente en ce qui concerne un motif d'opposition fondé sur l'article 30 est la date de la production de la demande d'enregistrement. Toutefois, il a été statué que, lorsqu’une demande a été modifiée, la demande initiale ne nuira pas au requérant [voir Call-Net Telecommunications Network Inc (1996) 70 CPR (3d) 283 (COMC)].
[22] M. Denault fait référence dans son affidavit aux services de la Requérante tels que décrits initialement dans la demande d'enregistrement. Comme susmentionné, les demandes ont depuis été modifiées pour préciser le genre des services en ajoutant dans leur description les termes [traduction] « des industries de la télévision et des médias ». Lors de l'audience, l'Opposante a fait valoir que la modification apportée à la liste des services ne constitue pas une restriction en bonne et due forme et, ainsi, l'affidavit de M. Denault est toujours pertinent.
[23] M. Denault a déclaré qu'il n'est pas possible, à son avis, de déterminer selon l'examen des demandes d'enregistrement, les services spécifiques que la Requérante aurait le droit de fournir au Canada en vertu des Marques. Il déclare que cette description des services, d'un point de vue des télécommunications et des communications, est une description générique qui pourrait couvrir une multitude de services dans les domaines des télécommunications et des communications. Pour illustrer son argument, il fournit l'exemple de consultation à distance pour les médecins qui sont spécialisés dans leur domaine, un genre de service offert par l'Opposante qui pourrait être compris dans une telle description.
[24] La demande d'enregistrement modifiée précise à quelles industries les services sont offerts au Canada. À cet égard, la Requérante offre l'accès à un signal de diffusion vidéo de qualité et sa transmission au moyen d'un système de réservation entièrement automatisé sur le Web aux gens des industries des télécommunications et des médias, de même que des services fournis aux industries des télécommunications et des médias permettant la gestion de la transmission d'un signal de diffusion vidéo de qualité au moyen de réseaux à fibres optiques, sans fil et satellites.
[25] Il n'y a aucune preuve au dossier pour appuyer l'allégation de l'Opposante, lors de l'audience, que les déclarations de M. Denault sont toujours pertinentes malgré la modification de la description des services. De toute évidence, l'exemple fourni par M. Denault dans le domaine médical n'est plus pertinent.
[26] Il a été conclu, dans Sentinel Aluminum Products Co c Sentinel Pacific Equities Ltd (1983), 80 CPR (2d) 201 (COMC), qu'un état déclaratif de services peut être plus difficile à définir en matière de services précis comparativement à un état déclaratif de marchandises.
[27] Dans l'ensemble, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial d'établir que les Services ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce. Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.
Motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi
[28] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production des demandes d'enregistrement (3 décembre 2009) [voir Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd (1989), 24 CPR (3d) 274 (COMC)].
[29] L’Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de produire une preuve à l'appui de ce motif d'opposition. Par ailleurs, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau de preuve léger [voir York Barbell Holdings Ltd c ICON Health & Fitness, Inc (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)]. Toutefois, dans ce cas, la preuve de la Requérante doit être clairement incompatible avec les déclarations faites par la Requérante dans ses demandes d'enregistrement [voir Tune Masters c Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), Labatt Brewing Co c Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1re inst) et Williams Telecommunications Corp c William Tell Ltd (1999), 4 CPR (4th) 107 (COMC)].
[30] Le premier argument de l'Opposante est que les Services sont une description générique de services de télécommunications et de communications. Les Marques n'auraient pas été employées en liaison avec tous les services compris dans une telle description. Je fais référence aux allégations contenues dans l'affidavit de M. Denault au sujet des Services qui ne sont pas précisés dans les termes ordinaires du commerce. L'Opposante fait également référence à l'affidavit de M. Bentolila, le président de la Requérante, qui décrit au paragraphe 7 de son affidavit le commerce de la Requérante comme des [traduction] « services vidéo pour le marché de la télévision ». Au paragraphe 8 de son affidavit, il déclare :
8. [La Requérante] fournit des services et solutions de vidéotransmission de haute qualité auprès des industries de la télévision, et des médias au Canada depuis l’année 2000.
[31] J'ai déjà rejeté l'argument que les Services ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce en vertu du motif d'opposition précédent. De plus, la description des services fournie par M. Bentolila concorde avec les Services tels que décrits dans les demandes d'enregistrement. Je ne vois pas en quoi les allégations contenues aux paragraphes 7 et 8 de l'affidavit de M. Bentolila pourraient servir de base à un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi.
[32] L'Opposante fait également valoir que M. Bentolila a fait de simples déclarations en ce qui concerne l'emploi de la Marque au Canada. Il fait référence aux Services comme étant offerts en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Amérique latine. Si tous les clients de la Requérante sont à l'extérieur du Canada (la seule facture produite a été émise à un client situé au Chili) et que la Requérante leur fournit ses services là-bas, il n'y a aucun emploi de ses Marques au Canada. L'Opposante poursuit en déclarant que M. Bentolila n'a fourni aucun exemple de consommateurs ou de clients situés au Canada. Il n'y a aucun chiffre d'affaires pour l'entreprise de la Requérante au Canada et il n'y a aucune preuve dans son affidavit de tout avantage offert à des membres du public, des consommateurs ou des acheteurs au Canada.
[33] Ces faits ne sont pas en contradiction avec la date de premier emploi alléguée de la Marque. Ils peuvent soulever des questions et auraient donc pu faire l'objet d'un contre-interrogatoire [voir London Drugs Limited c Alan S Brooks, 1997 CanLII 15844 (COMC)]. Comme souligné par l'agent de la Requérante lors de l'audience, l'Opposante a demandé et obtenu une ordonnance autorisant le contre-interrogatoire de M. Bentolila, mais l'Opposante a choisi de ne pas procéder. Si l'Opposante voulait certaines clarifications de ces allégations, elle aurait pu les obtenir par un tel contre-interrogatoire. Si la Requérante avait été incapable de les fournir, l'Opposante aurait alors peut-être été mieux placée pour faire valoir qu'elle s'était acquittée de son fardeau de preuve initial.
[34] Le dernier argument soulevé par l'Opposante en vertu de ce motif d'opposition est que la date de premier emploi alléguée dans les demandes d'enregistrement est inexacte. La date de premier emploi revendiquée est le 10 octobre 2009. L'Opposante s'appuie sur la teneur de la pièce LB-1 de l'affidavit de M. Bentolila pour faire valoir qu'il y a une contradiction claire entre la teneur d'une telle pièce et la date de premier emploi revendiquée.
[35] La pièce LB-1 est un courriel daté du 10 octobre 2009 d'un représentant de la Requérante. Il se lit comme suit :
[traduction]
Je tiens à annoncer que notre site Web d'entreprise a été mis à jour avec le
nouveau nom de marque et le nouveau logo en date d'aujourd'hui. Ce changement
nous permettra de procéder avec la communication de notre nouvelle image
d'entreprise qui se fera dans les prochains jours. Le nouveau site Web d’Aldea
est en préparation et nous prévoyons le lancer d'ici le mois de novembre.
[36] Comme l'a souligné l'agent de la Requérante lors de l'audience, la Requérante possède au moins deux sites Web : un situé à l'adresse www.aldeavision.com et l'autre à http://aldea.tv comme il apparaît selon les extraits de ces sites Web qui forment une partie des pièces LB-1 et LB-2 de l'affidavit de M. Bentolila. Le courriel reproduit ci-dessus fait référence au site Web d'entreprise et au nouveau site Web d’Aldea. De plus, en présumant que les Marques ne sont apparues sur les sites Web de la Requérante qu'après la date de premier emploi revendiquée, la reproduction des Marques sur un site Web est une façon d'établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services (à condition que les Services puissent également être accomplis). Il y a d'autres façons d'annoncer les Services en liaison avec les Marques. Quoi qu'il en soit, sur la photocopie noir et blanc du courriel, en pièce LB-1, la Marque 1 est reproduite, de toute évidence sans les caractéristiques de couleur.
[37] Je n'estime pas que la teneur du courriel soulève des doutes sérieux ou soit clairement incompatible avec la date de premier emploi revendiquée par la Requérante.
[38] Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.
Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b) de la Loi
[39] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de premier emploi alléguée dans les demandes d'enregistrement (10 octobre 2009) [voir l'article 16(1) de la Loi].
[40] L'Opposante s'appuie sur sa demande 1,290,200 pour l'enregistrement de la marque de commerce Dessin de globe at&t telle qu'illustrée ci-dessous :
(Dessin de globe
at&t)
en liaison avec les marchandises et services énumérés à l'annexe B de cette décision. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu clair, le bleu foncé, le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le bleu clair, le bleu foncé et le gris apparaissent dans la sphère rayée et le noir est utilisé pour les lettres « at&t ».
[41] M. Denault a versé au dossier les détails de cette demande d'enregistrement. Je remarque qu'elle était encore pendante à la date de l'annonce des demandes d'enregistrement en l'espèce [voir l'article 16(4) de la Loi]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.
[42] Le test pour déterminer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce est énoncé à l'article 6(2) de la Loi qui stipule que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues ou louées par la même personne, que ces marchandises soient ou non de la même catégorie générale. Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des biens ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.
[43] Ces critères ne constituent pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux n’est pas nécessairement le même [voir Clorox Co c Sears Canada Inc (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1re inst) et Gainers Inc c Marchildon (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1re inst)]. Je fais également référence aux décisions de la Cour suprême du Canada dans Mattel Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al (2006), 49 CPR (4th) 401 où le juge Binnie s’est exprimé sur la manière d’apprécier les critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi pour savoir s’il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce.
[44] Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al (2011), 96 CPR (4th) 361, le critère applicable est de savoir si, en matière de première impression, le « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit les Marques alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante, serait induit en erreur, c'est-à-dire que ce consommateur pourrait croire que les Services sont ceux de l'Opposante.
[45] De plus, comme déclaré dans Masterpiece, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause constitue le facteur le plus important. Les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires. Par conséquent, je commencerai mon analyse des critères pertinents par l'évaluation du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties.
Degré de ressemblance
[46] La composante graphique de globe de la marque de commerce Dessin de globe at&t de l'Opposante est aussi dominante que la composante nominale « at&t ». La composante graphique de globe comporte un effet tridimensionnel avec des bandes horizontales bleues. Ces caractéristiques dominantes se trouvent également dans les Marques, à l'exception de la couleur bleue qui n'apparaît que dans la portion supérieure gauche du dessin de sphère. L'idée suggérée par les marques des parties est également la même puisqu’un globe ou une sphère employée en liaison avec des services de télécommunications fait référence à des télécommunications mondiales.
[47] Je ne suis pas d'accord avec l'Opposante que la principale impression commerciale des Marque est le bleu. La Requérante fait valoir que la revendication de couleur comprend six couleurs différentes. Toutefois, la couleur bleue est aussi dominante dans les Marques que la couleur rouge. La présence de la couleur bleue dans les Marques est non-négligeable.
[48] Par conséquent, le facteur fondé sur le degré de ressemblance favorise l'Opposante.
Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[49] Les marques de commerce des parties possèdent un certain caractère distinctif inhérent quoique je ne considère pas la représentation d'une sphère ou d'un globe dans le domaine des télécommunications comme très distinctif puisqu'il y a un certain lien entre les idées qu'elles suggèrent et les services qui y sont liés.
[50] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par son emploi ou par sa promotion au Canada. Il s'agit de la deuxième partie du premier facteur énoncé à l'article 6(5)a) de la Loi, nommément la mesure dans laquelle une marque de commerce est devenue connue au Canada.
[51] Comme susmentionné, l'affidavit de M. Denault est assez long. Il couvre en détail l'emploi et la promotion des marques de commerce de l'Opposante, non seulement au Canada, mais aux États-Unis et dans le monde entier. Une bonne partie de la preuve porte sur la renommée de l'Opposante en tant que chef de file mondial dans l'industrie des télécommunications. L'Opposante est d'avis que les marques de l'Opposante sont bien connues au Canada sinon renommées et devraient donc bénéficier d'une plus large protection. Toutefois, je ne dois pas m'écarter de la principale question : est-ce que la marque de commerce Dessin de globe at&t de l'Opposante, comme illustrée ci-dessus, est connue au Canada; et si oui dans quelle mesure.
[52] M. Denault travaille dans l'industrie des télécommunications et des communications depuis 1999 lorsqu'il est entré chez AT&T Canada. Il connaît AT&T Intellectual Property II, L.P. (la compagnie de PI) qui est l'entité américaine propriétaire de toutes les marques de commerce, y compris celles pendantes et déposées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Il déclare que la compagnie de PI est responsable des questions de marque de commerce en ce qui concerne le Canada. Une partie de ses responsabilités en tant que président d'AT&T Canada est de travailler avec l'organisation commerciale et avec la mise en œuvre des stratégies d'entreprise, y compris les questions de marque au Canada (ainsi que dans les Caraïbes et en Amérique latine). Il affirme que, en vertu de son poste au sein d'AT&T Canada, il a une connaissance directe personnelle de son commerce, des marques et marques de commerce qu’elle emploie, et il a accès aux livres et aux dossiers d'AT&T Canada en ce qui concerne son commerce et les marques et marques de commerce en cause.
[53] M. Denault donne un aperçu des antécédents commerciaux des diverses entités liées à l'Opposante. Je n'ai pas l'intention de résumer cette partie de la preuve. Il suffit de dire qu'à cette étape aux États-Unis, l’entreprise AT&T est exploitée par AT&T Services Inc. et ses filiales, sociétés affiliées, entités et licenciées actives. Dans son affidavit, il fait référence à toutes ces entreprises collectivement en tant qu'« AT&T ». Je ferai de même. Il explique qu'AT&T est une société de communications américaine multinationale basée à Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique.
[54] M. Denault affirme qu'AT&T a été et est un des plus grands fournisseurs de téléphonie cellulaire et de téléphonie fixe (c'est-à-dire par câble) aux États-Unis, et a été et est également un fournisseur de services Internet à large bande, de télévision payante et de vidéo. En 2010, AT&T était la 7e plus importante compagnie par revenu total aux États-Unis, de même que la 4e plus grande compagnie non pétrolière aux États-Unis. Depuis plus d'une décennie, AT&T est classée annuellement parmi les 50 compagnies les plus admirées par le magazine Fortune. Il déclare qu'en 2011, le magazine Forbes a listé AT&T au 14e rang des plus grandes compagnies au monde par valeur marchande et au 9e rang des plus grandes compagnies non pétrolières par valeur marchande.
[55] M. Denault affirme qu'AT&T était et est le 20e plus grand opérateur de télécommunications mobiles au monde avec plus de 96 millions de clients mobiles. AT&T était et est également l'un des plus grands opérateurs de télécommunications fixes au monde qui offre à la fois des services de télécommunications locales et interurbaines. AT&T était et est également un fournisseur de services d'Internet à large bande et de vidéo et, aux États-Unis, de services de télévision payante.
[56] M. Denault affirme que, depuis octobre 2006, la compagnie IP a octroyé une licence à AT&T Canada pour l'emploi des marques GLOBE (énumérées aux annexes B et C de cette décision) et du nom AT&T au Canada pour leurs produits et services. J'aimerais souligner que les marques GLOBE telles que définies dans l'affidavit de M. Denault comprennent la marque de commerce Dessin de globe at&t illustrée ci-dessus.
[57] M. Denault affirme qu'AT&T a commencé l'emploi au Canada au milieu des années 1980, par ses licenciées, de la première des marques GLOBE, nommément la marque de commerce Dessin de globe AT&T (comme le montre l'enregistrement numéro LMC372,298 au numéro 8 de l'annexe C de cette décision) et d'autres enregistrements énumérés à l'annexe C de cette décision en liaison avec, entre autres marchandises et services :
Marchandises
[traduction]
Équipement de télécommunications, nommément, systèmes de communications,
équipement et pièces pertinents comprenant appareils téléphoniques,
télégraphiques, vidéo téléphoniques, de fac-similés et téléphotographie
comprenant appareils de transmission, récepteurs et systèmes de transmission, à
fils, sans fil et à ondes lumineuses; tableaux de commutation et appareils de
commutation sélective; émetteurs de signaux électroniques; composantes et
pièces pour appareils ci-dessus de la nature d’amplificateurs, condenseurs,
relais, résisteurs, dispositifs à semi-conducteurs, accumulateurs de batteries,
interrupteurs, transformateurs, tubes à vide; fils électriques et métalliques
et leurs connecteurs, équipement d’alerte et de surveillance et composantes
pertinentes, nommément équipement de traquage et de guidage d’objets; appareils
de comptage et de traitement de données, nommément, équipement d’enregistrement
de messages et composantes; équipement de transmission de données et pièces
pertinentes; appareils de mesurage et équipement de vérification; appareils
optiques et leurs composantes, nommément, dispositifs de mise au point et
ordinateurs et logiciel d’ordinateur; (Produits AT&T) et
Services
Services de télécommunications.
[58] M. Denault affirme que la marque de commerce AT&T, de même que le nom commercial, sont renommés non seulement aux États-Unis, mais également au Canada et ailleurs dans le monde. Il déclare qu'environ quatre cinquièmes de la population du Canada vit à moins de 150 kilomètres de la frontière des États-Unis. Il prétend que la majorité des Canadiens (approximativement 80 %) vit en milieu urbain et est concentrée dans le corridor Québec-Windsor, les basses terres continentales de la Colombie-Britannique et le corridor Calgary-Edmonton en Alberta. Compte tenu de la renommée des marques AT&T, y compris les marques GLOBE, et de leur promotion et leur publicité aux États-Unis, il affirme que ces marques et le nom commercial AT&T possèdent une renommée importante aux États-Unis, et que cette réputation s'étend au Canada.
[59] Premièrement, l'analyse de la probabilité de confusion porte d’une part sur la marque de commerce Dessin de globe at&t, et non la marque de commerce et/ou le nom commercial AT & T, et d’autre part sur les Marques. Deuxièmement, toutes les affirmations en ce qui concerne le rayonnement de la publicité de l'Opposante au Canada sont une preuve par ouï-dire inadmissible. Finalement, comme il est établi à l'annexe C de cette décision, l'Opposante est la propriétaire de plusieurs marques de commerce déposées et il n'y a eu aucune ventilation par marque de commerce de l'emploi et/ou de la promotion de ces marques de commerce aux États-Unis, y compris la marque de commerce Dessin de globe at&t, abstraction faite du Canada.
[60] M. Denault affirme qu'AT&T Canada a été et est un fournisseur de solutions de communications pour des clients d'affaires internationaux et canadiens. AT&T Canada a fourni et fournit de l'hébergement de contenu et des services de diffusion de contenu à ses clients d'affaires au Canada par l'entremise de ses services de capacité de réseau. Il déclare que les produits et services d'AT&T comprennent des services de RVP, des services d'Internet, des services d'accès à distance, des services de gestion de sécurité, des services de vidéo et des services de capacité de réseau. Les clients d'AT&T Canada comprennent des compagnies multinationales et des petites et moyennes entreprises qui exercent des activités au Canada et ailleurs dans le monde et des compagnies multinationales et des petites et moyennes entreprises des États-Unis, d'Europe et d'ailleurs qui exercent des activités au Canada. Les clients d'AT&T comprennent des compagnies comme des grandes institutions financières, de grands télédiffuseurs et câblodiffuseurs, des entreprises médiatiques, de grands fournisseurs de télécommunications, de même que d'autres entreprises qui ont besoin de services de transmission de ce genre.
[61] M. Denault a produit en pièce 4 de son affidavit une copie d'un communiqué de presse du 12 novembre 2007 qui traite des relations de Formica Corporation avec AT&T. Il déclare qu'il s'agit d'un exemple représentatif d'une société multinationale qui reçoit des services d’AT&T Canada dans le cadre de la prestation de services en Amérique du Nord.
[62] M. Denault allègue qu'aux États-Unis, AT&T a fourni et fournit son service U-verse dans plusieurs grands marchés. Ce service comprend la télévision numérique avancée, Internet à haute vitesse et le service de téléphonie résidentielle numérique. Il explique que, par l'entremise de ces services, les clients n'ont pas besoin du câble pour avoir accès à plus de 170 canaux HD. Ce service est offert sur le réseau à fibres optiques d'AT&T. Il allègue que le contenu de ce service comprend les signaux vidéo et la transmission de ces signaux. Il n'y a toutefois aucune preuve qu'un tel service a été rendu disponible au Canada, et le cas échéant en liaison avec lesquelles des marques de commerce de l'Opposante énumérées aux annexes B et C de cette décision.
[63] M. Denault ajoute qu'AT&T a fourni et fournit des services de télévision numérique aux États-Unis. Il allègue que ce service de télévision comprend des signaux vidéo et la transmission de contenu, y compris des films, des émissions et des événements sportifs. Il produit en pièce 10 de son affidavit du matériel tiré du site Web www.att.com qui fait la promotion de ce service. Toutefois, il n'y a aucune représentation de la marque de commerce Dessin de globe at&t sur cette pièce.
[64] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Denault a admis que le logo couvert par la demande d'enregistrement 1,290,200 et illustré ci-dessus est la version la plus récente de la marque de commerce employée par l'Opposante. Il a été d'abord été adopté au Canada en 2005-2006 et est celui qui est employé depuis.
[65] M. Denault affirme que le chiffre d'affaires brut au Canada des produits et services d'AT&T Canada en liaison avec les marques de l'Opposante se chiffrait et se chiffre dans les millions de dollars par année au cours des six dernières années. Toutefois, nous ne disposons d'aucune ventilation par marque de commerce et spécifiquement pour la marque de commerce Dessin de globe at&t, et aucune ventilation par produit et service.
[66] Je n'ai aucun doute qu'AT&T est une entreprise bien connue qui fait affaire dans le monde entier, mais la question n'est pas là. Je me concentrerai maintenant sur la preuve qui concerne l'emploi de la marque de commerce Dessin de globe at&t au Canada et déterminerai les services, s'il y en a, fournis au Canada par AT&T ou une de ces licenciées en liaison avec une telle marque de commerce.
[67] M. Denault a produit en pièce 8 de son affidavit des communiqués de presse, diffusés avant la date pertinente, au sujet de l'expansion des services de l'Opposante. Certaines des captures d'écran du site Web de l'Opposante au sujet de ces communiqués de presse arborent la marque de commerce Dessin de globe at&t.
[68] M. Denaul a produit en pièce 11 de son affidavit du matériel publicitaire et promotionnel employé au Canada pour la promotion des services de l'Opposante au Canada. Je reconnais que la marque de commerce Dessin de globe at&t apparaît sur une partie du matériel paru avant la date pertinente. Toutefois, il n'y a aucune référence à des services de transmission télévisuelle sur ce matériel.
[69] M. Denault ajoute qu'AT&T Canada a participé aux CIO Executive Summits [sommets des dirigeants principaux de l'information], qui ont lieu chaque année à Vancouver et à Toronto, et a également participé aux sommets de Vancouver et/ou Toronto pour chacune des années 2008, 2009, 2010 et 2011. Ces sommets attirent les dirigeants principaux de l'information de grandes entreprises au Canada. Il a produit en pièce 14 de son affidavit des copies de photographies établissant la participation d'AT&T Canada à certains de ces sommets. Sur ces photographies, il y a des affiches et d'autre matériel qui arborent la marque de commerce Dessin de globe at&t. Il allègue que ces affiches sont typiques des affiches employées par AT&T Canada lors de sommets, de salons professionnels et d'autres événements du même genre.
[70] L'Opposante exploite divers sites Web et M. Denault a produit des exemples de captures d'écran de ces sites Web [voir les pièces 17 et 18 de son affidavit]. La marque de commerce Dessin de globe at&t apparaît sur certains des échantillons produits et constitue un exemple de publicité et de promotion des services de l'Opposante offerts au Canada.
[71] Finalement, en ce qui concerne la mesure dans laquelle la caractéristique de couleur de la marque de commerce Dessin de globe at&t est devenue connue, M. Denault déclare que la promotion et la publicité des Produits et services AT&T, comme nous l'avons vu ci-dessus, faisaient voir les Marques GLOBE (énumérées à l'annexe C) en bleu. Il ajoute que la couleur bleue est fortement associée à AT&T et qu'elle fait partie de l'histoire d'AT&T. Il explique qu'au milieu des années 1980, lorsqu'AT&T a commencé à employer les Marques GLOBE, la couleur bleue était employée pour le dessin de globe et continue de l'être à ce jour. Il déclare que la couleur bleue est une caractéristique significative de la stratégie de marque d'AT&T pour ses produits et services.
[72] Dans l'ensemble, je suis convaincu qu'il y a eu publicité et promotion des services de l'Opposante en liaison avec la marque de commerce Dessin de globe at&t au Canada avant la date pertinente. La marque de commerce Dessin de globe at&t, qui comprend la couleur bleue comme caractéristique, était connue au Canada dans une certaine mesure à la date pertinente.
[73] M. Bentolila est le président de la Requérante depuis les douze dernières années. Il allègue avoir une bonne connaissance générale des industries des télécommunications et de la diffusion puisqu'il travaille dans ces industries depuis plus de 30 ans. La Requérante a commencé à exercer ses activités commerciales en 1992 sous le nom de ABL Canada et fabriquait du matériel vidéo et de télécommunications. En 2000, la Requérante a modifié ses activités et est devenue un fournisseur de services de vidéo pour le marché de la télévision. Dans cette intention, son nom a été modifié pour AldeaVision Inc. M. Bentolila poursuit en déclarant qu'en 2009, le nom de l'entreprise a de nouveau été modifié pour Aldea Solutions Inc. La Requérante a décidé de modifier en même temps son logo et de commencer à promouvoir les Services en liaison avec les Marques le 10 octobre 2009.
[74] Il allègue que les Marques étaient employées dans la publicité des Services et presque dans tous les cas avec le nom Aldea (Aldea et la marque figurative Globe). Il a produit des extraits du site Web de la Requérante en pièce LB-2 pour illustrer un tel emploi. Cela montre comment la Marque 1 est employée depuis octobre 2009 en liaison avec les Services.
[75] Il a produit en pièce LB-3 des communiqués de presse publiés au Canada entre 2009 et 2012 sur lesquels apparaît la Marque 1, mais ils datent tous d'après la date pertinente. Il a également produit un exemple de facture utilisée à la fin de chaque mois aux fins de facturation et qui arbore également la Marque 1. Encore une fois, cette facture a été émise après la date pertinente (31 octobre 2009). Il y a peu de preuve d'emploi de la Marque 1 au Canada depuis la date pertinente et aucune preuve d'emploi de la Marque 2.
[76] De cette analyse de la preuve en ce qui concerne l'emploi et la promotion des marques respectives des parties, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante.
La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[77] La demande d'enregistrement est fondée sur un emploi des Marques au Canada depuis le 10 octobre 2009. Il y a preuve d'emploi de la marque de commerce Dessin de globe at&t depuis au moins 2006.
[78] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.
Le genre de marchandises et services et les voies de commercialisation respectives des parties
[79] Par analogie au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je dois comparer les Services tels que décrits dans la demande d'enregistrement avec les marchandises et services couverts par les demandes d'enregistrement de l'Opposante [voir Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3, p 10-11 (CAF); Henkel Kommadnitgellschaft c Super Dragon (1986), 12 CPR (3d) 110, p 112 (CAF); Miss Universe Inc c Dale Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381, p 390-392 (CAF)].
[80] Par souci de commodité, je reproduis la liste des services couverts par la présente demande d'enregistrement :
[traduction]
Services
permettant aux utilisateurs dans les industries de la télévision et des médias
d'accéder à un signal de diffusion vidéo de qualité et sa transmission au moyen
d'un système de réservation entièrement automatisé sur le Web; services fournis
aux industries de la télévision et des médias permettant la gestion de la
transmission d'un signal de diffusion vidéo de qualité au moyen de réseaux à
fibres optiques, sans fil et satellites.
[81] Sur le site Web de la Requérante, ses activités sont décrites comme suit :
[traduction]
Les services de vidéo d'Aldea aident les gens dans le monde entier à apprécier
des services de télédiffusion de haute qualité en temps réel pour du sport, de
l'information et du divertissement. Nous fournissons aux diffuseurs et aux
sociétés médiatiques des services de transmission de contenu vidéo faciles à
utiliser et fiables partout dans le monde et offrons aux diffuseurs des
solutions clé en main pour la couverture des nouvelles et de manifestations
sportives mondiales.
[82] En réalité, M. Bentolila allègue que la Requérante fournit des services et des solutions de vidéotransmission pour l'industrie de la télévision et les médias au Canada depuis 2000. La Requérante offre les services suivants [traduction] : services permanents et occasionnels, couverture d'événements et d'événements spéciaux. Il définit un service permanent comme une liaison vidéo point à point ou point à multipoint, laquelle est disponible pour les vidéotransmissions 24 heures sur 24. Il déclare que la Requérante fournit des solutions complètes, dont du matériel d’encodage et de décodage, de la conversion de normes, du matériel de transport, de l’aiguillage ainsi que des liaisons télévisuelles et de données. Tous les services de vidéo sont surveillés depuis un centre de gestion du réseau par du personnel qui s’y connaît en matière de vidéo.
[83] M. Bentolila déclare que la Requérante offre à ses clients la possibilité de fournir des services de transmission télévisuelle sur une base temporaire. Elle peut fournir des studios pour la retransmission en direct, une équipe technique, des camions satellites et de production, des locations pour la transmission et tout autre équipement nécessaire pour fournir une solution clé en main pour les besoins télévisuels de ses clients.
[84] M. Bentolila affirme que la Requérante aide également les radiodiffuseurs à couvrir des événements spéciaux en offrant des solutions clé en main, de la conception de la solution à sa mise en œuvre sur le terrain.
[85] M. Denault déclare que NBC, le diffuseur américain exclusif des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver en 2010, a collaboré avec AT&T pour offrir une couverture en direct de ces événements aux amateurs. NBC a utilisé les services de solution de réseau géré pour répondre aux besoins de largeur de bande en expansion et livrer les émissions aux téléspectateurs à travers les États-Unis. Cela comprend la distribution de Vancouver vers les États-Unis de vidéo en haute définition pour visionnement à la télévision, sur les ordinateurs et sur les téléphones cellulaires. Il allègue qu'AT&T a fourni la vidéotransmission en haute définition des sites des jeux vers les installations de NBC aux États-Unis, laquelle a ensuite été rediffusée, y compris sur NBCOlympics.com pour la diffusion vidéo en continu des événements. Il affirme que NBCOlympics.com était accessible et l'est toujours pour le visionnement au Canada. Je ferai référence à ces faits en tant que « cas NBC ».
[86] Dans le cas NBC, il n'y a aucune preuve que des Canadiens ont visité le site susmentionné durant la diffusion des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver en 2010. De plus, il n'y a aucune preuve que la marque de commerce Dessin de globe at&t était employée en liaison avec un tel service. Au cours de son contre-interrogatoire, M. Denault a admis qu'AT&T Canada n'achète pas de services de transmission télévisuelle d'autres fournisseurs de service aux fins de revente à des clients médiatiques au Canada. Il a également refusé de nommer d'autres diffuseurs à qui les services de l'Opposante auraient été fournis. Je déduirai de ce refus que l'Opposante n'a fourni ses services qu'à un seul diffuseur dans le cas NBC.
[87] Finalement, quoi qu'il en soit, le cas NBC a eu lieu après la date pertinente.
[88] Je remarque que M. Denault conclut son affidavit en faisant la déclaration suivante, entre autres :
[traduction]
Les affaires d'AT&T Canada sont celles d'une société de communication. Elle
possède une plateforme de réseau évoluée qui peut transporter, transmettre et
diffuser du contenu en tout genre. Ce contenu peut comprendre du matériel
audio, vidéo ou textuel ou une combinaison de ceux-ci et peut permettre aux
clients d'accéder à du contenu et de le redistribuer sous n'importe quelle
forme, y compris vers ou par la télévision, les ordinateurs et les appareils
mobiles. Le contenu peut être un signal vidéo et la transmission peut être par
des réseaux à fibres optiques, sans fil et/ou satellites.
[89] Plus important encore, la demande d'enregistrement 1,290,200 de l'Opposante couvre des services de transmission télévisuelle. Ainsi, il y a un recoupement des services respectifs des parties. La demande d'enregistrement est fondée sur un emploi aux États-Unis d'Amérique et un emploi projeté au Canada. Il n'y pas de preuve d'emploi de la marque de commerce Dessin de globe at&t au Canada en liaison avec des services de transmission télévisuelle avant la période pertinente. Néanmoins, en vertu de ce motif d'opposition, je dois comparer les marchandises et services couverts par la demande d'enregistrement précédemment produite par l'Opposante avec les Services. Compte tenu du genre de [traduction] « services de transmission télévisuelle », il est permis de présumer qu'il pourrait y avoir un recoupement des voies de commercialisation des parties, dans la mesure où ces services sont concernés.
[90] Après l'examen de l'ensemble de la preuve pertinente et des observations des parties, je conclus que ces facteurs favorisent l'Opposante. Il y a un recoupement d'une part dans le genre des Services et la nature du commerce de la Requérante et d’autre part, des services de l'Opposante énumérés en vertu de la demande d'enregistrement 1,290,200, particulièrement dans la mesure où les services de transmission télévisuelle sont concernés, et également avec le commerce de l'Opposante.
Autres circonstances pertinentes
État du registre
[91] La Requérante a produit une preuve de l'état du registre. C'est sous la forme d'un affidavit d'Annabelle Topor, une parajuriste du groupe de la propriété intellectuelle du cabinet de l'agent de la Requérante.
[92] Elle a mené 22 recherches sur le registre des marques de commerce de la banque de données de l'OPIC. Elle explique comment elle a procédé. Les recherches du premier groupe (11 en tout) ont été menées les 7 et 9 septembre 2012. Elle a trouvé tous les enregistrements de marque de commerce octroyés depuis le 13 novembre 1986 (le plus ancien enregistrement actif de l'Opposante avec un dessin de globe a été déposé le 14 novembre 1986 (LMC320507)) qui montrent des marques arborant soit un globe terrestre ou une sphère comme composante graphique. Voici un résumé des résultats avec les mots-clés utilisés :
telecom* [télécom*] : 172 résultats
televis* [télévis*] : 154 résultats
communica* [communica*] : 180 résultats
transmit* [transmis*] : 149 résultats
video* [vidéo*] : 168 résultats
broadcast* [diffus*] : 74 résultats
conferenc* [confér*] : 153 résultats
fib* optic* [fibr* optiq*] : 11 résultats
cable* [câbl*] : 61 résultats
stream* [contin*] : 18 résultats
provide access [accès] : 51 résultats
Il y a des références qui apparaissent sous plusieurs résultats de recherche.
[93] Le deuxième groupe de recherches portait sur des demandes d'enregistrement pendantes. Elle a trouvé toutes les demandes d'enregistrement autorisées de marques de commerce arborant soit un globe terrestre ou une sphère comme composante graphique depuis le 13 novembre 1986 jusqu'au 4 septembre 2012. Voici un résumé des résultats avec les mots-clés utilisés :
telecom* [télécom*] : 202 résultats
televis* [télévis*] : 174 résultats
communica* [communica*] : 208 résultats
transmit* [transmis*] : 181 résultats
video* [vidéo*] : 198 résultats
broadcast* [diffus*] : 86 résultats
conferenc* [confér*] : 172 résultats
fib* optic* [fibr* optiq*] : 16 résultats
cable* [câbl*] : 67 résultats
stream* [contin*] : 20 résultats
provide access [accès] : 59 résultats
Ici encore, il y a des références qui apparaissent sous plusieurs résultats de recherche.
[94] Elle a ensuite imprimé une fois chaque référence sans inclure les 23 enregistrements de l'Opposante qu'elle a trouvés. Dans l'ensemble, la preuve est comprise dans cinq gros relieurs, dont les pages ne sont pas numérotées. Je limiterai mon analyse de la preuve de l'état du registre aux références comprises à l'annexe 1 du plaidoyer écrit de la Requérante. Comme susmentionné, il consiste en 38 références. Je ferai référence à l'une ou l'autre par les numéros utilisés par la Requérante dans l'annexe susmentionnée.
[95] Je considère celles qui ont une certaine ressemblance visuelle avec la marque de commerce Dessin de globe at&t comme étant les références 2, 3, 7, 9, 11, 18, 24 et 25. Toutefois, la référence 11 a été autorisée et déposée après la date pertinente. Également, les références 24 et 25 sont des demandes d'enregistrement pendantes qui ont également été autorisées seulement après la date pertinente. Des cinq références restantes, aucune ne revendique la couleur comme une caractéristique de la marque déposée.
[96] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions à propos de l'état du marché [voir Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); Welch Foods Inc c Del Monte Corp (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1re inst)]. Des conclusions à propos de l'état du marché peuvent seulement être tirées de la preuve de l'état du registre si un grand nombre d'enregistrements pertinents a été localisé [voir Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].
[97] En l'espèce, je considère les cinq références pertinentes restantes comme un nombre insuffisant pour tirer une conclusion à propos de l'état du marché.
Absence de cas de confusion
[98] M. Bentolila allègue dans son affidavit qu'il n'est pas au courant d'une situation où un client potentiel aurait pu être induit en erreur. Je ne peux accorder beaucoup d'importance à une telle déclaration puisque M. Bentolila n'a fourni aucune information à propos de la mesure de l'emploi des Marques au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée. De plus, comme susmentionné, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque 2 au Canada.
Conclusion
[99] Les marques se ressemblent l'une l'autre. L'Opposante a employé la marque de commerce Dessin de globe at&t avant la date de premier emploi alléguée dans les demandes d'enregistrement de la Requérante. Il y a un recoupement des services des parties comme décrits dans les demandes d'enregistrement respectives et de leurs voies de commercialisation. Je conclus par conséquent que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir que, à la date pertinente, elle avait le droit d'obtenir l'enregistrement des Marques, puisqu'il y avait une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce Dessin de globe at&t qui faisait l'objet d'une demande d'enregistrement préalablement produite.
[100] En conséquence, je maintiens ce motif d'opposition.
Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif
[101] La date pertinente généralement acceptée pour ce motif d'opposition est la date de la production de la déclaration d'opposition (26 avril 2011) [voir Andres Wines Ltd c E&J Gallo Winery (1975), 25 CPR (2d) 126 (CAF)].
[102] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de prouver qu'au moins une de ses marques alléguées à l'appui de ce motif d'opposition était devenue suffisamment connue au Canada le 7 octobre 2010 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 at 58 (CF 1re inst)]. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, il incombe à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les Marques ne risquaient pas de créer de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante à la date pertinente, de sorte qu'elles étaient adaptées à distinguer ou distinguaient véritablement partout au Canada les Services des marchandises et/ou services de l'Opposante [voirMuffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].
[103] L'une des marques alléguées de l'Opposante est la marque de commerce Dessin de globe at&t. En vertu du motif d'opposition précédent, j'ai conclu qu'il y avait une preuve au dossier qui établissait que cette marque était connue dans une certaine mesure au Canada. La différence dans les dates pertinentes entre le motif d'opposition précédent et celui-ci est telle que je peux tenir compte de l'emploi de la Marque 1 dans les communiqués de presse de la Requérante (pièce LB-3 de l'affidavit de M. Bentolila) de même que du cas NBC.
[104] Il va sans dire que ma conclusion tirée quant au degré de ressemblance entre les marques en question de même que mon analyse des autres facteurs pertinents faite en vertu du motif d'opposition précédent sont applicables en vertu du présent motif d'opposition.
[105] Je dois examiner la preuve d'emploi de la marque de commerce Dessin de globe at&t de l'Opposante afin de déterminer en liaison avec quelle sorte de services elle a été employée au Canada à la date pertinente applicable (7 octobre 2010). La marque de commerce Dessin de globe at&t apparaît sur les pièces 2, 3b), 4, 5, 7 à 9 inclusivement, 11, 12, 14, 15 et 17 à 22 inclusivement de l'affidavit de M. Denault. Les pièces portent sur des rapports annuels, de nombreux communiqués de presse, des pages Web tirées du site Web de l'Opposante, du matériel promotionnel, une page Facebook, etc. Elles font principalement référence aux services suivants : services de données, réseaux virtuels privés, MPLS, relais de trame, accès à distance muticommandes, Internet et accès Internet en simultané, services anti-intrusion, itinérance internationale et accès direct « toute bande ». Ces services sont des services spécialisés du domaine des télécommunications.
[106] Néanmoins, sur certains des communiqués de presse arborant la marque de commerce Dessin de globe at&t et produits en pièce 15 de l'affidavit de M. Denault, on voit le texte suivant sous la rubrique « About AT&T » [à propos d'AT&T] :
[traduction]
Elle offre également des services de télévision sous les marques U-verse et
DIRECTV d'AT&T.
[107] Je considère la référence susmentionnée aux services de transmission télévisuelle de l'Opposante comme une sorte de promotion de tels services.
Conclusion
[108] Les marques se ressemblent l'une l'autre. Il y a un recoupement des services des parties et de leurs voies de commercialisation. La marque de commerce Dessin de globe at&t est employée au Canada (2006) depuis plus longtemps que les Marques (octobre 2009).
[109] Je conclus par conséquent que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir que, à la date pertinente, ses Marques possédaient un caractère distinctif, puisqu'il y avait une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce Dessin de globe at&t qui était connue au Canada avant la date de la production de la déclaration d'opposition.
[110] Par conséquent, je maintiens ce motif d'opposition.
Autres motifs d'opposition
[111] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux motifs d'opposition différents, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.
Décision
[112] Dans l'exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement 1,461,395 de la Marque 1 et la demande d'enregistrement 1,461,397 de la Marque 2, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.
_____________________________
Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du
Canada
Traduction
certifiée conforme
Nathalie
Tremblay, trad.
Annexe A
1. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch T-13 (la Loi), en ce sens que la demande d'enregistrement ne comprend pas un état déclaratif des Services dans les termes ordinaires du commerce;
2. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi en ce sens que la Requérante n'a pas employé la Marque comme marque de commerce en liaison avec les Services et de plus, une date exacte de premier emploi n'a pas été indiquée dans la demande d'enregistrement;
3. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi, en ce sens que la Requérante ne pouvait pas et ne peut pas être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque en liaison avec les Services;
4. La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, en ce sens qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante énumérées à l'annexe C :
5. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi, en ce sens qu'à la date de premier emploi alléguée, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante énumérées à l'annexe C et/ou la famille de marques de commerce ayant déjà été employées au Canada ou ayant été révélées au Canada par l'Opposante et/ou ses prédécesseurs en titre ou ses licenciées, y compris en liaison avec des marchandises et services de télécommunications et/ou de diffusion avec des marques de commerce qui n'avaient pas été abandonnées par l'Opposante à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Requérante;
6. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)b) de la Loi, en ce sens que, à la date de premier emploi alléguée, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante à l'annexe B à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a déjà été produite au Canada par l'Opposante;
7. En vertu de l'article 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive en ce sens qu'elle ne distingue pas, n'est pas adaptée à distinguer et ne peut pas distinguer aucun des Services des marchandises et services de l'Opposante en liaison avec les marques de commerce qui sont ou qui comportent les marques GLOBE et/ou la famille de marques de commerce GLOBE susmentionnées et/ou celles de tiers.
Annexe B
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce. Le bleu clair, le bleu foncé, le gris et le noir sont revendiqués
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le bleu clair, le bleu foncé
et le gris apparaissent dans la sphère rayée et le noir est utilisé pour les
lettres « at&t ».
MARCHANDISES :
(1) Produits de télécommunication, nommément routeurs de passerelles, à savoir
matériel informatique de commande pour les systèmes de communication sans fil;
logiciel d'accès à un réseau informatique mondial; accessoires de téléphone,
nommément fils et batteries de téléphones; produits électroniques, nommément
récepteurs pour la photographie numérique; téléphones; équipement périphérique
de télévision, nommément boîtiers décodeurs, télécommandes et manuels vendus
comme un tout; concentrateurs de télécommunication, commutateurs, routeurs
filaires, routeurs sans fil et routeurs intégrés comprenant un modem; modems de
ligne d'abonné numérique aussi connus sous les noms de modems DSL, modems
câblés et modems par satellite qui interfacent directement avec une ligne
d'accès numérique aussi connue sous le nom de DSL, services de données par
satellite ou sur bande large par câble; adaptateurs de carte d'interface réseau
aussi connue sous les noms d'adaptateurs; câbles de transmission RJ45; filtres
de lignes téléphoniques; coupleurs de télécommunication; fiches modulaires de
télécommunication; téléphones de téléconférences filaires avec ou sans cordon;
répondeurs téléphoniques; téléphones Internet; téléphones sans fil; écouteurs
et antennes pour téléphones sans fil; cartes de crédit à codage magnétique;
cartes à valeur stockée à codage magnétique; annuaires téléphoniques; articles
en papier et imprimés, nommément billets, affiches, brochures, prospectus et
matériel promotionnel pour parties de baseball et autres spectacles; cartes
d'appel de télécommunication prépayées sans codage magnétique.
SERVICES :
(1) Offre d'annuaires téléphoniques en ligne; services de publicité, nommément
promotion des marchandises et des services de tiers par la préparation et le
placement de publicités dans des bases de données d'inscriptions d'annuaires
accessibles par un réseau informatique mondial; offre d'information de magasin
de détail, d'information de guide d'achat et d'inscriptions d'affaires par voie
électronique; exploitation de services de centre d'appel en télécommunications
pour des tiers, nommément optimisation du flux des appels, optimisation des
numéros sans frais, mentorat de centres de commande, services de gestion de l'effectif
des centres d'appel, consolidation de centres d'appel, mesures de centres
d'appel ainsi qu'évaluation du traitement de la voix et vérifications de
centres d'appel; services de cartes d'appel; services de réparation de câblage
pour les télécommunications, de prises et d'équipement téléphonique;
installation et entretien de systèmes et d'équipement de télécommunication pour
des tiers; services de soutien pour les réseaux de télécommunication, nommément
réparation et entretien; maintenance de réseaux de télécommunication; services
de télécommunication, nommément offre de communication téléphonique et de
services de téléphonie Internet, offre d'un groupe de services de téléphonie
spécialisés avec des options d'appel et des forfaits de téléphonie personnalisés;
messagerie vocale électronique, nommément l'enregistrement et la transmission
subséquente de messages vocaux par téléphone; offre d'accès commuté
multiutilisateurs, d'accès haute vitesse et d'accès par liaison spécialisée à
Internet, aux réseaux informatiques mondiaux, à d'autres réseaux informatiques,
aux services en ligne et à des babillards en ligne; transmission électronique
de messages, de données, d'images, de vidéos et d'information par Internet;
transmission sans fil de la voix, de messages, de données et d'information;
services d'accès haute vitesse et services d'accès sans fil à Internet, aux
réseaux informatiques mondiaux, à d'autres réseaux informatiques, aux services
en ligne et à des babillards en ligne; services de transmission télévisuelle;
services de télécommunication, à savoir offre de services de réseautage de la
voix et de données, nommément services de réseautage numérique et analogique
pour la transmission de données et de la voix; services d'audioconférences, de
vidéoconférences ainsi que d'audioconférences et de vidéoconférences sur le
Web; communications téléphoniques cellulaires et mobiles; services de conseil
en télécommunication; services de voix sur protocole Internet (voix sur IP);
services de radiomessagerie; diffusion en continu de matériel audio et vidéo
sur Internet; services de télécommunication à relais de trames; services de
télécommunication par réseaux virtuels; transmission informatisée de messages
et d'images; services de télécommunication sur lignes vocales privées de
textes, de télécopies, de vidéos et de données; services de télécommunication
en réseau numérique à intégration de services (RNIS); services de
télécommunications 1-800; services de télécommunications 1-900; services
commutés de transmission de la voix, de données, de vidéos et de contenu
multimédia à l'échelle internationale; location de services indépendants de
communications personnelles, nommément services de communications mobiles, de
la voix, de données et de télécopies; offre de services de réseau fédérateur
pour les télécommunications à des tiers pour permettre l'affichage de contenu
sur des réseaux informatiques mondiaux, sur d'autres réseaux informatiques, par
des services en ligne et sur des babillards; transmission par câble de services
de divertissement ainsi que de services de téléphonie vocale, vidéo, de données
et de télécopies; services de déploiement de bureaux prêts à l'emploi,
nommément système de bureau offrant des services de voix, de données et de
télécopies pour un emplacement à distance; services de divertissement sous
forme de parties de baseball, de courses d'autos professionnelles, de tournois
de golf et d'événements liés au golf; services de stade, nommément offre
d'installations pour les sports, le divertissement, les salons professionnels,
les expositions et les congrès; hébergement des sites Web de tiers sur un
serveur informatique pour un réseau informatique mondial; développement et
maintenance de logiciel de serveur Web pour des tiers; services de conseil dans
le domaine de l'informatique, des données et des réseaux; conception et
développement de réseaux de télécommunication; services de stratégie de réseaux
de télécommunication nommément évaluation des stratégies de réseautage pour les
technologies de l'information, mise au point de stratégies de réseautage pour
les technologies de l'information, mise au point de stratégies réseau étendu,
développement d'applications réseau, optimisation Web, continuité des affaires
et reprise après sinistre et développement portails vocaux et multicanaux;
services de conception de réseaux de télécommunication et de technologie de
réseau, y compris évaluation de réseau privé virtuel, authentification par
jeton de réseau privé virtuel; développement d'infrastructure à clé publique,
évaluation de réseau local, conception, adressage, routage et équilibrage de
charge de réseau IP, développement et conception de réseaux sur protocole
Internet évolués, de voix sur IP et de quantité de service, conception de
réseaux Ethernet en anneau à jeton, essais sous contrainte de sites Web,
transformation de centres de données, évaluation de serveur, développement et
conception de services de messagerie et d'équipement pour réseaux locaux sans
fil, conception de centre de gestion du réseau, surveillance du rendement Web
et évaluations de l'état de service du télétravail; services de déploiement de
réseaux de télécommunication, y compris gestion de projets, migration de réseau
en anneau à jeton à réseau Ethernet; mise en œuvre de réseaux locaux sans fil;
mise en œuvre de vidéoconférences et déploiement rapide de réseaux de
télécommunication, déploiement de routeurs pour réseaux étendus et mise en
œuvre de réseaux locaux; services de sécurité en technologies de l'information,
nommément analyse de conception et mise en œuvre de coupe-feu, examens de la
vulnérabilité de la sécurité Internet, évaluation de la sécurité de réseaux
d'entreprises et évaluations de la conformité à la Health insurance portability
and accountability Act; intégration de téléphonie informatisée de base;
conception de systèmes de réponse vocale interactive et de navigateurs Web
vocaux, systèmes de création de profils et d'aiguillage de clients; balayage de
détection d'intrusions, identification de modem malveillant, évaluations de
politiques de sécurité.
Annexe C
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Marque de commerce |
État/info |
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1. |
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Marque de commerce : AT&T CANADA et Dessin de GLOBE, déposée, LMC560052 Demande : 1019949 |
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2. |
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Marque de commerce : AT&T CANADA et Dessin de GLOBE, déposée, LMC524073 Demande : 835469 |
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3. |
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Marque de commerce : AT&T et Dessin de GLOBE, déposée, LMC464884 Demande : 0750798 |
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4. |
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Marque de commerce : AT&T et Dessin de GLOBE et WI-FI, déposée, LMC694330 Demande : 1192376 |
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5. |
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Marque de commerce : AT&T et Dessin de GLOBE et WI-FI HOT SPOT, déposée, LMC715486 Demande : 1192375 |
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6. |
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Marque de commerce : AT&T et Dessin de GLOBE, déposée, LMC560381 Demande : 1019950 |
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7. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE et AT&T, déposée, LMC432195 Demande : 696562 |
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8. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE et AT&T, déposée, LMC372298 Demande : 611943 |
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9. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE et AT&T (couleur), déposée, LMC573289 Demande : 1122614 |
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10. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE (couleur), déposée, LMC573288 Demande : 1122062 |
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11. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE et AT&T et YOUR TRUE CHOICE, déposée, LMC496977 Demande : 776350 |
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12. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE, déposée, LMC431673 Demande : 696561 |
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13. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE, déposée, LMC372297 Demande : 611941 |
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14. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE, déposée, LMC320507 Demande : 502284 |
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15. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE et AT&T CANADA et SERVICES DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE, déposée, LMC524076 Demande : 835473 |
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16. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE et AT&T CANADA et ELECTRONIC COMMERCE SERVICES, déposée, LMC524086 Demande : 835472 |
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17. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE et AT&T CANADA et SERVICES INTERURBAINS, déposée, LMC524085 Demande : 835471 |
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18. |
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Marque de commerce : Dessin de GLOBE et AT&T CANADA et LONG DISTANCE SERVICES, déposée, LMC524074 Demande : 835470 |
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19. |
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Marque de commerce : AT&T et Dessin, déposée, LMC440067 Demande : 719696 |
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20. |
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Marque de commerce : AT&T et Dessin, déposée, LMC370023 Demande : 620868 |
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21. |
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Marque de commerce : AT&T et Dessin, déposée, LMC465715 Demande : 727233 |
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22. |
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Marque de commerce : COMMUNICATIONS INTÉGRÉES et Dessin, déposée, LMC600287 Demande : 1045408. |