Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : BUILDING ENVELOPE SYSTEMS
NO D’ENREGISTREMENT LMC 445,162
Le 5 janvier 2005, à la demande d’Ogilvy Renault, le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à Bakor Inc., la propriétaire inscrite de l’enregistrement mentionné ci-dessus.
L'article 45 exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce se situe entre le 5 janvier 2002 et le 5 janvier 2005. L’article 4 de la Loi, reproduit ci-dessous, précise ce qui constitue un emploi d’une marque de commerce :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
À défaut de preuve d’emploi au cours de la période de trois ans, la question à trancher consiste alors à savoir si le défaut du propriétaire inscrit d’employer sa marque est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
La marque de commerce BUILDING ENVELOPE SYSTEMS est enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :
Marchandises : Revêtements isolants fibreux et non fibreux à base d’asphalte et/ou de résines pour application sur les canalisations, les récipients et les réservoirs utilisés aux fins de la construction; adhésifs fibreux et non fibreux isolants à base d’asphalte et/ou de résines pour application sur les réservoirs, les murs et les toitures; revêtements imperméabilisants fibreux et non fibreux pour application sur les murs et les fondations; revêtements de toiture fibreux et non fibreux pour application sur les terrasses de béton, les terrasses isolées et les membranes d’asphalte existantes; revêtements fibreux et non fibreux pare-vent pour application sur le béton, les bloc de béton et les panneaux muraux secs utilisés dans la construction d’écrans anti-pluie en milieu industriel et commercial; et revêtements fibreux et non fibreux à usage récréatif pour application sur les courts de tennis asphaltés et autres surfaces de jeu.
Services : Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de matériaux de construction.
En réponse à l’avis donné en vertu de l’article 45, la propriétaire inscrite a produit l’affidavit de son directeur de la commercialisation et des services techniques, Marc Tropper. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit.
M. Tropper nous fournit des renseignements généraux concernant les activités, les produits et les services de sa compagnie. Il atteste que depuis 1991, Bakor Inc. a toujours désigné collectivement ses systèmes d’intégration d’air et de pare-vapeur, ses systèmes d’imperméabilisation et ses systèmes de toiture au moyen de l’expression « building envelope systems », afin de les distinguer des marchandises et services semblables offerts par ses concurrents. Ces désignations auraient figuré dans des documents de vente et des documents promotionnels, des brochures relatives à des produits, des dépliants, des annonces et des catalogues ainsi que sur le site Web de la titulaire de l’enregistrement.
Mr. Tropper emploie l’expression « BES Products » (« produits BES ») pour désigner la gamme de produits intégrés BUILDING ENVELOPE SYSTEMS.
Mr. Tropper produit les pièces suivantes qui se rapportent à la période triennale pertinente :
- Pièce « C »: le catalogue 2004/2005 de la gamme complète de produits BES de la titulaire de l’enregistrement, dont environ 500 exemplaires ont été distribué partout au Canada en 2004 à des architectes, des ingénieurs-conseils et d’autres professionnels du secteur de la construction. BUILDING ENVELOPE SYSTEMS® figure sur la page couverture. M. Tropper affirme que chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement figure dans le catalogue produit comme pièce « C ».
- Pièces « E », « F » et « G » : les éditions 2004, 2002 et 2001 du catalogue en format CD-ROM de la titulaire de l’enregistrement – plus de 2000 exemplaires de chaque édition ont été distribués. BUILDING ENVELOPE SYSTEMS® figure sur l’emballage de chaque CD-ROM.
Je n’ai pas inclus la pièce « B » de M. Tropper dans la liste qui précède parce qu’il a affirmé que la brochure en question avait été distribuée en 2005, et je ne peux pas interpréter cette affirmation comme signifiant qu’elle a été distribuée pendant la période triennale pertinente, qui se terminait le 5 janvier 2005.
M. Tropper atteste aussi que les [traduction] « produits BES [de la titulaire de l’enregistrement] fabriqués et vendus en liaison avec la marque [BUILDING ENVELOPE SYSTEMS] ont compté chaque année pour plus de 30 % du chiffre d’affaires total de Bakor en 2002, 2003 et 2004. »
La partie requérante a soutenu que la titulaire de l’enregistrement n’avait pas fait la preuve d’un emploi au sens de l’art. 4 de la Loi, et j’aborderai tout d’abord cette question en autant qu’elle concerne les marchandises de la titulaire de l’enregistrement.
Comme l’a souligné la partie requérante, on pourrait s’attendre à ce qu’une marque soit employée en liaison avec des marchandises comme les revêtements de la titulaire de l’enregistrement etc. par l’inscription de la marque soit sur l’emballage dans lequel les revêtements sont livrés ou sur les factures y afférentes. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Le déclarant de la titulaire de l’enregistrement affirme plutôt ce qui suit concernant la pratique normale du commerce de la titulaire de l’enregistrement :
[traduction]
Les efforts de vente et de commercialisation de Bakor relativement à ses produits BES ciblent les professionnels du secteur de la construction, et principalement les architectes et les ingénieurs‑conseils. L’objectif primordial de la stratégie de vente et de commercialisation de Bakor consiste à fournir des renseignements techniques détaillés et un soutien à ces architectes et ces ingénieurs. Bakor réalise cet objectif en distribuant des documents promotionnels (comme des brochures et des catalogues imprimés et multimédias), en effectuant des visites sur place, en faisant des présentations techniques et en participant à des foire commerciales de l’industrie. Au fil de ces différentes démarches, les architectes et les ingénieurs constructeurs déterminent si les produits BES de Bakor satisfont aux exigences de leur conception de bâtiment. Si tel est le cas, l’emploi des produits BES sera prévu dans la conception architecturale et les plans d’ingénierie aux fins de la construction du bâtiment. Lorsque viendra ensuite le temps de construire le bâtiment en conformité avec la conception architecturale et les plans d’ingénierie, des entrepreneurs en construction spécialisés achèteront les produits BES de Bakor afin de construire le bâtiment en conformité avec cette conception et ces plans.
[…]
En raison de la nature des produits destinés à la construction de bâtiments commerciaux, il est souvent difficile, peu pratique ou trop coûteux d’emballer ou d’étiqueter chaque produit. Par exemple, les membranes respirantes, pare-vapeur, imperméabilisantes ou de toiture à usage commercial ne sont généralement pas emballées ni étiquetées comme des biens de consommation vendus au détail de manière conventionnelle, mais sont plutôt expédiées dans des emballages cylindriques ou sur des traîneaux en bois directement au chantier de construction du bâtiment afin d’être installées par des entrepreneurs en constructions qualifiés. C’est pour ces raisons que Bakor concentre sa stratégie de vente et de commercialisation de ses produits BES « en amont », en dirigeant ses efforts sur les architectes constructeurs et les ingénieurs-conseils aux premiers stades du processus de conception des bâtiments. Comme mentionné ci-dessus, les architectes constructeurs et les ingénieurs-conseils déterminent, selon ce qu’ils écrivent dans les spécifications de conception, si les produits BES de Bakor seront employés dans la construction d’un bâtiment donné. Puisque les entrepreneurs en construction doivent se conformer à ces spécifications de conception, en somme, les interactions commerciales de Bakor avec les architectes et les ingénieurs-conseils constituent dans les faits le véritable « point de vente » des produits BES.
Ainsi, nous avons affaire à une situation hors de l’ordinaire et je dois évaluer si les faits relatés satisfont à l’exigence selon laquelle lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, la marque est liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. J’estime que je ne peux pas parvenir à une telle conclusion parce que la titulaire de l’enregistrement n’a pas démontré que la marque était liée de quelque manière que ce soit à ses marchandises au moment où l’entrepreneur en construction achète ou reçoit les marchandises de la titulaire de l’enregistrement. Je comprends qu’il peut être problématique pour la titulaire de l’enregistrement d’étiqueter ses marchandises, mais il n’y a aucune raison pour qu’elle n’intègre pas sa marque de commerce au corps de ses factures ou de ses bordereaux d’emballage ou ne la lie pas aux marchandises par quelque autre moyen au moment du transfert ou de l’achat. Sa façon actuelle de procéder, qui consiste à faire la promotion de ses marchandises en liaison avec sa marque auprès d’ingénieurs et d’architectes, est compréhensible étant donné la nature de son commerce, mais il n’en demeure pas moins que cette liaison semble survenir longtemps avant que les marchandises soient achetées ou transférées (dans l’hypothèse où elles le sont éventuellement), et il n’y a aucun élément de preuve indiquant que les plans ou autres documents remis à l’entrepreneur, le cas échéant, mentionnent de quelque façon que ce soit la marque de commerce de la titulaire de l’enregistrement. Indépendamment des aspects particuliers de la pratique normale du commerce de la titulaire de l’enregistrement, le fait demeure qu’elle fait essentiellement la promotion de ses marchandises en liaison avec sa marque, et l’annonce de marchandises en liaison avec une marque ne constitue pas un emploi au sens de l’art. 4.
La titulaire de l’enregistrement n’a pas soutenu que le non-emploi de sa marque en liaison avec ses marchandises enregistrées était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifiaient, et il n’y a par ailleurs aucun élément de preuve qui étaierait une telle thèse. Je ne vois donc aucun besoin d’examiner cette possibilité.
J’aborderai maintenant la question de savoir si la titulaire de l’enregistrement a démontré l’emploi de sa marque en liaison avec ses services conformément à l’art. 4 au cours de la période triennale pertinente. J’estime que oui, compte tenu de l’élément de preuve produit par M. Tropper à titre de pièce « C ». Il est clair que la titulaire de l’enregistrement exploitait son entreprise au cours de la période triennale, et qu’au cours de cette période, elle a fait la promotion de son entreprise auprès de clients potentiels au Canada en liaison avec la marque BUILDING ENVELOPE SYSTEMS. L’annonce de services en liaison avec une marque constitue bien un emploi de cette marque en liaison avec des services au sens du par. 4(2).
Je note que la partie requérante a soutenu que la marque enregistrée était un terme générique qui était employé par d’autres. Cependant, cette question n’est pas de celles qui peuvent être tranchées dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 45.
Pour les motifs exposés ci-dessus, l’état déclaratif des marchandises et services no LMC 445,162 sera modifié par la suppression des marchandises, avec comme résultat que l’enregistrement visera seulement l’« exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de matériaux de construction », conformément au par. 45(5) de la Loi.
FAIT À TORONTO, EN ONTARIO, LE 9 OCTOBRE 2007.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce