Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
RELATIVEMENT À L’OPPOSITION
d’Amway Corporation à la demande nº 790,667
produite par Nutravite Pharmaceutical Inc. en vue
de l’enregistrement de la marque de commerce
NUTRAVITA
Le 22 août 1995, la requérante Nutravite Pharmaceutical Inc. a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce NUTRAVITA, fondée sur son emploi projeté au Canada. La demande, qui a été annoncée aux fins d’opposition le 17 janvier 1996, visait les marchandises suivantes : « vitamines, minéraux et herbes ». Par la suite, la requérante a modifié sa demande pour la limiter aux : « vitamines, minéraux et herbes destinées à la vente au détail dans les pharmacies et les magasins de produits de santé ».
Le 17 juin 1996, l’opposante, Amway Corporation, a produit une déclaration d’opposition, dont copie a été transmise à la requérante le 10 juillet 1996. Le premier motif d’opposition est que la marque de commerce dont l’enregistrement est demandé n’est pas enregistrable aux termes de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce NUTRILITE de l’opposante, enregistrée sous le numéro UCA42540 pour les marchandises suivantes :
[traduction] (1) préparations chimiques, à savoir suppléments de vitamines et de minéraux,
(2) produits améliorant la nutrition, à savoir barres alimentaires, mélanges de poudre de protéine et mélanges légers de boissons enrichies de nutriments, et
(3) mélanges de poudre de produits alimentaires ou boissons destinés au contrôle du poids.
Le deuxième motif d’opposition est que la requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement aux termes de l’alinéa 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de la production de la demande, la marque de commerce dont l’enregistrement est demandé créait de la confusion avec la marque de commerce NUTRILITE antérieurement employée et révélée au Canada par l’opposante. Le troisième motif est que la marque de commerce dont l’enregistrement est demandé n’est pas distinctive parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de l’opposante. Le quatrième motif est que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi parce que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer sa marque de commerce compte tenu des droits antérieurs de l’opposante sur sa marque.
La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. La preuve de l’opposante se compose de deux affidavits de Carl S. Rehnborg et de deux affidavits de Martyn Smith. Celle de la requérante, de l’affidavit de Donna Harris et de deux affidavits de Margaret H. McKay. Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit et étaient représentées à l’audience.
La preuve de l’opposante
La preuve de l’opposante sur l’emploi antérieur de la marque NUTRILITE au Canada est un peu embrouillée. Dans son premier affidavit, M. Rehnborg déclare que Nutrilite Products, Inc. (NPI) vend des suppléments de vitamines et de minéraux sous la marque de commerce NUTRILITE depuis plus de soixante ans et qu’elle vend ces marchandises au Canada par l’intermédiaire de distributeurs depuis 1948. Dans son deuxième affidavit, il déclare que NPI et l’opposante Amway Corporation ont fusionné le 1er septembre 1995 et que, depuis lors, Amway Corporation fabrique et vend les produits NUTRILITE par l’intermédiaire de sa division Nutrilite.
Dans son premier affidavit, M. Smith se présente comme étant le directeur national du marketing de la société Amway du Canada, Inc. (ACI) qu’il décrit comme le distributeur exclusif au Canada des produits NUTRILITE fabriqués par NPI. Toutefois, les étiquettes et emballages représentatifs de NUTRILITE joints en pièce à son premier affidavit montrent que Nutrilite est une division d’Amway Corporation et indiquent qu’Amway du Canada, Ltée (ACL) est le distributeur exclusif de ces produits. Dans son deuxième affidavit, M. Smith éclaircit cette première différence en confirmant que NPI et Amway Corporation ont fusionné, que cette fusion a pris effet le 31 août 1995 et qu’Amway Corporation a ensuite vendu les produits NUTRILITE à ACI par l’intermédiaire de sa division de produits Nutrilite. Aucune raison n’a été avancée pour expliquer pourquoi M. Smith avait identifié ACI comme le distributeur canadien exclusif alors que l’étiquette et l’emballage indiquaient qu’il s’agissait plutôt d’ACL.
De toute façon, il semble qu’avant le 31 août 1995, les produits NUTRILITE étaient fabriqués par NPI et distribués au Canada par l’opposante et ACL qui étaient toutes deux répertoriées comme usagers inscrits sous le nº UCA42450. Depuis cette date, c’est Amway Corporation qui, par l’intermédiaire de sa division Nutrilite, fabrique les produits NUTRILITE et c’est ACL ou ACI qui les distribuent au Canada. Les ventes de tous les produits NUTRILITE au Canada pour la période allant de 1984 à 1996 ont dépassé cent quarante millions de dollars dont plus de cent millions de dollars se rapportent aux ventes de vitamines et de minéraux. Ce sont des distributeurs ou des vendeurs individuels, dont le nombre dépasse les cent cinquante mille, qui procèdent aux ventes finales. Ces distributeurs individuels ont investi près de 800 000 $ en matériel publicitaire pour NUTRILITE au cours de la période allant de 1984 à 1995.
La preuve de la requérante
Dans son affidavit, Mme Harris présente les résultats d’une recherche sur l’état du registre qu’elle a menée sur les marques inscrites au Bureau des marques de commerce du Canada qui commencent par les lettres NUTR- et qui visent des marchandises similaires à celles qui sont en litige. Elle a effectué sa recherche à l’aide d’un cédérom de recherche par nom contenant une compilation des dossiers du Bureau des marques de commerce et que le public peut consulter à la salle de recherche du Bureau des marques de commerce.
L’opposante prétend que les résultats de la recherche de Mme Harris sont inadmissibles parce qu’ils comprennent des éléments de ouï-dire étant donné que la base de données consultée est la propriété d’un tiers, CDName Search Corp. Il est possible que, techniquement, l’objection de l’opposante soit fondée dans une certaine mesure. Toutefois, le fait que le Bureau des marques de commerce fournisse les renseignements qui sont versés dans la base de données de ce tiers et qu’il se fie lui-même sur celle-ci dans sa propre salle de recherches ouverte au public donne à penser que cet outil reflète fidèlement les dossiers du Bureau. Aussi, je considère que les résultats de la recherche de Mme Harris sont fiables et admissibles.
D’après les recherches de Mme Harris, plus de trente-cinq marques de commerce commençant par les lettres NUTR- sont enregistrées pour des vitamines, des minéraux et des suppléments alimentaires. Elle a également trouvé un certain nombre de demandes d’enregistrement pour de telles marques. Je n’ai toutefois pas tenu compte de ces demandes étant donné que bon nombre d’entre elles seront probablement basées sur un emploi projeté ou peuvent faire l’objet d’une opposition.
Dans son premier affidavit, Mme Mckay atteste les résultats de son examen de divers annuaires téléphoniques de différentes villes canadiennes en ce qui a trait aux inscriptions commençant par les lettres NUTR-. Cette preuve n’est guère utile en l’espèce puisque rien n’indique, la plupart du temps, de quel genre d’entreprise il s’agit. De plus, un certain nombre d’inscriptions incluent simplement le mot descriptif « nutrition ». Finalement, ces noms commerciaux sont d’une utilité infime sinon tout à fait inutiles.
Dans son premier affidavit, Mme McKay a aussi attesté les résultats de ce qu’elle a appelé une recherche « 411 » sur le World Wide Web. Elle ne précise pas comment elle a procédé à cette recherche, quel genre d’entreprise les entités trouvées exploitent ni dans quelle mesure les Canadiens connaissent ces noms. Cette preuve n’est donc d’aucune aide en l’espèce.
Dans son deuxième affidavit, Mme McKay atteste une recherche Internet plus détaillée qu’elle a conduite au sujet des sites caractérisés par les marques ou les noms commerciaux NUTR-. Elle donne des précisions sur environ une douzaine de ces sites. Toutefois, la plupart semblent établis aux États-Unis, bien que certains n’indiquent pas leur provenance et que deux semblent être au R.-U. Ce qui compte surtout c’est que rien ne prouve que des Canadiens, à part Mme McKay, ont eu accès à ces sites.
Le reste du deuxième affidavit de Mme McKay porte sur des visites qu’elle a effectuées dans des pharmacies et des magasins d’aliments santé à Ottawa où elle a acheté divers produits portant une marque de commerce commençant par NUTR-. La plupart de ces achats visent des produits qui n’ont aucun rapport avec la présente affaire. Toutefois, elle a été capable de se procurer des capsules de supplément diététique alimentaire NUTRICAP, des barres de substitut de repas NUTRIBAR, des suppléments à base d’herbes médicinales appelés NUTRAVITE ainsi que des vitamines et des minéraux NUTRICOLOGY.
Les motifs d’opposition
Relativement au premier motif d’opposition, aux termes de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, la date déterminante pour apprécier les circonstances relatives à la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision Conde Nast Publications Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants (1991), 37 C.P.R.(3d) 538, aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). De plus, mentionnons que c’est à la requérante qu’incombe le fardeau ou la charge ultime de prouver qu’il n’existe pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en litige. Finalement, en appliquant les critères énoncés au paragraphe 6(2) de la Loi pour déterminer l’existence de confusion, il y a lieu de considérer toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles qui sont précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.
Relativement à l’alinéa 6(5)a) de la Loi, notons que les préfixes NUTRI et NUTRA suggèrent les mots « nutrition », « nutritif » ou « nutriment » et n’ont donc qu’un faible caractère distinctif inhérent dans le contexte des deux marques de commerce en litige : voir la décision en matière d’opposition Amway Corp. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc. (1997), 84 C.P.R.(3d) 276, à la page 282. La marque NUTRAVITA de la requérante laisse aussi entendre qu’il s’agit de vitamines. Son caractère distinctif inhérent est donc faible lui aussi. La marque NUTRILITE de l’opposante suggère aussi l’idée que les suppléments alimentaires de l’opposante permettent un régime alimentaire plus « léger » tout en maintenant une alimentation adéquate. Le caractère distinctif inhérent de la marque de l’opposante est donc faible lui aussi.
Rien ne prouve que la marque de la requérante a déjà été utilisée au Canada et je dois donc en conclure qu’elle n’est pas devenue connue au Canada. Compte tenu du volume des ventes associé à la marque de l’opposante au cours d’un certain nombre d’années, je peux conclure que la marque NUTRILITE est devenue connue au Canada en liaison avec des suppléments de vitamines et de minéraux ainsi qu’avec des suppléments alimentaires. La période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise l’opposante.
Le genre de marchandises des parties est le même pour ce qui est des vitamines et des minéraux; quant aux herbes, elles se rapprochent beaucoup de ce genre de marchandises. Dans la mesure où il existe une similarité entre les marchandises des parties, il existe aussi une possibilité de chevauchement en ce qui concerne la nature du commerce des parties. Bien que l’opposante semble vendre ses marchandises au moyen d’une commercialisation directe plutôt que par des points de vente au détail, rien ne l’empêche de modifier sa méthode de commercialisation. En outre, même si la requérante a limité son état déclaratif des marchandises à des points de vente au détail particuliers , l’inscription de l’opposante elle ne contient aucune limite imposée à ses circuits de distributions et ce sont les états déclaratifs des marchandises qui régissent le présent cas. En d’autres termes, je suis tenu d’examiner s’il existe un risque de confusion dans le cas où la requérante et l’opposante décideraient d’exploiter leur entreprise de l’une ou l’autre des façons qui s’offrent à elles : voir les affaires Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R.(3d) 3, aux pages 10 et 11 (C.A.F.); Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R.(3d) 110, à la page 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Bohna (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, aux pages 390 à 392 (C.A.F.). Il y a lieu de remarquer que l’attitude adoptée dans l’affaire McDonald’s Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R.(3d) 168, à la page 169 (C.A.F.) et qui consiste à examiner les commerces réels des parties s’applique uniquement lorsque la description des marchandises dans une demande pourrait être ambiguë et prêter à interprétation.
En ce qui concerne l’alinéa 6(5)e) de la Loi, je considère qu’il existe un degré de ressemblance respectable entre les marques en litige à tous les égards surtout en raison des similarités qui existent entre les premières composantes des deux marques - c’est-à-dire NUTRA et NUTRI. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles qui existent entre les marques découlent des différences qui existent entre les deuxièmes composantes des marques, à savoir VITA et LITE.
Au nombre des autres circonstances de l’espèce, la requérante a invoqué une preuve de l’état du registre présentée dans l’affidavit Harris afin de minimiser l’effet de toute conclusion d’existence d’une ressemblance entre les marques en litige. La preuve de l’état du registre est pertinente seulement dans la mesure où il nous permet de tirer des conclusions sur l’état du marché : voir la décision en matière d’opposition Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R.(3d) 432 et la décision Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1re inst.). Il y a lieu aussi de souligner la décision Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.) qui étaye la proposition selon laquelle la preuve de l’état du registre ne peut permettre de tirer des conclusions sur l’état du marché que s’il est possible de trouver un grand nombre d’inscriptions pertinentes.
En l’espèce, Mme Harris, dans son affidavit, atteste l’existence de plus de trente-cinq inscriptions de marques de commerce commençant par les lettres NUTR- pour des vitamines, des mineraux et des marchandises connexes. Ce nombre me permet de déduire qu’un bon nombre de ces marques déposées sont actuellement employées dans le commerce et qu’il est, par conséquent, vraisemblable de croire que, pour distinguer ces marques, les consommateurs ont plus tendance à examiner les composantes autres que NUTR.
Comme je l’ai fait remarquer précédemment, une bonne partie de la preuve produite par les deux affidavits de Mme McKay n’est guère pertinente aux questions en litige en l’espèce. Toutefois, dans son deuxième affidavit, elle atteste avoir acheté plusieurs produits commençant par le préfixe NUTR- et qui ont des liens avec les marchandises en litige. Cette preuve confirme donc dans une certaine mesure ma conclusion au sujet de l’adoption courante de marques commençant par le préfixe NUTR- sur le marché concerné.
L’opposante soutient que la question de la confusion devrait être tranchée conformément à la décision Amway mentionnée précédemment. Cette opposition concernait également les parties en cause en l’espèce et la question principale portait sur la confusion qui existait entre la marque déposée NUTRILITE de l’opposante et la marque projetée NUTRAVITE de la requérante. Dans cette affaire, le commissaire Herzig a conclu que les marques créaient de la confusion compte tenu du haut degré de similarité entre leur deuxième composante, et ce, en dépit de l’existence d’une certaine preuve de l’état du registre.
La présente affaire se distingue de la décision Amway à plusieurs égards. Premièrement, la preuve de l’état du registre est plus importante dans le présent cas; en effet, il y a environ deux fois plus de marques pertinentes qui ont été repérées par la requérante. Deuxièmement, le deuxième affidavit de Mme McKay montre qu’ il existe une certaine preuve d’un emploi réel de plusieurs marques qui appartiennent à des tiers et qui commençent par le préfixe NUTR-. Il n’y avait aucune preuve de cette sorte dans l’affaire Amway. Troisièmement, les deuxièmes composantes des marques en litige se ressemblent moins que celles des marques examinées dans l’affaire Amway. Ainsi, la preuve de l’état du registre et de l’état du marché dans la présente affaire devient plus pertinente.
Dans l’application du critère de confusion, j’ai considéré qu’il s’agissait d’une question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu de mes conclusions précédentes, plus particulièrement en ce qui a trait au caractère distinctif inhérent faible des marques en litige et à l’adoption courante de marques similaires par des tiers, et malgré la réputation associée à la marque déposée de l’opposante, je conclus que la requérante s’est acquittée de son fardeau d’établir qu’il n’existe pas de risque raisonnable de confusion. C’est pourquoi je rejette le premier motif d’opposition.
Pour ce qui est du deuxième motif d’opposition, je répète que la preuve de l’opposante présente certaines lacunes quant à savoir qui employait la marque déposée de l’opposante et quand a eu lieu cet emploi. Toutefois, je suis disposé à conclure que l’opposante (par l’intermédiaire de sa société absorbée NPI) a employé sa marque de commerce NUTRILITE au Canada avant la date de production de la demande de la requérante. Il reste cependant que la preuve ne me permet pas de conclure que la marque de l’opposante est devenue connue dans notre pays à cette date. C’est pourquoi je rejette cette partie du deuxième motif d’opposition.
Pour ce qui est de la première partie du deuxième motif d’opposition, il reste à trancher la question de l’existence de la confusion entre les marques des parties à la date de production de la demande. Les conclusions que j’ai tirées relativement au premier motif d’opposition sont, pour la plupart, également applicables à ce motif. C’est pourquoi je conclus que les deux marques ne créaient pas de la confusion à cette date antérieure; je rejette également la première partie du deuxième motif d’opposition.
Pour ce qui est du troisième motif d’opposition, le fardeau ou la charge ultime incombe à la requérante de prouver que sa marque distingue véritablement ses marchandises de celles d’autres partout au Canada ou est adaptée à les distinguer ainsi : voir la décision Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). J’ajoute que la date déterminante pour l’examen des circonstances de l’espèce relatives à la cette question est la date de la production de l’opposition (c’est-à-dire le 17 juin 1996) : voir les arrêts Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R.(3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).
Le troisième motif concerne essentiellement la question de la confusion. Encore une fois, mes conclusions au sujet du premier motif d’opposition sont, pour la plupart, également applicables ici. Je conclus donc que la marque de la requérante créait de la confusion avec la marque de l’opposante à la date de la production de l’opposition et le troisième motif d’opposition échoue donc lui aussi.
Quant au quatrième motif, il ne soulève pas de motif d’opposition valable. L’opposante a négligé d’énoncer des allégations de fait suffisantes pour étayer un motif d’opposition suivant lequel il n’aurait pas été satisfait aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi. C’est pourquoi je rejette aussi ce quatrième motif.
Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m’est délégué aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition.
FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 16 FÉVRIER 2001.
David J. Martin,
Commissaire,
Commission des oppositions des marques de commerce