Contenu de la décision
TRADUCTION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 15
Date de la décision : 2013-01-29
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée par PM-DSC Toronto Incorporated contre la demande d'enregistrement no TMA647492 pour la marque de commerce PM-International au nom de PM-International AG
[1] Le 14 juillet 2010, à la demande de PM-DSC Toronto Incorporated, le registraire a délivré un avis au titre de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce L.RC. 1985, ch. T‑13 (la Loi) à PM-International AG (l'inscrivant), propriétaire inscrit de l'enregistrement no TMA647492 pour la marque de commerce PM-International (la Marque).
[2] La Marque a été enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
Savons, nommément savons désodorisants, savons pour la peau, savons de toilette, savon liquide pour les mains, le visage et le corps, parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps, cosmétiques, nommément fond de teint, rouge à lèvres, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, lotions capillaires; préparations de soins de santé pour le traitement de troubles et de maladies métaboliques, nommément obésité et diabète; suppléments nutritifs à des fins médicales, nommément vitamines, sels minéraux, protéines; composés vitaminés; préparations de sels minéraux ou de légumes à des fins médicales; herbes médicinales; cellulose pour utilisation pharmaceutique; préparations de protéines à des fins médicales; toutes les marchandises susmentionnées étant sous forme de comprimé, de capsule, de poudre ou de liquide; aliments et suppléments diététiques, nommément protéine en poudre, protéine en barre, boissons et poudres servant de substitut de repas, glutamine, créatine, suppléments pour perte de poids, suppléments pour gain de poids, laits frappés de protéine, laits frappés de nutrition, substituts de repas en barres, yogourt de substituts de repas, boissons servant de substitut de repas, substituts de repas en comprimé et substituts de repas en capsule, tisanes pour perte de poids, blé pour utilisation comme complément alimentaire, toutes ces marchandises étant pour utilisation non médicale; également en poudre, sous forme de capsule ou de comprimé ou en liquide; poudres principalement à base de lait pour boissons effervescentes; protéine pour consommation humaine.
[3] Conformément à l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chaque marchandise et service mentionné dans l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans la présente espèce, la période pertinente pour montrer l’emploi de la Marque est entre le 14 juillet 2007 et le 14 juillet 2010 (la période pertinente).
[4] Le paragraphe 4(1) de la Loi définit de la façon suivante l'« emploi » en liaison avec des marchandises :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[5] En réponse à l'avis délivré par le registraire, l'inscrivant a produit l'affidavit de Michael Leinen, son contrôleur international, souscrit le 14 février 2011. Seul l'inscrivant a déposé des observations écrites; aucune audience n'a eu lieu.
[6] Dans son affidavit, M. Leinen atteste que l'inscrivant vend des produits cosmétiques et nutritionnels dans plus de 30 pays au monde et que ses ventes annuelles excèdent 100 000 000 d'euros. Il déclare que les produits cosmétiques de l'inscrivant sont fabriqués par Bio-Gen Lilchserum Marketing GmbH et que ses produits nutritionnels sont fabriqués par Nutrichem Diat + Pharma GmbH, selon les spécifications exactes de l'inscrivant. Il explique que selon la pratique normale du commerce, une fois les produits fabriqués, l'inscrivant les expédie directement à l'acheteur canadien ou à sa filiale située aux États‑Unis, PM-International Nutrition & Cosmetics Inc., laquelle les expédie ensuite au Canada.
[7] M. Leinen atteste qu'une approbation réglementaire a été accordée à l'inscrivant pour la vente de produits cosmétiques au Canada en juillet 2010 et qu'il a commencé à vendre de la crème de nuit, du lait nettoyant, de la lotion tonique, du démaquillant et de la crème exfoliante au Canada à cette date. Comme preuve de ventes, M. Leinen joint à son affidavit la pièce A, constituée de trois factures montrant des ventes à son distributeur canadien de Toronto, au Canada. Une des factures a été émise durant la période pertinente, le 8 juillet 2010, et les deux autres ont été émises peu de temps après, le 29 et le 30 juillet 2010. Je remarque que la Marque apparaît dans la partie supérieure des factures et que M. Leinen atteste que ces factures accompagnaient les articles. Même si les factures sont principalement en langue allemande, M. Leinen atteste aussi que les articles énumérés sur la facture datée du 8 juillet 2010 comprennent des articles qui correspondent aux marchandises « crèmes pour le corps » et « lotions pour le corps » décrites dans l'enregistrement.
[8] Étant donné que la preuve d'une seule vente suffit pour montrer l'emploi d'une marque de commerce dans la pratique normal du commerce [Philip Morris Inc c. Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (CF)] et que le requérant n'a pas déposé d'observations écrites, je suis convaincu que l'inscrivant a montré l'emploi de la Marque en liaison avec des « cosmétiques, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
[9] En ce qui concerne les autres marchandises, comme l'inscrivant ne fournit aucune preuve d'emploi durant la période pertinente, la question est de savoir si des circonstances particulières justifient l'absence d'emploi.
Circonstances particulières
[10] En règle générale, trois critères doivent être pris en compte pour décider si des circonstances particulières justifient l'absence d'emploi, tel qu'énoncé dans Registrar of Trade Marks c. Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (CAF). Le premier critère est la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée, le deuxième est si les motifs de l'absence d'emploi étaient indépendants de la volonté du propriétaire inscrit et le troisième est s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi sous peu. La décision dans Smart & Biggar c. Scott Paper Ltd (2008), 65 C.P.R. (4th) 303 (CAF) (Scott Paper) fournit plus de précisions quant à l'interprétation du deuxième critère, en établissant que ce volet du critère doit être satisfait pour conclure que des circonstances particulières justifient l'absence d'emploi de la marque de commerce. Autrement dit, les deux autres critères sont pertinents, mais ils ne peuvent constituer à eux seuls des circonstances particulières si on les considère séparément. En outre, l'intention de reprendre l'emploi doit être corroborée par une preuve [Arrowhead Spring Water Ltd c. Arrowhead Water Corp (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (CF); NTD Apparel Inc c. Ryan (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (CF)].
[11] Dans la présente espèce, M. Leinen atteste qu'après avoir enregistré la Marque, l'inscrivant [TRADUCTION] « a commencé à établir la structure commerciale requise pour commercialiser les produits au Canada ». Il déclare que cela comprenait la mise sur pied d'une filiale aux États‑Unis, qui a débuté en décembre 2009. M. Leinen déclare que [TRADUCTION] « en décembre 2009 ou vers décembre 2009, [l'inscrivant] a appris qu'il avait besoin d'une approbation réglementaire s'il voulait vendre ses produits au Canada ». M. Leinen déclare ensuite que l'inscrivant a subséquemment communiqué avec un cabinet d'avocats canadien et un cabinet de conseil afin d'obtenir de l'aide pour l'obtention d'une approbation réglementaire pour ses produits cosmétiques et nutritionnels.
[12] Pour appuyer sa déclaration, M. Leinen a joint la pièce B à son affidavit, laquelle est constituée de copies de « formulaires de déclaration de cosmétiques » transmis à Santé Canada en juin 2010 relativement à huit produits cosmétiques de l'inscrivant. Ces formulaires semblent faire partie des efforts continus de l'inscrivant pour obtenir l'approbation réglementaire requise pour ses autres produits cosmétiques, même si le statut de ces demandes d'approbation n'est pas clair dans l'affidavit de M. Leinen.
[13] En ce qui concerne les produits nutritionnels de l'inscrivant, aucun document similaire n'est fourni en appui; M. Leinen déclare que l'inscrivant [TRADUCTION] « poursuit le processus d'obtention de l'approbation réglementaire de Santé Canada pour pouvoir vendre ses produits de suppléments nutritionnels au Canada ». Il indique que l'approbation relative à ces produits n'a pas été accordée au départ, et que l'inscrivant n'avait pas prévu les [TRADUCTION] « exigences très sévères et coûteuses de Santé Canada relatives à l'approbation ». En outre, il déclare qu'à cause de ce processus réglementaire complexe et donc long, l'inscrivant n'a pas pu commercialiser ses produits nutritionnels au Canada. M. Leinen déclare que la [TRADUCTION] « nature complexe du processus réglementaire du gouvernement canadien, lequel est requis dans le contexte d'articles haut de gamme comme des produits nutritionnels, est évidemment complètement indépendante de tout contrôle de [l'inscrivant] ».
[14] M. Leinen déclare aussi que l'inscrivant a établi une relation d'affaires avec le requérant en septembre 2009, [TRADUCTION] « afin de résoudre les questions administratives associées à la vente au Canada ». Il fait remarquer que la relation de l'inscrivant avec le requérant s'est détériorée en janvier 2010, [TRADUCTION] « à la suite de difficultés liées au processus d'approbation des produits ». En conséquence, l'ouverture de l'entreprise au Canada, qui était prévue pour février 2009, a été annulée, et la relation avec le requérant a pris fin.
[15] Cependant, en l'absence d'emploi de la Marque durant la période pertinente, les circonstances particulières invoquées doivent s'appliquer à la période entière [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c. Rath (2010), 82 C.P.R. (4th) 77 (COMC)]. Je remarque que peu importe si les processus d'approbation de Santé Canada constituent ou non des circonstances particulières, elles n'expliquent pas pourquoi la Marque n'a pas été employée en liaison avec les marchandises avant septembre 2009, lorsque l'inscrivant a établi la relation avec le requérant. La détérioration subséquente de leur relation ne s'est étalée que sur quelques mois à la fin de 2009 et au début de 2010. En outre, je remarque que M. Leinen atteste que l'inscrivant n'était même pas au courant des approbations requises par Santé Canada pour ses produits cosmétiques et nutritionnels avant décembre 2009, ce qui permet de spéculer quant à ses activités avant cette date. Comme la Marque a été enregistrée en septembre 2005, il y a une absence d'emploi de plus de quatre ans pour laquelle M. Leinen ne fournit aucune explication.
[16] En l'absence de cette explication, je ne peux pas conclure que l'inactivité apparente de l'inscrivant avant septembre 2009 découlait d'une décision volontaire de sa part.
[17] Dans tous les cas, même si j'estime que les processus d'approbation de Santé Canada et la détérioration de la relation avec le requérant étaient indépendants du contrôle de l'inscrivant, je ne peux pas conclure que l'inscrivant avait une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la Marque au Canada. Quant à ses produits nutritionnels, M. Leinen atteste que l'entreprise de production de l'inscrivant [TRADUCTION] « devra utiliser de nouvelles méthodes d'analyse des produits pour satisfaire aux exigences de Santé Canada ». Même si M. Leinen déclare que l'inscrivant a l'intention d'employer la Marque en liaison avec ces produits, il ne fournit aucun élément de preuve établissant clairement la date d'emploi prévue de la Marque. De façon similaire, en ce qui concerne les autres produits cosmétiques de l'inscrivant, même si M. Leinen fournit certains documents à l'appui qui permettent de croire que le processus d'approbation est en cours, il n'est pas en mesure de fournir une date prévue pour le début des ventes au Canada.
[18] Il est bien établi que « l'intention de reprendre l'emploi d'une marque de commerce ne suffit pas à elle seule, mais doit être établie par des éléments factuels comme des bons de commande ou, à tout le moins, une date certaine de reprise » [Lander Co Canada Ltd c. Alex E Macrae & Co (1993), 46 C.P.R. (3d) 417 (CF), au paragraphe 15]. M. Leinen n'est pas en mesure de fournir ces éléments factuels et malgré les retards apparents qu'a connus l'inscrivant, on ne sait pendant combien de temps l'absence d'emploi durera.
[19] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que les raisons pour justifier l'absence d'emploi étaient indépendantes du contrôle de l'inscrivant. Subsidiairement, je ne suis pas convaincu qu'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la Marque incessamment. Par conséquent, conformément à Scott Paper, supra, je dois conclure qu'en ce qui concerne les autres marchandises, l'inscrivant n'a pas fait la preuve de circonstances particulières justifiant l'absence d'emploi de la Marque durant la période pertinente au sens du paragraphe 45(3) de la Loi.
Décision
[20] Par conséquent, conformément au pouvoir qui m'est conféré en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer toutes les marchandises à l'exception de « crèmes pour le corps » et de « lotions pour le corps », conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.
[21]
L'état déclaratif des marchandises révisé sera
le suivant : « cosmétiques, nommément crèmes pour le corps, lotions
pour le corps ».
______________________________
Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Lou-Ann Dubé, trad.