TRADUCTION/TRANSLATION

 

AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION

des Éditions Albert René, S.A.R.L. à la demande n^o 595007 produite par TMR Theatrical Productions Limited en vue de l’enregistrement de la marque de commerce ASTERIX

 

 

Le 9 novembre 1987, TMR Theatrical Productions Limited (la requérante) a demandé l’enregistrement de la marque de commerce ASTERIX.  La demande est fondée sur l’emploi de la marque au Canada depuis le 1^er mai 1977, en liaison avec la « production de musique spéciale, de vidéo, productions théâtrales, séminaires et conférences utilisées par des sociétés pour atteindre des objectifs de communications d’affaires », et elle a été annoncée pour fins d’opposition dans l’édition du 9 novembre 1988 du Journal des marques de commerce. 

 

Le 11 septembre 1989, les Éditions Albert René, S.A.R.L. (l’opposante) a produit une déclaration d’opposition dans laquelle elle invoquait les motifs suivants.

1)      La demande n’est pas conforme à l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) en ce que la marque de la requérante n’a pas été « employée » depuis au moins le 1^er mai 1977 en liaison avec les services, contrairement à l’affirmation faite dans la demande.

2)      Vu les dispositions de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, la marque n’est pas enregistrable car elle crée de la confusion avec les marques déposées suivantes de l’opposante :

a)      ASTERIX ET OBELIX, enregistrée sous le numéro LMC163753,

b)      ASTERIX & DESSIN, enregistrée sous le numéro LMC199603

c)      ASTERIX, enregistrée sous le numéro LMC283347

d)     ASTERIX, enregistrée sous le numéro  LMC297734.

3)      Aux termes de l’alinéa16(1)a) de la Loi, la requérante n’est pas la personne qui a le droit de faire enregistrer la marque, car à la date de la production de la demande, sa marque ressemblait aux marques de commerce ASTERIX ET OBELIX, ASTERIX et ASTERIX & DESSIN, que l’opposante avait antérieurement employées ou révélées au Canada, au point de créer de la confusion.

4)      La marque de la requérante n’est pas distinctive en ce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce ASTERIX ET OBELIX, ASTERIX et ASTERIX & DESSIN de l’opposante et, par conséquent, elle ne distingue pas véritablement les services de la requérante des marchandises de l’opposante pas plus qu’elle n’est adaptée à les distinguer.

 

Il convient de signaler que le troisième motif aurait dû faire référence à la date de premier emploi revendiquée de la marque et non à la date de production de la demande, puisque la demande d’enregistrement était fondée sur l’emploi de la marque au Canada.  Le 27 décembre 1990, la requérante a déposé une contre‑déclaration dans laquelle elle nie chacun des motifs d’opposition.

 

La preuve de l’opposante se compose de l’affidavit de M. Leo Brunelle, auquel sont annexées les pièces LB‑1 à LB‑4 inclusivement.  La requérante a produit quant à elle l’affidavit de M. Jeff Braunstein. Les auteurs des deux affidavits ont été contre‑interrogés, et la transcription de leur déposition a été versée au dossier.  M. Albert Uderzo a souscrit un affidavit, mais il a été retourné aux agents de l’opposante puisque M. Uderzo n’a pu être contre‑interrogé.  Les parties ont déposé un plaidoyer écrit, et chacune d’elles était représentée à l’audience.

 

Le plaidoyer écrit de l’opposante renferme de nombreuses allégations de fait dont la preuve n’a pas été présentée.  Il se peut que la preuve de certaines d’entre elles se trouve dans l’affidavit de M. Uderzo mais, naturellement, je n’en tiendrai pas compte.  L’opposante a de plus soutenu, dans son plaidoyer écrit et oralement à l’audience, que les faits suivants relèvent de ma connaissance d’office :

a)                          les bandes dessinées ASTERIX sont le fruit de la collaboration de feu René Goscinny et d’Albert Uderzo.  Depuis le décès de René Goscinny en 1977, Uderzo a continué seul à produire les bandes dessinées racontant les nouvelles aventures d’ASTERIX;

b)                          les bandes dessinées décrivent les aventures des héros Astérix et Obélix, qui vivent dans un petit village gaulois résistant à l’envahisseur romain Jules César grâce à la potion magique préparée par le druide Panoramix, qui donne à ses habitants une force invincible;

c)                          Uderzo et Goscinny ont inventé le nom Astérix;

d)                         un film intitulé Astérix et Cléopâtre a été présenté en salle au Canada, plus particulièrement dans la province de Québec, et a connu un immense succès.

 

Bien que je puisse personnellement être au courant de certains ou de la totalité de ces faits, cela ne veut pas dire que le registraire puisse en prendre connaissance d’office.  Dans Astrazeneca Canada Inc. c. Apotex Inc, 2003 C.F. 981, la juge Layden-Stevenson, au sujet de la connaissance d’office, se reportant à l’ouvrage de Sopinka et Lederman, The Law of Evidence in Canada, 2d. (Toronto : Butterworths, 1999), a écrit ceci dans le passage suivant de sa décision :

Voici la définition que Sopinka et Lederman donnent de la « connaissance d'office » dans leur ouvrage The Law of Evidence in Canada, 2^e éd. (Toronto, Butterworths, 1999), à la page 1055 : [traduction] « Acceptation par le tribunal, tant en matière civile qu'en matière pénale, de la véracité d'un fait ou d'une situation sans avoir besoin d'une preuve formelle ». Les extraits suivants sont instructifs :

[traduction]

Le tribunal peut admettre d'office et sans qu'il soit besoin qu'une partie en fasse la preuve tout fait a) dont la notoriété en rend l'existence raisonnablement incontestable; b) dont il est possible d'établir facilement l'exactitude en recourant à des sources facilement accessibles dont la fiabilité ne saurait être remise en question (à la page 1055).

 

Il y a des faits qui, même s'ils n'entrent pas dans la connaissance immédiate du juge, sont incontestables et dont l'existence peut être vérifiée en recourant à des sources que le juge peut légitimement consulter. Parmi ces sources, mentionnons les traités, les dictionnaires, les almanachs et les autres ouvrages de référence, les recueils de jurisprudence, les certificats établis par des fonctionnaires, les déclarations de fonctionnaires et les dépositions des témoins au procès (à la page 1058).

 

La jurisprudence est cependant contradictoire sur la possibilité pour le tribunal de prendre connaissance d'office des faits naturels et des faits scientifiques dont l'existence peut être établie en recourant à des sources fiables (à la page 1059).

 

Avant d'admettre un fait d'office, le juge devrait accorder aux avocats la possibilité de présenter des éléments de preuve ou de faire valoir des arguments sur l'opportunité d'admettre d'office le fait en question (à la page 1067).

 

 

Je ne crois pas que les faits en question aient, dans tout le Canada, une notoriété telle que je puisse les admettre d’office.  De fait, M. Braunstein a déclaré dans son affidavit qu’il n’avait jamais entendu parler de ce personnage fictif avant l’opposition.  Par conséquent, je ne me prononcerai sur les motifs d’opposition susmentionnés qu’en me fondant sur la preuve résumée ci‑après.

 

La preuve

 

M. Brunelle est président de Presse-Import Leo Brunelle Inc. (Presse-Import) depuis la création de la société le 1^er décembre 1978.  Avant cette date, il a été secrétaire‑trésorier (de 1970 à 1975) puis directeur (de 1975 à 1978) des Distributions Éclair Ltée (Éclair).

 

Presse-Import est le distributeur canadien des bandes dessinées ASTERIX.  Avant la constitution en personne morale de Presse-Import, c’est Éclair qui assurait la distribution des albums au Canada.  La pièce LB‑1 est une copie de l’enregistrement LMC283347 de la marque de commerce ASTERIX pour emploi en liaison avec des [traduction] « (1) livres, brochures, périodiques, journaux, magazines et livres à colorer (2) photographies et films (3) décalcomanies, autocollants, poupées et casse-tête ». L’enregistrement de la marque de commerce était fondé sur l’emploi de la marque depuis 1971 en liaison avec les marchandises visées en (1) et depuis 1978 pour les autres marchandises.  Il faut signaler que l’opposante n’a pas déposé de copie des autres enregistrements invoqués dans son opposition.

 

Le registraire est habilité à consulter le registre pour vérifier l’existence des enregistrements invoqués à l’appui d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats Ltée. c. Manu Foods Ltd., 11 C.P.R. (3d) 410]. Après avoir effectué cette vérification, je puis confirmer que les enregistrements LMC199603 et LMC297734 existent et que l’opposante en est actuellement la propriétaire.  En outre, est consignée à l’enregistrement LMC199603, la mention d’une cession en date du 19 octobre 1981 entre Dargaud Editeur S.A. et l’opposante.  L’enregistrement LMC199603 date du 7 juin 1974 et vise les mêmes marchandises que l’enregistrement LMC283347 susmentionné, auxquelles s’ajoutent, notamment, des jeux de société, des jeux de sport miniaturisés et des préparations pharmaceutiques.

 

L’enregistrement LMC163753, toutefois, a été radié au mois d’août 1984.  Il ne peut donc avoir d’effet sur la question du droit à l’enregistrement puisque la date pertinente à cet égard est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.) et Labatt Brewering Co. c. Molson Breweries, A Partnership (1992), 42 C.P.R. (3d) 481].

 

L’enregistrement LMC297734, propriété de l’opposante, vise des appareils de jeux électroniques avec ou sans affichage vidéo, du matériel informatique, des cartouches de programmes informatiques, des logiciels, en particulier des jeux vidéos.

 

Dans son plaidoyer écrit, l’opposante, invoque aussi son titre de propriété sur la marque de commerce ASTERIX, dont le certificat d’enregistrement LMC405106 porte la date du 20 novembre 1992.  Elle fait valoir qu’il faut également tenir compte de cet enregistrement pour statuer sur le droit à l’enregistrement puisque la date pertinente à l’égard de cette question est la date de ma décision.  Cependant, l’opposante n’a pas demandé l’autorisation de modifier sa déclaration d’opposition pour y inclure cet enregistrement; il m’est donc impossible de le prendre en considération [voir Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Ltd. (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F. 1^re inst.) p. 21 et Vision Financial Group Inc. c. Royal Trust Co. (1996), 69 C.P.R. (3d) 226]. De toute manière, il deviendra évident à la lecture de mon analyse de l’ensemble des circonstances que l’ajout de cet enregistrement serait sans effet sur ma conclusion relative au droit à l’enregistrement.

 

Presse-Import vend, par l’entreprise d’un réseau de distributeurs, les albums de bandes dessinées ASTERIX depuis 1979.  Sous la cote  LB-2 ont été déposées des copies de la couverture et de la deuxième page de vingt‑cinq albums, portant toutes les mots suivants après le titre « Une aventure d’Astérix le Gaulois », où le mot « Asterix » figure en caractère beaucoup plus gros que les autres.

 

Trois factures établies en 1979 par Dargaud Editeur, prédécesseur en titre de Presse-Import, et attestant de la vente d’albums ASTERIX ont été déposées sous la cote LB‑3.  Des factures établies en 1979 par Presse‑Import à l’intention de ses clients ont été déposées sous la cote LB‑4, à l’appui de l’allégation selon laquelle Presse‑Import avait vendu les bandes dessinées ASTERIX au Canada.  En 1979, Presse‑Import a vendu plus de 150 000 albums ASTERIX et depuis, elle en vend en moyenne 50 000 par année.  Entre 1970 et 1978, Éclair a vendu environ 300 000 albums.

 

Au cours de son contre‑interrogatoire, M. Brunelle a révélé les faits pertinents suivants :

 

a)      90 % des ventes d’albums ASTERIX ont été réalisées dans la province de Québec;

b)      en vingt ans, le prix de vente des albums est passé de 3,95  à 13,95 $;

c)      les livres sont vendus sous reliure cartonnée dans la section des bandes dessinées des librairies, magasins à rayons et pharmacies;

d)     en plus de vingt ans, aucun cas de confusion avec la marque de la requérante ne lui a été signalé.

 

M. Braunstein est le président de la requérante depuis sa constitution en société, c’est‑à‑dire depuis le 13 août 1979.  Dans son affidavit et en contre‑interrogatoire, il a expliqué que vers le mois d’avril 1977, une entreprise du nom de Fiesta Holidays a demandé à M. Witkin d’écrire des sketchs pour elle.  M. Witkin a alors communiqué avec M. Braunstein pour qu’il dirige les acteurs qui, à cette date, étaient Paddy Campanaro et Stan Lesk.  Ces quatre personnes ont formé une société de personnes, Asterix Productions, pour exploiter leur entreprise commerciale.  Elles ont choisi le nom ASTERIX parce qu’il commençait par A et qu’il serait donc en première place dans l’annuaire téléphonique; elles avaient pensé à prendre le symbole de l’astérisque, « * », comme marque de commerce, puis ont changé la terminaison I-S-K- du mot en I-X parce qu’il se prononçait mal.  D’ailleurs, les premières brochures promotionnelles utilisées par la requérante en 1979 montrent qu’elle avait remplacé le point sur le « i » par le symbole *.

 

La preuve non contestée indique que l’entreprise a fait une présentation à Fiesta Holidays au mois de mai 1977.  Une seconde présentation a eu lieu en septembre 1977 dans le sud de l’Ontario. Toutefois, l’entreprise n’a réalisé aucun vidéo en 1977.

 

Les associés d’Asterix Productions ont décidé au mois d’août 1979 de constituer leur entreprise en personne morale.  Chacun des associés a continué à exercer les mêmes fonctions et à assumer les mêmes responsabilités dans la nouvelle entité, jusqu’en 1984.  M. Braunstein a déclaré au paragraphe 11 de son affidavit que l’actif et le passif de la société de personnes, incluant la marque de commerce, ont été transférés à la requérante au moment de sa création.  Il sera question plus loin de la question de l’emploi de la marque avant 1979 par le prédécesseur en titre de la requérante.

 

Le matériel promotionnel utilisé par la requérante entre 1979 et 1985 a été déposé comme pièce A de l’affidavit de M. Braunstein.  Il décrit les services de programmes de divertissement offerts aux clients potentiels.  Par la suite, l’entreprise s’est tournée d’avantage vers la communication commerciale en offrant des services de productions musicales, vidéos ou théâtrales sur mesure pour entreprises. Des échantillons de matériel promotionnel utilisé entre 1985 et 1991 ont également été déposés comme annexe B à l’affidavit.  Le dossier comporte également d’autres échantillons de matériel promotionnel postérieur à 1991.  Tous ces éléments de preuve établissent clairement que la requérante employait sa marque en liaison avec les services depuis au moins 1979, sauf pour les vidéos, avec lesquels la marque n’a été employée qu’à compter de 1984 [voir la p. 20 de la transcription du contre‑interrogatoire de M. Braunstein].

 

Le déposant a fourni un sommaire des sommes touchées par la requérante entre 1986 et 1997, lesquelles dépassent le million de dollars pour la période 1986‑1995 (excluant 1989) et sont supérieurs à deux millions de dollars pour les années 1996 et 1997.  Les services de la requérante coûtent entre 10 000 $ et 600 000 $.  Sa clientèle se compose uniquement d’entreprises.

 

M. Braunstein n’est au courant d’aucun cas de confusion entre les services de la requérante et quoi que ce soit lié au personnage d’ASTERIX de l’opposante.

 

Les questions juridiques

 

La date pertinente pour l’examen de la conformité à l’article 30 de la Loi est la date de la production de la demande d’enregistrement (le 9 novembre 1987) [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R. (3d) 469, p. 475]. Le droit à l’enregistrement sous le régime du paragraphe 16(1) de la Loi s’analyse quant à lui relativement à la date à laquelle la marque a commencé à être utilisée (le 1^er mai 1977) [art. 16 de la Loi], et on s’entend en général pour dire que la date pertinente pour l’évaluation du caractère distinctif est la date de la production de l’opposition (le 11 septembre 1989) [voir E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)]. Quant à la date pertinente pour l’examen du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi, il s’agit de la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corp., op. cit.].

 

C’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que la demande d’enregistrement est conforme à l’article 30 de la Loi, mais l’opposante a le fardeau initial d’établir les faits étayant les motifs d’opposition.  Lorsque l’opposante s’est acquittée de ce fardeau, il revient alors à la requérante de prouver que les motifs d’opposition invoqués n’empêchent pas l’enregistrement de la marque [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329‑330 et John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd., 30 C.P.R. (3d) 293].

 

L’opposante soutient que la requérante ne satisfait pas à l’alinéa 30b) de la Loi car elle n’a pas employé sa marque depuis au moins le 1^er mai 1977.  Relativement à un motif d’opposition de cet ordre, le fardeau de preuve d’une opposante est léger, tandis que la requérante doit établir qu’elle satisfait aux exigences de cette disposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298].

 

Voici ce qu’on peut lire au paragraphe 11 de l’affidavit de M. Braunstein :

[traduction] 11. … L’actif et le passif de la société de personnes Asterix Productions, incluant la marque de commerce ASTERIX et l’autorisation de prendre la dénomination commerciale Asterix Productions ainsi que l’achalandage attaché à la marque de commerce, ont été transférés à la nouvelle entité à sa création.

 

Cette affirmation n’était appuyée d’aucun document.  L’opposante prétend que l’affirmation est incompatible avec la déclaration suivante, faite par M. Braunstein au cours de son contre‑interrogatoire :

 

[traduction] Q. Vous rappelez‑vous avoir discuté de questions de marque de commerce à l’occasion du transfert des actifs de l’entreprise?

R. Pas à ce moment.

(…)

Q. Donc, en 1979 l’entreprise est constituée en personne morale.  Vous avez eu des conseils juridiques.  Vous ne voyez rien qui à l’époque pouvait indiquer qu’ASTERIX était une marque de commerce que vous cédiez à l’entreprise?

R. Non, non, il n’y avait pas de marque de commerce à ce moment.

 

Ces déclarations ne me paraissent pas contredire la teneur du paragraphe 11 de l’affidavit.  Le fait qu’il n’ait pas été question du transfert de marque de commerce au moment de la constitution de l’entreprise en personne morale ne signifie pas que le transfert n’a pas eu lieu, en particulier si l’on considère que ce sont les associés de la société de personnes qui ont présidé à la constitution de la personne morale et qu’ils ont consenti à transférer à cette nouvelle entité les actifs de la société, dont la marque faisait partie.  Je peux facilement comprendre que la question ne se posait pas à ce moment‑là. En ce qui concerne la réponse donnée à la dernière question du passage reproduit plus haut, il convient de la placer dans son contexte. En 1984, certains des fondateurs de la requérante ont décidé de vendre leur participation dans l’entreprise.  L’auteur de l’affidavit a déclaré que le sujet de la marque de commerce a alors été abordé avec leur conseiller juridique [voir les p. 8 et 23 de la transcription].  Comme l’opposante n’a pas poursuivi son interrogatoire sur cette question, il n’y a rien au dossier sur la teneur de cette discussion.

 

Reste le motif alléguant que la marque n’était pas employée, à la date de premier emploi revendiquée, en liaison avec la production de vidéos utilisés par des sociétés pour atteindre des objectifs de communications d’affaires.  La preuve établit clairement que la requérante n’employait pas la marque en liaison avec ce service à cette date, mais la requérante, invoquant la décision rendue par l’agent d’audience supérieur Denise Savard dans l’affaire Lowenbrau Aktiengesellschaft c. Comm. Telesforo Fini Societa Per Azioni (1991), 36 C.P.R. (3d) 54, fait valoir que dans une telle situation il convient de n’accueillir le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)a) qu’à l’égard des services en cause.  Je retiens cet argument et, par conséquent, je rejette le premier motif d’opposition sauf à l’égard du service de production de vidéos utilisés par des sociétés pour atteindre des objectifs de communications d’affaires.

 

Les autres motifs d’opposition font tous intervenir la question du risque de confusion entre la marque de la requérante et les marques de commerce de l’opposante énumérées précédemment.

 

C’est à la requérante qu’il appartient de convaincre le registraire, suivant la prépondérance des probabilités, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre sa marque et celles de l’opposante à la date pertinente susmentionnée [voir Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53].

 

Dans l’arrêt Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior SA, [2002] 3 C.F. 405, le juge Décary, de la Cour d’appel fédérale, a statué ainsi :

… la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure […]

 

Le registraire doit donc être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement n'est pas susceptible de créer de la confusion. Il n'est pas nécessaire qu'il soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve « hors de tout doute » s'appliquait, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. Dans le meilleur des scénarios, ce n'est que lorsque les probabilités sont égales qu'on peut dire qu'il existe une sorte de doute, lequel doute doit être résolu en faveur de l'opposant. Mais la notion de doute est un concept trompeur et déroutant en matière civile et le registraire devrait éviter d'y recourir.

 

 

Les paragraphes 6(1) à 6(4) de la Loi établissent le critère à appliquer pour déterminer si une marque risque de créer de la confusion avec une autre marque de commerce ou un nom commercial.  En voici le texte :

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

 

Aux termes du paragraphe 6(5) de la Loi, le registraire doit, pour déterminer s’il y a risque de confusion entre les marques des parties, tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce et, notamment, des circonstances suivantes : i) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; iii) le genre de marchandises, services ou entreprises; iv) la nature du commerce; v) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Dans l’arrêt Miss Universe Inc. c. Bohna, [1995] 1 C.F. 614, le juge Décary a écrit ce qui suit :

Pour décider si l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial cause de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom [[note 5] Voir l'arrêt Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co. (1942), 2 D.L.R. 657 (P.C.), à la p. 661, lord Russell of Killowen], l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale [[note 6] Voir : les art. 6(2),(3) et (4) de la Loi; Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al., [1968] R.C.S. 134; Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1988] 3 C.F. 91 (C.A.), à la p. 99, juge en chef Thurlow; et Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^re inst.), à la p. 12, juge Cattanach].

(…)

Il appartient toujours à celui qui demande à enregistrer une marque de commerce d'établir que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucune probabilité de confusion avec une autre marque de commerce déjà employée et enregistrée [[note 7] Voir les arrêts Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1^re inst.), à la p. 57, juge Cattanach, et Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (C.F. 1^re inst.), à la p. 46, juge Cattanach].

 

L’existence de dates pertinentes différentes relativement aux motifs d’opposition restants est sans incidence sur l’analyse de l’ensemble des circonstances en vue de déterminer s’il y a lieu de conclure que, suivant la prépondérance des probabilités, il y a risque de confusion entre les marques des parties.  Mon analyse prendra en considération la marque de commerce ASTERIX enregistrée sous le numéro LMC283347 et les marchandises visées par cet enregistrement puisqu’elle représente le meilleur scénario pour l’opposante. En effet, les marchandises visées par l’enregistrement LMC297734 n’ont absolument rien à voir avec les services en cause.  De plus, il n’a pas été prouvé que la marque de commerce ASTERIX a été employée en liaison avec ces marchandises.

 

L’opposante a démontré qu’elle employait la marque de commerce ASTERIX au Canada, en liaison avec des albums de bandes dessinées, depuis 1970, tandis que l’emploi de la marque de la requérante en liaison avec les services en cause, exception faite de la production de vidéos, ne remonte qu’à 1977.  On peut donc conclure, mathématiquement, que ce facteur favorise l’opposante. Toutefois, la longue période d’emploi des marques de commerce respectives des parties m’amène à conclure que ces marques ont acquis avec le temps un certain caractère distinctif inhérent.  L’importance des ventes des albums de bandes dessinées dans la province de Québec étaye la prétention de l’opposante que la marque de commerce ASTERIX est bien connue dans la province.  Compte tenu de la preuve fournie, toutefois, je ne suis pas prêt à conclure pour autant que la marque de commerce est bien connue dans tout le Canada.

 

Les services de la requérante et les marchandises visées par l’enregistrement LMC283347 sont de nature totalement différente sauf en ce qui concerne les [traduction] « photographies et films », mais j’ai déjà statué, à cet égard, sur la production de vidéos.  La différence entre le prix des marchandises vendues sous la marque de commerce ASTERIX de l’opposante et les honoraires demandés par la requérante à l’égard des services visés par sa marque est aussi un facteur qui favorise la requérante.

 

Les bandes dessinées de l’opposante sont vendues dans des librairies, des magasins à rayons et des pharmacies, tandis que les clients de la requérante sont des entreprises.  Le recrutement de clients potentiels pour les services de cette dernière se fait par des contacts avec des cadres supérieurs (voir le paragraphe 30 de l’affidavit de M. Braunstein). L’opposante soutient, à cet égard, que la marque de commerce ASTERIX étant bien connue des Québécois, un cadre supérieur du Québec à qui l’on offrirait les services associés à la marque de la requérante ferait le rapprochement avec l’opposante.  Aucun élément de preuve n’étaye cette affirmation.  De plus, même s’il est très possible que, dans un tel cas, le cadre supérieur, en entendant le mot ASTERIX, pense au personnage de bande dessinée, il ne s’ensuit pas qu’il conclura automatiquement à l’existence d’un lien entre les services et l’opposante.  Il n’a pas été prouvé que l’opposante a commercialisé le personnage d’ASTERIX à un point tel qu’il serait possible qu’une entreprise retenant les services offerts sous la marque de la requérante penserait que l’opposante a autorisé un tel emploi de la marque.  Sur cette question, je me reporte aux observations faites par le juge Linden, de la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc (2000), 9 C.P.R. (4^th) 297; [2001] 2 C.F. 15, aux paragraphes 7 à 9 :

 

Il faut évaluer tous les facteurs pertinents énumérés au paragraphe 6(5) dans chaque cas et rendre une décision qui tient compte de façon appropriée de chacun d'eux. En l'instance, un des facteurs clefs qui était en jeu était la différence frappante entre les marchandises, facteur auquel le registraire a accordé un poids considérable. Toutefois, le juge de première instance n'a pas estimé que l'alinéa 6(5)c) était significatif à la lumière de sa vision des autres facteurs. Il faut rappeler que les marques de commerce sont toujours employées et reconnues en liaison avec certaines marchandises ou certains services⁵. Tel qu'indiqué dans l'arrêt Pink Panther [au paragraphe 42], « celui qui enregistre une marque de commerce n'est pas propriétaire des mots ou des images que contient cette marque ». La protection accordée doit être en liaison avec certaines marchandises ou certains services, car la confusion est moins probable lorsque les marchandises sont sensiblement différentes, même quand la marque en est une qui est bien connue. L'emploi de la phrase « que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale », apparaissant aux paragraphes 6(2), (3) et (4), ne signifie pas que la nature des marchandises n'est pas pertinente pour déterminer s'il y a confusion; cette phrase donne uniquement à penser que la confusion peut être engendrée par des biens qui ne sont pas de « la même catégorie générale », mais qui ont une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question. Le genre de biens comparés afin de déterminer s'il peut y avoir de la confusion demeure pertinent, et lorsqu'ils sont à ce point différents comme des autos et des aliments en conserve, il faut donner une importance considérable à ce facteur, ce que le juge de première instance n'a pas fait, mais ce que le registraire a fait de façon appropriée. Cette question était esquissée dans l'arrêt Pink Panther où la Cour a dit : « si une marque renvoie à des produits d'entretien domestique tandis que l'autre s'applique à des produits automobiles et que ces produits sont distribués dans des boutiques d'un genre différent, la probabilité que les consommateurs confondent une marque avec l'autre sera moins grande »⁶.

 

[8] De même, le juge de première instance a ignoré la nature du commerce comparé, soit le facteur visé à l'alinéa 6(5)d). En l'instance, les automobiles sont vendues par des concessionnaires automobiles à travers le monde, habituellement dans des édifices spéciaux prévus à cette fin. Les biens en conserve en question sont principalement vendus à des acheteurs institutionnels dans la province de Québec. On peut difficilement voir comment quelqu'un qui veut acheter des jus de fruits en conserve de l'appelante pourrait même penser que le fabriquant automobile japonais de « Lexus » fournit ces produits. L'enquête mise en preuve montrant que le nom « Lexus » était associé par les personnes interrogées à une automobile n'établit pas qu'il y a eu la moindre confusion entre les deux produits. Elle établit simplement que de nombreuses personnes connaissent l'automobile de luxe fabriquée par l'intimée. Il convient de souligner que la preuve établit que nombre d'entreprises, n'ayant aucun lien avec les automobiles, utilisent le nom Lexus, telles que Lexus Bath Mat, Lexus Cleaners, Lexus Computer Training, Lexus Realty et autres. Le registraire était manifestement d'opinion que les consommateurs potentiels d'aliments en conserve « Lexus » n'auraient pas de doute quant à la source du produit qu'ils achètent, tout comme les consommateurs de ces autres entreprises pourraient probablement déterminer assez facilement que la source des produits offerts n'est pas la société japonaise Toyota. Le registraire a estimé que c'était le cas et je ne vois pas en quoi il a commis la moindre erreur à cet égard.

 

[9] Le fait que le juge de première instance se soit appuyé sur la conclusion que la marque « Lexus » était célèbre ou en train de le devenir l'a conduit à vouloir trop la protéger. Bien que la célébrité de la marque puisse fort bien être un facteur significatif à considérer, tout comme la période pendant laquelle elle a été employée, soit les facteurs aux paragraphes 6(5)a) et b), elle n'est pas déterminante. La célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue. Il s'agit simplement d'un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres facteurs. Si la célébrité d'un nom pouvait empêcher toute autre utilisation de ce nom, le concept fondamental de l'octroi d'une marque de commerce en liaison avec certaines marchandises perdrait toute sa signification. De plus, on ne peut soutenir que le tribunal a l'obligation de protéger les marques de commerce prometteuses « pour préserver [leur] réputation en devenir », ainsi qu'il ressort implicitement des motifs du juge de première instance. Le tribunal doit, sur la question de la célébrité, tenir compte des faits tels qu'ils se présentent au moment de sa décision. Comme la Cour l'a dit dans l'arrêt Pink Panther⁷ au sujet de cette marque de commerce :

 

Conclure en effet qu'un tel lien est suffisant [entre des produits de beauté et des films] en l'espèce étendrait effectivement la protection à tous les domaines d'activités imaginables. Aucun secteur n'échapperait plus à la machine de mise en marché d'Hollywood. Ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents.

[...]

Quelle que soit la notoriété de la marque, elle ne peut servir à créer un lien qui n'existe pas.

 

On peut en dire autant des noms d'automobiles bien connus. [Je souligne.]

 

Un autre facteur intervient dans la présente évaluation du risque de confusion entre les marques des parties, celui de l’absence de preuve du moindre cas de confusion malgré la longue coexistence des marques au Canada [voir Cornell Trading Ltd. c. Saan Stores Ltd (2000), 8 C.P.R.(4^th) 233 et Compulife Software inc. c. CompuOffice Software inc. (2001), 13 C.P.R. (4^th) 117].

 

Conclusion

Je conclus que la requérante s’est acquittée de son fardeau de prouver, suivant la prépondérance des probabilités, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre sa marque, employée en liaison avec ses services, et la marque de commerce ASTERIX de la requérante.  Je tire cette conclusion du fait que la nature des marchandises de l’opposante diffère de celle des services de la requérante et du fait que les activités commerciales des parties sont différentes, comme nous l’avons vu précédemment.  De plus, la longue période de coexistence des marques en cause constitue également un facteur pertinent.  Par conséquent, les motifs d’opposition 2, 3 et 4 sont rejetés.

 

En vertu de la délégation des pouvoirs du registraire faite sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi et en application des principes énoncés dans les décisions Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet Werke Heinrich SCH, 10 C.P.R. (3d) 482 et Lowenbrau, précitée, je refuse, en application du paragraphe 38(8) de la Loi, la demande d’enregistrement de la requérante dans la seule mesure où elle vise le service suivant :

« la production de vidéos utilisées par des sociétés pour atteindre des objectifs de communications d’affaires ».

 

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 23 AVRIL 2004.

 

 

 

 

Jean Carrière,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce