Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION
d’Anglofranchise Limited à la demande d’enregistrement
nº 805,579 de la marque de commerce BOY LONDON
produite par Novenchi Inc.
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Le 17 février 1996, la requérante Novenchi Inc. a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce BOY LONDON, fondée sur l’emploi de la marque au Canada depuis au moins janvier 1994 en liaison avec les marchandises
[traduction] jeans, tee‑shirts, blousons, chapeaux, chaussettes et gants
et sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises
[traduction] chemises, pulls molletonnés, pantalons d’entraînement, chandails, gilets, shorts, jupes, robes, pantalons, manteaux, sous-vêtements, serre-tête et souliers de course.
La Division des examens du Bureau des marques de commerce a soulevé diverses objections à la demande visée, auxquelles la requérante a été en mesure de répondre. L’une de ces objections, en particulier, a été réglée par une modification de la demande visant à se désister du droit à l’usage exclusif des mots BOY et LONDON en dehors de la marque comme un tout. La demande d’enregistrement a été annoncée par la suite en vue de la procédure d’opposition au Journal des marques de commerce du 20 novembre 1996 et elle a fait l’objet d’une opposition de la part d’Anglofranchise Limited le 21 avril 1997. Une copie de la déclaration d’opposition a été envoyée à la requérante le 6 mai 1997. La requérante a répondu en produisant et signifiant une contre-déclaration. Plus tard, soit le 19 novembre 1997, l’opposante a demandé l’autorisation de modifier sa déclaration d’opposition, mais en raison d’une erreur matérielle, la demande de l’opposante n’a pas été traitée par la Commission avant le 25 janvier 2000. L’autorisation a alors été accordée.
Les motifs d’opposition invoqués sont présentés de manière succincte et sont repris ci-dessous. Il est manifeste que la mention de la demande nº 779,435 dans la déclaration d’opposition est une erreur. La demande d’enregistrement nº 779,435 fait l’objet d’une procédure d’opposition parallèle, mais distincte, entre les parties au sujet de la marque BOY LONDON en liaison avec les lunettes solaires. La requérante a interprété la mention de la demande nº 779,435 comme faisant référence à la demande nº 805,579. Je ferai de même et considérerai l’erreur comme une lacune technique plutôt que comme une erreur de fond.
L’enregistrement nº 385,516 de la marque BOY et dessin y afférent, mentionné à l’alinéa b) de la déclaration d’opposition, n’a pas été produit en preuve par l’opposante. Toutefois, dans l’intérêt public, j’ai examiné le registre des marques de commerce en vue de vérifier si l’enregistrement y est relevé et s’il l’est au nom de l’opposante : voir à ce sujet la décision Quaker Oats Co. of Canada v. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 à la page 411 (COMC). La marque de l’opposante BOY et dessin y afférent est illustrée ci-dessous :
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L’enregistrement de l’opposante ci-dessus mentionné vise les marchandises suivantes :
[TRADUCTION] vêtements, nommément pantalons, pantalons d’entraînement, jupes, shorts, robes, robes de plage, chasubles, kilts, chemises, tee‑shirts, cols roulés, chandails, gilets, blousons, manteaux, caleçons, maillots de bain, corsages bain-de-soleil, débardeurs, maillots, cuissards, bas de type leggings, collants, chaussettes et ceintures.
L’opposante a produit en preuve l’affidavit de Joseph C.Y. Woo, souscrit le 25 septembre 1997 selon les indications portées au dossier. Le 4 mai 1998, la Commission a ordonné le contre-interrogatoire de M. Woo, mais l’opposante n’ pas présenté M. Woo en vue du contre-interrogatoire ordonné le 4 mai. L’affidavit de M. Woo a donc été retourné à l’opposante conformément au paragraphe 44(5) du Règlement sur les marques de commerce : voir la décision de la Commission datée du 19 novembre 1999. Par conséquent, l’opposante n’a produit aucune preuve au dossier sur laquelle elle puisse s’appuyer.
La preuve de la requérante est constituée de l’affidavit de Daniel Ouaknine, président de la société requérante. La preuve de M. Ouaknine est très schématique et peut se résumer comme suit. La société requérante exploite une entreprise d’importation, de distribution et de vente au Canada de montres, de produits en cuir, de lunettes solaires et de vêtements. Les marchandises vendues par la requérante portent la marque du fabricant et les marques de la requérante ou portent exclusivement les marques de la requérante. La requérante est la propriétaire de l’enregistrement nº 455,013 de la marque de commerce BOY LONDON pour l’exploitation de points de vente au détail de vêtements et de l’enregistrement nº 438,285 de la marque BOY LONDON pour des montres, des ceintures, des portefeuilles, des porte-cartes et des porte-monnaie. Jusqu’à maintenant, la requérante a vendu des tee-shirts, des jeans, des blousons, des chapeaux et des chaussettes portant la marque BOY LONDON imprimée ou brodée sur les marchandises, ou encore apposée sur des étiquettes et boutons attachés aux marchandises.
Comme toujours, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa demande d’enregistrement de marque de commerce satisfait aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce : voir la décision Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 aux pages 329 et 330 (COMC) et la décision John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.). Le fardeau de persuasion qui revient à la requérante signifie qu’en l’absence d’une conclusion déterminante de conformité, au terme de la production de l’ensemble de la preuve, la question doit être tranchée à l’encontre de la requérante : voir la décision John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée, précitée, aux pages 297 et 298. Toutefois, l’opposante est tenue de s’acquitter du fardeau de présentation à l’égard des allégations de faits de la déclaration d’opposition. Pour s’acquitter du fardeau de présentation de la preuve touchant une question particulière, l’opposante doit présenter une preuve admissible suffisante qui permette raisonnablement de conclure à l’existence des faits allégués au soutien de la question soulevée.
En l’espèce, l’opposante n’a produit aucune preuve à l’appui des motifs d’opposition mentionnés aux alinéas a), c) et d) de la déclaration d’opposition. Ces motifs d’opposition sont donc rejetés du fait que l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de présentation à l’égard des questions soulevées dans la déclaration. S’agissant de l’autre motif d’opposition, invoqué à l’alinéa b) de la déclaration d’opposition, il s’appuie sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce et sur l’enregistrement nº 385,516 de la marque de commerce de l’opposante. Comme on l’a mentionné précédemment, invoquer un enregistrement de marque de commerce (ou une demande d’enregistrement) constitue une exception à la règle selon laquelle une partie doit faire la preuve de tous les aspects de sa cause : voir la décision Quaker Oats, précitée.
La requérante doit s’acquitter de son fardeau de persuasion en établissant qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, entre la marque faisant l’objet de la demande BOY LONDON et la marque déposée de l’opposante BOY et dessin y afférent. Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont on doit tenir compte pour apprécier si les deux marques de commerce créent de la confusion sont exposés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents sont à prendre en compte. Tous les facteurs n’ont pas nécessairement le même poids. La pondération respective des facteurs est fonction des circonstances : voir la décision Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.).
La marque de commerce BOY LONDON faisant l’objet de la demande possède un caractère distinctif inhérent relativement faible, car le mot BOY et, peut-on prétendre, le mot LONDON donnent individuellement une description claire des marchandises de la requérante. Néanmoins, la combinaison verbale BOY LONDON ne donne pas une description claire des marchandises de la requérante, mais suggère simplement des vêtements pour jeunes hommes provenant de London. Il va de soi qu’une marque peut suggérer une idée sans donner une description claire. La marque de l’opposante BOY et dessin y afférent possède un caractère distinctif inhérent relativement plus fort en raison de l’élément constitutif du dessin de l’aigle. La mesure dans laquelle les marques visées sont devenues connue et la période pendant laquelle elles ont été en usage ne sont pas des facteurs pertinents du fait qu’aucune des parties n’a produit de preuve sur ces points. Les marchandises des parties se chevauchent dans une large mesure et en l’absence de preuve du contraire, je présume que leurs circuits de distribution respectifs se chevaucheraient également en grande partie. Les marques des parties se ressemblent dans la mesure où le mot constitutif BOY est commun aux deux. Cependant, comme l’élément constitutif commun des marques donne une description claire des marchandises des parties, l’importance de l’élément constitutif commun s’en trouve amoindrie. Facteur plus important, les impressions visuelles générales que créent les marques de parties sont différentes. En outre, l’idée que suggère la marque faisant l’objet de la demande est celle d’un [traduction] « garçon de Londres » [“London boy”] alors que la marque de l’opposante suggère deux idées distinctes, soit [traduction] « un aigle » [“an eagle”] et [traduction] « un garçon » [“a boy”].
Compte tenu de ce qui précède et du fait que le caractère distinctif inhérent des marques visées est relativement faible, qu’un élément constitutif commun donne une description claire, que l’opposante n’a pas établi que sa marque avait acquis un caractère distinctif et que les marques visées diffèrent au plan des impressions visuelles générales et au plan des idées qu’elles suggèrent, je suis persuadé que la requérante s’est acquittée du fardeau de persuasion qui lui incombait et qu’elle a établi que les marques visées ne créent pas de confusion entre elles. J’ajouterais que je prends également en considération le fait que la requérante est propriétaire des enregistrements nºs 455,013 et 438,285 de la marque de commerce BOY LONDON : voir la décision Groupe Lavo Inc. c. Proctor & Gamble Inc., 32 C.P.R. (3d) 533 à la page 538 (COMC).
Par conséquent, l’opposition de l’opposante est rejetée.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 10 SEPTEMBRE 2002.
Myer Herzig,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce