Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : FOR THE RECORD
ENREGISTREMENT N° : 445,615
Le 1er septembre 2000, à la demande de The Sports Network Inc., le registraire a donné un avis en application de l’article 45 à Abalene Sales and Promotions Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d’enregistrement susmentionné.
La marque de commerce FOR THE RECORD est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :
[TRADUCTION]
(1) des produits liés aux sports, en l’occurrence, des cartes, des photographies, des affiches, des bandes vidéo préenregistrées, des cassettes, des disques compacts ainsi que des documents imprimés comme des magazines, des bulletins et des journaux;
(2) des certificats de mérite attribués à certaines personnes en raison de leurs accomplissements.
Une demande visant à étendre la portée de l’état déclaratif des marchandises et à y ajouter des services est actuellement en cours d’examen, mais elle n’est pas pertinente aux fins de la présente instance.
L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services mentionnés à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
En réponse à l’avis, l’affidavit de Stewart Edward MacFarlane a été fourni. La partie requérante a déposé un plaidoyer écrit. Aucune audition n’a été demandée en l’espèce.
Dans son affidavit, M. MacFarlane indique qu’il est dirigeant et administrateur, soit le président d’Abalene Sales and Promotions Ltd. (ci-après Abalene). Il a joint à son affidavit différentes pièces, dont des rapports d’activité, des cartes illustrant des photographies de joueurs, différents certificats, une affiche, des exemples de bulletin, des factures, des relevés de ventes et des pages Web.
Il ajoute qu’Abalene compte trois représentants à temps plein dans l’ensemble du Canada et une base de 350 clients d’un bout à l’autre du pays.
La partie requérante fait valoir que la déposante n’a pas produit la preuve nécessaire pour maintenir l’enregistrement à l’égard [TRADUCTION] « des bandes vidéo préenregistrées, des cassettes, des magazines et des journaux ». De plus, elle ajoute i) qu’aucun emploi n’a été démontré à l’égard des cartes, ii) que les certificats ne sont pas [TRADUCTION] « des certificats de mérite attribués à certaines personnes en raison de leurs accomplissements », iii) que les bulletins n’ont pas été employés dans la pratique normale du commerce, puisqu’aucun élément de preuve visant à démontrer que leur distribution était liée à une vente n’a été présenté. Des préoccupations ont été soulevées au sujet de marchandises qui ne figurent pas dans l’enregistrement, de relevés de ventes utilisés à des expositions et d’articles affichés à des fins de vente sur la page Web.
Le paragraphe 45(1) de la Loi énonce en toutes lettres que l’emploi doit être démontré à l’égard de chacun des services ou marchandises précisés dans l’enregistrement. Voir John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.). L’omission de prouver l’emploi en liaison avec chacune des marchandises peut donner lieu à une modification de l’enregistrement.
À l’instar de la partie requérante, j’admets qu’il n’existe aucun élément de preuve au sujet [TRADUCTION] « des bandes vidéo préenregistrées, des cassettes, des magazines et des journaux ». Par conséquent, ces marchandises seront radiées de l’enregistrement.
En ce qui concerne les « cartes », les cartes de photographies de joueurs qui sont jointes à l’affidavit de M. MacFarlane indiquent clairement l’emploi de la marque FOR THE RECORD. Cependant, aucun élément de preuve ne démontre l’emploi en liaison avec ces cartes au cours de la période pertinente, soit entre le 1er septembre 1997 et le 1er septembre 2000. La preuve présentée indique que les cartes ont été distribuées en 1995. Il n’est pas fait mention d’autres activités de vente ou de distribution de cartes de photographies dans l’affidavit, dans les rapports d’activité d’Abalene ou sur les factures présentées en preuve. Par conséquent, je ne puis conclure que la marque était employée en liaison avec ces cartes au cours de la période pertinente.
Cependant, l’auteur de l’affidavit a fourni une facture en date du 13 février 1998 qui indique la vente de « cartes postales ». Même si aucune carte postale comportant la marque FOR THE RECORD n’a été fournie, je souligne qu’au paragraphe 21 de son affidavit, M. MacFarlane a mentionné en toutes lettres que la marque de commerce FOR THE RECORD était affichée de façon évidente sur les produits qui étaient remis aux clients de la déposante. Par conséquent, compte tenu de cette déclaration faite sous serment, je suis disposée à conclure que les « cartes postales » portaient la marque de commerce au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce. (Voir Mantha & Associates c. Central Transport Inc., 64 C.P.R. (3d) 354.) De plus, je reconnais que les « cartes postales » sont des « cartes », c’est-à-dire des marchandises visées par l’enregistrement de la marque de commerce.
Par ailleurs, en ce qui concerne les « cartes », je souligne que, sur la liste d’articles figurant au paragraphe 4 de l’affidavit, il est fait mention que 500 000 cartes du restaurant McDonald comportant la marque FOR THE RECORD et illustrant des joueuses de hockey qui ont participé aux Olympiques ont été distribuées en 1998. Étant donné que M. MacFarlane a indiqué au paragraphe 4 de son affidavit que la liste constitue un échantillon représentatif des volumes de vente des produits portant la marque de commerce, je suis disposée à conclure que les « cartes de joueuses de hockey » ont probablement été vendues à des restaurants McDonald en 1998. Encore là, étant donné que M. MacFarlane a indiqué que les articles portaient la marque de commerce, j’en arrive à la conclusion que l’emploi était conforme au paragraphe 4(1) de la Loi.
Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la preuve indique que la marque de commerce a été employée en liaison avec des « cartes » au cours de la période pertinente.
Quant aux « certificats », une preuve d’emploi a été présentée relativement aux certificats que vend Abalene. La partie requérante allègue que les certificats, y compris les certificats attribués aux vainqueurs du Championnat junior mondial de 1996, aux vainqueurs du Slalom géant de compétitions masculines de planche à neige présentées aux Olympiques d’hiver de Nagano en 1998 et aux membres de l’équipe canadienne masculine de hockey qui ont participé aux Olympiques de 1998 sont [TRADUCTION] « de nature informative » et ne constituent pas des « certificats de mérite attribués à certaines personnes en raison de leurs accomplissements ». À première vue, je serais portée à être d’accord avec ces remarques. Toutefois, une lecture plus large de l’enregistrement permet de considérer les certificats en question comme des « certificats attribués à certaines personnes en raison de leurs réalisations ou de leurs accomplissements ». Si un article a été donné à une personne seulement lorsque celle-ci a atteint un objectif ou un résultat particulier, la réception de cet article serait liée à la réalisation de cet objectif ou à l’obtention de ce résultat. Il n’est pas nécessaire que cet article porte le nom de la personne ni même qu’il soit lié au domaine dans lequel l’objectif ou le résultat est atteint. La simple réception de l’article constituerait une reconnaissance de l’accomplissement. Ainsi, le certificat « Équipe Canada » que distribue l’entraîneur d’une équipe de hockey pee-wee à chacun de ses joueurs en raison de leur participation aux éliminatoires pourrait être considéré comme un « certificat de mérite » à l’égard de cet événement précis. Il n’est pas nécessaire que le certificat porte le nom du joueur qui le reçoit. En conséquence, les certificats susmentionnés qui ont été distribués pourraient être considérés comme des « certificats de mérite » au sens large, lorsqu’ils sont remis à une personne ayant atteint un objectif ou résultat donné. Dans l’exemple proposé, le certificat lui-même n’est pas lié à l’objectif ou au résultat précis, mais peut néanmoins être considéré comme un « certificat de mérite » attribué en reconnaissance de la réalisation d’un objectif donné.
Malgré ce qui précède, la pièce M comporte un certificat de mérite remis en 1999 à Namoi deKock, qui a réussi un trou d’un coup au troisième trou au University Golf Club. La marque de commerce FOR THE RECORD peut être reconnue sur le certificat. Je suis également d’avis que l’emploi démontré des mots « FOR THE RECORD » sur le certificat en question constitue un emploi de ces mots à titre de marque de commerce et, par conséquent, un emploi conforme au paragraphe 4(1) de la Loi. À mon sens, il s’agit là d’une preuve claire d’emploi dans le cas des certificats de mérite attribués à certaines personnes en raison de leurs accomplissements et je suis disposée à conclure, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que la déposante a probablement établi ce certificat à la demande du University Golf Club.
La partie requérante soutient que la marque de commerce FOR THE RECORD qui figure sur certains certificats apparaît avec des éléments supplémentaires. À mon avis, il est possible de dire que l’emploi de la marque de commerce avec les éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque de commerce FOR THE RECORD en soi. La question de savoir si une marque de commerce figurant avec des éléments supplémentaires constituera un emploi de la marque enregistrée a été examinée dans Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (B.O.M.C.) et la règle peut être résumée comme suit :
L'emploi d'une marque en combinaison avec des éléments supplémentaires constitue un emploi en soi de la marque comme marque de commerce, lorsqu'à la première impression le public peut percevoir que la marque en soi est utilisée comme marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait, qui est tributaire de réponses à certaines questions comme celle de savoir si la marque est plus en évidence que les éléments supplémentaires, par exemple lorsque le caractère ou la taille utilisés sont différents ... ou comme celle de savoir si les éléments supplémentaires peuvent être perçus comme purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distincts...
Sur un certificat, la marque est employée avec des éléments supplémentaires comme suit :
CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION - FOR THE RECORD ® -
Même si les caractères et les dimensions de la marque et des éléments supplémentaires sont identiques, je souligne que la marque FOR THE RECORD est entièrement comprise entre deux traits d’union, de même que le symbole ®, lequel amènerait l’observateur à la légende figurant au bas du certificat, selon laquelle la marque FOR THE RECORD est une marque de commerce déposée d’Abalene.
En ce qui concerne l’emploi du symbole ® en liaison avec la marque FOR THE RECORD, l’utilisation de ce symbole n’exclut pas en soi une marque de commerce d’une désignation à l’égard de laquelle elle est employée (voir Wilson c. Kellogg Salada Canada Inc. (1991), 37 C.P.R. (3d) 563). Il ne s’agit que de l’un des facteurs à prendre en compte. Cependant, dans la présente affaire, le symbole ® amène l’observateur à la légende figurant au bas du certificat, laquelle indique que les mots FOR THE RECORD constituent une marque de commerce déposée d’Abalene. À mon avis, étant donné que la marque est comprise en entier entre les deux traits d’union, de même que le symbole ®, lequel attire l’attention de l’observateur sur le fait que les mots « FOR THE RECORD » constituent une marque de commerce déposée, je suis disposée à conclure que les mots FOR THE RECORD seraient considérés comme une marque de commerce déposée en soi. En conséquence, je reconnais que l’emploi démontré sur ce certificat constitue un emploi de la marque de commerce déposée « en soi ».
Malgré ce qui précède, la marque de commerce « FOR THE RECORD » figure sans élément supplémentaire sur la plupart des certificats.
Dans le cas des « bulletins », je doute que ceux-ci constituent des marchandises vendues dans la pratique normale du commerce de la déposante. Étant donné que la preuve m’apparaît ambiguë sur ce point, je dois interpréter l’ambiguïté à l’encontre des intérêts de la déposante (voir Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc., 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1re inst.) et 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)). Par conséquent, les « bulletins » seront radiés de l’enregistrement.
En ce qui concerne les « disques compacts », la pièce O de l’affidavit de M. MacFarlane comporte une facture indiquant des ventes de CD comme suit : « FOR THE RECORD - CD’s ». Aucun échantillon des disques compacts n’a été fourni. Cependant, au paragraphe 20 de son affidavit, M. MacFarlane mentionne qu’il sait et confirme que la marque FOR THE RECORD était affichée de façon évidente sur les disques compacts lorsque ceux-ci étaient remis au client. En conséquence, je reconnais que la marque de commerce figurait sur les disques compacts. La facture est datée du 11 décembre 1999 et fait donc état d’une vente survenue au cours de la période pertinente. (En ce qui a trait à une vente isolée, voir Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al., 17 C.P.R. (3d) 237 et 13 C.P.R. (3d) 289, et Quarry Corp. c. Bacardi & Co., 72 C.P.R. (3d) 25, conf. C.A.F. 86 C.P.R. (3d) 127.)
Quant aux affiches et aux photographies, j’estime qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve appuyant l’emploi de la marque de commerce FOR THE RECORD en liaison avec chacune de ces marchandises. La marque figure sur l’affiche fournie (pièce E) et 42 000 affiches semblables ont été vendues en 1998 (voir le paragraphe 4 de l’affidavit de M. MacFarlane ainsi que la pièce A), c’est-à-dire au cours de la période pertinente; je suis donc d’avis que les affiches devraient être conservées. Dans le cas des photographies, la facture datée du 13 février 1998 fait état de ventes de « photos ». Compte tenu, encore là, de l’ensemble de la preuve, j’accepte la déclaration de l’auteur de l’affidavit selon laquelle la marque de commerce figurait de façon évidente sur les produits vendus. De plus, je souligne que M. MacFarlane a indiqué que certaines photographies étaient présentées sur des cartes gaufrées, semblables aux articles de la pièce L. La marque FOR THE RECORD figure clairement sur ces cartes gaufrées. De plus, je suis d’avis que les photographies équivalent à des gravures et les pièces R et T indiquent que les articles offerts en vente comprenaient des [TRADUCTION] « photographies/gravures ». Compte tenu de ce qui précède et de l’ensemble de la preuve, je suis convaincue que la marque de commerce était employée en liaison avec des photographies au cours de la période pertinente.
En résumé, la preuve indique à mon avis que la marque de commerce FOR THE RECORD a été employée en liaison avec les marchandises suivantes : des cartes, des photographies, des affiches, des disques compacts et des certificats de mérite attribués à certaines personnes en raison de leurs accomplissements. À mon sens, la preuve n’indique aucun emploi en liaison avec des « bulletins » d’une façon qui respecterait le paragraphe 4(1) de la Loi. En ce qui a trait aux bandes vidéo préenregistrées, aux cassettes, aux magazines et aux journaux, aucun élément de preuve n’a été présenté à leur sujet.
Eu égard à la preuve présentée, j’en arrive à la conclusion que l’enregistrement devrait être modifié par la radiation [TRADUCTION] « des bulletins, des bandes vidéo préenregistrées, des cassettes, des magazines et des journaux » de l’énoncé déclaratif des marchandises.
L’enregistrement n° 445,615 sera modifié en conséquence, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 28e MARS 2002.
D. Savard
Agente d’audience principale
Article 45