TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION de Hope International Development Agency à la demande n^o 1 068 337 concernant la marque de commerce HOFFNUNGSZEICHEN SIGN OF HOPE et dessin produite par Hoffnungszeichen Sign of Hope e.V.                                                                                                                                

 

Le 24 juillet 2000, Hoffnungszeichen Sign of Hope e.V. (la « requérante ») a déposé une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce HOFFNUNGSZEICHEN SIGN OF HOPE et dessin (la « marque »), qui est reproduite ci-dessous :                                             

           

La requérante revendique la couleur verte comme caractéristique essentielle de la marque. En particulier, la lettre « h » en minuscule en haut du signe « + » et les mots « sign of hope » sont en vert. La requérante a indiqué que « hoffnungszeichen » se traduisait en anglais par « sign of hope » (« signe d’espoir »).

 

La demande est fondée sur un emploi et un enregistrement de la marque en Allemagne, et le 10 février 2000 est revendiqué comme date de dépôt prioritaire en vertu de la Convention.

 

La demande a été publiée à des fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 4 décembre 2002. Hope International Development Agency (l’« opposante ») a produit une déclaration d’opposition le 31 janvier 2003.

 

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l’opposante.

 

Le 8 octobre 2003, l’opposante a demandé l’autorisation de produire une déclaration d’opposition modifiée. L’autorisation a été accordée le 5 novembre 2003. Les motifs d’opposition, après la modification, sont résumés ci-dessous :

 

1.                      La demande n’est pas conforme à l’alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), parce que la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque sera employée.

 

2.                      La demande n’est pas conforme à l’alinéa 30d) de la Loi parce que, à la date de la production de la demande, la requérante n’avait pas employé la marque en Allemagne comme elle l’allègue, ni d’aucune autre manière.

 

3.                      La demande n’est pas conforme à l’alinéa 30i) de la Loi parce que, à la date de la production de la demande, la requérante ne pouvait pas être convaincue à juste titre qu’elle avait le droit d’employer la marque au Canada, eu égard aux marques officielles, marques de commerce et noms commerciaux de l’opposante énoncés plus bas.

 

4.                      La marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la Loi parce qu’il s’agit d’une marque dont le sous-alinéa 9(1)n)(iii) interdit l’adoption, étant donné que la marque est composée de la famille de marques officielles suivantes de l’opposante, ou que sa ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec la famille de marques officielles suivantes de l’opposante :

No de demande	Date de publication	Marque
902 010	1985-11-06
902 319	1986-10-01
902 580	1986-03-12
902 581	1986-03-12
902 582	1986-03-12	HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY

 

5.                      La requérante n’est pas la personne qui a le droit d’enregistrer la marque en vertu de l’alinéa 16(2)a) de la Loi parce que, à la date de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec les marques de commerce HOPE, HOPE INTERNATIONAL, HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, HOPE FOR TODAY, et hope‑international.com, que l’opposante avait antérieurement employées ou révélées au Canada en liaison avec des services de collecte de fonds pour des œuvres de charité et l’administration de programmes d’aide et de développement dans des pays du tiers monde et l’éducation des Canadiens en matière de développement du tiers monde, et qui n’avaient pas été abandonnées à la date de publication de la demande de la requérante.

 

6.                      La requérante n’est pas la personne qui a le droit d’enregistrer la marque en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la Loi parce que, à la date de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec le nom commercial HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, que l’opposante avait antérieurement employé ou révélé au Canada en liaison avec des services de collecte de fonds pour des œuvres de charité et l’administration de programmes d’aide et de développement dans des pays du tiers monde et l’éducation des Canadiens en matière de développement du tiers monde, et qui n’avait pas été abandonné à la date de publication de la demande de la requérante.

 

7.                      La marque n’est pas distinctive parce qu’elle n’est pas capable de distinguer les marchandises ou services de la requérante, des marchandises ou services d’autres propriétaires, en particulier les services de collecte de fonds de l’opposante, et n’est pas non plus adaptée à les distinguer ainsi.

 

Au soutien de son opposition, l’opposante a produit l’affidavit de Brian C. Cannon.

 

Au soutien de sa demande, la requérante a produit l’affidavit de Kelly Brady. L’opposante a obtenu une ordonnance l’autorisant à contre-interroger M^me Brady, mais elle ne l’a pas contre‑interrogée.

 

À titre d’élément de contre-preuve, l’opposante a produit l’affidavit de Ryan Kenneth Brendzy.

 

Chaque partie a produit des observations écrites et a pris part à une audience.

 

À la date de l’audience, l’état descriptif des marchandises et services contenu dans la demande de la requérante se lisait comme suit :

Marchandises :

(1) Instruments et matériel d’écriture, nommément crayons à mine de plomb et stylos à bille; imprimés, nommément journaux, magazines, livres de même que matériel didactique et d’information imprimé sous forme de livrets, de dépliants; photographies; matériel didactique (sauf appareils), nommément manuels, dépliants, bandes vidéo et audio. (2) Vaisselle, nommément tasses, assiettes, verres; outils et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments et boissons. (3) Vêtements, nommément chemises, pulls, tee-shirts, salopettes; coiffures, nommément casquettes; souliers.

Services :

(1) Services d’un organisme des droits de la personne jouant un rôle actif dans le domaine de la bienfaisance et des droits de la personne, nommément fourniture d’un organisme et d’un bureau de correspondance pour de l’aide internationale, nommément approvisionnement en nourriture, organisation et administration d’activités bénévoles, collecte et distribution des dons recueillis; distribution de marchandises aux fins de publicité pour des tiers, nommément imprimés et marchandises, nommément livrets, brochures, bulletins, dépliants, prospectus, cartes à jouer, signets, calendriers, blocs-notes, affiches, autocollants pour pare-chocs, autocollants, décalcomanies, épingles de revers, stylos, crayons, sous-verres, grosses tasses, lunettes, animaux rembourrés, anneaux à clés, chaînes porte-clés, tapis de souris, tee-shirts, survêtements, casquettes, fourre-tout; services organisationnels et de consultation; collecte de fonds pour des œuvres de charité. (2) Télécommunications, nommément installation et fourniture d’un service en ligne pour collecte, préparation et transmission de nouvelles et autres données électroniques, au moyen de réseaux de télécommunications publics. (3) Services de transport, nommément transport de personnes et de marchandises par autobus et par camion et location de véhicules motorisés; emballage, entreposage, collecte et distribution de marchandises offertes à titre de dons, nommément aliments, vêtements, marchandises pharmaceutiques et médicales; planification et organisation de voyages. (4) Éducation, nommément dans les domaines des droits de la personne et de l’aide humanitaire, soins aux personnes handicapées, aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou physique, aux toxicomanes, aux victimes de guerre; services éducatifs, nommément tenue de classes et d’ateliers de formation continue dans les domaines des droits de la personne et de l’aide humanitaire; publication de livres, de journaux et de magazines; services de journaliste à la pige. (5) Services de soins médicaux et de santé, nommément services cliniques et services de médecins; salons de beauté; services, nommément services de consultation dans les domaines de la médecine vétérinaire et de l’agriculture; interprétation; services d’hébergement, nommément hébergement et restauration de clients; traduction; élaboration de programmes dans les domaines du traitement des données, de la presse électronique et de l’Internet; consultation en traitement des données électroniques; recherche scientifique dans les domaines des droits de la personne et de l’aide humanitaire.

 

Fardeau de preuve et dates pertinentes

La requérante a le fardeau d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Un fardeau de présentation incombe cependant à l'opposante qui doit fournir une preuve admissible suffisante permettant de conclure raisonnablement que les faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition existent [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.), à la p. 298].

 

Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a)

À l’audience, l’agent de l’opposante a retiré ce motif d’opposition.

 

Motif d’opposition fondé sur l’al. 30d)

L’opposante a soutenu que la requérante ne semble pas fournir certains des services et marchandises, d’après sa propre preuve. À l’audience, l’agente de la requérante a fait savoir qu’elle convenait que certains des services et marchandises devraient être supprimés, et une demande modifiée a ensuite être produite dans laquelle l’état descriptif des marchandises et services avait été restreint à certains services, à savoir :

services d’un organisme des droits de la personne jouant un rôle actif dans le domaine de la bienfaisance et des droits de la personne, nommément fourniture d’un organisme et d’un bureau de correspondance pour de l’aide internationale, nommément approvisionnement en nourriture, organisation et administration d’activités bénévoles, collecte et distribution des dons recueillis; services organisationnels et de consultation; collecte de fonds pour des œuvres de charité; éducation, nommément dans les domaines des droits de la personne et de l’aide humanitaire, soins aux personnes handicapées, aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou physique, aux toxicomanes, aux victimes de guerre; services éducatifs, nommément tenue de classes et d’ateliers de formation continue dans les domaines des droits de la personne et de l’aide humanitaire; publication de livres, de journaux et de magazines; services de journaliste à la pige; recherche scientifique dans les domaines des droits de la personne et de l’aide humanitaire.

 

Cette modification a été acceptée et consignée au dossier.

 

En conséquence de la modification, la seule partie subsistante du motif de l’opposante fondé sur l’al. 30d) est son allégation selon laquelle il appert que la requérante n’offre pas de « services organisationnels et de consultation » et ne mène pas de « recherche scientifique dans les domaines des droits de la personne et de l’aide humanitaire » (paragraphe 55, Observations écrites de l’opposante). L’opposante soutient qu’elle s’est acquittée de son fardeau initial à cet égard par renvoi à la preuve de la requérante, à savoir l’affidavit de M^me Brady. M^me Brady, une agente de marques de commerce à l’emploi du cabinet qui représente la requérante, fournit, entre autres, une copie de tout le site Web allemand de la requérante, tel qu’il existait le 7 novembre 2004 (pièce A).

 

La question à trancher au regard de l’al. 30d) est celle de savoir si la requérante emploie la marque en liaison avec des « services organisationnels et de consultation » et de la « recherche scientifique dans les domaines des droits de la personne et de l’aide humanitaire » en Allemagne depuis le 24 juillet 2000, comme elle l’allègue dans sa demande.

 

Le fardeau de preuve qui incombe à l’opposante relativement à la question du non-respect de l’al. 30d) par la requérante est peu exigeant [voir Tune Masters c. Mr. P's Mastertune (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), à la p. 89]. En outre, l’opposante peut s’appuyer sur la preuve par affidavit de la requérante pour s’acquitter de son fardeau de preuve relativement à ce motif. En pareil cas, toutefois, l’opposante doit démontrer que la preuve de la requérante est « clairement » incompatible avec les prétentions exposées dans la demande de la requérante.

 

D’après ce que je comprends, la position de l’opposante se fonde sur le fait que le site Web de 2004 de la requérante ne démontre pas un emploi de la marque en liaison avec des « services organisationnels et de consultation » ou de la « recherche scientifique dans les domaines des droits de la personne et de l’aide humanitaire ». (Je crois l’opposante sur parole à cet égard; le site Web est volumineux et l’on en a fourni une traduction anglaise médiocre. De plus, la requérante n’a pas contesté l’allégation selon laquelle ce site ne démontre pas pareil emploi de la marque.) La question est donc celle de savoir si l’absence de pareil emploi sur le site Web de 2004 est clairement incompatible avec la prétention de la requérante selon laquelle elle emploie effectivement la marque en liaison avec pareils services en Allemagne depuis le 24 juillet 2000. Bien que je comprenne la difficulté qu’il y a pour l’opposante à faire la preuve d’une telle absence d’emploi, je n’admets pas que la preuve de ce qui se passait (ou ne se passait peut-être pas) quatre ans plus tard constitue une preuve qui est clairement incompatible avec les allégations formulées dans la demande. Autant que je sache, la requérante n’avait aucune obligation de continuer à employer sa marque en Allemagne, ni ailleurs.

 

Le motif d’opposition fondé sur l’al. 30d) est donc rejeté au motif que l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial.

 

Motif d’opposition fondé sur l’al. 30i)

Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée à l’al. 30i), un motif fondé sur l’al. 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels comme lorsqu’il y a une preuve de mauvaise foi de la part de la requérante [Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.M.O.C.), à la p. 155]. Je rejette donc ce motif d’opposition.

 

Motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)e)

Les parties ont soulevé plusieurs questions concernant ce motif d’opposition.

 

i) Est-ce que l’opposante doit démontrer qu’elle est une autorité publique?

La requérante a plaidé qu’il n’y avait aucune preuve du degré de contrôle étatique exigé pour que l’on puisse conclure que l’opposante est une autorité publique. En particulier, elle soutient que [traduction] « [m]is à part la preuve contenue dans l’affidavit de M. Cannon, au paragraphe 3, où M. Cannon donne à entendre que certains gouvernements provinciaux ainsi que le gouvernement fédéral fournissent du financement, il n’y a aucun lien avec aucun ordre de gouvernement, encore moins une preuve de contrôle étatique » [paragraphe 56, Observations écrites de la requérante]. La requérante invoque Big Sisters Assn. of Ontario c. Big Brothers of Canada (1999), 86 C.P.R. (3d) 504 (C.A.F.), au soutien de sa prétention selon laquelle l’opposante doit démontrer qu’elle satisfait au critère d’une autorité publique. Elle invoque également Canadian Council of Professional Engineers c. Krebs Engineers (1996), 69 C.P.R. (3d) 267 (T.M.O.B.), où il est dit à la page 272 :

[traduction]

Selon toute vraisemblance, si la partie adverse peut jeter un doute sur un aspect important de la publication (c.-à-d. adoption, emploi, qualité d’autorité publique, marchandises ou services), la partie qui s’appuie sur la marque officielle doit alors prouver cet aspect de la publication qui paraît déficient. Si cette dernière ne fait pas cette preuve, alors, selon toute vraisemblance, la Commission des oppositions ou les tribunaux, selon le cas, n’opposeront pas la marque officielle à la partie adverse.

 

L’opposante a affirmé que les observations de la requérante la prenaient par surprise parce que la requérante n’avait pas indiqué dans sans sa contre-déclaration qu’elle contestation la qualité d’autorité publique de l’opposante. À l’égard du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)e), la contre-déclaration énonce :

[traduction]

La requérante nie les allégations formulées à l’alinéa 1d) de la déclaration de l’opposante et affirme qu’à toute époque pertinente la marque HOFFNUNGSZEICHEN SIGN OF HOPE et dessin, identifiée dans la demande n^o 1 068 337, ne créait pas de confusion avec la marque de commerce ou la marque officielle qui avait été antérieurement employée, révélée ou adoptée au Canada, et plus particulièrement, ne créait pas de confusion avec la famille de marques officielles que l’opposante aurait adoptées. La requérante affirme que ce motif d’opposition soulevé en vertu des alinéas 38(2)b) et 12(1)e) n’est pas bien fondé et que le registraire des marques de commerce devrait donc le rejeter.

(Je souligne.)

 

À l’audience, l’agente de la requérante a soutenu que les mots soulignés au paragraphe précédent équivalaient à alléguer que l’opposante n’était pas une autorité publique. Je pense qu’une telle conclusion est loin d’être claire.

 

Je note que dans Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB et al. (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a jugé que le caractère suffisant d’un acte de procédure devait s’apprécier en fonction de tous les éléments de preuve au dossier. La question pourrait donc être celle de savoir s’il était évident, à la lumière des éléments de preuve au dossier, que l’acte de procédure de la requérante contestation la qualité d’autorité publique de l’opposante. Je conclus que non. Le seul élément de preuve produit par la requérante est un affidavit d’une agente des marques de commerce à l’emploi du cabinet qui représente la requérante. M^me Brady fournit, entre autres, une copie de tout le site Web de l’opposante (pièce L), sans plus de commentaires. Je ne vois pas comment on pourrait interpréter cela comme soulevant la question de savoir si l’opposante était ou est une autorité publique.

 

Par conséquent, bien que les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer avec certitude si l’opposante était ou est une autorité publique, j’estime que le contenu de l’acte de procédure de la requérante est insuffisant sur ce point. Si le contenu de l’acte de procédure avait été suffisant, la question se serait peut-être alors posée de savoir si la Commission des oppositions pouvait aller au-delà des avis publics donnés en vertu de l’article 9 de la Loi et éventuellement refuser de permettre à l’opposante d’invoquer ces avis fondés sur l’art. 9. C’est ce qui s’est produit dans Heritage Canada Foundation c. New England Business Service Inc. (1997), 78 C.P.R. (3d) 531 (C.O.M.C.), mais l’opposante a soutenu que cette décision était mal fondée.

 

En tout état de cause, si l’opposante est une autorité publique, la marque est tout de même enregistrable parce qu’elle n’est pas une marque dont l’adoption est interdite en vertu de l’art. 9 et de l’al. 12(1)e) pour les motifs exposés dans l’analyse qui suit.

 

ii) Est-ce que l’on pourrait vraisemblablement confondre la marque avec la famille de marques de l’opposante?

Dans Canadian Council of Professional Engineers c. APA - The Engineered Wood Assn. (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1^re inst.), le juge O'Keefe a défini comme suit le critère de la ressemblance pour l’application de l’al. 9(1)n) :

 

[69] […] Pour contrevenir au sous-alinéa 9(1)n)(iii), et ne pas être enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)e), la marque projetée doit soit être identique à la marque officielle, soit avoir avec elle une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle. Les mots « composé de » utilisés au paragraphe de la Loi doivent être interprétés comme signifiant « identique à », conclusion à laquelle en est apparemment venu le registraire.

[…]

 

[71] L'interprétation que j'ai adoptée conserve la large portée de la protection accordée aux marques officielles ce qui, je crois, est compatible avec le régime de la Loi dans son ensemble, avec les articles connexes de la Loi, de même qu'avec l'intention du législateur. Personne ne peut enregistrer ou employer une marque de commerce « ENGINEER » (ou une autre des marques officielles) en liaison avec toute marchandise ou service, malgré le fait qu'une telle marque de commerce ne puisse prêter à confusion avec les marques de l'appelant. Et personne ne peut enregistrer ou employer une marque de commerce qui est semblable aux marques officielles de l'appelant de sorte qu'on puisse les confondre avec elles (mistaken for), encore une fois malgré que l'on puisse chercher à employer la marque en liaison avec des marchandises ou des services qui peuvent fort bien ne pas « créer de la confusion » (confusing with) avec les marques officielles dans le sens où ce terme est utilisé à l'article 6 de la Loi. Les expressions anglaises « mistaken therefor » et « confusing with » ne sont pas synonymes.

 

En outre, dans Assoc. Olympique Canadienne c. Coopérative Fédérée de Québec (2000), 7 C.P.R. (4th) 309 (C.F. 1^re inst.), le juge Lemieux a affirmé :

 

Je souscris aux motifs suivants que le juge Gibson a exposés à la suite de l’instance, car j’estime qu’ils sont pertinents relativement à la présente affaire pour traiter de la question des marques officielles que l’on utilise en vertu de l’article pour s’opposer à une demande de marque de commerce :

 

(1) Le critère applicable en vertu de l’article 9 est celui de la ressemblance, et dans le cas où la marque officielle et la marque que l’on cherche à obtenir ne sont pas identiques, la question qui se pose « est donc de savoir si la marque de la défenderesse est pratiquement la même que l'une ou toutes les marques de l'AGSO, ou si elle est essentiellement similaire », et le critère pertinent pour trancher cette question, qui a été énoncé dans La Reine c. Kruger, est de savoir si « une personne familière avec les marques de l'AGSO [ou l'une d'elles], mais qui s'en souvient imparfaitement [...] pourrait vraisemblablement la confondre [avec la marque de la défenderesse ]. » (page 217).

 

(2) Le critère que le juge Rothstein (tel était alors son titre) a adopté dans la décision Association olympique canadienne c. Health Care Employees Union of Alberta, précitée, n’est rien de plus qu’une reformulation utile du critère de l’arrêt Kruger, duquel il ne s’éloigne pas. Voici comment M. le juge Rothstein a énoncé le critère, à la page 19 :

 

La question qui se pose est de savoir si une personne qui ne connaît qu'une des marques en cause et en garde un vague souvenir, pourrait, sous l'effet d'une première impression, se tromper ou se méprendre.

 

(3) Le critère de la comparaison directe a été rejeté. Le juge Gibson a dit, à la page 217 :

 

Je ne peux accepter le moyen soumis pour le compte des demanderesses voulant que le critère soit celui de la « comparaison directe ». La notion de « comparaison directe » suppose un examen rigoureux et consciencieux des marques de l'AGSO et de la marque de la défenderesse ou une comparaison de ces marques. Or un tel examen rigoureux et consciencieux ou une telle comparaison a été spécifiquement rejeté par le juge Rothstein dans la décision Canadian Olympic Assn. c. Health Care Employees Union of Alberta.

 

En l’espèce, il est clair que la marque de la requérante n’est pas identique à aucune des marques de l’opposante visées à l’art. 9; ainsi, son enregistrement n’est pas interdit au motif qu’elle « se compose[rait] » de l’une quelconque des marques officielles. La question devient donc celle de savoir si une personne qui est familière avec l’une quelconque des marques officielles, mais qui s'en souvient imparfaitement, pourrait vraisemblablement les confondre avec la marque de la requérante. À cet égard, il convient de prendre en compte les facteurs énoncés à l’al. 6(5)e) de la Loi, à savoir, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. [Voir Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada, précité.]

 

J’estime que la marque officielle qui ressemble le plus à la marque de la requérante est celle visée par la demande n^o 902 581. Ainsi, si la marque ne ressemble pas à cette marque officielle au point où l’on pourrait vraisemblablement la confondre avec cette dernière, le motif fondé sur l’al. 12(1)e) sera rejeté en totalité. Cette marque officielle est reproduite ci-dessous :

                                                                                                       

Les caractéristiques essentielles de cette marque officielle sont le mot HOPE et le dessin circulaire autour de la silhouette de la tête d’un enfant.

 

La marque de la requérante comporte trois caractéristiques essentielles : 1) le dessin d’une croix (ou d’un symbole « + »); 2) le mot HOFFNUNGSZEICHEN; et 3) l’expression SIGN OF HOPE. Il est bien établi que les premiers éléments d’une marque sont généralement considérés comme prépondérants par rapports aux éléments qui suivent [Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F., Sect. 1^re inst.) à la p. 188]. Par conséquent, le dessin et le mot HOFFNUNGSZEICHEN devraient être considérés comme prédominants par rapport à SIGN OF HOPE.

 

Dans l’ensemble, j’estime que le degré de ressemblance entre les deux marques (lorsqu’on les prend comme un tout) dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent, n’est pas grande. En conséquence, j’estime qu’une personne qui est familière avec la marque officielle, mais qui s'en souvient imparfaitement, ne serait pas susceptible de la confondre avec la marque de la requérante.

 

iii) La pertinence de la famille de marques alléguée de l’opposante et les éléments de preuve relatifs à l’état du registre/au marché

L’opposante a plaidé qu’elle avait une famille de marques de commerce, à savoir des marques de commerce comprenant le mot HOPE. Cependant, j’estime que cela n’étaye pas sa cause, et ce, pour les motifs suivants. Premièrement, j’ai déjà conclu que le mot HOPE n’est pas un élément prédominant de la marque de la requérante. Deuxièmement, des éléments de preuve relatifs à l’état du registre peuvent être invoqués pour repousser une famille de marques officielles alléguée [Techniquip Ltd. c. COA (1998), 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F. 1^re inst.), confirmé par (1999) 3 C.P.R. (4th) 298 (C.A.F.)]. Or, la requérante a produit des éléments de preuve relatifs à l’état du registre et des éléments de preuve relatifs à l’état du marché qui démontrent que plusieurs autres parties ont employé des marques ou des noms en liaison avec des services caritatifs qui comportent le mot HOPE [voir l’affidavit de M^me Brady, pièces E à I]. Figurent parmi ces marques ou noms de tierces parties H.O.P.E., HOPE LINK INTERNATIONAL, WORLD HOPE CANADA, GEMS OF HOPE, HANDS OF HOPE FOR CHILDREN, CHILDREN’S HOPE, FLAME OF HOPE, GREEN RIBBON OF HOPE, HEART OF HOPE HANDS OF LOVE et dessin, HOPE FOR TOMORROW et dessin de colombe; HOPE WORLDWIDE et dessin, HOPE FOR RWANDA’S CHILDREN FUND et INTERNATIONAL NETWORK OF HOPE, entre autres. J’estime que ces éléments de preuve sont suffisants pour repousser la famille alléguée de l’opposante. [Je reconnais que l’opposante a démontré au moyen de sa contre-preuve que certains des enregistrements ou demandes de marque de commerce repérés par M^me Brady ont subséquemment été abandonnés ou retirés, mais les marques et noms qui restent sont encore suffisants pour repousser la famille de marques alléguée de l’opposante.]

 

iv) La pertinence d’une décision antérieure en vertu de l’al. 12(1)e) fondée sur les mêmes marques officielles

L’opposante a attiré mon attention sur la décision dans Hope International Development Agency c. Aga Khan Foundation Canada (1996), 71 C.P.R. (3d) 407 (C.O.M.C.), qui a fait droit à son opposition à la demande d’un tiers en vue de faire enregistrer ESPOIR VOIR LE MONDE SOUS UN JOUR NOUVEAU et dessin, sur le fondement des mêmes marques officielles que celles qu’elle invoque dans la présente instance. Je note qu’une décision similaire a été rendue relativement à la version anglaise de la marque, HOPE SEEING OUR WORLD THROUGH NEW EYES et dessin [voir Hope International Development Agency c. Aga Khan Foundation Canada, 1996 CarswellNat 3262]. Les deux marques visées par ces décisions sont reproduites ci‑dessous :

                            

Il est clair que la ressemblance entre chacune de ces marques et les marques officielles de l’opposante est beaucoup plus grande que la ressemblance entre la marque de la requérante et les marques officielles de l’opposante, parce que le mot HOPE/ESPOIR est un élément prédominant de chacune des marques de l’Aga Khan Foundation. Ainsi, j’estime que ces décisions ne sont pas applicables à la présente espèce. (Incidemment, je note que des éléments de preuve indiquent que l’Aga Khan Foundation a par la suite fait reconnaître ces marques comme des marques officielles visées à l’art. 9 : pièce H, affidavit de M^me Brady.)

 

Motifs d’opposition fondés sur le paragraphe 16(2)

Fardeau initial

Pour s’acquitter de son fardeau initial sous le régime de l’art. 16, l’opposante doit établir l’emploi de ses marques ou de son nom au Canada avant le 10 février 2000 ainsi que le non‑abandon de ses marques ou de son nom en date du 4 décembre 2004. Les marques que l’opposante invoque à cet égard sont HOPE, HOPE INTERNATIONAL, HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, HOPE FOR TODAY, et hope‑international.com; le nom que l’opposante invoque est Hope International Development Agency; et les services que l’opposante invoque sont « des services de collecte de fonds pour des œuvres de charité et l’administration de programmes d’aide et de développement dans des pays du tiers monde et l’éducation des Canadiens en matière de développement du tiers monde ».

 

M. Cannon, le directeur administratif, directeur des bénévoles et directeur des ressources humaines de l’opposante, fournit des éléments de preuve relatifs aux activités de l’opposante. En particulier, je note qu’il fournit des exemplaires de publications qui sont distribuées au Canada, dont une qui est postée à des donateurs partout au Canada deux à trois fois par année. Des copies de numéros de ces bulletins datant d’octobre 1985 au printemps 2002 ont été fournies. [Voir le paragraphe 7 et la pièce G, affidavit de M. Cannon.] La publication arbore le nom de l’opposante Hope International Development Agency ainsi que différentes marques de commerce, dont je conclus qu’elles comprennent la marque HOPE [voir le 1^er principe dans Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)]. Puisque j’estime que c’est au regard de sa marque HOPE que la cause de l’opposante est la plus solide, je concentrerai mon analyse sur cette marque.

 

M. Cannon fournit aussi un exemplaire du catalogue de Noël 2002 de l’opposante (pièce V), qui me convainc qu’elle n’avait pas abandonné sa marque en date du 4 décembre 2002.

 

La requérante n’a pas contesté que l’opposante avait démontré un emploi antérieur et le non‑abandon de ses marque et de son nom. Elle a cependant soutenu qu’il n’y avait eu aucun emploi de la marque au Canada parce que l’opposante a peut-être fait la promotion de ses services au Canada, mais les services comme tels sont fournis dans des pays du tiers monde. Cependant, il est clair que « des services de collecte de fonds pour des œuvres de charité et l’éducation des Canadiens en matière de développement du tiers monde » correspondent à des activités réalisables au Canada, bien qu’elles se rapportent à des problèmes touchant le tiers monde.

 

L’opposante s’est acquittée de son fardeau initial en démontrant un emploi antérieur et un non‑abandon au Canada relativement à sa marque HOPE employée en liaison avec des services de collecte de fonds pour des œuvres de charité et l’éducation des Canadiens en matière de développement du tiers monde et, par conséquent, j’examinerai maintenant la probabilité de confusion entre cette marque et la marque de la requérante.

 

Le critère de la confusion

Le critère de la confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi énonce que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

 

Pour appliquer le critère de la confusion, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances de l'espèce, y compris les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive, et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte. [Voir, de manière générale, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C)].

 

Al. 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

La marque HOPE n’a pas un caractère distinctif inhérent prononcé en liaison avec des services caritatifs, parce qu’elle suggère un but ou un effet incident de tels services. Étant donné que la marque de la requérante comporte plusieurs éléments dont un dessin unique et un mot en langue étrangère, elle est en soi plus distinctive que la marque de l’opposante.

 

La marque de l’opposante avait fait l’objet d’une publicité et d’un emploi considérables en date du 10 février 2000 (les dépenses de promotion dépassaient 1 943 000 $; les dépenses visant à sensibiliser et éduquer la population dépassaient 4 166 000 $; et les dons que l’opposante avait recueillis auprès de la population dépassaient 29 000 000 $). Il n’y a aucune preuve d’aucun usage ni d’aucune promotion de la marque de la requérante au Canada. Ainsi, le critère de la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue joue en faveur de l’opposante.

 

Al. 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

Ce facteur favorise clairement l’opposante puisque sa marque est en usage au Canada depuis 1985.

 

Al. 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

Ni l’une ni l’autre des parties n’a soutenu qu’il y avait des différences entre leurs services et entreprises ni entre la nature de leurs commerces. L’opposante a soutenu qu’il y avait un risque élevé de souvenir imparfait chez les donateurs en raison du fait que les donations se font dans une large mesure en réponse à des campagnes postales. Il n’y a cependant aucun élément de preuve au soutien de la conclusion selon laquelle cette caractéristique du commerce accroîtrait le risque de souvenir imparfait.

 

Al. 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

J’ai déjà analysé ce facteur dans mon analyse du motif fondé sur l’al. 12(1)e). Je réitère que, dans l’ensemble, je ne considère pas qu’il y a un degré de ressemblance important entre HOPE et HOFFNUNGSZEICHEN SIGN OF HOPE et dessin. Je reconnais que la marque de la requérante comprend la totalité de la marque de l’opposante, mais puisque la marque de l’opposante se compose d’un seul mot, et que ce mot est un mot courant du dictionnaire qui est apte à décrire le champ d’intérêt des parties, je n’y attache pas d’importance, surtout puisque le mot « hope » n’est pas en soi un élément prédominant de la marque de la requérante.

 

Autres circonstances de l’espèce

i) État du registre et du marché

Comme je le disais précédemment, la requérante a démontré que d’autres organismes de charité et organismes semblables employaient des marques ou des noms comportant le mot HOPE. Je note que tous les éléments de preuve produits ne sont pas antérieurs au 10 février 2000, mais cela laisse tout de même des éléments de preuve suffisants pour conclure que la population canadienne était habituée à distinguer une marque HOPE d’une autre à la date pertinente. [Voir Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^re inst.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.).] L’opposante a soutenu que la nature de certaines de ces tierces parties différait de celle des parties à la présente instance, c.‑à‑d. que toutes ces tierces parties ne s’intéressent pas à des problèmes touchant le tiers monde. Même si cela était considéré comme important, mes conclusions demeureraient les mêmes puisque plusieurs de ces tierces parties œuvrent clairement dans des domaines semblables à ceux dans lesquels œuvrent les parties en l’espèce (p. ex., CHILDHOPE quant à des [traduction] « projets de logement dans des pays moins développés », FOUNTAIN OF HOPE quant à « de la collecte de fonds caritative aux fins d’appuyer financièrement ou autrement des organismes de charité ou d’autres causes semblables dans le besoin », et HOPE WORLDWIDE et dessin quant à [traduction] « la dispensation de soins à des orphelins et des services d’adoption d’orphelins; la fourniture d’aide après des catastrophes naturelles »). Je note également que l’objet précis des activités caritatives de plusieurs de ces tierces parties n’est tout simplement pas identifiable.

 

Conclusion quant à la probabilité de confusion

« À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire. » [Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F., 1^re inst.), à la p.149, confirmé par 60 C.P.R. (2d) 70].  En l’espèce, j’estime que les différences entre les marques des parties sont suffisantes à elles seules pour rendre toute confusion improbable. Cette conclusion est d’autant plus justifiée lorsque l’on considère que « hope » s’avère une composante courante de marques ou de noms dans le domaine des services caritatifs. La requérante s’est donc acquittée du fardeau qui lui incombait en vertu de la loi, et ce motif est rejeté.

 

Motif d’opposition fondé sur le caractère non distincif

Pour s’acquitter de son fardeau initial relativement à ce motif, il suffit que l’opposante démontre que sa marque était [traduction] « connue au moins dans une certaine mesure » en date du 31 janvier 2003 [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^re inst.), à la p. 58].

 

J’estime que l’opposante s’est acquittée de son fardeau initial. Cependant, j’estime aussi que la requérante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait en vertu de la loi de démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ses services. J’en arrive à cette conclusion pour deux motifs : 1) les différences entre la marque de la requérante et chacun des noms ou marques de l’opposante est importante; et 2) il ressort clairement des éléments de preuve que d’autres parties emploient des marques qui comportent le mot HOPE dans des domaines semblables à celui de l’opposante.

 

Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif est rejeté.

 

Décision

Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués par le Registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition, le tout selon les dispositions du paragraphe 38(8).

 

 

FAIT À TORONTO, ONTARIO, LE 21 FÉVRIER 2008.

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce