Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ROCKY MOUNTAIN BOOTS
ENREGISTREMENT N° LMC232,671
[1] Le 9 novembre 2006, à la demande de R.J. Welsh Ltd., le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la « Loi ») à Storey Leathers Limited (l’« Inscrivante initiale »), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC232,671 pour la marque de commerce ROCKY MOUNTAIN BOOTS (la « Marque »). La marque est inscrite en liaison avec des [traduction] « bottes de randonnée et de travail cowboy ».
[2] L’article 45 de la Loi prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d’établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, en l’espèce entre le 9 novembre 2003 et le 9 novembre 2006. Si la marque n’a pas été employée au cours de la période pertinente, le propriétaire inscrit est alors tenu d’indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
[3] La définition de l’emploi d’une marque de commerce est exposée à l’article 4 de la Loi, reproduit ci‑dessous :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
[4] Le 5 avril 2007, une cession a été inscrite à l’égard de l’enregistrement visé en l’espèce. La cession a été signée le 8 mars 2007 mais déclarée en vigueur avec effet rétroactif au 26 mai 1997 en faveur de La Belle Supply Co. Ltd. (l’« Inscrivante »).
[5] En réponse à l’avis prévu à l’article 45, l’Inscrivante a produit un affidavit de son président, Lorne LaBelle.
[6] Seule la Partie requérante a produit un plaidoyer écrit. Il n’a pas été demandé d’audience.
[7] M. LaBelle déclare que l’Inscrivante exploite depuis 1948 un commerce en gros de matériel de cordonnerie et d’articles de magasins de chaussures et que son activité commerciale entraîne la distribution en gros de matériel de cordonnerie, d’articles de magasins de chaussures et d’articles chaussants. Dans le cadre de son activité commerciale, elle vend divers produits à des magasins de chaussures, notamment des chaussures, des bottes et d’autres articles chaussants, en vue de la revente à des consommateurs au détail. Il ne dit pas que l’Inscrivante fabrique des bottes ou en fait fabriquer pour son compte.
[8] La preuve produite démontre clairement l’emploi de la Marque au Canada pendant la période de trois ans pertinente en liaison avec divers types de bottes. M. LaBelle a fourni des copies de l’emballage et du produit arborant la Marque qui sont représentatifs de ceux qui ont été vendus au cours de la période pertinente, ainsi que des factures attestant ces ventes. Il reste toutefois à trancher la question de savoir si l’Inscrivante, qui était la propriétaire de la Marque au cours de la période pertinente, peut invoquer cet emploi. La question se pose parce que l’emballage fourni arbore Storey Leathers Ltd., sans aucune référence à l’Inscrivante. Il n’est pas établi non plus la présence d’une dénomination sociale directement sur les bottes. Bien que la dénomination de l’Inscrivante figure sur les factures fournies, la Marque n’y apparaît pas et il n’est pas établi que ces factures accompagnaient les marchandises. Par conséquent, les factures ne sont pas en elles‑mêmes des éléments de preuve attestant l’emploi de la Marque par l’Inscrivante conformément à l’article 4 de la Loi.
[9] La jurisprudence établit clairement que l’emploi qui doit être établi dans une procédure en vertu de l’article 45 est un emploi par le propriétaire de la marque ou un emploi que cette partie peut invoquer, conformément à l’article 50 de la Loi. Voir, par exemple, l’arrêt Star-Kist Foods Inc. c. Registraire des marques de commerce (1988), 20 C.P.R. (3d) 46 (C.A.F.) et la décision Mayborn Products Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 70 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.). L’emballage des marchandises ROCKY MOUNTAIN BOOTS identifie Storey Leathers Ltd. comme source des marchandises et rien ne permet de conclure que Storey Leathers Ltd. agissait d’une manière ou d’une autre au nom de l’Inscrivante.
[10] La jurisprudence contient des décisions où la présence de la dénomination du prédécesseur en titre de l’Inscrivante n’a pas entraîné la radiation de l’enregistrement en vertu de l’article 45. Il s’agissait cependant d’affaires où la cession était assez récente et où il convenait d’accepter que le nouveau propriétaire écoulait le stock du prédécesseur en titre. En l’espèce, la cession a pris effet six ans avant le début de la période de trois ans pertinente (et neuf ans avant la fin de la période pertinente) et il n’y a aucune preuve justifiant que la dénomination d’une partie qui n’est pas la propriétaire de la Marque apparaisse sur l’emballage des marchandises.
[11] Je note que l’Inscrivante a une adresse en Colombie-Britannique et que l’emballage des bottes ROCKY MOUNTAIN BOOTS porte une adresse en Colombie-Britannique au-dessous des mots Storey Leathers Ltd., mais que les codes postaux ne sont pas identiques. Par conséquent, rien ne me permet de comprendre la relation qui existait entre l’Inscrivante et Storey Leathers Ltd. après la cession de la Marque de la dernière à la première en 1997.
[12] Bien que le fardeau de preuve incombant à l’Inscrivante en vertu de l’article 45 ne soit pas exigeant, je dois conclure que l’Inscrivante n’a pas établi un emploi de la Marque jouant en sa faveur. Les mots suivants du juge Russell semblent s’appliquer particulièrement à l’espèce :
Il aurait été si facile de dissiper tous les doutes sur la question dans un contexte où la nécessité d’établir un lien entre l’emploi et le droit de propriété est plutôt élémentaire. Je ne pense pas que cette question constitue une simple formalité qui peut être ignorée.
Steinberg c. Venator Group Canada Inc. (2004), 35 C.P.R. (4th) 443 (C.F. 1re inst.) au paragraphe 55; inf. par 38 C.P.R. (4th) 508 (C.A.F.)
[13] Je note aussi que la procédure en vertu de l’article 45 ne permet pas de contre-interrogatoire et que toute ambiguïté de la preuve doit être interprétée à l’encontre de l’Inscrivante [Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd. (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 à la page 198 (C.F. 1re inst.); conf. par 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.)].
[14] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que les exigences de l’article 45 n’ont pas été remplies. L’enregistrement sera donc radié, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.
FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 5 JUIN 2009.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B., trad. a.