Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2010 COMC 123
Date de la décision: 2010-08-10
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION en vertu de l’article 45, engagée à la demande de Fasken Martineau DuMoulin s.r.l., visant l’enregistrement no LMC492013 de la marque de commerce SNORE STOP au nom de Green Pharmaceuticals, Inc.
[1] Le 6 novembre 2007, à la demande de Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. (la partie requérante), le registraire des marques de commerce a fait parvenir l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Nature’s Pharmacy, Inc. faisant affaire sous le nom de The Green Pharmacy (Nature’s Pharmacy), la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée à l’époque.
[2] La marque de commerce SNORE STOP (la Marque) est enregistrée pour être employée en liaison avec des « préparations homéopathiques pour prévenir le ronflement » (les marchandises visées par l’enregistrement).
[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans la présente affaire, la période pertinente en ce qui concerne l’emploi est la période allant du 6 novembre 2004 au 6 novembre 2007 (la période pertinente).
[4] L’« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[…]
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
Le paragraphe 4(1) s’applique en l’espèce.
[5] En réponse à l’avis du registraire, l’inscrivante a fourni l’affidavit de Christian de Rivel et les pièces « A » à « G », ainsi que l’affidavit du Dr Kenneth Rifkin et les pièces « H » à « M ». Monsieur de Rivel atteste qu’il est le vice-président des ventes et de la commercialisation de Green Pharmaceuticals, Inc. (l’inscrivante), tandis que le Dr Rifkin affirme qu’il est le président de cette entreprise, laquelle est l’actuelle propriétaire de l’enregistrement en cause par suite d’une cession. Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à une audience de vive voix.
[6] Il est bien reconnu que de simples allégations d’emploi ne suffisent pas pour établir l’emploi d’une marque de commerce dans le contexte des procédures prévues à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)] (Aerosol Fillers). De plus, dans le cas des marchandises, il n’appartient pas au registraire ni à la Cour de trouver ou de fixer des normes à l’égard de la pratique normale du commerce [Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al. (1987), 17 C.P.R. (3d) 237 (C.A.F.)]. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l’emploi dans une instance fondée sur l’article 45 soit très peu exigeant [Woods Canada Ltd. c. Lang Michener (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.), p. 480] et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une « preuve surabondante » [Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)], encore faut-il mettre en preuve suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises et les services que spécifie l’enregistrement au cours de la période pertinente. De plus, il incombe à l’inscrivante de convaincre le registraire [88766 Inc. c. George Weston Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3d) 260 (C.F. 1re inst.)] et toute ambiguïté que renferme la preuve doit être interprétée à l’encontre de celle-ci [Aerosol Fillers, précitée].
[7] En premier lieu, j’aborderai la question entourant la date de la cession de la Marque en passant d’abord en revue la preuve que l’inscrivante a produite au sujet du transfert de celle‑ci. Après avoir envoyé l’avis prévu à l’article 45 à Nature’s Pharmacy le 6 novembre 2007, l’inscrivante a produit l’affidavit de M. de Rivel le 5 février 2008. Monsieur de Rivel déclare dans cet affidavit que l’inscrivante est la propriétaire de la Marque par suite d’une cession. Au soutien de cette déclaration, une copie du document de cession signé le 28 décembre 2007 a été jointe comme pièce « A ». Je souligne que le document d’une page est intitulé [traduction] « Cession d’une marque de commerce » et se compose de trois paragraphes. Dans le premier paragraphe, il est mentionné que Nature’s Pharmacy, aujourd’hui inactive, est la propriétaire inscrite de la Marque; dans le deuxième, il est fait état de l’intention de l’inscrivante d’acquérir la totalité des droits afférents à la Marque ainsi que l’achalandage de l’entreprise qui y est associée. Voici un extrait du troisième paragraphe :
[traduction]
À CES CAUSES, en échange d’une contrepartie à titre onéreux et valable dont il est par les présentes accusé réception, Kenneth Rifkin vend, transporte, cède et transfère par les présentes, au nom de NATURE’S PHARMACY INC., faisant affaire sous le nom de THE GREEN PHARMACY, la totalité des droits afférents à ladite marque de commerce et à l’enregistrement susmentionné de celle-ci à GREEN PHARMACEUTICALS, INC. [...].
Le document se termine par les mots [traduction] « signé le 28 décembre 2007 », suivis de la signature de Kenneth Rifkin, président de Nature’s Pharmacy.
[8] Après l’octroi d’une prolongation de délai rétroactive, l’inscrivante a produit, le 7 novembre 2008, l’affidavit du Dr Rifkin, le signataire du document de cession susmentionné. Le Dr Rifkin décrit comme suit la chaîne de titres depuis Nature’s Pharmacy jusqu’à l’inscrivante : Nature’s Pharmacy a été constituée en société en Oregon en mars 1996 et est devenue The Green Pharmacy, Inc. (The Green Pharmacy) en février 1997. Le 13 mars 2000, la société The Green Pharmacy a été dissoute volontairement et, au moyen d’une entente verbale, les éléments d’actif de celle-ci, y compris l’enregistrement de la marque de commerce en cause, ont été transférés à quatre particuliers qui étaient aussi actionnaires. Le même jour, l’inscrivante a été constituée en société et les quatre actionnaires ont cédé leurs éléments d’actif respectifs à la nouvelle société en échange d’actions de celle-ci. Le Dr Rifkin explique donc que, par suite de ces opérations, l’inscrivante est devenue la propriétaire en droit de l’enregistrement en cause le 13 mars 2000. Au soutien de ses affirmations, le déposant produit une copie des statuts constitutifs de Nature’s Pharmacy, produits le 7 mars 1996 (pièce « H »), de la déclaration de changement de nom produite le 13 février 1997 (pièce « J »), du certificat de dissolution de la société The Green Pharmacy, produit le 13 mars 2000 (pièce « K »), des statuts constitutifs de l’inscrivante produits le 13 mars 2000 (pièce « L ») ainsi que des documents de cession des quatre actionnaires à l’inscrivante en date du 13 mars 2000 (pièce « M »). Enfin, le Dr Rifkin affirme au paragraphe 13 de son affidavit que, lorsqu’il a signé le document de cession joint à l’affidavit de M. de Rivel, il voulait [traduction] « simplement confirmer la cession de la marque de commerce SNORE STOP à Green Pharmaceuticals Inc., qui a eu lieu le 13 mars 2000 dans le cadre des opérations susmentionnées ».
[9] Je souligne que l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a consigné le nom de l’inscrivante à titre de propriétaire de l’enregistrement le 28 mars 2008, après la cession faite par Nature’s Pharmacy le 28 décembre 2007, probablement en se fondant sur la même opération mentionnée dans l’affidavit de M. de Rivel. L’Office a également consigné, le 20 décembre 2008 et le 15 janvier 2008, la série d’opérations décrites dans l’affidavit du Dr Rifkin.
[10] La partie requérante soutient que les deux affidavits produits par l’inscrivante renferment des renseignements contradictoires au sujet de la date de la cession de la Marque. Plus précisément, elle fait valoir que l’affidavit de M. de Rivel a pour effet de confirmer que Nature’s Pharmacy était propriétaire de la Marque lors de la délivrance de l’avis prévu à l’article 45 et que l’inscrivante n’est devenue propriétaire de celle-ci que le 28 décembre 2007, tandis que le Dr Rifkin soutient, dans son affidavit, que l’inscrivante en est la propriétaire depuis le 13 mars 2000. Citant la décision Aerosol Fillers, la partie requérante fait valoir que la preuve est, au mieux, ambiguë et devrait être interprétée contre l’inscrivante. L’inscrivante répond que [traduction] « le fait que le document de cession n’a été signé que le 28 décembre 2007 ne prouve pas que la cession a effectivement eu lieu à cette date ». Elle affirme plutôt qu’un examen de toutes les circonstances de l’espèce, y compris [traduction] « les gestes concrets et les intentions réelles des parties concernées par le transfert » ainsi que les relations entre les parties, montre que le document a simplement pour effet de confirmer la cession antérieure de la Marque à l’inscrivante le 13 mars 2000. Au cours de l’audience de vive voix, l’inscrivante a également fait valoir que le Dr Rifkin a simplement tenté de démontrer, qu’à la date de la signature du document de cession, l’inscrivante était propriétaire de la Marque et que cela ne changeait cependant rien au fait que la cession avait eu lieu plus de sept ans plus tôt. Selon l’inscrivante, le fait que les parties à la cession n’aient pas signalé le transfert au Bureau des marques de commerce à l’époque était un oubli technique qui ne devrait pas entraîner la radiation de la Marque.
[11] Les tribunaux ont décidé dans le passé qu’il n’est pas nécessaire qu’une cession soit inscrite par le Bureau des marques de commerce ou consignée par écrit pour être valide; il est possible de conclure à un transfert d’après les faits de l’affaire, même si les parties n’ont signé aucun document de transfert formel [voir Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F. 1re inst.), décision confirmée par 17 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.); Sim & McBurney c. Buttino Investments Inc. (1996) 66 C.P.R. (3d) 77 (C.F. 1re inst.), décision confirmée par (1997) 76 C.P.R. (3d) 482 (C.A.F.); et White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada Inc. (1991) 39 C.P.R. (3d) 94 (C.F. 1re inst.)]. Dans la présente affaire, il existe deux documents apparemment contradictoires qui pourraient remettre en question l’identité du propriétaire réel de la Marque au cours de la période pertinente. D’une part, je suis saisie d’un document de cession que le Dr Rifkin a signé, moins de deux mois après la délivrance de l’avis prévu à l’article 45, à titre de président d’une entité qui avait changé de nom plus de dix ans auparavant et qui a été dissoute voilà plus de sept ans, lequel document ne renvoie à aucune autre date d’entrée en vigueur ou opération antérieure; d’autre part, j’ai en main les déclarations sous serment de la même personne, qui sont corroborées par une série de documents relatant par ordre chronologique les opérations qui ont mené à la cession de la Marque à l’inscrivante le 13 mars 2000. Ces documents comprennent les documents de cession des quatre actionnaires de la société The Green Pharmacy en faveur de l’inscrivante au cours de la période pertinente, ainsi qu’une explication de l’intention du Dr Rifkin relativement au document de cession établi le 28 décembre 2007.
[12] En me fondant sur l’ensemble de la preuve et sur le fait que l’instance prévue à l’article 45 vise à offrir une procédure administrative simple et rapide pour éliminer du registre les marques de commerce qui ne sont plus utilisées au Canada, je suis disposée à reconnaître que la cession a eu lieu le 13 mars 2000 et que l’inscrivante était la propriétaire de la Marque au cours de la période pertinente. J’arrive à cette conclusion malgré la contradiction apparente entre les documents de cession présentés par M. de Rivel et le Dr Rifkin, qui sont tout aussi valides l’un que l’autre. Lorsque je tiens compte des circonstances de l’espèce, y compris le reste de la preuve du Dr Rifkin au sujet de l’historique des sociétés concernées, les événements qui ont mené à la cession de la Marque, le lien étroit qui existait entre les deux sociétés et leurs actionnaires et la preuve documentaire confirmant ces faits, je suis disposée à conclure, malgré la formulation employée dans le document du 28 décembre 2007, que l’intention de céder a été formée à une date antérieure, soit le 13 mars 2000, et que la cession proprement dite a eu lieu à cette même date.
[13] Je souligne que les faits de la présente affaire sont nettement différents de ceux de la décision Star-Kist Foods Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1988), 20 C.P.R. (3d) 46 (C.A.F.). Dans cette dernière affaire, la Cour était saisie d’un document visant apparemment à céder une marque de commerce de façon rétroactive; les parties n’ont invoqué aucune opération qui aurait eu lieu précédemment et aucun élément de preuve établissant une opération de cette nature n’a été présenté. La Cour a donc conclu dans cette affaire que le document n’était pas une confirmation valide d’une cession antérieure, mais qu’il constituait plutôt une cession de la marque de commerce à la date qui y figurait. En revanche, en l’espèce, une preuve abondante appuie une date de cession antérieure qui semble tout à fait raisonnable et logique, eu égard aux renseignements fournis au sujet de l’évolution des deux sociétés détenues par les mêmes personnes dix ans plus tôt; il en est ainsi malgré un document apparemment contradictoire qui semble avoir été préparé à la hâte dans le but d’indiquer le nom du propriétaire actuel de la Marque au registre.
[14] Compte tenu de ce qui précède, de l’explication du Dr Rifkin concernant la signature du document le 28 décembre 2007 et de la preuve incontestable du transfert effectué le 13 mars 2000, j’estime que toute ambiguïté a été résolue. En conséquence, je suis prête à conclure que l’inscrivante était effectivement la propriétaire de la Marque au cours de la période pertinente.
[15] En ce qui concerne la façon dont la Marque a été associée aux marchandises visées par l’enregistrement, M. de Rivel produit comme pièces « B », « C » et « D » des exemples d’emballage de trois produits (comprimés, pulvérisateurs et vaporisateurs nasaux) qui visent à prévenir le ronflement et qui sont vendus en liaison avec la Marque au Canada. Je précise que la Marque, qui figure en rouge, est bien en évidence sur les trois boîtes et est suivie du symbole ®; les mots « NE RONFLEZ PLUS © », également en rouge, sont inscrits sous la Marque. Les expressions « « Homeopatic » (homéopatique) et « 100% Natural » (entièrement naturel) figurent également sur les emballages en question.
[16] La partie requérante soutient que l’inscrivante n’a pas établi l’emploi de la Marque enregistrée, parce que la marque de commerce qui figure sur l’emballage des produits est SNORESTOP NE RONFLEZ PLUS et non SNORE STOP. Je ne suis pas d’accord. À mon sens, l’expression « SNORESTOP », suivie du symbole ®, serait perçue comme la Marque elle‑même. De plus, je suis d’avis que les mots « NE RONFLEZ PLUS », qui figurent en caractères plus petits sous la Marque, seraient également considérés comme une marque de commerce distincte, bien que je souligne que l’inscrivante semble avoir identifié celle-ci au moyen d’un symbole de droit d’auteur. En tout état de cause, rien n’empêche l’emploi de deux marques de commerce enregistrées en même temps [voir A.W. Allen Ltd. v. Warner-Lambert Canada Inc. (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1re inst.)]. En conséquence, je suis convaincue que la Marque a été apposée sur l’emballage des marchandises visées par l’enregistrement lors du transfert au cours de la période pertinente.
[17] En ce qui concerne la pratique normale du commerce de l’inscrivante et la preuve relative aux ventes réalisées au cours de la période pertinente, M. de Rivel affirme que les marchandises visées par l’enregistrement ont été vendues dans différents magasins de détail du Canada au cours des cinq dernières années et que le volume de ventes au détail estimatif dépasse 2,5 millions $US. Au soutien de cette affirmation, il a joint comme pièce « G » une liste des magasins de détail où les produits ont été vendus de 2006 à 2007. De plus, le déposant déclare que les produits ont été distribués par le distributeur exclusif de l’inscrivante, Nutravite Pharmaceuticals, Inc. (Nutravite) au Canada depuis 2003. À cet égard, une copie de l’entente d’approvisionnement d’un an, renouvelable, qui a été conclue en novembre 2002 entre l’inscrivante et Nutravite est jointe comme pièce « E »; de plus, les rapports de vente annuels appuyant les ventes de l’inscrivante à Nutravite de 2003 à 2007 sont joints comme pièce « F ». L’entente d’approvisionnement prévoit la distribution et la mise en marché de produits « SnoreStop » par Nutravite au Canada dans des emballages bilingues sur devis, ce qui va de pair avec le texte figurant sur les trois exemples d’emballage produits comme pièces « B », « C » et « D », soit la mention de « Nutravite » et la remarque « Made in USA for Green Pharmaceuticals, [...] Distributed exclusively in Canada by Nutravite Pharmaceuticals [...] » (fabriqué aux États‑Unis pour Green Pharmaceuticals, [...] distribué exclusivement au Canada par Nutravite Pharmaceuticals [...]).
[18] La partie requérante fait valoir qu’aucun des documents susmentionnés ne montre que l’inscrivante a vendu à Nutravite au Canada les marchandises qui sont visées par l’enregistrement et sur lesquelles la Marque figure. Plus précisément, elle affirme que l’entente d’approvisionnement ne prouve pas que la Marque a été employée en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement et que les rapports de ventes annuels ainsi que la liste des magasins de détail sont [traduction] « des documents généraux qui ne concernent pas la marque de commerce ». La partie requérante s’oppose également à la mention de « Nutravite » sur l’ensemble d’emballage, parce que [traduction] « cette mention donne au public l’impression que Nutravite est la propriétaire de la Marque ».
[19] Il faut se rappeler que les pièces doivent être lues de concert avec les renseignements fournis dans l’affidavit et non de façon isolée. À cette fin, M. de Rivel a présenté des exemples d’emballage des trois produits sur lesquels la Marque figure; il a expliqué que Nutravite a distribué ces produits au Canada au cours de la période pertinente et a fourni à l’appui de ses affirmations une entente d’approvisionnement, une liste des magasins de détail où les trois produits en question ont été vendus ainsi que des chiffres des ventes réalisées au cours de cette période. L’entente d’approvisionnement et la liste de des magasins de détail ne visent pas à montrer comment la Marque figure sur les produits et ne constituent pas non plus une preuve du fait que les marchandises visées par l’enregistrement ont été vendues au cours de la période pertinente; elles appuient simplement les affirmations de M. de Rivel au sujet de la pratique normale du commerce au Canada à l’époque en ce qui concerne les marchandises visées par l’enregistrement. Quant aux chiffres des ventes, même si la partie requérante semble donner à entendre que l’inscrivante aurait dû fournir des factures représentatives pour prouver ses ventes à Nutravite, il est bien reconnu qu’aucun type de preuve particulier n’est nécessaire pour établir l’emploi d’une marque de commerce et qu’il n’est généralement pas obligatoire de produire des factures pour prouver des ventes dans les procédures semblables à celle de l’espèce [Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.)]. Enfin, la question de savoir si la mention de Nutravite sur l’emballage touche le caractère distinctif de la Marque n’est pas une question à examiner dans une procédure prévue à l’article 45 [voir Johnston Avisar c. Aastra Technologies Ltd. (2004) 36 C.P.R. (4th) 477 (C.O.M.C.)]; en tout état de cause, je souligne que le nom de Nutravite figure clairement comme distributeur sur l’exemple d’emballage.
[20] Dans l’ensemble, la preuve démontre à mon avis que des ventes de marchandises visées par l’enregistrement et sur lesquelles la Marque figure ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente.
[21] Eu égard à ce qui précède, je suis convaincue qu’il y a eu emploi de la Marque au sens de l’article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec des « préparations homéopathiques pour prévenir le ronflement » au cours de la période pertinente. En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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P. Fung
Agente d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.