Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION
d’OMS Investments Inc. à la demande no 889506
produite par Magigrow International Limited
en vue de l’enregistrement de la marque de
commerce MAGI-GROW
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Le 8 septembre 1998, Magigrow International Limited a produit une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce MAGI-GROW sur le fondement de l’emploi projeté de la marque au Canada et de l’emploi et de l’enregistrement de la marque dans le pays d’origine de la requérante, le Royaume‑Uni, en liaison avec les marchandises suivantes :
Engrais pour plantes; engrais liquides pour plantes; engrais solides pour plantes; bore; fer; cuivre; manganèse; molybdène; zinc; pentoxyde de phosphore; oxyde de potassium; nitrates inorganiques; sulfates inorganiques; citrate d’ammonium; urée; fumier; et produits nutritifs pour les plantes.
Conformément à l’article 34 de la Loi sur les marques de commerce, la requérante revendique aussi une date de dépôt prioritaire, le 5 mars 1998, fondée sur le dépôt antérieur de la demande no 2159942 pour la marque de commerce correspondante au Royaume‑Uni. La Division des examens du Bureau des marques de commerce a informé la requérante que le paragraphe 31(1) de la Loi sur les marques de commerce exigeait qu’elle présente une copie de l’enregistrement au Royaume‑Uni relatif à la demande no 2159942 avant de placer une annonce dans le Journal des marques de commerce. Il appert que le traitement de la demande no 2159942 a été retardé en raison d’une procédure d’opposition introduite au Royaume‑Uni, ce qui a fait en sorte que la requérante n’a pu fournir au Bureau qu’en mai 2002 la copie de l’enregistrement demandée. La demande canadienne a alors été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du 3 juillet 2002 du Journal des marques de commerce. Le 3 décembre 2002, OMS Investments Inc. a produit une opposition. Le 17 décembre 2002, le registraire a envoyé une copie de la déclaration d’opposition à la requérante, qui y a répondu en produisant et en signifiant une contre‑déclaration.
déclaration d’opposition
Les motifs d’opposition peuvent être résumés de la façon suivante.
1. Le demande ne respecte pas l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante aurait dû être au courant de l’emploi antérieur par l’opposante des marques de commerce FEED 'N GRO, GARDEN GRO, MIRACID, MIRACLE-GRO, ORTHO-GRO, SUPER-GRO, TECHNIGRO, toutes employées en liaison avec des engrais, et de la marque KNOW ... BEFORE YOU GROW employée en liaison avec des documents fournissant de l’information sur des produits chimiques agricoles.
2. La demande ne respecte pas l’alinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante n’a l’intention d’employer la marque MAGI-GROW en liaison avec aucune des marchandises énumérées dans la demande.
3. La marque MAGI-GROW visée par la demande n’est pas enregistrable aux termes de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’opposante, susmentionnées au point 1.
4. La requérante n’a pas le droit d’enregistrer la marque MAGI‑GROW visée par la demande aux termes des alinéas 16(2)a) et 16(3)a) parce que, à la date de production de la demande, cette marque créait de la confusion avec les marques de l’opposante, susmentionnées au point 1, antérieurement employées et révélées au Canada.
5. La requérante n’a pas le droit d’enregistrer la marque MAGI‑GROW visée par la demande aux termes des alinéas 16(2)b) et 16(3)b) parce que, à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec les marques de l’opposante, susmentionnées au point 1, antérieurement produites au Canada ainsi qu’avec la demande no 769,694 de l’opposante en vue de l’enregistrement de la marque de commerce MIRACLE-GRO.
6. La marque MAGI-GROW visée par la demande ne distingue pas les marchandises de la requérante de celles de l’opposante et n’est pas adaptée à les distinguer.
La déclaration d’opposition ne s’arrête pas là mais la suite constitue de l’argumentation écrite et ne soulève pas d’autres motifs d’opposition.
résumé de la preuve
La preuve de l’opposante est constituée des affidavits de Gladys Tibbo Witt (deux affidavits), agente de marques de commerce, de January Lise Cohen, stagiaire en droit, et de Barry Maynard, vice‑président et directeur général de Scotts Canada Inc., société affiliée de l’opposante OMS et licenciée de ses marques de commerce. L’opposante a également soumis des copies certifiées des enregistrements de la marque de commerce et de la demande sur lesquels se fonde sa déclaration d’opposition. La preuve de la requérante est constituée de l’affidavit d’Arnold Ceballos, avocat. En contre‑preuve, l’opposante a produit un deuxième affidavit de January Cohen.
Le témoignage de M. Maynard, pour ce qui concerne les activités de l’opposante au Canada, peut être résumé comme suit. L’opposante OMS est une société américaine qui vend de l’engrais, le MIRACLE-GRO, au Canada depuis 1951 par l’intermédiaire de son concessionnaire Scotts Canada Inc. Le produit MIRACLE-GRO était unique en son genre lorsque l’opposante l’a pour la première fois introduit sur le marché parce qu’il était entièrement hydrosoluble. Il permettait de dissoudre une cuillerée à soupe de cristaux dans un gallon d’eau et de produire ainsi un engrais liquide pour les plantes. De plus, MIRACLE-GRO réduisait de beaucoup les risques de causer des dommages aux plantes résultant de méthodes d’alimentation imprécises. Les produits de l’opposante sont vendus par l’intermédiaire de détaillants, lesquels comprennent entre autres Canadian Tire, Home Depot, Home Hardware, Rona, Costco, Walmart, Loblaw et Pharmaprix. Les ventes des produits associés à toutes les marques de commerce de l’opposante, mais principalement à la marque de commerce MIRACLE‑GRO, se sont élevées à environ 7 millions de dollars par an de 1997 à 2003 inclusivement. Les documents joints à l’affidavit de M. Maynard montrent que la marque MIRACLE‑GRO figure bien en vue sur l’emballage du produit. L’opposante emploie la marque MIRACLE‑GRO dans ses publicités à la télévision, qui sont diffusées aux heures de pointe, et dans des revues spécialisées et des magazines d’intérêt général et lorsqu’elle participe à des salons et des expositions.
Il est clair à la lecture du deuxième affidavit de Mme Witt qu’on pouvait facilement se procurer le produit MIRACLE‑GRO de l’opposante dans un grand nombre de points de vente au détail à Ottawa en novembre 2003.
La requérante a présenté en preuve des entrées de dictionnaire pour les mots anglais « magi », « magic » et « miracle ». En contre‑preuve, l’opposante a donné d’autres définitions et synonymes pour ces mots.
Seule l’opposante a soumis des observations écrites et a été représentée à l’audience.
question PRINCIPALE
La question déterminante en l’espèce est de savoir si la marque MAGI‑GROW visée par la demande crée de la confusion avec la marque MIRACLE-GRO de l’opposante. Les dates pertinentes pour l’examen de la question de la confusion sont (i) la date de ma décision pour le motif d’opposition selon lequel la marque n’est pas enregistrable; (ii) la date de l’opposition (le 3 décembre 2002) pour le motif d’opposition selon lequel il y a absence de caractère distinctif; (iii) la date de production de la demande (à savoir la date de dépôt prioritaire, le 5 mars 1998) pour les autres motifs d’opposition. Pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d’opposition, voir la décision American Retired Persons c. Association canadienne des individus retraités (1998), 84 C.P.R.(3d) 198, aux pages 206 à 209 (C.F. 1re inst.). La question de savoir s’il y avait confusion à l’une des dates pertinentes n’est cependant pas déterminante en l’espèce.
La requérante a la charge ultime d’établir qu’il n’existe pas de risque de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, entre la marque MAGI‑GROW visée par la demande et la marque MIRACLE‑GRO de l’opposante. Le fait que le fardeau de persuasion repose sur la requérante signifie que la question doit être tranchée à son encontre si, une fois toute la preuve présentée, l’on ne parvient pas à une conclusion bien définie : voir la décision John Labatt Ltée c. Les Compagnies Molson Ltée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297 et 298 (C.F. 1re inst.). Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour décider si deux marques créent de la confusion, il faut tenir compte des facteurs exposés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération, mais tous n’ont pas nécessairement le même poids. Le poids qu’il convient de donner à chaque facteur dépend des circonstances : voir la décision Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.)
facteurs exposés au paragraphe 6(5)
La marque MIRACLE‑GRO de l’opposante ne possède pas un degré élevé de caractère distinctif inhérent en ce qui concerne les engrais parce qu’elle semble indiquer que ses marchandises « feront des merveilles » pour les plantes de maison et de jardin, à savoir que la marque est laudative et tend à indiquer la fonction des marchandises ou le résultat donné. De même, la marque MAGI‑GROW visée par la demande ne possède pas non plus un degré élevé de caractère distinctif inhérent en ce qui a trait aux engrais parce qu’elle semble indiquer que, grâce aux marchandises de la requérante, les plantes de maison et de jardin « pousseront comme par magie ». Du moins en l’absence de contre‑interrogatoire, je suis disposé à inférer à partir de l’affidavit de M. Maynard que la marque MIRACLE‑GRO de l’opposante a acquis une notoriété importante au Canada à toutes les dates pertinentes et que les autres marques de l’opposante jouissaient également d’une certaine réputation. D’ailleurs, rien ne prouve que la marque visée par la demande a acquis une quelconque notoriété à l’un ou l’autre des moments pertinents. La période pendant laquelle les marques en cause ont été en usage joue en faveur de l’opposante. Le genre de marchandises des parties est essentiellement le même, à savoir des engrais. Les marques MIRACLE‑GRO et MAGI‑GROW ont une certaine ressemblance sur le plan visuel et sonore en raison du M commun des préfixes et des suffixes GRO(W) précédés d’un trait d’union. Les marques en cause ne suggèrent pas des idées identiques, mais les deux marques donnent à penser que la croissance est attribuable à une intervention surnaturelle.
décision
Compte tenu de ce qui précède et particulièrement de l’emploi de la marque MIRACLE‑GRO de l’opposante au Canada depuis plus de 50 ans, de la notoriété importante que la marque a acquise au Canada et du fait que les marchandises des parties sont essentiellement les mêmes et que les marques en cause se ressemblent beaucoup, en particulier dans les idées qu’elles suggèrent, je conclus que la requérante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les marques en cause ne créent pas de confusion. Par conséquent, la demande est rejetée.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 OCTOBRE 2006.
Myer Herzig,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce