Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 13
Date de la décision : 2014-01-22
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Viking Fottøy AS, visant l’enregistrement no LMC444,368 de la marque de commerce FUSSFORM BY VIKING au nom de Baker Footwear Limited
[1] À la demande de Viking Fottøy AS (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné, le 11 janvier 2012, l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T‑13 (la Loi) à Baker Footwear Limited (l’Inscrivante), propriétaire inscrit de l'enregistrement no LMC444,368 pour la marque de commerce FUSSFORM BY VIKING (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : articles chaussants, nommément souliers et sandales.
[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à quelque moment au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 11 avril 2009 au 11 avril 2012.
[4] La définition pertinente du terme « emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[5] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne suffisent pas à établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère relatif à la preuve d’emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [Woods Canada Ltd. c. Lang Michener et al (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)] et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co c. Registrar of Trade Marks (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement au cours de la période pertinente.
[6] En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit de David Koa, président de l’Inscrivante, fait sous serment le 10 avril 2012. Les deux parties ont produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.
[7] Dans son court affidavit, M. Koa affirme que la Marque a été employée durant la période pertinente, mais sans bien préciser si c’était par l’Inscrivante, un licencié ou une autre partie, se bornant à déclarer que la Marque [traduction] « a été employée au Canada en liaison avec les marchandises au cours de la période [pertinente] ». Il précise toutefois que l’Inscrivante [traduction] « vend les marchandises portant la Marque à des magasins de détail canadiens comme Walking on a Cloud et à d’autres distributeurs d’articles chaussants ». Toutefois, M. Koa n’indique pas si ces ventes ont eu lieu durant la période pertinente. Je note de plus que l’Inscrivante n’a produit aucune preuve documentaire de transferts ou de ventes des marchandises durant la période pertinente ou à un autre moment. Aucune facture n’a été fournie, et M. Koa ne donne pas non plus la moindre indication de chiffres d’affaires qui aideraient à établir si les ventes auxquelles il est vaguement fait allusion ont été faites dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.
[8] La seule preuve fournie à l’appui par l’Inscrivante se compose de deux pièces jointes à l’affidavit de M. Koa. La pièce A contient deux photographies, l’une d’une sandale de taille adulte et l’autre d’un sabot de taille enfant. Les deux souliers portent des étiquettes sur la semelle intérieure qui affichent la Marque, bien que l’étiquette soit partiellement cachée dans la photographie du sabot. M. Koa affirme que ces [traduction] « spécimens d’articles chaussants affichant la [Marque] sont représentatifs des souliers vendus au Canada au cours de la période pertinente », mais j’observe que rien dans la photographie ne donne à croire que ces souliers soient vendus au Canada. En fait, la pointure des sandales (37) et le libellé en allemand des étiquettes au-dessous de la Marque donnent à penser que ces souliers ne sont pas nécessairement destinés au marché canadien.
[9] De même, je ne suis pas convaincu que ses déclarations établissent un lien clair entre les articles chaussants dans la pièce A et les autres preuves, tout particulièrement la pièce B. Cette dernière consiste en une sortie imprimée de pages Web qui, selon M. Koa, proviennent de détaillants canadiens, y compris le Walking on a Cloud précité, [traduction] « qui ont affiché, annoncé et vendu des marchandises portant la [Marque] durant la période pertinente ». La première partie de cette pièce se compose de sorties imprimées de pages Web provenant du site Web de Walking on a Cloud, walkingonacould.ca, datées du 22 février 2012, notamment une page d’information sur l’entreprise dénommée « Viking » et deux pages illustrant différentes sandales « Viking » offertes en vente. Je note une référence à « Fussform by Viking » dans un paragraphe de la page d’information sur l’entreprise, mais il n’est pas fait référence à l’Inscrivante. De plus, M. Koa n’explique aucunement les liens éventuels entre l’Inscrivante et Viking, outre qu’aucune des sandales illustrées sur la page Web ne semble porter la Marque ou correspondre aux souliers illustrés à la pièce A. En réalité, la seule marque de commerce visible sur les souliers présents sur le site Web de Walking on a Cloud portent la désignation VIKING.
[10] La deuxième partie de la pièce B contient des sorties imprimées de flyerland.ca, que M. Koa décrit ainsi : [traduction] « un site Web d’un tiers canadien, exploité par Metroland Media Group, qui… fait la promotion des souliers vendus par Walking on a Cloud. ». Je remarque que les sorties imprimées de la page Web de flyerland.ca contiennent des références à « Viking » et à « fussform molds » (moulages Fussform) dans les descriptions des produits, mais non à la Marque sous sa forme enregistrée ou à l’Inscrivante. De surcroît, chaque page affiche un cadre d’information contenant les mots « This product may no longer be available » (ce produit peut ne plus être en stock).
[11] Sur la question de la preuve de transferts des marchandises, l’Inscrivante déclare, dans ses observations écrites, que les sorties imprimées en février 2012 à partir du site Web de Walking on a Cloud désignent des « popular accessories » (accessoires populaires) qu’un client peut ajouter à son « Shopping Bag » (sac à provisions) en ligne, à côté des articles chaussants illustrés. L’Inscrivante prétend qu’on peut raisonnablement en inférer que Walking on a Cloud a réalisé suffisamment de ventes avant février 2012 pour permettre d’établir quels accessoires pour ces articles chaussants étaient en fait « populaires ». Je ne suis pas prêt à tirer une telle inférence; les liens éventuels entre les suggestions pour le « Shopping Bag » (sac à provisions) et le produit en cause sur la page Web ne sont pas présentés en preuve.
[12] L’Inscrivante fait valoir de plus que les sorties imprimées de la page Web de flyerland.ca sont une confirmation que Walking on a Cloud a fait une publicité pour vendre les marchandises entre octobre et décembre 2010, soit durant la période pertinente. À cet égard, l’Inscrivante note que ces pages Web portent un avis indiquant à quel moment l’information a été retirée ou « mise à jour » sur le site Web de Walking on a Cloud. L’Inscrivante prétend que le registraire peut accepter de telles preuves tirées du site Web d’un tiers, citant à cet égard Royal Canadian Golf Association c. ORCGA (2009), 72 CPR (4th) 59 (COMC). Toutefois, ces sorties imprimées n’ont qu’une faible valeur probante, même si on y donne une interprétation libérale; des publicités, à plus forte raison des publicités en ligne par des tiers, sont insuffisantes dans la pratique normale du commerce pour établir qu’il y a eu des transferts. Le site Web démontre tout au plus qu’il est possible que la vente de souliers ait été annoncée vers le début de la période pertinente.
[13] En tout état de cause, il n’est pas évident que ces souliers aient porté la Marque sous la forme enregistrée. Comme noté ci-dessus, les marques de commerce (lorsqu’elles sont visibles) que contiennent les illustrations des articles chaussants sur les sorties imprimées du site Web ne montrent pas la Marque sous sa forme enregistrée. J’estime que la déclaration de M. Koa, à savoir que les souliers à la pièce A sont [traduction] « représentatifs de ceux vendus au Canada au cours de la période pertinente », est ambigüe. Il ne dit pas clairement que les souliers illustrés ont été vendus dans la pratique normale du commerce soit par l’Inscrivante, soit pour son compte. Il m’est impossible d’en inférer, surtout à la lumière de l’absence de preuves de transferts véritables des marchandises, un lien aux sorties imprimées dans la pièce B.
[14] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’Inscrivante n’a pas, comme il lui incombait, établi une preuve prima facie d’emploi de la Marque au sens de la Loi [voir Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising, Inc (2009), 77 CPR (4th) 247 (CF)]. Il aurait été facile à l’Inscrivante de fournir une preuve plus directe de ses ventes au cours de la période pertinente, et à M. Koa de formuler des déclarations claires pour faire le lien entre ces transferts et les articles chaussants qui affichent la Marque. Au lieu de cela, et sans fournir d’énoncés clairs concernant sa pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, l’Inscrivante s’est, curieusement, appuyée sur des publicités de tiers qui tombent après la période pertinente et qui comportent de toute façon des lacunes dans l’affichage de la Marque.
[15] Par conséquent, je ne peux conclure que l’Inscrivante a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, l’Inscrivante n’a présenté aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi.
Décision
[16] Par conséquent, conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié en conformité avec les dispositions de l'article 45 de la Loi.
______________________________
Andrew Bene
Agent d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Étienne Shalom, trad. a.