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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 140
Date de la décision : 2013-08-29
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Zenobia Bawa, visant les enregistrements nos LMC692931 et LMC703479 des marques de commerce B ZEN & dessin et B ZEN & dessin au nom de 1148 Company Inc.
[1] Le 28 avril 2011, à la demande de Zenobia Bawa (la Partie requérante), le registraire a envoyé des avis aux termes de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. [1985], ch. T -13) (la Loi) à 1148 Company Inc. (le Propriétaire), le propriétaire inscrit des enregistrements nos LMC692931 et LMC703479 pour les marques de commerce B ZEN & dessin et B ZEN & dessin (ensemble, la Marque). Les marques de commerce sont indiquées ci-dessous :
(LMC692931) (LMC703479)
[2] Je constate que les marques sont pratiquement identiques et que dans la preuve déposée, aucune distinction n’est faite entre les deux dessins. Par conséquent, elles seront appelées collectivement la Marque dans la présente décision.
[3] En ce qui a trait à l’enregistrement no LMC692931, la Marque est enregistrée pour son usage en liaison avec les marchandises suivantes :
(1) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et adolescents, nommément chemises; chemises habillées; chemises sport; chemises en tricot; tee-shirts; chemises-vestes; chemisiers; bain-de-soleil; pulls d’entraînement; chemises à col roulé; chemises à col cheminée; polos; débardeurs; hauts d’entraînement; jerseys; cache-corsets; chemises; chandails de baseball; pulls avec poches; kangourous; hauts de musculation; chemises de golf; chemises de nuit; cardigans; chandails sans manches; chandails à manches courtes; chandails à manches longues; pulls; hauts d’échauffement; maillots de corps; pantalons; pantalons sport; jeans; pantalons de survêtement; surpantalons; pantalons à sous-pieds; barboteuses; jodhpurs; chasubles; shorts; shorts de marche; bermudas; shorts en tissu éponge; jupes-culottes; parkas; cabans; canadiennes; imperméables; trench-coats; manteaux à la taille; paletots; vestes d’entraînement; vestes; costumes; blazers; blousons; ponchos; ensembles imperméables; tenues d’entraînement; vêtements de jeu; combinaisons; salopettes; combinaisons courtes; combinaisons-pantalons; tenues de jogging; survêtements; tenues de soleil; uniformes; robes; jupes; kimonos; manteaux; robes d’intérieur; blouses et blouses de travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; peignoirs; dormeuses; sous-vêtements; caleçons boxeur; collants; mouchoirs; mitaines; bavoirs; serre-poignets; ensembles-culottes pour bébés; bandanas; cravates; chapeaux; casquettes; visières; tuques; bérets; ceintures; bretelles; foulards; gants; bandeaux; bonneterie; chaussettes; vêtements de loisirs.
(2) Bagages et articles connexes, nommément sacs de sport tous usages; sacs d’articles de sport polyvalents; sacs d’athlétisme; mallettes; sacs à dos; sacs polochon; sacs de plage; porte-billets; porte-documents; porte-cartes; porte-monnaie; sacs-pochettes; bourses; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cordonnet; sacs polochon; sacs polochon fourre-tout; bagages à main; sacs à vêtements; sacs de voyage pour vêtements; sacs de sport; étuis à clés; valises de nuit; parasols; étuis à passeport; bourses; sacs d’écoliers; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout de stade; sacs à vêtements pour le voyage; valises; sacs de toilettes vendus vides; petits sacs d’articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; valises; parapluies; étuis de toilette; portefeuilles; sacs à vêtements; bracelets de montre.
(3) Montres; bijoux et étuis à cigarettes
[4] En ce qui a trait à l’enregistrement no LMC703479, la Marque est enregistrée pour son usage en liaison avec les marchandises suivantes :
(1) Articles vestimentaires pour hommes, femmes, enfants et adolescents, nommément chemises; chemises habillées; chemises sport; chemises tricotées; tee-shirts; chemises-vestes; chemisiers; bain-de-soleil; pulls d’entraînement; chemises à col roulé; chemises à col cheminée; polos; débardeurs; hauts d’entraînement; jerseys; camisoles; combinaisons-culottes; chandails de baseball; hauts pulls avec poches sac; hauts de type kangourou; hauts de musculation; vêtements de golf; polos; chemises de nuit; cardigans; chandails sans manches; chandails à manches courtes; chandails à manches longues; chandails; hauts d’échauffement; maillots de corps; pantalons; pantalons sport; jeans; pantalons d’entraînement; pantalons de survêtement; pantalons à sous-pieds; barboteuses; jodhpurs; chasubles; shorts; shorts de marche; bermudas; shorts de randonnée; jupes-culottes; parkas; cabans; blousons d’aviateur; pardessus; canadiennes; imperméables; trench-coats; manteaux à la taille; paletots; blousons d’entraînement; vestes; costumes; blazers; smokings; coupe-vent; ponchos; ensembles imperméables; ensembles d’entraînement; tenues de loisir; combinaisons; salopettes; combinaisons courtes; combinaisons-pantalons; ensembles de jogging; ensembles d’entraînement; tenues de soleil; survêtements; uniformes; robes; peignoirs; jupes; kimonos; manteaux; robes d’intérieur; blouses; blouses de travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; peignoirs; sorties de bain; dormeuses; sous-vêtements; boxeurs; caleçons; vêtements d’exercice; vêtements de ski; vêtements d’extérieur; vêtements en molleton; vêtements de sport; maillots de bain; vêtements de bain; chaussures; pantoufles; bottes; sandales; chaussures de course; chaussures de tennis; chaussures de marche; chaussures de sport; chaussures de plaisance; espadrilles; chaussures de sport à usage spécial et chaussures de sport à usage général; collants; mouchoirs; mitaines; bavoirs; serre-poignets; ensembles-culottes pour bébés; bandanas; cravates; chapeaux; casquettes; visières; tuques; bérets; ceintures; bretelles; foulards; gants; bandeaux; bonneterie; chaussettes; vêtements tout-aller.
[5] Selon l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans le présent cas, la période pertinente pour laquelle l’emploi de la Marque doit être prouvé s’étend du 28 avril 2008 au 28 avril 2011.
[6] La définition pertinente quant à l’emploi en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[7] En réponse aux avis du registraire, le Propriétaire a déposé les déclarations solennelles de Charles David Lam, président du Propriétaire, faites le 21 septembre 2011. Je constate que les déclarations déposées en réponse à chacun des avis sont essentiellement identiques. Aucune des deux parties n’a présenté de plaidoyer écrit, et il n’y a pas eu d’audience orale.
[8] Dans ses déclarations, M. Lam souligne que durant la période pertinente, la Marque a été utilisée par une société affiliée porteuse de licence du Propriétaire, Bluedot Jeanswear Company Inc. Pour étayer ses dires, il a déposé une copie de l’entente pour l’octroi de la licence, datée du 1er août 2004, laquelle autorise Bluedot à utiliser la Marque en liaison avec la fabrication, la distribution, la promotion, la publicité et la vente des produits B ZEN et dessin. En outre, M. Lam précise que Bluedot a vendu les produits B ZEN & dessin dans son magasin de Montréal, au Québec, durant la période pertinente. Je souligne, par contre, que malgré les affirmations générales d’emploi faites par M. Lam à l’égard des [TRADUCTION] « vêtements, chaussures, chapeaux, sacs en cuir et sacs de voyage, montres, bijoux et étuis à cigarettes », la preuve ne traite que de certaines des marchandises enregistrées, comme il est décrit plus bas.
[9] Les preuves PD-3 et PD-4 démontrent l’affichage de la Marque sur les marchandises; il s’agit de photocopies d’étiquettes et d’étiquettes volantes que monsieur Lam décrit comme représentant celles fixées aux produits de la marque B ZEN & dessin vendus au Canada. De même, la preuve PD-5 consiste en des photos des étiquettes cousues aux différents produits, principalement des chandails et des pantalons tout-aller, ainsi qu’à un sac et à une ceinture. Je constate que certaines des étiquettes et des étiquettes volantes affichent bien la Marque telle qu’enregistrée, alors que d’autres affichent une variation mineure, mais acceptable où le B stylisé semble situé à la gauche plutôt qu’au-dessus du mot Zen.
[10] Comme preuve de ventes, des « exemples » de factures sont joints à la déclaration de M. Lam comme preuves PD-6 et PD-7; ces factures par Bluedot prouvent les ventes à des consommateurs canadiens et portent des dates de la période pertinente. Les factures comprennent des descriptions comme « chandail à manches courtes, col montant de marque BZEN » et je constate que toutes les factures affichent la Marque telle qu’enregistrée dans le haut de la facture, au côté d’un crochet, apparemment pour indiquer la marque visée par la facture. Je remarque également, par contre, que les factures présentées ne prouvent la vente que des objets suivants : pantalons, notamment des jeans et des pantalons courts; divers types de chandails, de hauts et de pull-overs; des vestes; des mini-jupes; des blousons de travail; des sacs à main tissés (woven hangbag [sic]); et des ceintures.
[11] En ce qui a trait aux autres marchandises, il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, de simples affirmations d’emploi ne suffisent pas à prouver qu’il y a eu emploi [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)]. Même si, dans une telle instance, le seuil pour établir l’emploi d’une marque est relativement peu exigeant [Woods Canada Ltd c. Lang Michener et al (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)], le propriétaire doit présenter des faits suffisants pour que le registraire puisse conclure à l’emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans l’enregistrement. À titre d’exemple, si un affidavit énonce clairement que la marque de commerce est utilisée en liaison avec toutes les marchandises enregistrées, le propriétaire doit au moins fournir une preuve pour chacune des catégories de marchandises enregistrées [Saks & Co c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1re inst.)].
[12] Dans le cas qui nous occupe, M. Lam n’a pas affirmé clairement l’emploi pour chacune des marchandises enregistrées au cours de la période pertinente; comme nous le mentionnons plus haut, il a plutôt énoncé de façon ambiguë que la Marque [TRADUCTION] « est utilisée en liaison avec des vêtements, chaussures, chapeaux, sacs en cuir et sacs de voyage, montres, bijoux et étuis à cigarettes » (j’ajoute les italiques). En outre, il est difficile de dire que les factures sont représentatives de toutes les marchandises enregistrées, puisqu’elles ne visent que certains types de vêtements, principalement des pantalons et des chandails tout-aller. Par conséquent, la preuve n’étaye pas la conclusion que le permissionnaire du Propriétaire utilise la Marque en liaison avec toutes les marchandises enregistrées.
[13] Plus particulièrement, je constate l’absence de preuve solide à l’égard des marchandises (3) comme il est indiqué dans l’enregistrement no LMC692931. En outre, en ce qui a trait aux divers « sacs » enregistrés, puisque la facture n’indique que « woven hangbag » [sic] et que la seule photographie de sac B ZEN présentée comme preuve est celle d’un sac à main ou un sac à bandoulière pour femme, la preuve n’appuie pas l’emploi de la Marque en liaison avec les divers types de sacs, bagages et autres « objets connexes » comme indiqué dans les marchandises (2) du même enregistrement.
[14] De même, la preuve n’étaye pas l’enregistrement en lien avec les différents vestons et vêtements d’extérieur mentionnés dans les marchandises (1) des deux enregistrements.
[15] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que le Propriétaire a prouvé l’usage de la Marque au sens des paragraphes 4 et 45 de la Loi en association avec les marchandises suivantes uniquement : divers types de pantalons, de chandails et de hauts (comme susmentionné), blazers, jupes, vestes, sacs à bandoulière et ceintures. Toutefois, étant donné l’ambiguïté de la preuve et l’absence de plaidoyer écrit qui aurait pu clarifier les lacunes, je ne peux pas conclure que la marque a été utilisée durant la période pertinente en liaison avec les autres marchandises, comme indiqué en contre-bas. Par ailleurs, aucune n’y a pas de preuve relevant des circonstances particulières qui justifieraient ce non-emploi n’a été déposée.
Règlement pour l’enregistrement no LMC692931
[16] Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions prévues à l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin d’en retirer les marchandises suivantes :
(1)… parkas; cabans; canadiennes; imperméables; trench-coats; manteaux à la taille; paletots; vestes d’entraînement; ... costumes; ... blousons ponchos; ensembles imperméables; tenues d’entraînement; vêtements de jeu; combinaisons; salopettes; combinaisons courtes; combinaisons-pantalons; tenues de jogging; survêtements; tenues de soleil; uniformes; robes; ... kimonos; manteaux; robes d’intérieur; blouses et blouses de travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; peignoirs; dormeuses; sous-vêtements; caleçons boxeur; collants; mouchoirs; mitaines; bavoirs; serre-poignets; ensembles-culottes pour bébés; bandanas; cravates; chapeaux; casquettes; visières; tuques; bérets; ... bretelles; foulards; gants; bandeaux; bonneterie; chaussettes;...
(2)… sacs de sport tous usages; sacs d’articles de sport polyvalents; sacs d’athlétisme; mallettes; sacs à dos; sacs polochon; sacs de plage; porte-billets; porte-documents; porte-cartes; porte-monnaie; sacs-pochettes; bourses; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cordonnet; sacs polochon; sacs polochon fourre-tout; bagages à main; sacs à vêtements; sacs de voyage pour vêtements; sacs de sport; étuis à clés; valises de nuit; parasols; étuis à passeport; bourses; sacs d’écoliers; ...; sacs de sport; sacs fourre-tout de stade; sacs à vêtements pour le voyage; valises; sacs de toilettes vendus vides; petits sacs d’articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; valises; parapluies; étuis de toilette; portefeuilles; sacs à vêtements; bracelets de montre.
(3) Montres; bijoux et étuis à cigarettes.
[17] L’énoncé des marchandises pour l’enregistrement no LMC692931 se lira comme suit :
(1) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et adolescents, nommément chemises; chemises habillées; chemises sport; chemises en tricot; tee-shirts; chemises-vestes; chemisiers; bain-de-soleil; pulls d’entraînement; chemises à col roulé; chemises à col cheminée; polos; débardeurs; hauts d’entraînement; jerseys; cache-corsets; chemises; chandails de baseball; pulls avec poches; kangourous; hauts de musculation; chemises de golf; chemises de nuit; cardigans; chandails sans manches; chandails à manches courtes; chandails à manches longues; pulls; hauts d’échauffement; maillots de corps; pantalons; pantalons sport; jeans; pantalons de survêtement; surpantalons; pantalons à sous-pieds; barboteuses; jodhpurs; chasubles; shorts; shorts de marche; bermudas; shorts en tissu éponge; jupes-culottes; vestes; blazers; jupes; ceintures; vêtements de loisirs.
(2) Bagages et articles connexes, nommément sacs à bandoulière.
Règlement pour l’enregistrement no LMC703479
[18] Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions prévues à l’article 45 de la Loi, l’enregistrement LMC703479 sera modifié afin d’en retirer les marchandises suivantes
(1)… parkas; cabans; blousons d’aviateur; pardessus; canadiennes; imperméables; trench-coats; manteaux à la taille; paletots; blousons d’entraînement; … costumes; … smokings; coupe-vent; ponchos; ensembles imperméables; ensembles d’entraînement; tenues de loisir; combinaisons; salopettes; combinaisons courtes; combinaisons-pantalons; ensembles de jogging; ensembles d’entraînement; tenues de soleil; survêtements; uniformes; robes; peignoirs; …; kimonos; manteaux; robes d’intérieur; blouses; blouses de travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; peignoirs; sorties de bain; dormeuses; sous-vêtements; boxeurs; caleçons; vêtements d’exercice; vêtements de ski; … vêtements en molleton; vêtements de sport; maillots de bain; vêtements de bain; chaussures; pantoufles; bottes; sandales; chaussures de course; chaussures de tennis; chaussures de marche; chaussures de sport; chaussures de plaisance; espadrilles; chaussures de sport à usage spécial et chaussures de sport à usage général; collants; mouchoirs; mitaines; bavoirs; serre-poignets; ensembles-culottes pour bébés; bandanas; cravates; chapeaux; casquettes; visières; tuques; bérets; …; bretelles; foulards; gants; bandeaux; bonneterie; chaussettes; …
[19] L’énoncé des marchandises pour l’enregistrement no LMC703479 se lira comme suit :
(1) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et adolescents, nommément chemises; chemises habillées; chemises sport; chemises en tricot; tee-shirts; chemises-vestes; chemisiers; bain-de-soleil; pulls d’entraînement; chemises à col roulé; chemises à col cheminée; polos; débardeurs; hauts d’entraînement; jerseys; cache-corsets; chemises; chandails de baseball; pulls avec poches; kangourous; hauts de musculation; chemises de golf; chemises de nuit; cardigans; chandails sans manches; chandails à manches courtes; chandails à manches longues; pulls; hauts d’échauffement; maillots de corps; pantalons; pantalons sport; jeans; pantalons de survêtement; surpantalons; pantalons à sous-pieds; barboteuses; jodhpurs; chasubles; shorts; shorts de marche; bermudas; shorts en tissu éponge; jupes-culottes; vestes; blazers; jupes; vêtements d’extérieur; ceintures; vêtements de loisirs.
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Andrew Bene
Agent d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Catherine Dussault, trad. a