Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 47

Date de la décision : 2013-03-25

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION par le Conseil canadien des ingénieurs, c.o.b. Engineers Canada, à la demande n^o 1,392,077 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce GENDER ENGINEERING au nom de Mizuno Corporation

[1]               Le 18 avril 2008, Mizuno Corporation (la Requérante) a produit une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce GENDER ENGINEERING (la Marque) fondée sur un emploi proposé de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « chaussures, nommément chaussures athlétiques, chaussures de sport, chaussures de loisirs ».

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 4 février 2009.

[3]               Le 3 avril 2009, le Conseil canadien des ingénieurs, c.o.b. Engineers Canada (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à la demande. Les motifs d’opposition peuvent se résumer comme suit : la demande de la Requérante n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30(a), de l’alinéa 30(e) et de l’alinéa 30(i) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)(b) et de l’alinéa 12(1)(e), et la Marque n’est pas distinctive. 

[4]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante. Le 16 avril 2010, la Requérante a demandé et obtenu la permission de modifier sa contre-déclaration dans laquelle elle affirmait que l’Opposante ne constituait pas une autorité publique au sens de la Loi et en particulier au sens du paragraphe 9(1)(n)(iii).

[5]               La preuve de l’Opposante consiste en les affidavits de John Kizas, chargé de la Propriété intellectuelle et agent de Liaison du Comité avec l’Opposante, souscrit le 6 novembre 2009 et de D. Jill Roberts, huissière adjointe de Regional Bailiff Services Ltd., ainsi qu’une copie certifiée de la demande n^o 903,677 d’enregistrement de la marque officielle ENGINEERING dont l’Opposante est propriétaire. Tant l’affidavit de M. Kizas que celui de M^me Roberts ont fait l’objet d’un contre-interrogatoire et leurs transcriptions, pièces et réponses font partie du dossier. 

[6]               La Requérante a produit l’affidavit de Beki Ylipelkola, avocate stagiaire employée par les agents de la Requérante, ainsi que l’affidavit de John Stacey, président de Mizuno Canada Ltd. Comme preuve en réponse, l’Opposante a produit un second affidavit de M. Kizas, souscrit le 14 février 2011, et l’affidavit de Jennifer Allen, employée de l’agent de l’Opposante.

[7]               Tant la Requérante que l’Opposante ont soumis une argumentation écrite. Une audience a été tenue; les parties y étaient toutes deux représentées.

[8]               Le 12 février 2013, à la suite de l’audience, l’Opposante a demandé la permission de produire une déclaration d’opposition modifiée. La déclaration d’opposition modifiée annule les motifs d’opposition qui concernent l’alinéa 12(1)(e), l’alinéa 10, l’alinéa 30(i) et la marque officielle de l’Opposante. Malgré le retard extrême à présenter cette demande, compte tenu du fait que la déclaration d’opposition telle que modifiée a simplifié et réduit les enjeux dans la présente affaire, et n’a causé aucun préjudice à la Requérante, j’ai considéré qu’il était dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission à l’Opposante de modifier sa déclaration d’opposition. La permission de modifier la déclaration d’opposition a été accordée le 25 mars 2013 et la déclaration d’opposition, telle que modifiée, fait partie du dossier dans la présente affaire.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9]               La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI), p. 298; Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, S.A. (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[10]           Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

•         alinéa 38(2)(a)/article 30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];

•         alinéas 38(2)(b)/12(1)(b) – la date de production de la demande [voir Shell Canada Limited c. PT Sari Incofood Corporation (2005), 41 CPR (4th) 250 (CFPI); Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation (2003), 28 CPR (4th) 60 (CFPI)];

•         alinéa 38(2)(d)/caractère non distinctif – la date de déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(b)

[11]           L’Opposante a présenté les deux arguments suivants dans le cadre de ce motif d’opposition :

i. si des ingénieurs canadiens participent à la production des marchandises, la Marque donne une description claire de la nature et de la qualité des marchandises et/ou des personnes qui les produisent;

ii. si des ingénieurs canadiens ne participent pas à la production des marchandises, cela signifie que la Marque donne une description fausse et trompeuse de la nature et de la qualité des marchandises et/ou des personnes qui les produisent.

[12]           La question de savoir si une marque donne une description claire de la nature et de la qualité des marchandises et/ou des personnes qui les produisent doit être examinée du point de vue de la première impression de l’acheteur moyen et de l’utilisateur régulier des marchandises ou des services connexes [voir Ontario Teachers Pension Plan Board c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 60 au paragr. 29; College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia c. Council of Natural Medicine College of Canada, 2009 CF 1110 au paragr. 212]. Le mot « nature » s’entend d’une particularité, d’un trait ou d’une caractéristique du produit et le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [voir Drackett Co of Canada Ltd c. American Home Products Corp (1968), 55 CPR 29 (C. Éch.) à la page 34]. De plus, il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la Marque, celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et selon l’angle de la première impression, et conjointement avec les marchandises ou services connexes [voir Ontario Teachers, supra, au paragr. 29; Wool Bureau of Canada Ltd c. registraire des marques de commerce (1978), 40 CPR (2d) 25 (CFPI) aux pages 27-28]. 

[13]           Concernant le premier argument de ce motif d’opposition, une question semblable a été abordée dans Conseil canadien des ingénieurs c. Comsol AB, 2011 COMC 3, où le membre Bradbury a abordé la question à savoir si la marque COMSOL REACTION ENGINEERING LAB donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la personne employée dans la production du logiciel servant à réaliser des calculs techniques et mathématiques pour emploi dans le domaine des mathématiques, de l’ingénierie et des sciences, et de manuels et livrets d’instructions vendus ensemble comme un tout. Dans cette décision, le membre Bradbury a déclaré ce qui suit :

M. Kizas a présenté des éléments de preuve pour montrer que la Requérante n’est pas autorisée à fournir des services d’ingénierie dans les provinces/territoires du Canada (paragraphe 43 de l’affidavit n^o1 de M. Kizas). Comme il n’y a aucune preuve que des ingénieurs canadiens participent à la production des Marchandises, je n’examinerai pas l’allégation selon laquelle la Marque donne une description claire des personnes qui les produisent.

[14]           Dans la présente affaire, M. Kizas a présenté des copies de lois régissant la profession d’ingénieur au Canada et a précisé les dispositions des lois régissant l’emploi de désignations d’ingénieur (Kizas, paragr. 14; pièces 2-14). Il a également fourni une confirmation certifiée de toutes les associations constitutives attestant que la Requérante ne possède pas l’enregistrement lui permettant de s’adonner à la pratique de l’ingénierie au Canada. 

[15]           Lorsque j’applique le raisonnement du membre Bradbury à la présente affaire, et comme il n’y a aucune preuve que des ingénieurs canadiens participent à la production des marchandises, je n’examinerai pas l’allégation selon laquelle la Marque donne une description claire du caractère ou de la qualité des marchandises et/ou des personnes qui les produisent.

[16]           Comme aucun ingénieur canadien ne participe à la production des marchandises, la prochaine question de l’Opposante à régler dans le cadre du présent motif d’opposition est de déterminer si la Marque présente une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et/ou des personnes qui les produisent. Le test qui doit être appliqué consiste à déterminer si des mots faux et trompeurs « dominent manifestement la marque de commerce proposée… de sorte que la marque de commerce ne peut être enregistrée » [voir Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co (2004) CF 586; Chocosuisse Union des Fabricants – Suisses de Chocolate c. Hiram Walker & Sons Ltd (1983), 77 CPR (2d) 246 (COMC); Lake Ontario Cement Ltd c. registraire des marques de commerce (1976), 31 CPR (2d) 103 (CFPI)].

[17]           Dans la présente affaire, le mot ENGINEERING domine manifestement la Marque. Il a été prouvé précédemment que la majorité des personnes présumeraient que l’entreprise qui utilise le mot « engineer » ou « engineering » dans son nom offre des services d’ingénierie et emploi des ingénieurs [voir, par exemple, Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co (2004) CF 586].

[18]           La présente affaire se distingue cependant d’un grand nombre d’affaires précédentes à ce sujet, car la Marque est employée avec un produit qui, habituellement, n’exige pas l’expertise d’ingénieurs. À cet égard, la preuve de la Requérante démontre que la marque GENDER ENGINEERING est employée en liaison avec des chaussures qui ont été spécifiquement conçues pour accommoder les différents styles de course et d’anatomie des coureurs masculins et féminins [Stacey, paragr. 14; pièce E]. De plus, bien que la preuve de l’Opposante suggère que tant « l’ingénierie des sports » (sports engineering) que « l’ingénierie de la biomécanique » (biomechanical engineering) peuvent être reconnues comme des disciplines du génie qui traitent de la conception des chaussures [Kizas, paragr. 37-40], la preuve ne montre pas que « l’ingénierie des genres » (gender engineering) existe en tant que sous-discipline du génie ou serait susceptible d’être considérée ainsi [affidavit Kizas, paragr. 22, 37-40 et 47]. Finalement, bien que la majeure partie de la jurisprudence concerne les firmes de génie dont les noms ont consisté en un nom de famille suivi du mot « engineering », contrairement au mot « Brooks » dans l’affaire John Brooks ou « Krebs » dans la décision Conseil canadien des ingénieurs c. Krebs Engineers (1996), 69 CPR (3d) 267 (COMC), la preuve dans la présente affaire ne montre pas que le mot GENRE (GENDER) est un nom de famille commun au Canada, ou qu’il serait perçu comme un nom de famille [affidavit Roberts, paragr. 4-5; pièces 6-13].

[19]           Cependant, ce que la preuve de la Requérante montre aussi dans la présente affaire, c’est que des ingénieurs japonais participent aux travaux de recherche et de conception des chaussures de la Requérante [affidavit Stacey, paragr. 17]. Comme ces ingénieurs ne sont pas des ingénieurs canadiens, je conclus que la Marque n’est pas enregistrable, car elle présente une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et/ou des personnes qui les produisent. Ce motif est donc accueilli favorablement.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(a)

[20]           Dans son argument écrit, l’Opposante affirme que la preuve de la Requérante démontre qu’elle ne vend pas les chaussures en liaison avec la marque GENDER ENGINEERING mais qu’elle fait plutôt la publicité de la technologie incorporée dans ses chaussures. À ce titre, l’Opposante affirme que la Requérante n’a pas décrit les marchandises utilisées ou proposées pour emploi en liaison avec la marque de commerce en termes ordinaires du commerce. L’Opposante affirme que si la Requérante n’a pas l’intention d’employer la Marque en liaison avec les chaussures, elle ne s’est donc pas conformée à cet article de la Loi. L’agent de l’Opposante a confirmé lors de l’audience que cet argument se fonde sur le bon sens et n’est appuyé par aucune jurisprudence.

[21]           Cependant, comme l’a affirmé la Requérante, la Marque dans la présente affaire est fondée sur un emploi projeté et la Requérante n’a pas l’obligation de montrer l’emploi de la Marque avec les marchandises visées par la demande jusqu’à ce que la Marque n’ait été permise [voir Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc (2003), 29 CPR (4th) 315 (CFPI)]. De plus, le test à appliquer en vertu de l’alinéa 30(a) est que la description des marchandises dans une demande de marque de commerce « doit établir précisément les marchandises ou les services tels qu’ils sont communément désignés sur le marché (l’accent est le mien). » [Voir Dubiner and National Yo-Yo and Bo-Lo Ltd c. Heede Int'l Ltd (1975), 23 CPR (2d) 128 (COMC) et Pro Image Sportswear, Inc c. Pro Image, Inc (1992), 42 CPR (3d) de 566 à 573.] Le test n’est pas fondé sur l’intention de la Requérante. Comme la Requérante dans la présente affaire a établi les marchandises telles qu’elles sont communément désignées sur le marché, je conclus que la Requérante a satisfait aux critères du test en vertu de l’alinéa 30(a) dans la présente affaire et ce motif est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(e)

[22]           S’agissant du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(e), comme la demande comporte un énoncé selon lequel la Requérante et/ou un titulaire de licence ont l’intention d’employer la marque de commerce au Canada, elle se conforme tout à fait à l’alinéa 30(e). La question qu’il faut donc se poser est de déterminer si la Requérante a substantiellement respecté l’alinéa 30(e), c.-à-d. la déclaration de la Requérante indiquait-elle qu’elle avait l’intention d’employer la Marque véritable? [Voir Home Quarters Warehouse, Inc c. Home Depot, USA, Inc (1997), 76 CPR (3d) 219 (COMC); Jacobs Suchard Ltd c. Trebor Bassett Ltd (1996), 69 CPR (3d) 569 (COMC).] 

[23]           Comme les faits concernant les intentions de la Requérante sont bien connus de la Requérante, le fardeau initial qui repose sur l’Opposante est plus léger qu’à l’habitude en ce qui concerne l’alinéa 30(e) [voir Molson Canada c. Anheuser-Busch, supra]. Cependant, si l’Opposante s’en remet à la preuve de la Requérante pour s’acquitter de son fardeau initial, l’Opposante doit démontrer que la preuve de la Requérante va manifestement à l’encontre de la revendication de la Requérante [voir York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health & Fitness Inc (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)].

[24]           Dans la présente affaire, je ne suis pas convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial en vertu de l’alinéa 30(e) pour les raisons suivantes. Premièrement, comme noté ci-dessus, la Requérante n’est pas tenue de démontrer l’emploi de sa Marque avant qu’elle n’ait été approuvée [voir Molson Canada c. Anheuser Busch, supra]. Par conséquent, le fait que la preuve ne démontre pas la Marque en liaison avec des chaussures à la date en vertu de l’alinéa 4(1) de la Loi n’est pas pertinent. Deuxièmement, le fait que la Requérante aurait pu démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec la technologie incorporée dans ses chaussures va à mon avis clairement à l’encontre de la revendication de la Requérante selon laquelle elle a l’intention d’employer la Marque en liaison avec des chaussures. 

[25]           Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(e) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)(d)

[26]           L’Opposante soutient également que la Marque n’est pas distinctive, car elle n’est pas apte à distinguer les marchandises de la Requérante de celles des autres, y compris d’autres entités qui détiennent un permis de pratique de l’ingénierie au Canada. L’Opposante soutient de plus que tout emploi par la Requérante de la Marque serait trompeur, car un tel emploi suggèrerait que les marchandises de la Requérante sont fournies, vendues, louées ou autorisées par l’Opposante ou les membres qui la constituent ou que la Requérante est associée avec l’Opposante ou qu’elle est autorisée par l’Opposante ou les membres qui la constituent.

[27]           Dans son argument écrit, l’Opposante présente les trois arguments suivants dans le cadre de ce motif :

1. Compte tenu du fait que la Requérante n’emploie pas et n’a pas l’intention d’employer la Marque avec des chaussures, la Marque ne peut distinguer et ne distingue pas les chaussures de la Requérante des chaussures des autres.

2. Lorsqu’une marque de commerce consiste principalement en des composantes non enregistrables, telles que des phrases ou des mots descriptifs, elle ne peut vraiment distinguer ni ne peut être adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante de celles des autres.

3. La marque de la Requérante ne distingue pas les marchandises de la Requérante de celles des autres, y compris d’autres ingénieurs en général et d’autres ingénieurs portant le nom GENDER en particulier et d’autres entités qui détiennent un permis de pratique de l’ingénierie au Canada.

[28]           Je commencerai par le premier argument et le troisième argument soulevés.

[29]           Comme noté ci-dessus, je ne dispose d’aucune preuve attestant que la Requérante n’emploie pas ou n’a pas l’intention d’employer la Marque avec des chaussures. De plus, bien que l’Opposante ait prouvé que GENDER est un nom, la preuve ne démontre pas que GENDER est devenu connu en soi comme nom commun ou comme nom en liaison avec des entités qui détiennent une licence de pratique de l’ingénierie au Canada de sorte qu’il annulerait le caractère distinctif de la marque visée par la demande. 

[30]           Cependant, en ce qui concerne le second argument de l’Opposante en vertu de ce motif d’opposition, il est évident que l’un des autres volets selon lesquels l’Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive est qu’elle donne une description claire ou fausse et trompeuse. Une marque de commerce qui donne une description claire ou fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et/ou des personnes qui les emploient est à première vue non descriptive. Par conséquent, compte tenu de mes conclusions en vertu du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(b), le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif est également accueilli.

Décision

[31]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande, en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

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Cindy R. Folz

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Nathalie Côté, trad. a.