Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Formglas Inc. à la demande no 1,130,430 produite par The Sherwin Williams Company en vue de l'enregistrement de la marque de commerce METALCAST
Le 7 février 2002, la société Sherwin Williams (la « requérante ») a déposé une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce METALCAST (la « marque ») fondée sur l’utilisation proposée de la marque au Canada.
La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 18 juin 2003. L’état déclaratif des marchandises se lisait alors comme suit : revêtements en aérosol à appliquer aux subjectiles métalliques pour obtenir l’aspect du métal anodisé.
Le 25 juin 2003, Formglas Inc. (l’« opposante ») a produit une déclaration d'opposition à l'égard de la demande. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’opposante.
L'opposante a déposé en preuve, en application de l'article 41 du Règlement sur les marques de commerce (1996) les affidavits de Robert Hutton et de Kim Parrot.
La requérante a choisi de ne présenter aucune preuve et n’a contre-interrogé aucun déposant de l’opposante.
Chaque partie a produit une argumentation écrite et a participé à l'audience.
Fardeau
Il incombe à la requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande respecte les exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch.. T-13 (la « Loi »). Toutefois, l'opposante doit d'abord s'acquitter du fardeau initial de présenter des éléments de preuve admissibles suffisants permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits invoqués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. [Voir John Labatt Limited c. Les Compagnies Molson Limitée, 30 C.P.R. (3d) 293, 298; Christian Dior, S.A. et al c. Dion Neckwear Ltd. (C.A.) (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).]
Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)
Le premier motif d’opposition de l’opposante est le suivant :
La marque de commerce METALCAST de la requérante n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu'elle crée de la confusion avec la marque déposée MetalCast enregistrée sous le numéro TMA473 022 le 19 mars 1997, relativement à ce qui suit :
Finitions architecturales et décoratives à l’intérieur d’immeubles et faites avec des ciments de céramiques pigmentés renforcés de fibres de verre, nommément ornements, boîtes à rideaux, colonnes, luminaires, moulures de plafond, moulures de mur et dispositifs d’affichage pour la vente; et pierres artificielles utilisées dans la construction intérieure et l’aménagement de maisons et de bureaux,
marque qui est toujours valablement inscrite au registre.
L'opposante s'est acquittée de son fardeau initial en fournissant une copie de son enregistrement no TMA473 022.
Le critère qui permet de déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l’emploi d'une marque crée de la confusion avec une autre marque lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Pour appliquer ce critère qui permet de déterminer s'il y a confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment des facteurs expressément énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle ils ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
Dans l'affaire Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), le juge Malone a résumé ainsi les lignes directrices à appliquer pour déterminer le risque de confusion :
L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quand il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères.
La date pertinente pour évaluer la probabilité de confusion au regard du présent motif d’opposition est la date du jour. [Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F)]
al. 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
METALCAST n’est pas un mot du dictionnaire; il n’en demeure pas moins que c’est une marque qui n’est pas intrinsèquement forte, car elle suggère que les marchandises qui y sont associées ont été coulées dans le métal ou fera penser que les autres produits ont été coulés dans le métal. En conséquence, j’estime que les marques des parties ont le même caractère distinctif inhérent, c’est-à-dire qu’elles sont aussi intrinsèquement faibles l’une que l’autre.
L’emploi et la promotion d’une marque intrinsèquement faible peuvent en accroître le caractère distinctif. Comme la requérante n’a déposé aucune preuve indiquant qu’elle a employé ou fait la promotion de sa marque, celle-ci n’a donc pas acquis de caractère distinctif. L’opposante, toutefois, a déposé une preuve indiquant qu’elle a fait la promotion de sa marque au Canada et que son produit a été vendu. Mr. Hutton, vice-président, Finances de l’opposante a notamment affirmé ce qui suit :
[traduction]
- « De 1996 et de façon continue jusqu’à présent, diverses brochures et autres documents décrivant ou faisant la promotion des produits MetalCast ont été distribués partout au Canada. » Les pièces E à L liées à son affidavit sont des échantillons représentatifs de ces brochures. Ces brochures font la promotion des produits MetalCast de l’opposante, et plus de 4 500 exemplaires ont été distribués au Canada depuis 1996.
- De 1996 à juin 2004, les ventes canadiennes des produits de MetalCast ont excédé les 929 000 $.
Bien que la majorité des preuves déposées par M. Hutton se rattachent au Canada et aux États-Unis, en me fondant les éléments d’information particuliers qui précèdent, je peux constater que l’opposante a fait la promotion de sa marque au Canada dans une plus grande mesure que la requérante n’en a fait de la marque qu’elle propose. Par conséquent, l’alinéa 6(5)a) favorise l’opposante.
al. 6(5)b) - la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
L’opposante a fait valoir qu’elle a employé la marque MetalCast au Canada en continu depuis 1996.
L’emploi de la marque de commerce est défini à l’article 4 de la Loi comme suit :
|
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. |
|
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. |
|
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
|
Généralement, une marque est employée lorsqu’elle figure sur les marchandises. Dans le cas présent, nous n’avons aucune preuve que cela est le cas au moment du transfert. Nous avons la preuve que la marque apparaît dans les annonces publicitaires et sur les pièces échantillons qui sont distribuées aux acheteurs/utilisateurs potentiels, mais il n’est pas évident que la marque MetalCast est employée en liaison avec les marchandises au moment du transfert tel qu’il est requis à l’article 4. À l’article 10 de son présent affidavit, M. Hutton affirme que [traduction] « …Formglas livre toujours ses produits MetalCast avec un bordereau de marchandises ou un connaissement qui les identifient comme étant des produits MetalCast ». Toutefois, étant donné qu’aucun bordereau ni connaissement n’ont été fournis comme pièces, il m’est impossible de déterminer si la façon dont MetalCast figure sur ces documents peut être considérée comme un emploi en liaison avec les marchandises de l’opposante conformément à l’article 4.
À l'audience, l’agent de l'opposante a fait valoir que je ne pouvais rejeter les déclarations de M. Hutton au sujet de l’emploi, étant donné qu’il n’y a pas eu de contre-interrogatoire. Un argument analogue a été examiné par le commissaire Carrière, dans sa décision concernant l'opposition H-D Michigan Inc. c. The MPH Group Inc. (2004), 40 C.P. R. (4th) 245, pages 253 et 254. Je souscris à son observation selon laquelle le requérant peut avoir décidé de ne pas contester les déclarations contenues dans l’affidavit de l’opposant en partant du principe qu’elles ne constituent pas une preuve adéquate d’emploi. L’opposant doit faire état des faits à partir desquels le registraire peut en venir à la conclusion qu’il y a eu emploi au sens de l’article 4, même en l’absence d’un contre-interrogatoire.
L’alinéa 6(5)b) ne favorise donc ni l’une ni l’autre des parties.
al. 6(5)c) et d) - le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce
Pour l'examen des marchandises, des services et du commerce des parties, la déclaration des marchandises ou services figurant dans la demande ou l’enregistrement des marques de commerce des parties prévaut en ce qui concerne la question de la confusion suivant l'alinéa 12(1)d) [Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)]. Cependant, la preuve relative au commerce réel des parties peut aussi servir à interpréter la déclaration des marchandises et des services afin de déterminer le genre d'entreprise ou de commerce pouvant être visés par les parties plutôt que tous les commerces possibles que le libellé peut englober [McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.)];
M. Hutton décrit les produits MetalCast de sa société comme suit :
[traduction]
- Produits architecturaux et décoratifs, nommément des ornements, boîtes à rideaux, colonnes, luminaires, moulures de plafonds, moulures de murs et dispositifs d’affichage pour la vente fabriqués avec des ciments de céramique pigmentés renforcés de fibres de verres et dotés d’un fini distinctif et spécial, de même que des pierres artificielles (ayant la même apparence métallique que les autres produits) utilisées dans la construction intérieure et l’aménagement de maisons et de bureaux.
- pièces moulées comprenant une face externe à matrice de poudre métallique à endos en composite à base de gypse, avec fini bufflé ou bruni doté d’un lustre doux s’apparentant à un métal moulé antique, bufflé ou bruni (aspect).
- les produits MetalCast sont disponibles sous l’aspect bronze, argentan, laiton, cuivre, patine cuivre et laiton doré.
Il fournit les renseignements suivants concernant la nature de l’entreprise et du commerce de l’opposante relativement aux produits MetalCast :
- Des pièces échantillons des produits MetalCast sont distribuées aux architectes, designers, entrepreneurs et constructeurs.
- La mise en marché et la promotion des produits MetalCast visent principalement les architectes et les designers. Les architectes et les designers précisent l’emploi des produits MetalCast dans leurs designs et plans. Les entrepreneurs et constructeurs qui construisent ensuite les projets selon la spécification des plans et des designs achètent les produits MetalCast désignés de l’opposante.
- Les brochures qui décrivent les produits MetalCast ou en font la promotion sont habituellement distribuées par suite de demandes de renseignements en rapport avec les annonces publiées dans les magazines, de demandes de renseignements généraux et des demandes de renseignements lors de foires commerciales.
- Les produits MetalCast de l’opposante sont annoncés dans des magazines qui sont publiés aux États-Unis, mais distribués au Canada. (Bien que des informations aient été fournies relativement aux annonces publicitaires de ces magazines, cette preuve n’aide pas beaucoup l’opposante, puisque l’importance de leur diffusion au Canada n’est pas indiquée.)
- Les fiches signalétiques relatives aux produits MetalCast de l’opposante sont distribuées au Canada depuis 1996, mais en quantités inconnues.
- Les renseignements sur les produits MetalCast de l’opposante sont disponibles sur son site Web depuis 1996.
- L’opposante a assisté à une foire commerciale environ par année au Canada et a fait la promotion des produits MetalCast à ces foires commerciales.
Même si la requérante ne nous a pas aidés à établir le genre de ses marchandises, services ou la nature de son commerce, l’opposante s’est efforcée de nous fournir certains de ces renseignements. Mme Parrott a notamment fourni la preuve de l’existence d’un site Web à l’adresse www.sherwin-williams.com, sur lequel elle a trouvé une page intitulée Architects and Designers Answer Line (Ligne de réponse à l’intention des architectes et des designers) ainsi que l’énoncé suivant, [traduction] « Étant donné que Sherwin-Williams travaille directement avec le milieu architectural, elle peut plus facilement mettre au point des solutions de revêtement qui répondent aux exigences de construction d’aujourd’hui et prévoir les défis à relever en cours de route. » Je reconnais que les preuves sur Internet devraient être traitées comme de simples preuves de l’existence de ces déclarations et non de leur véracité. Néanmoins, je suis prêt à accorder un certain poids à la preuve présentée par Mme Parott dans la mesure où elle suggère que la requérante vend également ses produits aux architectes et designers. Après tout, la requérante a eu l’occasion de déposer une preuve contraire à cette information qui, selon ce qui apparaît sur son site Web, est inexacte.
À l’audience, l’agent de l’opposante a reconnu qu’il n’existait aucune preuve indiquant que les revêtements en aérosol METALCAST de la requérante seront vendus à des architectes, mais il a invoqué le fait que les preuves précédentes indiquent que cette possibilité est envisageable. J’accepte ce témoignage car il fait ressortir le fait que dans l’ensemble le genre de l’entreprise ou la nature de son commerce inclut la vente de produits aux architectes et designers.
Je tiens également à mentionner que M. Hutton fournit les renseignements suivants concernant le genre de marchandises à l’égard desquelles la requérante a formulé sa demande : [traduction] « Un métal anodisé est un métal doté d’un revêtement protecteur ou décoratif que le métal reçoit en étant pris comme anode dans le processus d’électrolyse. Un métal anodisé peut avoir l’apparence de l’un ou l’autre des finis de produits MetalCast offerts et vendus par Formglas. »
L’opposante a allégué que ses marchandises MetalCast et les marchandises METALCAST de la requérante se chevauchaient. D’autre part, l’agent de la requérante a prétendu qu’il existait des différences importantes entre les marchandises des parties, à savoir des matériaux de construction dotés d’un fini spécial versus celui que peut donner une bombe aérosol. Il a en outre signalé que l’état déclaratif des marchandises de la requérante indique que son produit ne peut être appliqué qu’aux subjectiles métalliques et a fait valoir que les marchandises vendues par l’opposante ne seront pas généralement constituées de subjectiles métalliques. Cependant, rien ne prouve que les marchandises vendues par l’opposante ne seront pas composées de subjectiles métalliques. M. Hutton a plutôt désigné certains produits de l’opposante comme étant des [traduction] « pièces moulées comprenant une face externe à matrice de poudre métallique ». J’ignore si cela correspond à la définition de « subjectiles métalliques », mais je ne pousserai pas ce point davantage, car je le considère pas comme déterminant.
Je suis d’avis que les marchandises des parties sont apparentées dans la mesure où leurs produits respectifs ont l’apparence d’un métal.
Dans l’ensemble, je conclus que l’alinéa 6(5)d) favorise l’opposante.
al. 6(5)e) - le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent
Les marques sont identiques quant au son et à l’idée qu’elles suggèrent. En apparence, les différences mineures entre les marques sont sans conséquence. Par conséquent l’alinéa 6(5)e) favorise clairement l’opposante.
autres circonstances de l'espèce
À l’audience, l’agent de l’opposante a signalé que le manque de preuve de confusion réelle est compréhensible étant donné que la marque de la requérante n’a pas été employée. Il a également indiqué qu’il n’existe pas de preuve de l’emploi par un tiers d’une marque semblable à MetalCast, c.-à-d. que rien ne prouve qu’il s’agit d’un type de marque ordinaire.
conclusion concernant la probabilité de confusion
J’estime qu’une personne qui a un souvenir imparfait des produits MetalCast de l’opposante va, en voyant le revêtement en aérosol METALCAST, conclure à première vue, selon toute vraisemblance, que ce revêtement en aérosol est fourni par, ou du moins autorisé ou sanctionné par la même entité qui a fait la promotion et vendu les finitions architecturales et décoratives MetalCast. Même si la marque de l’opposante est intrinsèquement faible et qu’il ne tombe pas sous le sens qu’elle jouit d’une réputation particulièrement importante au Canada, la requérante n’a fourni aucune preuve qui pourrait m’aider à parvenir à une conclusion différente. Bien que les marchandises des parties ne soient pas identiques, elles sont connexes. De plus, leurs marques sont essentiellement identiques. Comme il est mentionné dans Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.), page 149, « [à] toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire. » Le fait que les parties aient ciblé le même type de clientèle milite en faveur de l’opposante; néanmoins, si je fais erreur en acceptant une telle preuve, je remarque que cette constatation n’est pas essentiel au succès de ce motif.
Il incombe à la requérante de me démontrer clairement qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion; toutefois, elle ne s’est pas acquittée de cette tâche. Le motif d’opposition en vertu de l’alinéa 12(1)d) est donc accepté.
Autres motifs d’opposition
L'opposante a fait valoir deux autres motifs d'opposition qui reposent également sur le risque de confusion.
Le premier de ces motifs est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce faisant l'objet de la demande du fait qu'elle contrevient à l’alinéa 16(3)a), la marque visée par la demande créant de la confusion avec la marque de commerce MetalCast antérieurement employée et révélée au Canada par l'opposante. La date pertinente pour l'appréciation du risque de confusion au regard de ce motif est la date de production de la demande de la requérante, et l’opposante a le fardeau initial de démontrer qu’elle a employé ou fait connaître ses marques de commerce au Canada avant la date à laquelle la requérante a produit sa demande.
Tel qu’il est qu'énoncé plus haut dans mon examen de l’alinéa 6(5)b), l’opposante n’a pas démontré l’emploi de sa marque de commerce conformément à l’article 4. L’opposante doit présenter des faits en vertu desquels je peux conclure que l’emploi défini à l’article 4 a eu lieu. Comme elle ne l’a pas fait en l’espèce, elle ne s’est pas acquittée de son fardeau initial concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 16, dans la mesure où ce motif se fonde sur l’emploi antérieur. Je constate également que l’opposante n’a pas fourni la preuve qu’elle a fait connaître sa marque au Canada, conformément à l’article 5 de la Loi, en date du 7 février 2002. En particulier, il est difficile pour moi de conclure que le volume des annonces publicitaires distribuées au Canada à cette date était suffisant pour permettre à l’opposante de bien faire connaître sa marque.
Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 16 en partant du principe que l’opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de présentation qui lui incombait.
L'opposante soutient en dernier lieu que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas les marchandises de la requérante des marchandises de l'opposante ni n'est adaptée à les distinguer. La date pertinente pour l'appréciation du risque de confusion au regard de ce motif est la date de production de la déclaration d'opposition [voir Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.), page 324].
Il incombe à la requérante de démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue réellement ses marchandises de celles de tiers partout au Canada [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]. Toutefois, il existe un fardeau de présentation suivant lequel l’opposante doit prouver les allégations de fait soulevées au soutien de son motif fondé sur le caractère non distinctif des marchandises. La marque de l’opposante doit « …être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante. » [Bojangles’ International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1re inst.), paragraphe 34]. Cependant, l’opposante n’a pas à prouver que sa marque de commerce est bien connue au Canada ou qu’elle l’y a fait connaître par l’un ou l’autre des moyens de la liste restrictive donnée à l’article 5 de la Loi pour s’acquitter de cette charge de présentation; il lui suffit de montrer que la marque de l’opposante « est connue au moins jusqu'à un certain point » [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1re inst.), page 58].
Je reconnais donc que l’opposante s’est acquittée de la charge de preuve lui incombant relativement à ce motif d’opposition, en me fondant sur la preuve qu’elle a fait la promotion des produits MetalCast products au Canada avant la date pertinente.
Je considère que ce motif d'opposition est plus faible que celui de l’opposante fondé sur l'alinéa 12(1)d), essentiellement en raison du fait que les dates pertinentes antérieures applicables à ce motif d'opposition affaiblissent le poids de divers facteurs visés au paragraphe 6(5) favorables à l'opposante. Néanmoins, pour des raisons semblables à celles qui ont été exposées lors de mon examen du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d), le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est de même accueilli.
Décision
Par conséquent, et conformément à l'autorité qui m'est déléguée par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande en application des dispositions du paragraphe 38(8) de cette Loi.
FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 20e JOUR DE NOVEMBRE 2006.
Jill W. Bradbury
Membre