Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION d’Info Touch Technologies Corp. à la demande numéro 817,848 produite par HE Holdings, Inc., faisant affaires sous le nom de Hughes Electronics, en vue de l’enregistrement de la marque de commerce NETLOCK & N Design
Le 12 juillet 1996, HE Holdings, Inc., faisant affaires sous le nom de Hughes Electronics (la requérante), a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce NETLOCK & N Design (la marque en cause) illustrée ci-dessous en se fondant sur l’emploi projeté de la marque au Canada. La marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement en liaison avec des « logiciels utilisés pour assurer la protection d’un réseau informatique; brochures, matériel publicitaire, nommément, brochures imprimées en papier, présentoirs de carton, dépliants imprimés et manuels d’instruction imprimés ». La requérante a renoncé au droit à l’usage exclusif du mot NET en dehors de la marque en cause.
La demande a été annoncée à des fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 5 mai 1999. À la même date, Info Touch Technologies Corp. (l’opposante) a produit une déclaration d’opposition dans laquelle elle invoque deux motifs d’opposition. Selon le premier motif, la requérante n’est pas la personne ayant le droit d’obtenir l’enregistrement de la marque en cause conformément à l’alinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), étant donné que, à la date de production de la demande, ladite marque créait de la confusion avec la marque de commerce NETLOCK de l’opposante, que le prédécesseur en titre de celle-ci, Info Touch Systems Inc., employait auparavant au Canada en liaison avec des logiciels informatiques à des fins de sécurité et de gestion de l’Internet. Le second motif d’opposition est le fait que la marque en cause n’est pas distinctive.
La requérante a produit et signifié une contre-déclaration en temps opportun. L’opposante a déposé une preuve composée d’un affidavit que Roy Goncalves a signé le 20 juin 2000. Même si la requérante a obtenu une ordonnance lui permettant de contre-interroger l’auteur de l’affidavit, elle ne l’a pas fait. La requérante a choisi de ne pas présenter d’éléments de preuve. Les parties n’ont pas déposé de plaidoyer écrit ni demandé d’audience verbale.
M. Goncalves, qui est le chef programmeur de l’opposante, déclare que celle-ci a été constituée en société en Colombie‑Britannique, le 17 juin 1997, et qu’elle a acquis toutes les actions en circulation d’Info Touch Systems Inc. (Info Touch Systems) le 29 octobre de la même année. Tant l’opposante qu’Info Touch Systems se livrent à la création, à la fabrication et à la commercialisation de kiosques électroniques internationaux à l’intention du grand public. Elles se spécialisent dans la commercialisation, la recherche et le développement se rapportant aux produits multimédias ainsi que dans les services connexes.
Lorsqu’Info Touch Systems a obtenu les services de M. Goncalves en novembre 1995, la société fabriquait et vendait des kiosques d’information qui comprenaient des ordinateurs fonctionnant à l’aide des produits logiciels en montre. M. Goncalves a été engagé pour concevoir un programme logiciel destiné à être utilisé avec des kiosques qui fonctionnent sur Internet et qu’Info Touch Systems vendait au News & Brews Café, situé à Surrey (Colombie-Britannique). Ces kiosques devaient être connectés à Internet et utilisés par les clients qui désiraient naviguer sur le Web. Le programme logiciel appelé NETLOCK devait assurer la gestion et la sécurité de l’ensemble du système aux fins des kiosques fonctionnant sur l’Internet. Plus précisément, il devait restreindre l’accès au système informatique pour l’utilisateur, permettre l’accès à des programmes désignés à l’avance et observer l’usage, l’accès et les recettes pour en faire le suivi. Il a fallu moins de deux mois à M. Goncalves pour concevoir et installer le programme logiciel NETLOCK au News & Brews Café (paragraphe 9 de l’affidavit). Selon M. Goncalves, la marque de commerce NETLOCK figurait au coin supérieur gauche de l’écran du kiosque pendant l’emploi du logiciel et cette caractéristique a été intégrée dans toutes les versions de celui-ci. M. Goncalves fournit une copie papier d’une page imprimée à partir d’un écran d’un kiosque fonctionnant sur Internet à l’aide de la version courante du logiciel NETLOCK (pièce A). Je souligne que la mention NETLOCK 98 figure sur la copie papier.
M. Goncalves a joint comme pièce B à son affidavit une photocopie d’un article du Business in Vancouver qui a été publié dans le numéro de la semaine du 4 au 10 février 1997 et qui concerne l’installation du programme au News & Brews Café. Aucun élément de preuve n’a été présenté au sujet de la diffusion de cette publication.
M. Goncalves déclare qu’au cours du premier trimestre de 1996, Info Touch Systems a décidé de mettre le programme logiciel NETLOCK à la disposition du public. En avril 1996, le programme a été renommé NETLOCK 2.0 et [TRADUCTION] « a été mis à la disposition du public et des clients courants d’Info Touch Systems ». À compter du second semestre de 1996 jusqu’à la date de l’affidavit, le programme a été amélioré et renommé NETLOCK 3.0, NETLOCK 96, NETLOCK 4.0, NETLOCK 5.0 et NETLOCK 98, qui est le nom actuel du logiciel.
En mai 1997, Info Touch Systems a permis aux utilisateurs de télécharger le logiciel NETLOCK à partir de son site web à www.infotouch.net (paragraphe 18 de l’affidavit). M. Goncalves affirme que la marque de commerce NETLOCK apparaît et a toujours figuré sur la page web à partir de laquelle le logiciel peut être téléchargé. Il fournit une copie imprimée de la page web à partir de laquelle le programme logiciel NETLOCK actuel peut être téléchargé (pièce C). Constatant que la mention « 6/19/00 » apparaît au coin inférieur droit de la copie imprimée de la page web, je conclus que cette page a été imprimée le 19 juin 2000. La page web est intitulée INFO TOUCH / SURFNET KIOSK SOFTWARE. Les renseignements fournis sur la page web comprennent une description du programme NETLOCK ainsi que des liens permettant de télécharger celui-ci pour un premier essai (Surfnet Netlock’98 Set-up Program), de télécharger la plus récente mise à jour du programme (Surfnet Netlock’98 Latest Update) et de télécharger le « SurfnetNetlock’98 Manual » ou encore d’examiner un fichier PDF du [TRADUCTION] « plus récent guide de l’utilisateur daté du 12 avril 1999 ». M. Goncalves fournit une copie du guide de l’utilisateur actuellement en vigueur qui vient avec le logiciel NETLOCK (pièce D). Je souligne que le guide est intitulé Surfnet/Netlock ’98 Users Manual et que le nom de l’opposante figure au bas de la page couverture. Étant donné que les mentions « © 1999 Info Touch Technologies Corp » et « Last edited : February 22 1999 » apparaissent toutes deux dans le pied de page de la page couverture, je conclus que le guide de l’utilisateur est disponible depuis au moins le 22 février 1999. Aucun élément de preuve pertinent n’est disponible avant cette date en ce qui concerne le guide de l’utilisateur. Même s’il semble raisonnable de déduire qu’un guide de l’utilisateur pouvait être téléchargé à partir du site web depuis mai 1997, je ne puis conclure que le manuel fourni comme pièce D est calqué sur la version qui aurait été disponible en mai 1997.
M. Goncalves affirme que, pour l’année terminée le 31 juillet 2000, l’opposante a vendu environ 600 copies du logiciel NETLOCK, ce qui a généré un chiffre d’affaires approximatif de 180 000 $. Je soulignerais que M. Goncalves a signé son affidavit le 20 juin 2000, ce qui permet de douter de l’exactitude de la date qu’il mentionne comme date de fin d’année, soit le 31 juillet 2000. Peut-être voulait-il faire allusion à l’exercice financier terminé en juillet 2000, auquel cas les chiffres fournis couvriraient une période de 11 mois seulement. Peut-être voulait-il fournir les données totales, depuis la première installation du logiciel au News & Brews Café, auquel cas il n’y a aucune ventilation annuelle. La requérante a choisi de renoncer à mener un contre-interrogatoire, lequel aurait pu permettre de clarifier cette question. En conséquence, indépendamment de l’ambiguïté au sujet de la période applicable, je n’ai aucune raison de mettre en doute la fiabilité de la déclaration écrite de M. Goncalves au sujet du nombre de copies vendues et du montant des recettes générées par ces ventes.
Enfin, M. Goncalves relève 42 villes canadiennes où l’opposante a vendu ou installé le logiciel NETLOCK, lesquelles villes se trouvent dans les provinces de l’Ontario (21), du Québec (5), de l’Alberta (2), du Manitoba (1), de la Colombie-Britannique (8), de la Nouvelle-Écosse (2), de la Saskatchewan (2) et de Terre-Neuve (1). Il m’apparaît raisonnable de déduire que ces renseignements s’appliquaient probablement à la date de l’affidavit.
Compte tenu de la déclaration de M. Goncalves qui figure au paragraphe 4 de son affidavit, je conclus que le logiciel NETLOCK a probablement été installé au News & Brews Café pour la première fois en janvier ou en février 1996. Même si j’accepte le témoignage de M. Goncalves selon lequel la marque de commerce NETLOCK apparaissait ensuite sur l’écran pendant l’emploi du programme, cet affichage ne prouve pas nécessairement que la marque de commerce était associée aux marchandises à la date du transfert de la propriété ou de la possession de celles-ci, comme l’exige le paragraphe 4(1) de la Loi [voir Unisys Corp. c. Northwood Technologies Inc. (2002), 29 C.P.R. (4th) 115 (C.O.M.C.)]. Je peux simplement conclure que les clients du News & Brews Café qui utilisaient les kiosques fonctionnant sur Internet ont probablement vu la marque de commerce affichée à l’écran. Le dossier ne renferme aucun élément de preuve qui me permettrait de conclure que, lorsque le programme a été installé pour la première fois au News & Brews Café, les représentants du café ont vu la marque de commerce NETLOCK avant et après la vente du programme, ce qui indiquerait que l’avis d’association exigé a été donné. Cependant, j’estime que l’affichage de la marque de commerce au moment où le programme est téléchargé depuis le site web de l’opposante équivaut à un emploi en liaison avec les marchandises de la façon exigée par le paragraphe 4(1) de la Loi. Pour en arriver à cette conclusion, je tiens compte des commentaires suivants que le juge Teitelbaum a formulés dans BMB Compuscience Canada Ltd. c. Bramalea Ltd. (1988), 22 C.P.R. (3d) 561 (C.F., 1re inst.) :
Ce qui nous intéresse ici, c’est un logiciel faisant partie d’un système informatique. Ce n’est pas le genre d’objet, tel qu’une paire de bas, auquel on peut simplement attacher une étiquette, laquelle est clairement visible. Bien que cela eût pu être possible, il ne faut pas dire qu’on ne pourrait pas « attacher » l’étiquette sur le programme, laquelle ne paraîtrait que lorsque l’utilisateur de l’ordinateur appelle le programme. (à la page 569)
De plus, l’avis d’association qui est donné au moment où les clients téléchargent le logiciel continue à être donné par l’affichage de la marque de commerce sur le guide de l’utilisateur, que les clients remarqueraient après le téléchargement [voir Dominion Automotive Group, Inc. c. Firebolt Engine Installation Centres Inc. (1998), 86 C.P.R. (3d) 403 (agent d’audition principal des marques de commerce – A.A.P.M.C.].
Étant donné que le programme de l’opposante a été renommé au fil des années, il soulève nécessairement la question de savoir si l’emploi du mot « netlock » suivi d’un chiffre, soit le nombre 98 à l’heure actuelle, équivaut à l’emploi de la marque de commerce NETLOCK. J’aimerais d’abord souligner que les chiffres ne constituent qu’un élément mineur des marques de commerce et que leur caractère distinctif inhérent est très faible. En tout état de cause, le critère à appliquer pour savoir si le chiffre constitue un emploi de la marque de commerce NETLOCK est une question de fait fondée sur la première impression du public [voir Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)]. Dans Smart & Biggar c. Oy Ladden Poltimo AB (2004) 35 C.P.R. (4th) 348, l’agent d’audition principal des marques de commerce a conclu que l’emploi de la marque de commerce MALTAX tantôt avec les chiffres « 1500 » et tantôt avec l’expression « 200 F » constituait l’emploi de la marque de commerce MALTAX en soi. Selon l’agent d’audition principal, l’élément supplémentaire serait probablement perçu comme un élément représentant différentes formulations ou différentes versions de l’extrait de malt MALTAX de l’inscrivant. Dans la même veine, dans la présente affaire, je suis d’avis que les chiffres seraient perçus comme des éléments représentant une nouvelle version du programme de l’opposante; par conséquent, ils ne nuisent pas à la perception du public quant à l’emploi du mot NETLOCK en soi comme marque de commerce.
En ce qui concerne le premier motif d’opposition, qui est fondé sur l’alinéa 16(3)a), je dois d’abord me demander si l’opposante s’est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombe, c’est-à-dire si elle a prouvé la marque de commerce NETLOCK avant la date du dépôt de la demande [12 juillet 1996] et si cette marque de commerce n’a pas été abandonnée à la date de la publication de ladite demande [5 mai 1999].
Comme je l’ai déjà mentionné, l’affichage de la marque de commerce sur l’écran ne respecte pas nécessairement en soi les exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. Même si je suis disposée à accepter le témoignage de M. Goncalves selon lequel la marque de commerce NETLOCK a toujours figuré sur la page web à partir de laquelle le logiciel peut être téléchargé, ce qui, à mon avis, constitue un emploi au sens du paragraphe 4(1), la preuve au dossier me permet simplement de conclure que le logiciel peut être téléchargé à partir d’un site web depuis mai 1997. À cet égard, je souligne que, même si M. Goncalves déclare que le logiciel [TRADUCTION] « a été mis à la disposition du public et des clients courants d’Info Touch Systems » en avril 1996, il n’explique pas comment cet accès a été assuré avant mai 1997. De plus, il n’y a aucun élément de preuve au sujet de la date à laquelle Info Touch Systems a commencé à exploiter son site web.
Eu égard à la preuve au dossier, je conclus que le prédécesseur en titre de l’opposante a commencé à employer la marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi avant mai 1997. En conséquence, je suis d’avis que l’opposante ne s’est pas déchargée du fardeau initial qu’elle avait de prouver que la marque de commerce NETLOCK était employée à la date du dépôt de la demande et je rejette donc le premier motif d’opposition. J’aimerais ajouter que, si l’opposante avait prouvé que la marque de commerce NETLOCK était employée au sens du paragraphe 4(1) de la Loi avant le 12 juillet 1996, j’aurais conclu qu’elle s’est déchargée de son fardeau de preuve initial, parce que je suis d’avis qu’elle employait la marque de commerce à la date de la publication de ladite demande.
J’en arrive maintenant au second motif d’opposition, qui est formulé comme suit :
[TRADUCTION] L’opposante invoque également l’alinéa 38(2)d) et soutient que la marque de commerce visée par la demande n’est pas distinctive, plus précisément, qu’elle ne distingue pas véritablement les services de la requérante d’avec ceux de l’opposante ni n’est adaptée à les distinguer ainsi. (non souligné dans l’original)
La requérante n’a pas contesté l’allégation au motif qu’elle renvoie à des services, alors que la demande d’enregistrement de la marque en cause visait son emploi en liaison avec des marchandises, ou encore au motif qu’elle renvoie seulement aux services de l’opposante. De plus, dans sa contre-déclaration, la requérante a fait valoir que la marque en cause [TRADUCTION] « est distinctive et l’a été en tout temps pertinent et permet de distinguer les marchandises de la requérante d’avec les marchandises et services de tiers, y compris ceux de l’opposante ». Je souligne que, dans Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB et al. (2002), 21 C.P.R. (4th) 289, la Cour d’appel fédérale a décidé que, lorsque les actes de procédure n’ont pas été contestés, il est nécessaire d’examiner la preuve ainsi que les actes de procédure au moment d’évaluer les allégations que la requérante doit réfuter. Il m’apparaît difficile de conclure que la requérante ne pouvait comprendre que le second motif d’opposition était fondé implicitement sur le fait que la marque en cause n’était pas distinctive quant à ses marchandises parce qu’elle créait de la confusion avec la marque de commerce de l’opposante. Je suis donc disposée à considérer le renvoi aux services comme une lacune technique, parce que j’estime qu’il ne cause aucun préjudice à la requérante.
Il est généralement reconnu que la date pertinente en ce qui concerne ce motif d’opposition est la date de la production de la déclaration d’opposition [voir : Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.)]. Il incombe d’abord à l’opposante d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ce motif d’opposition. Une fois qu’elle a établi ces faits, il appartient à la requérante de prouver que la marque est adaptée de façon à distinguer ou qu’elle distingue véritablement ses marchandises d’avec celles de tierces parties dans l’ensemble du Canada [voir : Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)].
Le critère qui permet de savoir s’il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu’il applique le critère relatif à la confusion qui est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment des facteurs mentionnés au paragraphe 6(5). Ces facteurs n’ont pas nécessairement tous le même poids, car l’un d’eux peut être nettement plus important que les autres [voir : Classic Door & Millwork Ltd. c. Oakwood Lumber & Millwork Co. (1995), 63 C.P.R. (3d) 337 (C.F. 1re inst.)].
À mon avis, aucune des marques de commerce ne possède un degré élevé de caractère distinctif inhérent. Dans l’Oxford Canadian Dictionary, le mot « Net » (également « net ») est défini comme un nom commun qui sert à désigner l’Internet. Le net est également défini comme un réseau d’ordinateurs reliés entre eux. Pour sa part, le mot « lock » (serrure) est un nom commun ordinaire servant à désigner un dispositif de fermeture qui ne peut être ouvert qu’au moyen d’une clé, d’une combinaison, d’un code, etc. En conséquence, il est raisonnablement permis de conclure qu’une personne qui verrait le mot NETLOCK sur un logiciel penserait que le logiciel en question comporte une caractéristique de sécurité aux fins de l’accès à Internet ou de l’utilisation d’un réseau informatique. Je ne crois pas que l’élément graphique de la marque en cause a pour effet d’en rehausser sensiblement le caractère distinctif. Étant donné que la requérante n’a produit aucun élément de preuve, tandis que l’opposante a présenté une preuve de l’emploi, je dois conclure qu’un examen général du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues favorise l’opposante, tout comme l’examen de la période au cours de laquelle elles ont été en usage. Les deux marques de commerce sont associées à un logiciel informatique comportant un élément de sécurité et je n’ai aucune raison de croire que le matériel publicitaire décrit dans la demande, c’est-à-dire les brochures imprimées, les présentoirs de carton, les dépliants imprimés et les manuels d’instruction imprimés, ne concernerait pas le logiciel associé à la marque en cause. De plus, je n’ai aucune raison de présumer qu’il n’y aurait aucun chevauchement des circuits de distribution. Enfin, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu’elles suggèrent favorise l’opposante.
Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu’à la date du dépôt de la déclaration d’opposition, il y avait un risque raisonnable de confusion entre la marque en cause et la marque de commerce de l’opposante. Il appert clairement de la preuve de l’opposante que la marque de commerce NETLOCK de celle-ci est devenue suffisamment connue pour nier le caractère distinctif de la marque en cause. Étant donné qu’il n’existe aucun élément de preuve au sujet de l’emploi de la marque en cause, je suis d’avis que la requérante ne s’est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait. J’accepte donc le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 28 JUILLET 2005.
Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce