Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2010 COMC 107
Date de la décision : 2010-07-26
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Industries Lassonde Inc. et A. Lassonde Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1266852 pour la marque de commerce OLIVIA’S OASIS & Dessin au nom de Olivia’s Oasis Inc.
[1] Le 2 août 2005, Olivia’s Oasis Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce OLIVIA’S OASIS & Dessin (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises (1) et sur l’emploi depuis novembre 2004 en liaison avec les marchandises (2). La Marque est reproduite ci‑dessous :
[2] L’état déclaratif des marchandises est rédigé comme suit :
(1) Solutions de lavage et gels pour le corps/bain/douche, exfoliants, barres de massage, huile de massage, huile pour le bain, bain moussant, exfoliants pour le corps et les pieds, lotion pour les mains, lotion pour le corps, lotion pour le visage, crème pour les pieds, crème de beauté et crème pour le corps, barres de glycérine, sels de bain, baume pour les lèvres et masques faciaux.
(2) Produits pour les soins de la peau, nommément barres de savon et savon liquide pour les mains. (les Marchandises)
[3] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 1er mars 2006.
[4] Le 4 juillet 2006, Industries Lassonde Inc. (Industries) et A. Lassonde Inc. (Lassonde) (collectivement « l’Opposante »), ont produit une déclaration d’opposition dans laquelle elles ont invoqué des motifs d’opposition fondés sur les al. 38(2)a), b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi). L’Opposante a été autorisée à modifier sa déclaration d’opposition le 18 août 2008; les motifs d’opposition peuvent se résumer comme suit :
• La demande n’est pas conforme à l’al. 30a) parce que les marchandises « solutions de lavage et gels pour le corps/bain/douche, exfoliants, barres de massage, barres de glycérine » ne sont pas définies dans les termes ordinaires du commerce.
• La demande n’est pas conforme à l’al. 30b) parce que la Requérante n’a pas employé la Marque au Canada depuis novembre 2004 en liaison avec les marchandises (2).
• La demande n’est pas conforme à l’al. 30e) parce que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada, elle‑même et/ou par l’entremise d’un licencié en liaison avec les marchandises (1); à la date de production de la demande, la Requérante employait déjà la Marque en liaison avec les marchandises (1).
• La demande n’est pas conforme à l’al. 30i) parce que la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada.
• La Requérante n’a pas le droit d’obtenir l’enregistrement au sens des al. 16(1)a) et 16(3)a) parce que la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’Opposante; elle n’a pas non plus le droit d’obtenir l’enregistrement au sens des al. 16(1)b) et 16(3)b) parce que la Marque créait de la confusion avec trois marques de commerce faisant l’objet d’une demande par l’Opposante. Les marques visées par les enregistrements et les demandes de l’Opposante ont été précédemment employées et révélées au Canada aux dates pertinentes et n’ont pas été abandonnées à la date de publication.
• La Marque n’est pas enregistrable au sens de l’al. 12(1)d) puisqu’elle crée de la confusion avec les marques déposées OASIS de l’Opposante ainsi qu’avec sa marque déposée OLINDA.
• La Marque n’est pas distinctive.
L’Opposante se fonde sur ses marques de commerce déposées (les marques OASIS) suivantes :
• OASIS, no d’enregistrement LMC139031, en liaison avec les marchandises suivantes : (1) Jus et breuvages de fruits; (2) Eau de source; (3) Jus de légumes; et avec les services suivants : Opération d’un établissement de restauration; Opération d’un débit de boissons.
• OASIS SÉLECTION, n° d’enregistrement LMC504018, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits et boissons aux fruits non‑alcoolisées.
• OASIS CLASSIQUE, n° d’enregistrement LMC511799, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits, de légumes et boissons aux fruits non‑alcoolisées.
• OASIS FLORIDA PREMIUM, n° d’enregistrement LMC513293, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits de la Floride et boissons aux fruits de la Floride non‑alcoolisées.
• FLORIDA’S BEST OASIS, no d’enregistrement LMC514720, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés.
• OASIS, no d’enregistrement LMC530717, en liaison avec les marchandises suivantes : (1) Composants de machine et appareils, nommément : distributeurs automatiques (à l’exclusion de refroidisseurs d’eau, refroidisseurs d’eau embouteillée, distributrices d’eau, fontaines à eau potable, machines distributrices pour la vente d’eau, produits de filtration d’eau et déshumidificateurs); (2) Appareils déclenchés par une pièce de monnaie ou un compteur (à l’exclusion de refroidisseurs d’eau, refroidisseurs d’eau embouteillée, distributrices d’eau, fontaines à eau potable, machines distributrices pour la vente d’eau, produits de filtration d’eau et déshumidificateurs); (3) Jus.
• OASIS FLORIDA’S PREMIUM, n° d’enregistrement LMC533622, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits et boissons aux fruits non‑alcoolisées.
• OASIS SORBET PREMIUM, n° d’enregistrement LMC591789, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits, boissons aux fruits non alcoolisés et desserts glacés nommément sorbets, crème glacée, friandises glacées sur bâtons.
• OASIS PLUS & DESSIN, n° d’enregistrement LMC593656, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits non alcoolisés et boissons aux fruits non alcoolisées.
• TROPICAL OASIS, n° d’enregistrement LMC599333, en liaison avec les marchandises suivantes : Bases et concentrés servant à la préparation de boissons glacées, à la fois alcoolisées et non alcoolisées; bases et concentrés pour la préparation de laits frappés au yogourt.
• OASIS, n° d’enregistrement LMC363415, en liaison avec les marchandises suivantes : Régulateurs de pression pour équipement de plongée sous-marine.
• OASIS, n° d’enregistrement LMC388255, en liaison avec les marchandises suivantes : Valve pour l’opération et l’ajustement de système d’irrigation souterraine.
• OASIS PREMIUM, n° d’enregistrement LMC644247, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés.
• OASIS PREMIUM Dessin, n° d’enregistrement LMC644605, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés.
• OASIS, n° d’enregistrement LMC660667 en liaison avec les marchandises suivantes : (1) Sorbets ; (2) Laits frappés au yogourt.
• OASIS 100 % Fruit 100 % PUR, n° d’enregistrement LMC654184, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits et boissons aux fruits non‑alcoolisées.
• OASIS PAUSE SANTÉ, no d’enregistrement LMC659418, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits et boissons de fruits non alcoolisés.
• OASIS HEALTH BREAK, no d’enregistrement LMC659675, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits et boissons de fruits non alcoolisés.
• OASIS DEL SOL, no d’enregistrement LMC659597, en liaison avec les marchandises suivantes : Jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés.
[5] L’Opposante s’est également fondée sur sa marque de commerce OLINDA, no d’enregistrement LMC663379, en liaison avec les marchandises suivantes : Huile, nommément, huile d’olive.
[6] L’Opposante s’est fondée sur ses demandes d’enregistrement pour les marques OASIS HEALTH PRO, no 1263627 (produite le 5 juillet 2005), OASIS PRO SANTÉ, no 1263626 (produite le 5 juillet 2005), et OASIS 100 % pur 100 % FRUITS, no 1214572 (produite le 26 avril 2004).
[7] Le 12 septembre 2003, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l’Opposante.
[8] L’Opposante a produit des copies certifiées de 12 des enregistrements sur lesquels elle s’est fondée dans sa déclaration d’opposition, ainsi que les affidavits de Martine Girard et de Benoit Boucher. La Requérante a produit l’affidavit de Deborah Kudzman à l’appui de sa demande.
[9] L’Opposante a produit un plaidoyer écrit; les deux parties étaient représentées à l’audience.
Preuve de l’Opposante
[10] L’Opposante a produit des copies certifiées de certains enregistrements; or, je souligne que le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier les détails de toutes les demandes et de tous les enregistrements pertinents. Je confirme qu’en date d’aujourd’hui, tous les enregistrements sur lesquels s’est appuyée l’Opposante sont en règle à l’égard des marchandises susmentionnées. S’agissant des demandes citées par l’Opposante (telles qu’elles sont énoncées ci‑dessus), elles ont été abandonnées en 2007 après la date de publication de la demande en cause.
[11] J’examinerai plus loin ce que j’estime être les parties les plus pertinentes de la preuve par affidavit de l’Opposante.
[12] Dans son affidavit, Martine Girard, vice‑présidente de l’assurance de la qualité d’Industries depuis 1988, énonce les modalités du contrat de licence intervenu entre la société et ses filiales. Madame Girard affirme qu’Industries contrôle directement la qualité et la nature des marchandises de marques OASIS vendues par Lassonde en vertu d’une licence. Madame Girard visite régulièrement les locaux de Lassonde pour s’assurer que les produits sont fabriqués conformément aux exigences d’Industries. Des copies du contrat de licence et du guide des normes graphiques que doit respecter Lassonde lorsqu’elle emploie les marques OASIS sont jointes à titre de pièces MG‑1 et 2.
[13] L’affidavit de Benoit Boucher porte sur la commercialisation et la vente des marchandises de l’Opposante. Monsieur Boucher est vice‑président du service de marketing depuis décembre 2004. Il affirme que Lassonde est une entreprise de produits alimentaires qui vend, en particulier, des jus et des boissons aux fruits sous plusieurs marques de commerce, y compris les marques OASIS. Lassonde est une filiale à cent pour cent d’Industries et emploie les marques OASIS en vertu d’une licence octroyée par cette dernière depuis le 19 juillet 2000.
[14] Monsieur Boucher ajoute que les produits OASIS sont vendus dans la plupart des supermarchés, des dépanneurs, des pharmacies et des magasins de vente au rabais du Québec, ainsi que dans certains supermarchés ailleurs au Canada. Les jus OASIS, réfrigérés et en poudre, occupaient 30 % du marché en 2005; la pièce BB‑2 comprend des photos de l’emballage des marchandises vendues depuis 1999 et montre plusieurs jus portant les marques OASIS.
[15] Dans son affidavit, M. Boucher indique que l’Opposante et ses prédécesseurs ont employé les marques OASIS de manière ininterrompue au Canada :
1. Depuis au moins 1965 en liaison avec des jus et des boissons aux fruits;
2. Depuis au moins 1981 en liaison avec des jus de légumes;
3. Depuis au moins février 2000 en liaison avec de l’eau de source;
4. Depuis au moins juillet 2002 en liaison avec des sorbets;
5. Depuis au moins novembre 2003 en liaison avec des préparations surgelées pour boissons alcoolisées et non alcoolisées.
[16] Monsieur Boucher fournit des factures représentatives des ventes de marchandises vendues sous les marques OASIS effectuées par Lassonde entre 1967 et 2006 (pièce BB‑3). Ces factures semblent se rapporter uniquement à des ventes de jus et de boissons aux fruits, sauf quelques-unes qui se rapportent à des ventes de concentrés de jus surgelés. Dans la plupart des cas, les factures se rapportent à la marque OASIS (comportant un seul mot) et dans d’autres cas, à d’autres marques OASIS (où le mot OASIS est combiné avec d’autre(s) mot(s)).
[17] Comme pièce BB-4 de son affidavit, M. Boucher fournit des échantillons de brochures et de coupons montrant les marques OASIS. Ces brochures et coupons datent de 2003 à 2006. Ils étaient distribués dans les magasins et de porte‑à‑porte et sont représentatifs de ceux distribués pendant cette période et avant 2003. Je remarque qu’ils se rapportent principalement à des publicités de jus portant les marques OASIS. Après 2003, quelques publicités et coupons se rapportent aux sorbets OASIS.
[18] Monsieur Boucher joint des éléments de preuve (pièce BB‑6) se rapportant à des annonces télévisées et radiophoniques des produits OASIS, à des factures connexes des radiodiffuseurs et à des annonces imprimées. Les publicités semblent avoir été présentées principalement au Québec, mais la preuve indique que des publicités télévisées ont été diffusées ailleurs au Canada en langue française.
[19] Selon le rapport annuel joint à titre de pièce BB-7, les ventes annuelles consolidées de Lassonde et de ses sociétés affiliées se sont chiffrées à plus de 145 millions de dollars chaque année depuis 1998. Les ventes en liaison avec les jus et boissons aux fruits portant les marques OASIS ont grandement augmenté au cours des 35 dernières années, représentant plus de 120 millions de dollars au Canada en 2005. Je remarque que M. Boucher n’a pas produit une ventilation des ventes pour chacune des marques OASIS.
[20] La preuve indique que depuis 2004, Lassonde a investi un million de dollars par année pour la promotion de produits OASIS. Là encore, je remarque que M. Boucher n’a pas produit une ventilation des ventes pour chacune des marques OASIS.
[21] Dans son affidavit, M. Boucher indique que les produits OASIS ont gagné de nombreux prix, comme le démontrent les copies d’articles de journaux jointes à titre de pièces BB‑9 et BB‑10.
[22] Monsieur Boucher allègue que certains produits vendus sous les marques OASIS contiennent de l’huile de lin, et il joint des extraits du site Web de Lassonde à titre de pièce BB‑11 pour étayer cette allégation. Monsieur Boucher indique également que l’Opposante vend des produits contenant de l’huile d’olive. Plus particulièrement, Lassonde a employé la marque OLINDA en vertu d’une licence en liaison avec de l’huile d’olive. Monsieur Boucher joint un échantillon d’annonces publicitaires pour des produits OLINDA, y compris un extrait du site Web et de certains articles (pièces BB‑13, BB‑14). La pièce BB‑16 représente une photo d’un échantillon de l’emballage des produits OLINDA. Je remarque qu’il n’existe aucune preuve de vente d’huile d’olive portant la marque de commerce OLINDA.
Preuve de la Requérante
[23] Je me pencherai maintenant sur les parties pertinentes de la preuve de la Requérante.
[24] Dans son affidavit, Deborah Kudzman affirme qu’elle est la présidente de la Requérante, laquelle se spécialise dans l’importation, la vente et la distribution de produits pour les soins de la peau et du corps fabriqués exclusivement en Turquie. Elle affirme que les marchandises sont conçues pour des femmes âgées entre 25 et 40 ans ayant un revenu moyen ou plus élevé que la moyenne.
[25] Madame Kudzman indique que la Requérante a commencé à vendre ses savons liquides pour les mains et ses barres de savon en novembre 2004, et que ces produits se sont vendus dans des pharmacies Jean Coutu de novembre 2004 à mai 2005. La pièce 1 comprend des copies de factures datées de décembre 2004 liées à des ventes et des livraisons de savons liquides pour les mains et de barres de savon effectuées en novembre 2004.
[26] Un dépliant promotionnel utilisé de novembre 2004 à mai 2005 est également joint à titre de pièce 2, en liaison avec du savon liquide pour les mains et des barres de savon. Le dépliant semble viser à informer les clients potentiels que les produits de la Requérante sont exceptionnels et viennent de Turquie, où l’on fabrique des savons à base d’huile d’olive depuis le sixième siècle. Le dépliant indique également que les barres de savon sont faites à la main, sans produits chimiques, et sont idéales pour les personnes à peaux sensibles ou allergiques aux savons produits en série. Le dépliant semble mettre l’accent sur la pureté et les bienfaits des soins naturels et traditionnels et de l’huile d’olive sur la peau.
[27] Par la suite, le 17 mai 2005, une entente de distribution a été conclue avec Nergy Santé Inc. La Requérante a présenté une liste de dix pharmacies où ses produits ont été vendus entre mai 2005 et octobre 2007.
[28] Pour introduire la gamme de produits pour les soins de la peau et du corps de la Requérante, les représentants de commerce de Nergy Santé Inc. ont conçu des dépliants promotionnels accessibles aux clients potentiels. La pièce 3 consiste en des copies de ces dépliants utilisés par les représentants de commerce de septembre 2005 à mai 2007. Je remarque que ces dépliants étaient disponibles après la date de production de la demande en cause et qu’ils font référence au « savon liquide pour les mains », aux « barres de savon » et aux « solutions de lavage pour le corps » de la Requérante.
[29] S’agissant de la publicité dans les points de vente, Mme Kudzman joint également 18 photos de présentoirs de plancher installés dans des pharmacies, une carte en‑tête, une brochure d’information sur les produits, des affichettes d’étagère ainsi que l’emballage d’une barre de savon de promotion. Je remarque que les photos montrent trois produits sur le présentoir. Bien qu’on ne voie pas clairement le texte inscrit sur les étiquettes, la forme et l’aspect des emballages respectifs correspondent aux images des produits tels qu’ils étaient présentés dans les dépliants promotionnels. Les produits apparaissant sur les photos semblent être du « savon liquide pour les mains », des « barres de savon » et des « solutions de lavage pour le corps ».
[30] De même, la pièce 9 est décrite comme une circulaire distribuée par des détaillants en mai 2005. Je remarque qu’en plus de décrire les barres de savon et le savon liquide pour les mains OLIVIA’S OASIS, cette circulaire fait référence aux « solutions de lavage pour le corps »; elle indique également qu’une « barre de massage » sera [traduction] « bientôt en vente ». Je tiens à signaler que cette circulaire semble avoir été distribuée avant la date de production; toutefois, aucune preuve de ventes actuelles de produits autres que les « barres de savon » et le « savon liquide pour les mains » n’a été présentée.
[31] Sont également joints à l’affidavit de Mme Kudzman des extraits de revues et de journaux distribués au Québec dans lesquels figurent les produits de la Requérante, à savoir des annonces publicitaires dans Échos Vedettes, des extraits du site Web de la Requérante, des copies des affiches et des présentoirs de plancher installés dans le cadre du National Women’s Show tenu à Montréal en avril 2006 ainsi qu’une copie de la brochure distribuée au National Women’s Show. Madame Kudzman affirme que les produits étaient également exposés au National Women’s Show et distribués à titre d’échantillons à Montréal en avril 2007. Madame Kudzman indique que la Requérante a dépensé 100 000 $ pour l’emballage et la promotion de ses produits entre novembre 2004 et septembre 2007.
[32] D’après l’ensemble de l’affidavit, il semble que les savons liquides pour les mains et les barres de savon naturelles portant la Marque étaient vendus avant la date de production. Bien que l’on ait démontré que les « solutions de lavage pour le corps » étaient annoncées avant la date de production, rien n’indique que ces produits sont actuellement vendus au sens du par. 4(1) de la Loi. La documentation promotionnelle liée aux autres marques de la gamme de produits OLIVIA’S OASIS présentée par Mme Kudzman et les photos des produits étalés dans des points de vente, y compris les « solutions de lavage pour le corps », sont toutes postérieures à la date de production.
[33] Madame Kudzman fournit des renseignements sur les magasins au détail qui vendent les marchandises de la Requérante, affirmant que ce sont toutes des pharmacies où l’on vend des produits naturels. Madame Kudzman prétend que les produits de la Requérante ne sont pas vendus aux mêmes endroits que les produits alimentaires, les confiseries et les boissons. Elle soutient également que les produits de la Requérante n’ont jamais été vendus dans des supermarchés, des dépanneurs et des grossistes-distributeurs de produits alimentaires. Elle indique également qu’aucun cas de confusion entre la marque OLIVIA’S OASIS et les marques OASIS ou OLINDA n’a été porté à son attention.
[34] À cet égard, l’Opposante a fait valoir que les photos des produits exposés de la Requérante montrent qu’il y a des cartons de jus plus loin dans l’allée où sont étalés les produits de la Requérante. Je ne souscris pas à cette prétention. Les 18 photos examinées montrent que tous les produits de la Requérante sont étalés dans la section des soins personnels ou des cosmétiques de la pharmacie. Sur l’une des photos, il se peut qu’il y ait un meuble réfrigéré comportant des boissons plus loin contre le mur arrière; toutefois, je remarque qu’il est tellement loin qu’on ne peut affirmer avec certitude qu’il s’agit bien d’un meuble réfrigéré. On ne saurait non plus dire ce qu’il contient. Quoi qu’il en soit, je tiens à signaler que le meuble réfrigéré n’est pas dans l’allée en question, mais plutôt dans l’allée qui longe le fond du magasin, perpendiculaire à l’allée en question.
Motifs d’opposition fondés sur l’art. 30
[35] Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), p. 298].
[36] La date pertinente pour examiner les motifs d’opposition fondés sur l’art. 30 est la date de production de la demande, soit le 2 août 2005 en l’espèce [voir Delectable Publications Ltd. c. Famous Events Ltd. (1989), 24 C.P.R. (3d) 274 (C.O.M.C.); Georgia‑Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475].
[37] S’agissant du motif d’opposition fondé sur l’al. 30a), l’Opposante prétend que les marchandises « solutions de lavage et gels pour le corps/bain/douche, exfoliants, barres de massage, barres de glycérine » ne sont pas définies dans les termes ordinaires du commerce. Plus particulièrement, elle s’est opposée à l’utilisation de la barre oblique dans la déclaration des marchandises. À cet égard, je suis d’avis que la barre oblique a été raisonnablement utilisée en l’espèce pour éviter la répétition. Par exemple, elle évite la nécessité d’indiquer : « solutions de lavage et gels pour le corps », « solutions de lavage et gels pour le bain », ainsi que « solutions de lavage et gels pour la douche ». J’estime que la barre oblique va raisonnablement de soi et est donc suffisamment précise; par conséquent, je suis convaincue que ces marchandises sont définies dans les termes ordinaires du commerce.
[38] De plus, l’Opposante s’est opposée à l’utilisation du terme « exfoliant », puisque la forme de l’exfoliant n’est pas claire. À cet égard, je tiens à signaler que le Manuel des marchandises et des services de l’Office de la propriété intellectuelle indique que le contexte peut servir à préciser une description qui sinon serait inacceptable. Je m’inspire de cette approche raisonnable et aussi du fait que le Merriam-Webster’s Medical Dictionary © 2007 définit le terme « exfoliant » comme suit : [traduction] « un agent mécanique ou chimique (comme un savon pour la peau abrasif ou de l’acide salicylique) appliqué sur la peau afin d’enlever les cellules mortes de la surface de la peau ». Compte tenu de qui précède, je suis d’avis que dans le contexte des marchandises pouvant être décrites comme des produits pour les soins de la peau et du corps, on comprend sans hésiter qu’un « exfoliant » est un produit pour les soins pour la peau à utiliser pour enlever les cellules mortes de la surface de la peau, pour « exfolier » la peau. Par conséquent, j’estime que l’argument de l’Opposante à cet égard n’est pas fondé. Le motif d’opposition fondé sur l’al. 30e) de la Loi est rejeté.
[39] S’agissant du motif d’opposition fondé sur l’al. 30b), je suis convaincue que la Requérante a employé la Marque en liaison avec les marchandises (2) depuis novembre 2004, puisque les factures fournies démontrent que le savon liquide pour les mains et les barres de savon ont été vendus. Cet emploi est étayé par les déclarations de la déposante ainsi que par les circulaires et les brochures qui démontrent comment la marque de commerce a été apposée sur les marchandises au moment de la vente.
[40] L’Opposante prétend que la marque de commerce telle qu’elle était employée et telle qu’elle apparaît sur les circulaires et les brochures susmentionnées n’est pas celle ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement. Je remarque toutefois que la Marque telle qu’elle a été employée avant la date de demande ne diffère que légèrement de celle ayant fait l’objet d’une demande, en ce sens que la feuille dessinée est plus stylisée et est placée différemment afin d’être attachée à la lettre « S ». En l’espèce, il faut se demander si la marque était employée de telle sorte qu’elle n’a pas perdu son identité et demeure reconnaissable comme étant celle ayant fait l’objet de la demande malgré les différences entre elles. S’agissant des différences très mineures et « insignifiantes » entre la Marque telle qu’elle était employée avant la date de production et la Marque ayant fait l’objet de la demande, je n’ai aucun problème à conclure que les caractéristiques dominantes demeurent identiques et que la Marque demeure clairement reconnaissable. Ainsi, j’estime que cet argument est faible et sans fondement [voir Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.); Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.); Honey Dew Ltd. c. Rudd (1928), [1928] Ex. C.R. 83 (C. de l’É.)]. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’al. 30b) est rejeté.
[41] S’il est vrai que l’Opposante peut se fonder sur la preuve de la Requérante pour s’acquitter du fardeau qui lui incombe relativement à ce motif, elle doit néanmoins établir que la preuve de la Requérante est manifestement incompatible avec les affirmations de la Requérante [voir Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc. (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1re inst.), et York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health and Fitness, Inc. (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].
[42] En l’espèce, rien dans la preuve de la Requérante n’est manifestement incompatible avec l’affirmation selon laquelle elle avait l’intention d’employer la Marque en liaison avec les marchandises (1). De plus, comme je l’ai indiqué à l’égard du motif fondé sur l’al. 30b) concernant l’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises (2) et ses différences « insignifiantes » avec la Marque ayant fait l’objet de la demande, rien ne me permet de conclure que la Requérante n’avait pas l’intention d’utiliser la Marque ayant fait l’objet de la demande. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’al. 30e) est rejeté.
[43] S’agissant du motif d’opposition fondé sur l’al. 30i), rien n’indique que la Requérante connaissait les droits antérieurs de l’Opposante au moment où elle a produit sa demande. Même si la Requérante savait que l’Opposante employait ses marques de commerce au Canada, ce fait, à lui seul, ne devrait pas l’empêcher de faire la déclaration requise de bonne foi. Lorsque le requérant fournit la déclaration prescrite par l’al. 30i), ce motif d’opposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque des éléments de preuve démontrent la mauvaise foi du requérant. [Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol‑Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. Comme l’Opposante n’a pas réussi à prouver la mauvaise foi de la Requérante, ce motif est rejeté.
Alinéa 12(1)d) et les enregistrements OASIS
[44] L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial puisqu’elle a fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec ses marque de commerce déposées (les marques OASIS) susmentionnées.
[45] La date pertinente pour évaluer la probabilité de confusion à l’égard de ce motif est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
[46] De plus, l’Opposante a affirmé être la propriétaire d’une famille de marques et a fait valoir que lorsqu’il y a une famille de marques, il est encore plus probable que le public pensera qu’une marque semblable désigne un autre produit fabriqué par la personne qui a fabriqué les marchandises associées à cette famille de marques [Everex Systems, Inc. c. Everdata Computer Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 175 (C.F. 1re inst.), et Edwin Co. Ltd c. S.D.B. Design Group Inc. (1986), 9 C.P.R. (3d) 465 (C.F. 1re inst.)]. Toutefois, comme il est indiqué dans Manufacturiers de Bas de Nylon Doris Ltée c. Warnaco Inc. (2004), 38 C.P.R. (4th) 519 (C.F. 1re inst.), (Manufacturiers de Bas de Nylon Doris), lorsque la preuve démontre l’existence d’une famille de marques, le consommateur penserait probablement que les produits étroitement liés (c.‑à‑d. les bas de nylon et les sous‑vêtements) en liaison avec une marque semblable proviennent de la même source (italiques ajoutés).
[47] Bien qu’il y ait une preuve abondante quant aux ventes et à la publicité, je ne suis pas convaincue que l’Opposante a créé une famille de marques. Comme l’a souligné le juge Cattanach dans Mcdonald’s Corporation et al c. Yogi Yogurt Ltd. et al., 66 C.P.R. (2d) 101, à la p. 114, (Macdonald’s), on ne peut présumer l’existence d’une famille ou d’une série de marques dans des procédures d’opposition; la partie qui cherche à établir une famille de marques doit démontrer qu’elle a suffisamment employé les marques qui forment la série pour constituer une famille de marques. Dans cette affaire, McDonald’s Corporation a fourni des preuves de vente pour chacune des marchandises de la famille; dans la présente espèce, l’Opposante n’a pas ventilé ses chiffres de ventes et de dépenses publicitaires pour chacune des marques. Il est donc difficile de déterminer la mesure dans laquelle une « famille » de marques serait reconnue par le consommateur. De plus, je ne suis pas convaincue que les jus et les produits pour les soins de la peau sont « étroitement liés » (voir Manufacturiers de Bas de Nylon Doris, précité) à un point tel que l’existence d’une famille de marques est un facteur à prendre en considération en l’espèce.
[48] Compte tenu de ce qui précède, mes propos concernant la confusion porteront principalement sur les marques comportant uniquement le mot OASIS enregistrées en liaison avec des boissons, nos d’enregistrement LMC139031, LMC530717 et LMC660667; ces marques déposées seront appelées collectivement la « marque composée uniquement du mot OASIS ». J’analyserai brièvement la marque OLINDA de l’Opposante et deux des marques OASIS où, comme la Marque en cause, le mot OASIS n’est pas le premier élément de la marque (FLORIDA’S BEST OASIS, no LMC514720 et TROPICAL OASIS, no LMC599333).
[49] La probabilité de confusion entre la marque composée uniquement du mot OASIS et la Marque en cause, si probabilité il y a, sera déterminante. De même, s’il n’existe aucune probabilité de confusion dans les circonstances susmentionnées, il ne sera pas nécessaire d’évaluer la confusion en profondeur en la comparant avc toute autre marque de l’Opposante qui ne comporte pas uniquement le mot OASIS, (ou avec les marques OASIS, nos LMC363415 et LMC388255, enregistrées respectivement en liaison avec des régulateurs de pression pour équipement de plongée sous-marine et des systèmes d’irrigation souterraine). Il en est ainsi puisque logiquement, l’argument de l’Opposante selon lequel la confusion fondée sur le mot OASIS à lui seul en liaison avec des marchandises au détail comme des boissons est le plus solide.
[50] Par conséquent, je vais examiner la preuve afin de déterminer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il n’existe aucune probabilité de confusion entre la marque composée uniquement du mot OASIS de l’Opposante et la Marque en cause OLIVIA’S OASIS.
[51] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait du consommateur pressé. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région ferait conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[52] Lorsqu’il applique le test de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, dont celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. Ces facteurs n’ont pas nécessairement le même poids. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun varie en fonction des circonstances [voir en général Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349].
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[53] Je souscris à la décision judiciaire antérieure selon laquelle OASIS n’est pas une marque intrinsèquement forte [voir A. Lassonde & Fils Inc. c. Imperial Tobacco Ltd et al. (1987), 17 C.P.R. (3d) 8 (C.F. 1re inst.)]; en ce qui concerne les jus, le mot OASIS est un mot du dictionnaire qui évoque quelque chose de rafraîchissant (comme une oasis dans le désert). J’estime que la marque OLIVIA’S OASIS revêt un caractère distinctif inhérent légèrement supérieur, car bien qu’elle soit composée d’un nom et d’un mot du dictionnaire, les mots forment ensemble une combinaison davantage unique ou distinctive.
[54] S’agissant de la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, il existe amplement d’éléments de preuve établissant que les marques OASIS de l’Opposante sont devenues connues par l’emploi ou la promotion. Selon les factures présentées, les ventes ont commencé en 1967; en 2005, les ventes annuelles de jus de l’Opposante au Canada se sont chiffrées à 20 millions de dollars. Dans son affidavit, M. Boucher indique que durant l’année précédant la date de l’affidavit (22 août 2006), les jus vendus sous le groupe de marques OASIS occupaient 30 % du marché et, au Québec, 58 % du marché. Les jus de l’Opposante se trouvent dans la plupart des détaillants du Québec, dont les supermarchés, dépanneurs, pharmacies et magasins de vente au rabais. Je remarque que l’affidavit ne précise pas quelle partie de cette part du marché concerne la marque composée uniquement du mot OASIS, et quelle partie concerne les autres marques OASIS; aucun état détaillé des ventes n’est donné. Toutefois, comme les ventes ont été démontrées, je peux néanmoins conclure que les marques OASIS de l’Opposante, notamment la marque composée uniquement du mot OASIS, sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada en liaison avec des jus.
[55] La Marque de la Requérante est devenue connue dans une moindre mesure en liaison avec les marchandises (2) « barres de savon » et « savon liquide pour les mains »; bien qu’aucune preuve directe de ventes de marchandises (1) n’ait été présentée, il semble qu’elles sont employées depuis la date de production. Bien qu’il y ait des articles de revues qui traitent du produit en général et de ses avantages, la preuve n’indique pas clairement que la Marque de la Requérante a acquis le même niveau de caractère distinctif celle que l’Opposante.
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[56] La demande en cause est fondée sur l’emploi des marchandises (2) depuis novembre 2004 et sur l’emploi projeté des marchandises (1). La preuve indique que les marchandises (1) sont employées depuis la date de production. L’Opposante a fourni des factures démontrant que sa marque composée uniquement du mot OASIS a été en usage en liaison avec des jus et des boissons aux fruits depuis au moins 1967. De toute évidence, la marque composée uniquement du mot OASIS de l’Opposante est employée depuis plus longtemps que la Marque de la Requérante.
c) le genre de marchandises, services ou entreprises, et d) la nature du commerce
[57] S’agissant du genre de marchandises et d’entreprises, il ressort de la preuve produite par l’Opposante qu’elle vend des jus de fruits et des boissons aux fruits (et elle vendrait aussi des produits connexes comme des jus de légumes, des sorbets et de l’eau) dans des points de vente comme des pharmacies, des supermarchés, etc. La Requérante vend des produits pour les soins de la peau et du corps, destinés aux femmes, dans des pharmacies.
[58] L’Opposante a invoqué plusieurs décisions à l’appui de son argument selon lequel les différences entre les marchandises ne devraient pas être un facteur déterminant dans l’appréciation de la confusion. Elle a également fait valoir qu’il y a un chevauchement entre la nature du commerce et le genre de marchandises puisque toutes les marchandises seraient vendues dans les mêmes magasins. De plus, l’Opposante a soutenu que son enregistrement pour la marque OLINDA en liaison avec de l’huile d’olive indiquait que la nature de son commerce était plus générale que la vente de jus et de boissons aux fruits.
[59] La Requérante prétend que les produits et le commerce sont complètement différents. Je suis d’accord. Le genre de marchandises est différent; les jus et les boissons sont des produits de consommation alimentaire, alors que les produits pour la peau et le corps ne le sont pas. Je conviens que les marchandises pourraient être vendues dans les mêmes points de vente, comme des pharmacies; or, compte tenu de la grande variété de produits vendus dans une pharmacie, je ne crois pas que ce fait milite forcément en faveur de l’Opposante. Dans l’ensemble, puisque les marchandises de l’Opposante sont liées à de la nourriture et destinées à la consommation, et que les marchandises de la Requérante sont conçues pour être appliquées sur le corps, j’estime que les différences dans le genre des marchandises et la nature du commerce favorisent la Requérante.
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent
[60] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées suggérées est le facteur prédominant dans l’ensemble des circonstances de l’espèce [voir Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1re inst.)]. Bien que les marques en question doivent être examinées dans leur ensemble (et non fragmentées pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d’en faire ressortir les caractéristiques particulières qui peuvent jouer un rôle déterminant dans la perception du public. À cet égard, il est bien reconnu que le premier élément de la marque de commerce est celui qui sert le plus à établir son caractère distinctif [voir Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1re inst.), p. 188].
[61] En l’espèce, le premier élément des marques en question est complètement différent. L’Opposant n’a qu’un seul élément - OASIS, alors que le premier élément de la Marque en cause est OLIVIA’S. Par conséquent, je suis d’avis que lorsque les marques sont examinées dans leur ensemble, la ressemblance de l’élément commun OASIS s’en trouve diminuée puisque, en ce qui concerne la Marque de la Requérante, cet élément commun n’a pas d’influence déterminante sur la perception que le public a de la Marque. Il en est ainsi puisque les idées que les marques suggèrent dans leur ensemble sont différentes. La Marque de la Requérante laisse entendre d’abord et avant tout qu’elle provient d’une personne nommée Olivia, alors que la marque composée d’un seul mot de l’Opposante évoque simplement une oasis.
L’alinéa 12(1)d) et la marque OLINDA, no d’enregistrement LMC663379
[62] L’analyse de la confusion avec la marque OLINDA de l’Opposante fondée sur l’emploi en liaison avec de l’huile d’olive peut se résumer brièvement. Aucun renseignement n’a été présenté concernant la période pendant laquelle OLINDA a été en usage; or, l’enregistrement indique qu’une déclaration d’emploi a été produite le 13 février 2006. Je peux tout au plus conclure que la marque a été employée de façon minimale; toutefois, dans tous les cas, j’estime que ce facteur favorise la Requérante puisque son emploi a commencé en novembre 2004.
[63] J’estime que le mot OLINDA est inventé et que par conséquent, il revêt un caractère inhérent distinctif supérieur à la Marque de la Requérante; toutefois, bien que les deux marchandises contiennent de l’huile d’olive, l’une est pour consommer alors que l’autre vise des produits pour les soins de la peau et du corps. Ces marchandises ne seraient pas vendues près les unes des autres, d’autant plus que, à mon avis, l’huile d’olive OLINDA ne serait pas forcément vendue dans une pharmacie.
[64] S’agissant de la ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent, j’estime que les marques, hormis le fait qu’elles commencent toutes deux par OL, sont différentes dans la présentation ou le son, et complètement différentes dans les idées qu’elles suggèrent.
L’alinéa 12(1)d) et FLORIDA’S BEST OASIS, no d’enregistrement LMC514720 et TROPICAL OASIS, no d’enregistrement LMC599333.
[65] L’analyse de la confusion avec les marques de l’Opposante - FLORIDA’S BEST OASIS et TROPICAL OASIS, en liaison avec les marchandises (que j’ai) désignées respectivement comme étant des jus et des boissons aux fruits et des concentrés de boissons, peut se résumer très brièvement. Mes propos ci‑dessus concernant l’al. 12(1)d) et la marque composée uniquement du mot OASIS s’appliquent, à l’exception du fait que suivant la preuve, ces marques n’ont pas été en usage aussi longtemps que la marque composée uniquement du mot OASIS de l’Opposante. Le fait qu’OASIS n’est pas le premier élément dans ces deux marques n’a aucune influence significative sur l’analyse concernant le degré de ressemblance avec la Marque en cause. Il en est ainsi puisque ni FLORIDA’S BEST ni TROPICAL ne ressemblent au mot - OLIVIA’S et, de plus, je suis d’avis que l’ordre de ces mots (en premier) diminue l’influence déterminante que le mot OASIS pourrait avoir sur la perception des marques de l’Opposante.
Conclusion à l’égard de l’al. 12(1)d)
[66] La Requérante souligne que l’Opposante n’a démontré aucun cas de confusion réelle entre les marques des parties. Certes, une conclusion défavorable quant à la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve révèle un emploi simultané largement répandu et qu’aucune preuve de confusion n’a été fournie par l’opposant [voir Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]. Toutefois, il est inutile d’examiner ce point puisque je suis convaincue, après avoir examiné tous les facteurs, que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risque pas de créer de la confusion avec toute marque de l’Opposante. Il est bien établi en droit qu’il n’est pas nécessaire d’accorder le même poids aux facteurs énumérés au par. 6(5); le fait que les marques OASIS comportent un élément identique ne suffit pas pour rendre la confusion vraisemblable compte tenu de l’ensemble des différences dans les marques, du genre de marchandises et de la nature du commerce. Je n’ai aucun problème à conclure que la Requérante s’est acquittée de son fardeau à l’égard de la marque OLINDA compte tenu des différences entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
Motifs d’opposition fondés sur les al. 16(3)a) et 16(3)b)
[67] L’Opposante soutient que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au sens des al. 16(3)a) et 16(3)b) puisque la Marque créait de la confusion avec les marques déposées de l’Opposante (les marques OASIS), antérieurement employées au Canada, ainsi qu’avec les marques de commerce OASIS HEALTH PRO, no de demande 1263627 (produite le 5 juillet 2005), OASIS PRO SANTÉ, no de demande 1263626 (produite le 5 juillet 2005), et OASIS 100 % pur 100 % FRUITS, no de demande 1214572 (produite le 26 avril 2004).
[68] S’agissant de l’al. 16(3)a), comme je l’ai indiqué plus tôt, M. Boucher présente des éléments de preuve au moyen de factures, de chiffres de ventes annuelles et de photos d’emballage de produits, démontrant que les marques déposées de l’Opposante (du moins la marque composée uniquement du mot OASIS) étaient en usage avant la date de production du 2 août 2005 et que, conformément au par. 16(5), elles n’étaient pas abandonnées à la date de publication de la Marque en cause (1er mars 2006).
[69] S’agissant de l’al. 16(3)b), l’Opposante a établi que ses demandes avaient été produites avant le 2 août 2005 et que, conformément au par. 16(4), elles étaient en suspens à la date de publication de la Marque en cause (1er mars 2006). Comme je l’ai déjà dit, les demandes n’avaient pas été abandonnées avant 2007.
[70] Cependant, comme les motifs concernant le droit à l’enregistrement fondés sur l’art. 16 sont basés sur la confusion appréciée dans le cadre du par. 6(5) de la Loi et que la différence dans les dates pertinentes n’a aucune incidence sur la détermination de la confusion en l’espèce, j’estime qu’il n’existe aucune probabilité de confusion entre les marques déposées et les marques faisant l’objet d’une demande de l’Opposante et la Marque en cause pour les mêmes raisons susmentionnées à l’égard de l’al. 12(1)d). Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur les al. 16(3)a) et 16(3)b) sont rejetés.
Motif d’opposition fondé sur l’art. 2
[71] Pour ce qui est du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif en vertu de l’art. 2 de la Loi, l’Opposante doit avoir démontré qu’au moment de la production de l’opposition, la marque OASIS était devenue suffisamment connue pour enlever tout caractère distinctif à la marque visée par la demande [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1re inst.), p. 58, Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, (C.A.F.), p. 130; Bojangles International, LLC c. Bojangles Café Ltd (2006), 48 C.P.R. (4th) 427)]. L’Opposante n’a pas à démontrer que sa marque était devenue connue; elle n’a qu’à prouver que sa marque est devenue suffisamment connue pour enlever tout caractère distinctif à la Marque de la Requérante.
[72] En l’espèce, bien que la preuve d’emploi de ses marques OASIS puisse permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau initial, je ne crois pas que la preuve soit suffisante pour enlever tout caractère distinctif à la Marque de la Requérante vu les différences entre les marques et leurs marchandises. Compte tenu de mes conclusions à l’égard de la question de la confusion visée au par. 6(5) de la Loi, l’Opposante n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour me permettre de conclure que la Marque de la Requérante n’est pas distinctive en liaison avec des produits pour les soins de la peau et du corps.
Dispositif
[73] En raison des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du par. 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément au par. 38(8) de la Loi.
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P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.