Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 83
Date de la
décision : 2013-04-30
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Next Retail Limited et Next Group plc à l’encontre de la demande no 1,482,416 pour la marque de commerce NEXT THEME au nom de Jubilee Silver International Company
[1] Le 25 mai 2010, Jubilee Silver International Company a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce NEXT THEME (la Marque) sur la base d’un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes (selon l’état déclaratif modifié) :
[TRADUCTION]
« Vêtements, nommément chemises; shorts; boxeurs; pantalons; salopettes;
blazers, chemises, pantalons capri, tricots, nommément chandails; gilets; pulls
molletonnés; pantalons molletonnés; pulls; tee-shirts; débardeurs; polos;
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; sous-vêtements; jeans; robes;
chemisiers; chandails; jupes; culottes; pantalons; pyjamas; robes de nuit;
robes de chambre; ceintures; vêtements de bain; foulards; châles; mouchoirs;
maillots de bain; costumes; manteaux; vestes; vestons sport; chapeaux et
casquettes; gants; mitaines; cravates; fichus; habits de neige; costumes d'été;
bretelles; jupes-culottes; barboteuses; ensembles pantalon-combinaison; sacs de
toile; peignoirs de plage. » (les Marchandises.)
[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 26 janvier 2011.
[3] Le 27 juin 2011, Next Retail Limited et Next Group plc (l’Opposante) ont produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. Les motifs d’opposition peuvent être résumés comme suit :
a) la demande n’est pas conforme aux exigences des alinéas 30e) et i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi);
b) la Marque n’est pas enregistrable suivant l’alinéa 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce NX Dessin (reproduite ci-dessous),
laquelle est enregistrée sous le no LMC458,879 au nom de Next Retail Limited et vise les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « articles chaussants, nommément bottes; vêtements, nommément, t-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes »;
c) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant l’alinéa 16(3)a) de la Loi, car à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce déposée susmentionnée NX Dessin, laquelle avait été antérieurement enregistrée et employée au Canada par Next Retail Limited en liaison avec les marchandises susmentionnées;
d) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant l’alinéa 16(3)b) de la Loi, car à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce NEXT Dessin (reproduite ci-dessous),
à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement (no 1,466,490) avait été antérieurement produite au Canada par Next Retail Limited relativement à un large éventail de marchandises comprenant des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants et des sacs;
e) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant l’alinéa 16(3)c) de la Loi, car à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux Next, Next Retail Limited et Next Group plc., lesquels avaient tous été antérieurement employés au Canada par l’Opposante;
f) la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.
[4] Le 11 septembre 2011, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations formulées dans la déclaration d’opposition.
[5] La Requérante et l’Opposante ont toutes deux produit un plaidoyer écrit.
[6] Aucune audience n’a été tenue.
Fardeau de preuve et dates pertinentes
[7] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande d’enregistrement est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), p. 298 et Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].
[8] Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :
• alinéas 38(2)a)/30e) et i) – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];
• alinéas 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
• alinéas 38(2)c)/16(3)a) à c) – la date de production de la demande [paragraphe 16(3) de la Loi];
• alinéa 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].
Preuve de l’Opposante
[9] Au soutien de son opposition, l’Opposante a produit une copie certifiée de l’enregistrement no LMC458,879 pour la marque NX Dessin et une copie certifiée de la demande no 1,466,490 pour la marque NEXT Dessin.
Preuve de la Requérante
[10] La preuve de la Requérante qui a été versée au dossier comprend l’affidavit de Marianne Gilbert. Mme Gilbert atteste être une stagiaire à l’emploi du cabinet d’avocats représentant la Requérante. Mme Gilbert affirme avoir effectué une recherche dans la base de données sur les marques de commerce accessible par l'intermédiaire du site Web de l’OPIC et atteste que [TRADUCTION] « la pièce A-1 est conforme au contenu de la base de données sur les marques de commerce ». La preuve ne contient aucune information quant aux paramètres de recherche utilisés par Mme Gilbert et cette dernière n’a fourni aucune précision relativement aux résultats de sa recherche et au contenu de la pièce A-1.
[11] La pièce A-1 est formée de copies des détails relatifs à certains enregistrements et à certaines demandes figurant dans la base de données sur les marques de commerce accessible par l’intermédiaire du site Web de l’OPIC. La pièce A-1 recense dix marques de commerce au total. L’élément NEXT est présent de façon indéniable dans quatre de ces dix marques et de façon discutable dans trois d’entre elles. Les trois marques restantes contiennent seulement les éléments NEX ou NXT, qu’on peut considérer comme des équivalents phonétiques de « next ».
Motifs d’opposition rejetés sommairement
Non-conformité – alinéas 30e) et 30i) de la Loi
[12] Comme la demande contient une déclaration portant que la Requérante a l’intention d’employer la Marque au Canada elle-même et/ou par l’entremise d’un licencié, elle est officiellement conforme aux exigences de l’alinéa 30e) de la Loi. L’Opposante n’a produit aucun élément de preuve visant à établir la fausseté de cette déclaration. L’Opposante ne s’est donc pas acquittée de son fardeau de preuve et, par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.
[13] Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’alinéa 30i), un motif d’opposition fondé sur cet alinéa ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. La Requérante a fourni la déclaration exigée et l’Opposante n’a pas démontré que la présente espèce est un cas exceptionnel. En conséquence, ce motif d’opposition est également rejeté.
Absence de droit à l’enregistrement – alinéas 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi
[14] À l’égard de ces motifs d’opposition, l’Opposante avait le fardeau initial de démontrer qu’elle employait déjà sa marque de commerce ou ses noms commerciaux à la date de production de la demande de la Requérante et qu’elle n’avait pas abandonné sa marque ou ses noms commerciaux à la date d’annonce de la demande de la Requérante [paragraphe 16(5)]. L’Opposante n’a fourni aucune preuve d’emploi de sa marque de commerce ou de ses noms commerciaux. Par conséquent, les motifs fondés sur les alinéas 16(3)a) et 16(3)c) sont également rejetés parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.
Absence de caractère distinctif
[15] Pour s’acquitter de son fardeau initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif, l’Opposante devait produire une preuve démontrant que ses marques étaient devenues suffisamment connues au moment où a débuté la procédure d’opposition pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections In. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.) et Motel 6, Inc c. No. 6 Motel Ltd (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1re inst.)].
[16] L’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi de sa marque de commerce. Je souligne, en outre, que le simple fait de produire le certificat d’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas suffisant pour permettre à un opposant de s’acquitter du fardeau initial qui lui incombe à l’égard d’un motif fondé sur l’absence de caractère distinctif [voir Rooxs, Inc c. Edit-SRL (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.)].
[17] L’Opposante ne s’étant pas acquittée de son fardeau initial, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est également rejeté.
Analyse des motifs d’opposition restants
[18] J’analyserai maintenant les deux motifs d’opposition restants.
Absence de droit à l’enregistrement – alinéa 16(3)b) de la Loi
[19] À l’appui de son motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement aux termes de l’alinéa 16(3)b) de la Loi, l’Opposante invoque sa demande d’enregistrement no 1,466,490 pour la marque de commerce NEXT Dessin, laquelle vise un large éventail de marchandises comprenant des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants et des sacs. La demande a été produite le 20 janvier 2010.
[20] L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial en démontrant que la demande sur laquelle elle s’appuie a été produite avant la demande de la Requérante et qu’elle était en instance à la date d’annonce. Il incombe donc à la Requérante de démontrer qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre les marques en cause.
[21] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi porte que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[22] Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)].
Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[23] Bien que les marques des parties soient toutes deux formées de mots du dictionnaire d’usage courant, j’estime qu’elles possèdent toutes deux un certain caractère distinctif inhérent dans le contexte de marchandises et de services liés au domaine du vêtement, car il n’existe pas d’emblée de lien ou d’association entre le mot « next » [prochain; suivant; à venir] et des vêtements. On pourrait soutenir cependant que le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce NEXT THEME de la Requérante est légèrement moins prononcé puisque cette marque pourrait être considérée comme évocatrice du prochain « thème » à la mode dans le domaine du vêtement.
[24] Il est possible d’accroître la force d’une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l’emploi. Or, comme aucune des parties n’a produit de preuve d’emploi, il m’est impossible de déterminer si les marques respectives des parties sont devenues connues dans une quelconque mesure au Canada.
Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage
[25] Les parties n’ayant produit aucune preuve d’emploi à l’égard de leurs marques de commerce respectives, ce facteur ne favorise aucune des parties. Contrairement a ce qu’a affirmé l’Opposante, l’existence d’une demande d’enregistrement n’est pas suffisante pour inférer qu’une marque de commerce a fait l’objet d’un emploi de minimis; seule l’existence d’un enregistrement permet de tirer une telle inférence [voir Entre Computer Centers Inc c. Global Upholstery Co (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.), p. 430].
Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises, et la nature du commerce
[26] Il existe un recoupement direct entre les marchandises auxquelles sont associées les marques de commerce respectives des parties. Les demandes d’enregistrement des parties visent toutes deux des vêtements, des couvre-chefs et des sacs. En outre, la demande de la Requérante ne comporte aucune restriction quant aux voies de commercialisation et la demande de l’Opposante vise de manière générale des [TRADUCTION] « services de vente au détail » (qui s’appliquent à l’ensemble de ses marchandises), des « services de commerce électronique », des « services de vente en ligne », des « services de vente par correspondance », des « services de vente par catalogue » et des « services de publipostage direct ». En l’absence de tout élément de preuve concernant les voies de commercialisation véritables des parties et considérant que les marchandises des parties sont essentiellement les mêmes, je peux conclure que les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper au moins dans une certaine mesure [voir Effigi Inc c. ZAM Urban Dynamics Inc (2011), 89 C.P.R. (4th) 461 (C.O.M.C.)].
Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent
[27] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu’elles suggèrent est le facteur le plus important; les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances de l’espèce [voir Beverly Bedding & Upholstery Co c. Regal Bedding & Upholstery Ltd (1980), 47 C.P.R. (2) 145, conf. 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1re inst.)]. Ce principe a récemment été confirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Masterpiece.
[28] Dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a fait observer qu’il est préférable de se demander d’abord, lorsqu’il s’agit de comparer des marques, si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir Masterpiece au para. 64].
[29] J’estime que l’élément NEXT est l’aspect le plus frappant ou le plus unique de la marque de commerce de l’Opposante. À mon avis, l’aspect graphique de la marque, qui consiste essentiellement en une police stylisée et une bordure ombragée, a simplement pour but de faire ressortir le mot NEXT dans la marque de commerce de l’Opposante, afin que celle-ci se démarque. J’estime que l’élément NEXT constitue également l’aspect le plus frappant ou le plus unique de la marque de la Requérante puisqu’il s’agit du premier mot et, donc, de la partie dominante de la marque de commerce.
[30] Bien que la présence du mot supplémentaire « theme » [thème] dans la marque de la Requérante puisse engendrer certaines différences sur plan phonétique et se traduire de manière générale par une connotation légèrement différente, il existe tout de même une ressemblance considérable entre les marques des parties, car la marque de commerce de la Requérante incorpore la totalité de la partie nominale de la marque de l’Opposante, qui en est aussi la partie dominante.
Autres circonstances de l’espèce
[31] La Requérante a également produit une preuve de l’état du registre par l’intermédiaire de l’affidavit de Mme Gilbert. La preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où il est possible d’en tirer des conclusions quant à l’état du marché, et de telles conclusions sur l’état du marché ne peuvent être tirées que si un nombre important d’enregistrements pertinents a été repéré [Ports International Ltd c. Dunlop Ltd (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re Inst.); Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].
[32] À mon avis, l’existence de dix enregistrements, dont seulement quatre visant des marques de commerce qui contiennent indéniablement l’élément NEXT, n’est pas suffisante pour permettre de tirer quelque conclusion que ce soit quant à l’état du marché. Par conséquent, en l’absence d'éléments de preuve quant à l’emploi véritable des marques NEXT sur le marché, la preuve de l’état du registre produite par la Requérante a une valeur probante négligeable.
Conclusion
[33] À l’issue de mon analyse, ci-dessus, j’estime que la Requérante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne serait pas susceptible de causer de la confusion avec la marque de commerce de l’Opposante. J’arrive à cette conclusion en raison du degré de ressemblance entre les marques et du fait que les marchandises des parties sont essentiellement les mêmes et emprunteraient probablement les mêmes voies de commercialisation.
[34] En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)b) est accueilli.
Enregistrabilité aux termes de l’alinéa 12(1)d) de la Loi
[35] L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial en produisant une copie certifiée de l’enregistrement no LMC458,879 de sa marque de commerce NX Dessin, lequel vise les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « articles chaussants, nommément bottes; vêtements, nommément, t-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes ».
[36] L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau initial à l’égard de l’alinéa 12(1)d), la Requérante a le fardeau ultime de démontrer qu’il n’existe pas, à la date d’aujourd’hui, de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l’Opposante. J’examinerai donc chacun des facteurs énoncés au paragraphe 6(5).
[37] En ce qui concerne l’alinéa 6(5)a), soit le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, je souligne que la marque de commerce NX Dessin de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent relativement faible, puisqu’elle est simplement formée de deux lettres disposées de manière stylisée. En comparaison, et comme je l’ai mentionné précédemment, la marque de commerce NEXT THEME de la Requérante possède au moins un certain caractère distinctif inhérent dans le contexte des marchandises de la Requérante. Aucune des parties n’a produit de preuve d’emploi, de sorte qu’il m’est impossible de déterminer si les marques respectives des parties sont devenues connues dans une quelconque mesure.
[38] S’agissant de l’alinéa 6(5)b), l’enregistrement de l’Opposante me permet d'inférer que la marque de commerce de l’Opposante a fait l’objet d’un emploi de minimis [voir Entre Computer Centers Inc c. Global Upholstery Co, précitée].
[39] Pour ce qui est des facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d), à savoir le genre de marchandises et de services et la nature des voies de commercialisation, il est évident, comme je l’ai mentionné précédemment, qu’il existe un recoupement.
[40] S’agissant de l’alinéa 6(5)e) de la Loi, j’estime qu’il existe des différences importantes entre la marque de commerce NX Dessin de l’Opposante et la marque de commerce NEXT THEME de la Requérante. La marque de commerce de l’Opposante peut être prononcée de deux façons, soit comme « nex », soit comme les lettres « n » et « x » lues individuellement. D’une façon ou d’une autre, elle se distingue de la marque de commerce NEXT THEME sur le plan phonétique. Sa présentation et les idées qu’elle suggère sont aussi bien différentes. En outre, à la différence de la marque de commerce de l’Opposante, la marque de commerce de la Requérante est formée d’une combinaison de mots qui a d’emblée une signification dans l’esprit des consommateurs. Compte tenu de ces différences, j’estime que les marques des parties se ressemblent très peu.
[41] Je suis d’avis qu’aucun des autres facteurs ne permet à l’Opposante de compenser l’importance de ces différences entre les marques. Il est vrai qu’il existe un certain recoupement entre les marchandises et les voies de commercialisation respectives des parties, mais, compte tenu des différences entre les marques, ce recoupement n’est pas suffisant pour engendrer une probabilité de confusion.
[42] Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, du caractère distinctif inhérent des marques et des différences entre les marques des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées, je suis d’avis que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque déposée de l’Opposante.
[43] En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est rejeté.
Décision
[44] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.
______________________________
Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée
conforme
Judith Lemire