Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Groupe Québecor Inc. à la demande no 606 880 concernant la marque de commerce FEMME PLUS produite par Les Entreprises Femme Plus Inc.
Le 17 mai 1988, Les Entreprises Femme Plus Inc. a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce FEMME PLUS au Canada fondée sur l'emploi au Canada de la marque de commerce depuis le 11 mai 1983 par la requérante et son prédécesseur en titre, Madame Paulette Gonneville Méthot, en liaison avec «publications imprimées, nommément chroniques publiées dans un périodique» et depuis 27 novembre 1983 en liaison avec «affiches et posters» et avec les services suivants«organisation de brunch-conférences concernant des sujets d’intérêt pour les femmes». De plus, la demande était fondée sur l’emploi projetée de la marque de commerce au Canada en liaison avec:
«produits cosmétiques, nommément: psrfums, eaux de toilette, crèmes, lotions, savons et crèmes pour le visage, à savoir: crème de jour et crème de nuit; lotion hydratnate corporelle, shampooings, revitalisants, fards à joues, fards à paup[ières, mascara, eye-liner, crayon khôl, rouges à lèvres, vernis à pngles, démaquillant pour les yeux et les lèvres, dissolvant pour vernis à ongles, sacs à cosmétiques, pinceaux et brosses».
La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot FEMME en dehors de sa marque de commerce.
Le demande d’enregistrement a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 11 juillet 1990 et TransMo Inc. a produite une déclaration d’opposition le 7 août 1990 et une déclaration d’opposition amendée le 27 septembre 1990. Dans sa déclaration d'opposition amendée, l'opposante a allegué que la demande due la requérante ne rencontre pas les exigences de l'alinéa 30 i) de la Loi sur les marques de commerce, du fait que la requérante ne puvait et ne peut être convaincue qu’elle avait le droit d'employer la marque au Canada en liaison avec «publications imprimées, nommément chroniques publiées dans un périodique» étant donné qu’au moment de la production de la présente demande, la requérante était au courant de l’utilisation par l’opposante, ou ses auteurs, de la marque de commerce FEMME PLUS.
Comme deuxiéme motif, l’opposante a allegué que la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce puisque la requérante n’utilisait pas la marque au moment de sa demande et ne l’a pas utilisée depuis au moins 1984. De plus, si la requérante a utilisé sa marque en 1983, la requérante l’a abandonnée depuis 1984 et ne l’a pas utilisée depuis. Ensuite, l’opposante a allegué que, tout au plus, la requérante a utilisé les mots FEMME PLUS comme raison sociale ou dénomination sociale mais non comme marque de commerce. A cet égard, la requérante a fait une demande d’enregistrement de la raison sociale ‘Les Entreprises Femme Plus’ le 30 janvier 1984 et a obtenus les lettres patentes sous la partie 1A de la Loi sur les compagnies (Québec) le 6 décembre 1984. Par conséquent, depuis 1984, tout au plus, la requérante a utilisé les mots FEMME PLUS comme raison ou dénomination sociale mais non comme marque de commerce.
Comme dernier motif d’opposition, l’opposante a allegué que la marque de commerce n’est pas distinctive puisque la marque ne peut véritablement distinguer, et n’est pas adaptée à distinguer, les «publications imprimées, nommément chroniques publiées dans un périodique» de la requérante des marchandises en rapport avec lesquelles l’opposante avait déjà commencé à utiliser la marque de commerce FEMME PLUS, nommément un magazine, et ce depuis le 8 janvier 1988.
La requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait effectivement les allégations formulées dans la déclaration d'opposition amendée.
L'opposante a produit en preuve les affidavits de Sylvie Bergeron, Michel Gareau et Cindy Kapusta et la requérante a produit comme preuves deux affidavits de Paulette G. Méthot datés le 8 décembre 1989 et le 13 mars 1992.
L’opposante seul a produit un plaidiyer écrit, et les deux parties étaient représentées à une audience orale.
Le 14 janvier 1992, la permission a été accordée, conformément à la règle 42 du èglement sur les marques de commerce, de modifier la déclaration d’opposition afin d’identifier Magazines Publicor Canada Inc. comme l’opposante. Aussi, le 21 avril 1993, la permission a été accordée une deuxième fois de modifier la déclaration d’opposition afin d’identifier Groupe Québecor Inc. comme l’opposante.
Comme deuxiéme motif, l’opposante a allegué que la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce puisque la requérante n’utilisait pas la marque au moment de sa demande et ne l’a pas utilisée depuis au moins 1984. De plus, si la requérante a utilisé sa marque en 1983, la requérante l’a abandonnée depuis 1984 et ne l’a pas utilisée depuis. Dans son plaidoyer écrit, l’opposante a soumis ce qui suit:
«Tout le débat porte donc sur la question du droit de la requérante d’obtenir l’enregistrement de la marque sur la base de l’allégation qu’elle utilise la marque depuis la date plus haut mentionnée qui serait antérieure à l’utilisation de la Marque par l’opposante. Le présent plaidoyer vise à démontrer que la requérante n’a pas un tel droit prioritaire basé sur l’utilisation antérieure.»
Selon les allégations de l’opposante, la demande actuelle est effectivement contraire à l'alinéa 30 b) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante n’a pas utilité sa marque de commerce depuis le 11 mai 1983 en liaison avec «publications imprimées, nommément chroniques publiées dans un périodique» et par conséquent, la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce FEMME PLUS en liaison avec ces marchandises. A cet égard, l’alinéa 16(1) de la Loi sur les marques de commerce déclare:
«16.(1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n’ait créé de la confusion : ...»
Même si le fardeau légal repose sur le requérante d'établir que sa demande est conforme à l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, il y a d'abord un fardeau initial de preuve qui repose sur l'opposante eu égard au motif fondé sur l'article 30 [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et autres c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330]. Pour satisfaire au fardeau de la preuve à une question particulière, l'opposante doit produire des éléments suffisants de preuve à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués appuient la question en cause [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298]. En outre, le poids de la preuve nécessaire incombant à un opposant variera en fonction de la question à trancher [voir, par exemple, Tune Masters c. Mr. P's Mastertune, 10 C.P.R. (3d) 84, à la page 89). Enfin, la date pertinente pour ce qui est un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30 b) est la date de dépôt de la demande [voir Hunter Douglas Canada Ltd. c. Flexillume Inc., 78 C.P.R. (2d) 212, à la page 220].
En ce qui concerne le fardeau de la preuve qui lui incombait, l'opposante a produit les affidavits de Michel Gareau et Cindy Kapusta. Les pièces P-1 à P-5 à l’affidavit de Cindy Kapusta sont des copies conformes des rapports annuals produites par la requérante auprès de l’Inspecteur général des institutions financières du Québec pour chacune des années du 1985-86 à 1990. Selon ces pièces, la requérante n’était pas en activité de décembre 1984 au moins jusqu’au juillet 1988.
une copie certifiée des antécédents du dossier de la présente demande comme pièce A jointe à l'affidavit de Castiglione. La pièce A comprend une copie de la demande de marque de commerce qui semble avoir été signée par Luc Desrochers le 29 août 1988, et à laquelle on a attribué la date de production du 6 septembre 1988. Une copie de dimensions réduites de cette demande est reproduite ci‑dessous.
Dans une lettre du Bureau datée du 2 juin 1989 (voir pièce A jointe à l'affidavit de Castiglione), l'examinateur a informé Luc Desrochers que pour étayer l'allégation portant qu'une erreur avait été faite dans l'identification du requérant comme étant Luc Desrochers plutôt que HydroSerre Inc., un affidavit décrivant l'erreur devrait être produit auprès du registraire. Aucun affidavit de ce genre n'a été produit au nom du requérant. Cependant, pour une raison quelconque, l'examinateur a permis que l'on change l'identité du requérant à HydroSerre Inc., suite à une lettre reçue de Lucie Dagenais pour le compte de HydroSerre Inc., datée du 9 août 1989. Je tiens à souligner que l'alinéa 36 a) du Règlement sur les marques de commerce interdit de modifier une demande si la modification a pour objet de changer l'identité du requérant, sauf après reconnaissance d'un transfert par le registraire.
Le représentant de HydroSerre Inc. a allegué que la formule de demande produite initialement le 6 septembre 1988 était signée par Luc Desrochers pour le compte de HydroSerre Inc., et que le requérant original était, en fait, HydroSerre Inc. et non Luc Desrochers. En outre, le représentant a fait valoir que le défaut d'indiquer dans la formule de demande initiale que le requérant était HydroSerre Inc. était tout simplement une erreur d'écriture. À mon avis, la formule de demande reproduite ci‑dessus identifie le requérant comme étant Luc Desrochers et non HydroSerre Inc.. Le Bureau des marques de commerce a reconnu que le requérant original était Luc Desrochers, comme le confirme la couverture du dossier de la demande qui a été préparée au moment du dépôt de la présente demande, ainsi que les lettres du Bureau datées du 23 novembre 1988 et du 2 juin 1989, qui sont toutes deux adressées à Luc Desrochers (voir la pièce A jointe à l'affidavit de Castiglione). C'est seulement lorsqu'une formule de demande modifiée datée du 9 août 1989 a été produite auprès du Bureau des marques de commerce que HydroSerre Inc. a été identifiée comme le requérant véritable pour ce qui est de l'enregistrement de la marque de commerce MIRABEL FRESH & Dessin.
D'après les observations formulées pour le compte de HydroSerre Inc., il est évident que le requérant original aurait dû être identifié comme étant HydroSerre Inc. plutôt que Luc Desrochers. Par conséquent, il ne semble pas que Luc Desrochers avait l'intention d'employer au Canada la marque de commerce MIRABEL FRESH & Dessin à compter de la date de production de la demande, la date pertinente dans le cas du motif fondé sur l'alinéa 30 e). Je suis donc convaincu que l'opposante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui est incombait pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30 e). Par conséquent, le fardeau légal repose sur le requérant de prouver que la présente demande est conforme à l'alinéa 30 e) de la Loi sur les marques de commerce.
Le requérant a produit les affidavits de Booth et Merulla comme preuves dans cette opposition. Toutefois, ni l'un ni l'autre de ces affidavits n'appuient sa cause, lorsqu'il s'agit de s'acquitter du fardeau légal qui lui incombe relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30 e). Comme le requérant ne s'est pas acquitté de ce fardeau, je repousse sa demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce. Pour cette raison, je n'ai pas examiné les autres motifs d'opposition de l'opposante.
FAIT À HULL (QUÉBEC) LE 28e JOUR DE NOVEMBRE 1994.
G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce