Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Danny Alex aux demandes d’enregistrement n°^s 1,103,151 et 1,153,018 de la marque de commerce RAW produite par World Wrestling Federation Entertainment Inc._____________________

 

 

 

Le 22 mai 2001, World Wrestling Federation Entertainment Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce RAW fondée sur l’emploi au Canada, depuis les dates indiquées, en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

1)                  depuis le 4 octobre 1994 : articles en papier, nommément magazines dans le domaine du divertissement sportif, bandes dessinées, programmes d’événements de divertissement sportif, calendriers, décalcomanies, autocollants, affiches, photographies montées et non montées, images, panneaux sur pied en carton mince, sacs-repas en papier, serviettes de tables, carte à échanger, cartes à jouer, cartes de collection, livres à colorier et livres d’activités; imprimés, nommément brochures, bulletins d’information reliés à la lutte; photographies; autocollants, cartes à échanger, décalcomanies, décalcomanies de tatouage, disques compacts préenregistrés dans le domaine des spectacles de lutte, jeux vidéo, jouets pliables, tous les éléments mentionnés précédemment étant reliés à la lutte

2)                  depuis le 31 mai 1996 : publications, nommément magazines

Services :

1)                  depuis le 4 octobre 1994 : services de divertissement, nommément production et présentation de spectacles de lutte en direct, télévisés et enregistrés

2)                  depuis le 31 janvier 1997 : services de divertissement comportant la fourniture d’information en ligne sur la lutte par la voie d’un réseau de communication international.

 

La demande a reçu le numéro de série 1,103,151 et elle est désignée ci-après « la demande 151 ».

 

Le 18 septembre 2002, la Requérante a produit une autre demande d’enregistrement à l’égard de la marque de commerce RAW, qui a reçu le numéro de série 1,153,018 (la demande 018). La demande 018 est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

1) Aimants, jeux électroniques, nommément véhicules-jouets électroniques, véhicules radiocommandés, jeux électroniques à main, synthétiseurs vocaux, walkies-talkies et toupies basculantes électroniques; logiciels, nommément logiciels de bureau interactif personnels transmis au moyen d’Internet; films cinématographiques et téléfilms; disques préenregistrés; bandes sonores et vidéo préenregistrées; bandes et cassettes vidéo préenregistrées; audiocassettes préenregistrées; bandes préenregistrées; machines de jeux payantes; cartouches; caméras numériques avec CD-ROM; tapis de souris; appareils-photo jetables; lunettes de soleil; étuis de lunettes de soleil; cordons de lunettes de soleil; lunettes prescrites; étuis pour articles optiques;

2) Ligne complète de vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons, tenues de jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice, pantalons de survêtement, shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur, chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d’Halloween et de mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;

3) Figurines d’action jouets; accessoires de figurines d’action jouets; étuis pour figurine d’action; véhicules-jouets; poupées miniatures jouets; jeux de table; toupies; jeux d’arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils à main pour jouer à des jeux électroniques; jeux d’adresse et d’action de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs‑volants; arènes de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux jouets rembourrés; disques volants aérodynamiques pour les jeux de lancer-attraper; jeux de cartes; oursons rembourrés de fèves; guitares jouets électroniques; pistolets à eau; produits de piscine en vinyle, nommément chaises longues à dossier oreiller; canots pneumatiques à une place et à deux places; motomarines; radeaux; chambres à air; et pompes à pied; ampoules de Noël; fusées jouets; coffrets pour véhicules jouets; vêtements de figurines d’action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; meubles de poupée; poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages fictifs; articles de fête sous forme de diablotins et de bruiteurs; planches à roulettes; boules de quille; jouets remontables; scooters; quilles de bowling; casques; genouillères et coudières; talkies-walkies; toupies basculantes émettant de la lumière et des sons; robots télécommandés; ensembles de peintures pour le visage; maquettes à assembler en plastique; piscines gonflables; accessoires de bowling, nommément serre-poignets, gants de quilles, nécessaires de nettoyage de boules, appuis-poignets, sacs de boule de quilles et queues de billard; bas de Noël; coffrets en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; distributrices de gomme à mâcher; distributrices mécaniques de bonbons; distributrices de gommes en bâtonnets; articles pour découper des figurines en gomme.

 

La demande 018 est également fondée sur l’emploi et l’enregistrement de la Marque aux États‑Unis d’Amérique en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

Papier imprimé, nommément magazines ayant trait au divertissement sportif, illustrés, programmes ayant trait au divertissement sportif, calendriers, décalcomanies, autocollants, affiches, photographies montées et non montées, images, panneaux sur pied en carton mince, sacs à lunch en papier, serviettes de table, carte à échanger, cartes à jouer, cartes de collection et livres à colorier et d’activités.

Services :
Services de divertissement, nommément production et présentation d’émissions télévisées de lutte en direct.

 

La demande 151 et la demande 018 ont été annoncées aux fins d’opposition au Journal des marques de commerce des 26 février 2003 et 7 juillet 2004, respectivement.

 

Le 30 juillet 2003, Danny Alex (l’Opposant) a produit une déclaration d’opposition à la demande 151. Le 25 août 2004, l’Opposant a produit une déclaration d’opposition à la demande 018.

 

La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration à l’appui de chaque demande, dans lesquelles elle nie les allégations de l’Opposant.

 

La preuve produite dans les deux instances d’opposition est essentiellement la même.

 

Conformément à l’article 41 du Règlement sur les marques de commerce, l’Opposant a produit les affidavits suivants (qui portent les dates de signature indiquées) :

• Danny Alex (21 juillet 2003, au sujet de la demande 151 et 2 juin 2005, au sujet de la demande 018),
• Christina Mee (21 juillet 2003, au sujet des deux demandes),
• Kevin Wilson (22 juillet 2003, au sujet des deux demandes),
• Jacqueline Chwartacki (23 juillet 2003, au sujet des deux demandes).

La Requérante a obtenu des ordonnances l’autorisant à contre-interroger M. Alex, M^me Mee et M. Wilson et les transcriptions des contre-interrogatoires ont été produites (chaque auteur d’affidavit a fait l’objet d’un seul contre-interrogatoire pour les deux demandes).

 

En vertu de l’article 42 du Règlement, la Requérante a produit les affidavits suivants (qui portent les dates de signature indiquées) :

• Carl DeMarco (18 mai 2005, au sujet de la demande 151 et 13 avril 2006, au sujet de la demande 018),
• Sharon Elliott (19 mai 2005, au sujet de la demande 151 et 18 avril 2006 au sujet de la demande 018).

 

Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Au terme de l’échange des plaidoyers écrits, l’Opposant a demandé l’autorisation de produire une preuve supplémentaire en vertu du paragraphe 44(1) du Règlement, mais cette autorisation lui a été refusée par des lettres du Bureau datées du 14 février 2008.

 

Une audience a été tenue et les deux parties y ont présenté des observations.

 

Les motifs d’opposition

Les motifs d’opposition qui visent la demande 018 ont été présentés de la manière suivante :

1)      En raison du paragraphe 38(2) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), la demande ne respecte pas l’alinéa 30i) de la Loi, car la Requérante ne peut déclarer de manière exacte dans sa demande qu’elle a droit d’employer la marque faisant l’objet de la demande en liaison avec les marchandises et les services énumérés dans la demande.

2)      En raison de l’alinéa 38(2)b) de la Loi, la marque projetée de la Requérante, « RAW » n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec la marque déposée de l’Opposant, « IN THE RAW », portant le numéro d’enregistrement LMC498200, suivant l’alinéa 16(1)a) de la Loi, qui a déjà été employée et qui est connue au Canada depuis au moins 1991.

3)      De même, la Marque de la Requérante n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa 37(1)b) de la Loi, qui prévoit que le requérant ne serait pas la personne ayant droit à l’enregistrement d’une marque de commerce si celle-ci n’est pas enregistrable, alors que la marque LMC498200 est enregistrable selon l’Opposant, et en vertu du paragraphe 37(3) la demande de la Requérante a été considérée comme un « cas douteux » par le registraire et son examen ultérieur ne devrait pas se poursuivre.

4)      En raison de l’alinéa 38(2)c) de la Loi, la Requérante ne pouvait déclarer qu’elle était convaincue qu’elle avait droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et les services énumérés dans la demande.

5)      En raison de l’alinéa 38(2)d) de la Loi, la marque projetée ne peut être considérée comme se distinguant de la marque déposée de l’Opposant. La marque « RAW » de la Requérante ne se distingue pas ou n’est pas adaptée à se distinguer des marchandises et des services de la marque déposée de l’Opposant, « IN THE RAW ».

 

Les motifs d’opposition qui visent la demande 151 ont été présentés de la manière suivante :

1)      En raison de l’alinéa 38(2)a) de la Loi, la demande ne satisfait pas aux prescriptions de l’alinéa 30i) de la Loi, du fait que la Requérante savait au moment de la présentation de sa demande que Danny Alex avait enregistré la marque LMC498200, et par conséquent, la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait droit d’employer sa marque au Canada.

2)      En raison de l’alinéa 38(2)b) de la Loi, la Requérante n’a pas droit à l’enregistrement de sa marque de commerce « RAW » parce que suivant les alinéas 16(3)a) et b) de la Loi, la Marque de la Requérante crée de la confusion avec la marque de l’Opposant « IN THE RAW », enregistrée sous le numéro LMC498200, qui a déjà été employée et qui est connue au Canada depuis au moins 1992, et qui est enregistrée à titre de marque de commerce au Canada depuis juillet 1998.

3)      En vertu de l’alinéa 38(2)d) de la Loi, la marque projetée ne peut être considérée comme se distinguant de la marque déposée de l’Opposant. La Marque de la Requérante ne se distingue pas ou n’est pas adaptée à se distinguer des marchandises et des services de la marque de l’Opposant.

 

Bien que les actes de procédure dans les deux oppositions ne soient pas identiques, il est clair que la question principale qu’elles soulèvent est le risque de confusion entre la Marque de la Requérante, RAW, et celle de l’Opposant, IN THE RAW.

 

Certaines parties des actes de procédure sont un peu confuses. Par exemple, la quatrième conclusion de la demande 018 devrait renvoyer à l’alinéa 38(2)a), plutôt qu’à c), et elle fait essentiellement double emploi avec le premier motif d’opposition; la deuxième conclusion de la demande 151 renvoie à l’alinéa 38(2)b) qui traite de l’enregistrabilité puis traite du droit à l’enregistrement, motif qui serait invoqué correctement en vertu de l’alinéa 38(2)c). Dans l’examen qui suit, j’ai présumé que l’Opposant avait correctement fait valoir ses motifs d’opposition à l’égard des deux demandes selon les alinéas 38(2)a), b), c) et d) comme la Requérante semble l’avoir accepté dans ses contre-déclarations.

 

Les dates pertinentes

Les dates pertinentes à l’égard des divers motifs d’opposition sont les suivantes :

 

La charge de la preuve

Le fardeau de persuasion incombe à la Requérante, qui doit établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Cependant, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial et présenter suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que l’on puisse raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués au soutien de chaque motif d’opposition [Voir la décision John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.), à la page 298]; Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]

 

Résumé de la preuve de l’Opposant

Danny Alex

M. Alex est le titulaire de l’enregistrement LMC498200. Il atteste qu’il emploie la marque IN THE RAW depuis 1991 et qu’elle a d’abord figuré sur divers produits de promotion qu’il utilisait comme danseur professionnel. Il déclare qu’il se désignait lui-même à la fois comme « In The Raw » et comme « Raw » et que des agents ont fait sa promotion auprès de propriétaires de clubs sous le nom « In The Raw ». Vers 1992 et 1993, l’Opposant avait commencé à travailler à une collection de chansons et créé un CD démo original intitulé « In The Raw », qui fut suivi de la parution d’un CD en juin 1998. L’Opposant s’est adressé à lui-même une copie de la bande démo par courrier recommandé le 8 novembre 1993, qu’il a remise sans la décacheter à son avocat. M. Alex a produit un certain nombre de pièces concernant ses activités relatives au CD visé et à des affaires connexes (pièces B à K); bien que ces pièces indiquent qu’il travaillait activement à intégrer ensemble son CD et des documents promotionnels, elles n’indiquent pas d’emploi d’IN THE RAW comme marque de commerce au sens de l’article 4 de la Loi, ni que des membres du grand public aient été exposés à la marque de l’Opposant. Des observations similaires peuvent s’appliquer aux pièces M et N qu’il a produites.

 

La pièce L est un communiqué de presse daté du 3 mars 1998 concernant l’Opposant et son CD IN THE RAW, qu’un publicitaire semble avoir utilisé pour faire la promotion de l’Opposant et de son CD auprès de stations de radio pour la mise en ondes. La pièce R comporte un certain nombre de rapports de positionnement du même publicitaire datant de 1998 relatifs à une chanson (Those Old Summer Nights) du CD IN THE RAW de l’Opposant. Ces rapports indiquent que la chanson a été jouée par un grand nombre de stations de radio canadiennes; toutefois, il ne sait pas avec clarté si la marque de commerce de l’Opposant a été mentionnée par ces stations de radio et, dans l’ensemble, les renseignements tirés du rapport du publicitaire constituent une preuve par ouï-dire inadmissible. Le reste de la pièce R semble provenir des propres registres de l’Opposant sur ses actions de promotion de sa musique auprès des stations de radio canadiennes pendant trois semaines en 1998.

 

Le CD de l’Opposant IN THE RAW a paru en 1998 en format court et format long; des copies de l’emballage où apparaît IN THE RAW ont été fournies [pièces O et P]. Aucun chiffre de ventes n’a été fourni mais il semble qu’au plus 500 CD ont été produits (voir la page 19 du contre-interrogatoire de M. Alex).

 

M. Alex atteste que ses deux CD ont fait l’objet d’une grande exposition par la publicité, les ventes et les comptes rendus sur Internet, comme le montrent les pièces jointes formant la pièce Q. Ces documents sont des éléments de preuve de la promotion du CD; ils ne sont pas des preuves d’emploi et aucun élément de preuve n’établit le nombre de Canadiens qui auraient pu voir les annonces, les sites Internet, etc. présentés par M. Alex.

 

Il y a des éléments de preuve établissant que l’Opposant a vendu jusqu’à 75 vidéos, mais rien n’établit qu’IN THE RAW était associée à ces vidéos au moment de leur vente. (Voir les pièces I et J de l’affidavit Alex et la page 28 de son contre-interrogatoire.)

 

M. Alex donne également les détails suivants sur ses spectacles en direct :

• 7 spectacles en 1999 à Calgary;
• un nombre indéterminé de spectacles à Calgary entre février et décembre 2000;
• des spectacles « de manière continue et régulière » à Calgary de 1993 à 2001;
• un spectacle à Kelowna (C.-B.), en août 2002;
• des spectacles hebdomadaires « à partir du 18 juin 2002 » à Kelowna;

•         deux réceptions de mariage à l’automne 2002;

• des spectacles hebdomadaires du 3 juillet 2003 au 5 septembre 2003 à Kelowna.

 

Il fournit des chiffres de ventes au sujet de certains de ces spectacles ainsi que des détails de certaines ventes de ses CD et tee-shirts, totalisant ensemble 4 097 $ entre le 13 février 2001 et le 12 décembre 2002 [pièce T].

 

Il produit également des copies de deux annonces « montées » pour les spectacles de Kelowna; les deux font mention de sa marque de commerce IN THE RAW en liaison avec son CD et l’une fait référence aux sons « RAW » (bruts en français) de Danny Alex. [Pièces S et U] Aucune photographie n’a été fournie des tee-shirts de l’Opposant ni d’étiquettes ou d’emballages connexes.

 

Au paragraphe 27 de ses affidavits, M. Alex atteste ce qui suit : « Je travaille également pendant les étapes de planification avec Dave Hamilton, le producteur original du CD paru en 1998, au réarrangement musical et à la sortie de la nouvelle version du CD pour le milieu ou la fin de 2004. » Je signale que ce paragraphe n’a pas été mis à jour dans le deuxième affidavit de M. Alex, qui a été signé au moins six mois après la date de parution prévue.

 

Je ne considère pas que le témoignage de M. Alex touchant ses plans d’avenir, l’inscription de l’un de ses CD sur une liste de vente sur eBay ou ses vues personnelles sur la ressemblance entre les marques ou sur le risque de confusion entre elles soit pertinent ou important à l’égard des questions soulevées dans la présente procédure. (Je note que son attestation concernant l’inscription de son CD sur eBay n’apparaît que dans son affidavit relatif à la demande 018.)

 

L’affidavit Chwartacki

M^me Chwartacki travaillait pour les parents de l’Opposant. Elle atteste qu’elle a pour la première fois associé « IN THE RAW » avec l’Opposant au moment où elle a assisté à son spectacle de danse en 1993 et que sa prestation suivait une thématique « raw » (brute en français) en ce qu’il portait des jeans déchirés et dansait sur des genres musicaux « raw », comme le hard rock et le pop metal. Elle dit qu’on le désignait sous les termes « IN THE RAW » et « RAW ». La dernière fois où elle l’a entendu, il faisait la promotion d’IN THE RAW vers la fin de 2000 à Calgary.

 

Christina Mee

M^me Mee, artiste professionnelle, a rencontré l’Opposant au moment où tous les deux travaillaient à des spectacles en direct de danse exotique. Elle a associé pour la première fois « IN THE RAW » avec l’Opposant lorsqu’elle vu son spectacle de danse en 1993. Pour le reste, son affidavit est assez semblable à celui de M^me Chwartacki.

 

Contre-interrogée, M^me Mee (maintenant M^me Levagood) a expliqué que l’Opposant employait le nom IN THE RAW quand on l’annonçait sous l’appellation de Danny Alex In The Raw. (page 5 du contre-interrogatoire)

 

Kevin Wilson

M. Wilson, agent artistique et musicien, a rencontré l’Opposant en 1991 au moment où tous les deux travaillaient dans le monde du spectacle ou du strip-tease. Il atteste que M. Alex utilisait l’expression « In The Raw » pour faire la publicité de son spectacle à la fin de 1992 et qu’il était et est toujours connu comme un artiste « Raw ». M. Wilson exprime son opinion personnelle sur la création du CD IN THE RAW comportant six chansons. Il a entendu pour la dernière fois l’Opposant faire la publicité d’IN THE RAW à Kelowna à l’été de 2002 (aux pages 6 et 7 de son contre-interrogatoire, il explique que M. Alex est la source de ce renseignement).

 

Les incohérences de la preuve de l’Opposant

La validité de l’enregistrement de l’Opposant n’est pas en cause dans la présente procédure, mais je dois traiter des incohérences entre l’enregistrement de l’Opposant et la preuve qu’il a produite pour apprécier le risque de confusion entre les marques des parties.

 

L’Opposant a produit la demande ayant abouti à l’enregistrement n° LMC498200 le 12 mai 1997 en se fondant sur l’emploi projeté. L’enregistrement a été délivré après la production d’une déclaration d’emploi, le 15 juillet 1998, à l’égard des marchandises et services suivants :

            Services :

services de divertissement, nommément exécution de concerts de musique en direct; enregistrement audio et vidéo et services de production; composition de musique pour d’autres personnes; prestations publiques pour le compte d’autres personnes et appui donné à des produits et services d’autres personnes.

 

Malgré cela, M. Alex a attesté :

1)            qu’il employait IN THE RAW comme marque de commerce depuis 1991, « moment où elle est apparue sur divers produits promotionnels qu’il utilisait à titre de danseur professionnel » (paragraphe 5 de l’affidavit Alex) et

2)            qu’IN THE RAW n’avait jamais été utilisée en liaison avec un certain nombre de marchandises et services énumérés dans l’enregistrement, en particulier des anneaux porte-clés, chapeaux, casquettes, cowboy chapeaux, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, pyjamas, lingerie, vestes et manteaux, plumes, crayons, gommes à effacer, drapeaux, fanions, serviettes, couvertures, draps, plaques d’immatriculation, carnets, blocs-notes, autocollants, cartes à jouer, cartables d’écolier, sacs à dos, tapis de souris, logiciels,  nommément économiseurs d’écran d’ordinateur, montres, condoms et appui donné aux produits et services d’autres personnes (pages 32 à 36, du contre-interrogatoire de M. Alex).

 

Selon le point 2), il semble que la déclaration d’emploi produite à l’appui de l’enregistrement de l’Opposant contenait des renseignements incorrects ou faux. Il reste à savoir toutefois si la demande de marque de commerce comportait aussi des renseignements incorrects (dans la mesure où elle s’appuyait seulement sur l’emploi projeté) ou si la déclaration de M. Alex relative au premier emploi de sa marque en 1991 soit ne renvoie pas à un usage comme marque de commerce, soit ne renvoie pas à un usage en liaison avec aucun des services visés par la demande.

 

En contre-interrogatoire, M. Alex a confirmé qu’en 1991 il se produisait comme danseur exotique (page 3, lignes 22 à 24). Quand on lui a demandé si ses spectacles comportaient des chansons, il a répondu : « Il était très rare que je chante en donnant mon spectacle. … Les fois où nous l’avons essayé, c’est devenu très déroutant; aussi je n’ai jamais poursuivi l’expérience jusqu’au point où elle devienne un produit de divertissement réellement viable. » (Page 4, lignes 19 à 24) Il a expliqué plus loin qu’IN THE RAW serait apparue principalement sur des photos promotionnelles affichées dans les bars de strip-tease et parfois dans les journaux. Cependant, aucun exemple de ces photos promotionnelles anciennes n’a été fourni. (M. Alex a déclaré qu’il a cessé de se produire comme danseur exotique en 1995 : page 4 du contre-interrogatoire.)

 

L’article 4 de la Loi définit quand une marque est réputée employée :

    (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

Le seul élément de preuve produit qui « indique » un emploi de la marque de commerce IN THE RAW en liaison avec des « services de divertissement, nommément exécution de concerts de musique en direct » est daté de 2002 ou d’une période postérieure (voir les pièces S et T de l’affidavit Alex). La preuve la plus ancienne produite qui « indique » un emploi de la marque de commerce IN THE RAW en liaison avec des marchandises date de 2001 (pièce T de l’affidavit Alex); il s’agit de factures manuscrites établies pour la vente de CD et de tee-shirts à des particuliers, où la marque de commerce apparaît dans le corps des factures qui, je suis disposée à l’accepter, auraient été remises aux acheteurs au moment du transfert des marchandises. (Aucun élément de preuve fourni n’établit que la marque apparaissait directement sur les tee-shirts, leurs étiquettes ou leur emballage. M. Alex a fourni des emballages de CD où figure IN THE RAW, mais en contre-interrogatoire, il est devenu évident que les deux emballages (pièces O et P) concernent les CD courts, c.-à-d. la version à 6 chansons qui a d’abord été utilisée pour la promotion et qui a été envoyée aux stations de radio et aux points de diffusion analogues, et ne se rapportait pas à la version longue du CD comportant 11 chansons qui a été mise en vente (pages 14 à 18 du contre-interrogatoire). En outre, bien que M. Alex ait attesté qu’il y a eu des ventes de vidéos (pages 29 et 30 du contre-interrogatoire), rien n’établit qu’IN THE RAW était associée aux vidéos comme le prescrit l’article 4; on n’a pas fourni de factures faisant mention de vidéos et l’étiquetage fourni à la pièce J ne montre pas IN THE RAW.

 

Une large partie de la preuve relative à l’emploi d’IN THE RAW est constituée de déclarations des auteurs des affidavits; leurs références à la promotion d’IN THE RAW (de même que de RAW) peuvent simplement signifier que les mots IN THE RAW et RAW étaient employés oralement dans la promotion de l’Opposant. Toutefois, des mentions orales d’une marque de commerce ne constituent pas un emploi d’une marque de commerce, que ce soit pour des marchandises ou des services [voir les décisions Playboy Enterprises Inc. c. Germain (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F. 1^re inst.) et Waltrip c. Boogiddy Boogiddy Racing Inc. (2007), 64 C.P.R. (4th) 357 (C.O.M.C.)].

 

Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la preuve permet seulement de conclure que la marque de l’Opposant a été employée comme marque de commerce depuis 2002 en liaison avec des services de divertissement et depuis 2001 en liaison avec des CD préenregistrés et des tee-shirts. À cet égard, je note que dans l’arrêt Park Avenue Furniture c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, la Cour d’appel fédérale a indiqué que l’absence d’emploi d’une marque de commerce déposée doit être examinée au cours de l’appréciation du risque de confusion selon le paragraphe 6(5) de la Loi.

 

Résumé de la preuve de la Requérante

Carl DeMarco

M. DeMarco est le président de World Wrestling Entertainment Canada, Inc. (WWE Canada), filiale en propriété exclusive de la Requérante. M. DeMarco déclare que WWE Canada est la distributrice exclusive des produits de la Requérante au Canada et une licenciée de la Requérante.

 

La Requérante est une société américaine qui, selon M. DeMarco, est associée au Canada et à l’étranger au divertissement sportif, et spécifiquement aux spectacles de lutte. Elle organise des spectacles de lutte en direct qui sont « diffusés aux amateurs de lutte au Canada et aux États-Unis principalement dans le cadre de deux émissions de télévision vedettes, commercialisées en liaison avec les marques RAW et SMACKDOWN… » « L’émission de télévision RAW a commencé par être diffusée en direct du Manhattan Center à New York sur le USA Network le 11 janvier 1993… L’objet du spectacle n’a jamais changé – c’est une émission hebdomadaire de deux heures présentant des parties de lutte et des histoires de coulisses compliquées concernant les lutteurs, les managers, les arbitres et les commissaires. » « La marque de commerce RAW est affichée de manière proéminente et constante au cours de l’émission de télévision RAW et lors des événements et programmes connexes de la WWE. La marque de commerce RAW est présentée aux génériques de début et de fin d’émission et sur des panneaux de signalisation, banderoles et écrans vidéo sur le ring de lutte et autour du ring. »

 

Les recettes de la Requérante provenant de l’émission de télévision RAW au Canada de 2001 à 2005 ont varié entre 2,4 et 3,5 millions de dollars américains par an. De 1996 à 2005, l’émission de télévision RAW aurait attiré, dit-on, une moyenne de plus de 34 millions de téléspectateurs par an au Canada.

 

La marque RAW est associée à « une large gamme de produits évoquant les thèmes de l’émission sur la lutte » et ces produits sont vendus au Canada dans un grand nombre de grandes chaînes de détaillants, notamment Wal-Mart, Toys « R » Us, HMV, Zellers, Sears, Canadian Tire, Future Shop CD Plus et Giant Tiger, ainsi que par divers détaillants indépendants. M. DeMarco fournit l’emballage des DVD et des jeux vidéo RAW offerts à la vente chez des détaillants du Canada.

 

Les produits RAW se vendent également sur Internet et M. DeMarco produit en preuve les marchandises suivantes portant la Marque : casse-têtes; programmes; jeux vidéos; bracelets; tee-shirts; DVD; cordon; jeu de sous-verres; cassette vidéo; magazine; affiche.

 

Les magazines RAW magazines sont également distribués au Canada par des détaillants.

 

Sharon Elliott

M^me Elliott, technicienne juridique employée par l’agent en marque de commerce de la Requérante, présente des définitions de dictionnaire de « in the raw » et des précisions sur trois enregistrements de marque de commerce canadiens et sur une demande de marques intégrant l’expression « in the raw ».

 

Les motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 30i)

Dans le cas où le requérant a fourni la déclaration prescrite par l’alinéa 30i), le motif d’opposition fondé sur cet alinéa ne devrait être accueilli que des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’il y a une preuve de mauvaise foi de la part du requérant. [Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) à la page 155] Comme ce n’est pas le cas en l’espèce, les motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 30i) sont rejetés.

 

Le risque de confusion

Chacun des autres motifs d’opposition fait valoir le risque de confusion entre les marques des parties. Je débuterai en appréciant le risque de confusion à la date d’aujourd’hui entre la marque déposée de l’Opposant et la Marque faisant l’objet de la demande 018. L’Opposant s’est acquitté de son fardeau de présentation initial à cet égard puisque son enregistrement existe.

 

Le test en matière de confusion

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Dans l’application du critère relatif à la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de celles qui sont énumérées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune a été en usage; c) le genre des marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Tous les facteurs énumérés ne doivent pas nécessairement recevoir le même poids. [Voir, de manière générale, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., [2006] 1 R.C.S. 772, et Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al., [2006] 1 R.C.S. 824.]

 

L’alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle chacune est devenue connue

Les deux marques possèdent un caractère distinctif inhérent, car aucune ne se relie directement aux marchandises et services qui y sont associés.

 

Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être intensifié par le fait que la marque est devenue connue en raison de la promotion ou de l’emploi. En me fondant sur la preuve, je conclus que la marque de l’Opposant n’est pas devenue connue ni n’a été employée dans une grande mesure. Par opposition, il est établi que la Marque de la Requérante est devenue largement connue, mais uniquement en rapport avec ses services de divertissement ayant trait à la lutte.

 

L’alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

Comme je l’ai mentionné précédemment, la preuve de l’Opposant me persuade seulement que sa marque IN THE RAW a été employée conformément à l’article 4 depuis 2001.

 

M. DeMarco atteste que la Requérante emploie la Marque depuis 1993 en liaison avec ses services. (La demande 151 fait mention d’une date de premier emploi fixée au 4 octobre 1994 pour des services similaires, mais un requérant n’est pas tenu d’identifier sa date d’emploi la plus reculée dans une demande : Marineland c. Marine Wonderland and Animal Park (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F. 1^re inst).)

 

 Les alinéas  6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

Pour l’examen des marchandises, services et entreprises, l’état déclaratif des marchandises ou des services qui figure dans les demandes d’enregistrement ou les enregistrements des parties est déterminant pour la question de la confusion visée à l’alinéa 12(1)d) [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc. (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); Miss Universe Inc. c. Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.); voir McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd. (1999), 2 C.P.R. (4^th) 266 (C.O.M.C.)].

 

Il ressort avec clarté de la preuve que l’ensemble des marchandises et services de l’Opposant sont reliés à sa carrière de chanteur et que ses marchandises, bien qu’elles soient vendues séparément, servent en partie (sinon principalement) à faire la promotion de ses services de divertissement. Cependant, l’état déclaratif des marchandises et des services qui figure dans l’enregistrement n’est pas limité de cette façon.

 

Par contre, il est clair que les marchandises et les services commercialisés par la Requérante ont trait à la lutte. Toutefois, l’état déclaratif des marchandises de la demande 018 n’est pas limité de cette façon.

 

Les deux parties sont dans le domaine du divertissement, mais la lutte et la chanson sont des branches différentes du divertissement. Même si les circuits commerciaux des parties peuvent se croiser dans certaines circonstances, il existe de grandes différences entre les entreprises des parties. Néanmoins, les marchandises visées dans les demandes de la Requérante chevauchent celles de l’enregistrement de l’Opposant dans une certaine mesure, indiquée ci-dessous :

Enregistrement 498200	Demande 151	Demande 018
Disque compacts audio préenregistrés, bandes audiocassettes et vidéocassettes; vidéos de musique	Disque compacts préenregistrés dans le domaine des spectacles de lutte	Disques préenregistrés; bandes sonores et vidéo préenregistrées; bandes et cassettes vidéo préenregistrées, audiocassettes préenregistrées; bandes préenregistrées
Affiches	Affiches reliées à la lutte	Affiches
Photographies	Photographies montées et non montées; photographies, toutes reliées à la lutte	Photographies montées et non montées
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux de cowboy, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, shorts, pyjamas, lingerie, vestes et manteaux		Ligne complète de vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons, tenues de jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice, pantalons de survêtement, shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur, chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, serre-poignets, bandanas; couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes
Autocollants	Autocollants reliés à la lutte	Autocollants
Cartes à jouer	Cartes à jouer reliées à la lutte	Cartes à jouer
Tapis de souris		Tapis de souris

 

Il est raisonnable de présumer que les marchandises qui se chevauchent pourraient circuler dans des circuits commerciaux semblables; par exemple, il n’y a pas de raison de croire que les magasins de disques ne vendraient pas à la fois les bandes radiocassettes IN THE RAW et les audiocassettes préenregistrées RAW.

 

Je note que dans son plaidoyer écrit, l’Opposant souligne seulement que ses marchandises et services visés par l’enregistrement et ceux de la demande 018 se chevauchent ou sont similaires : disques préenregistrés; bandes sonores et vidéo préenregistrées; bandes et cassettes vidéo préenregistrées; audiocassettes préenregistrées; bandes préenregistrées; tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, pyjamas; services de divertissement. S’agissant de la demande 151, le plaidoyer écrit de l’Opposant traite seulement des services de divertissement de la Requérante. D’autre part, la Requérante prend comme position dans son plaidoyer écrit au sujet de la demande 018 que les marchandises qui présentent la plus grande similitude sont les suivantes : « affiches, photographies et vêtements constitués par des tee-shirts »; ce faisant, elle adopte la position selon laquelle les disques préenregistrés, les bandes sonores et vidéo préenregistrées, les bandes et cassettes vidéo préenregistrées, les audiocassettes préenregistrées et les bandes préenregistrées de la demande 018 sont sans relation avec les marchandises similaires de l’enregistrement de l’Opposant en raison des différences entre les spectacles de lutte et les spectacles de musique country. S’agissant de la demande 151, la Requérante, dans son plaidoyer écrit, reconnaît des similitudes entre les marchandises de l’Opposant visées par l’enregistrement et les photographies et affiches de la Requérante, mais elle signale que les marchandises de la Requérante sont identifiées dans la demande comme « reliées à la lutte ».

 

L’alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

Il existe un degré de ressemblance assez grand entre les marques en raison de la composante commune RAW, prédominante dans les deux marques. Cependant, quand on examine les marques dans leur ensemble, il y a des différences entre elles dans la présentation, le son et l’idée qu’elles suggèrent. Comme l’a souligné la Requérante, la Marque de la Requérante compte un seul mot alors que la marque de l’Opposant en compte trois. Les premières parties, qui sont traditionnellement plus importantes, diffèrent entre elles. Bien que la première partie de la marque de l’Opposant soit simplement une préposition et un article, ces deux petits mots transforment la marque de l’Opposant en une expression déterminée : le Paperback Oxford Canadian Dictionary, 2^nd Edition définit « in the raw » de la manière suivante : 1 dans son état naturel sans altération. 2 nu. Par ailleurs, le Paperback Oxford Canadian Dictionary donne treize définitions du mot « raw »: 1 (nourriture) crue, 2 dans l’état naturel; non transformé (eaux usées brutes), 3 (statistiques, données, etc.) n’ayant subi aucune analyse ou traitement. 4 (personne) inexpérimentée, non formée; novice dans une activité (des recrues sans expérience) 5 a à vif; avec la chair à nu. b sensible au toucher en raison de la chair à nu. c anormalement sensible (touché un nerf sensible). 6 (atmosphère, jour, etc.) frais et humide 7 a brut sur le plan de la qualité artistique; manquant de fini. b non contrôlé, non raffiné (émotion brute). 8 (extrémité d’un tissu) sans bord ou sans lisière. 9 (alcool) non dilué. 10 (soie) telle qu’on l’obtient après dévidage du cocon. 11 (lait) non pasteurisé. 12 (cuir) non tanné. 13 (film ou vidéo, etc.) non publié. À l’évidence, certaines de ces définitions ne sont pas susceptibles d’être associées à la Marque telle qu’elle s’applique aux marchandises et services particuliers de la Requérante; par ailleurs, je ne vois pas clairement lequel des sens définis prédominera vraisemblablement dans l’esprit du consommateur canadien moyen. Je note les similitudes entre la première définition d’« in the raw » et la deuxième définition de « raw ».

 

L’Opposant a renvoyé à la jurisprudence de certaines décisions où l’on a conclu que la confusion avait tendance à se produire dans les cas où les secondes parties des deux marques étaient identiques alors que les premiers mots de chacune étaient différents. La Requérante a toutefois souligné que chacune de ces décisions concernait un requérant dont la marque intégrait la totalité de la marque de l’Opposant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Les autres circonstances de l’espèce

M^me Elliott a présenté des éléments de preuve de quelques autres marques inscrites au Registre canadien des marques de commerce qui comportaient l’expression « IN THE RAW ». Toutefois, la preuve tirée de l’état du registre n’est valable que lorsqu’un grand nombre de marques pertinentes ont été repérées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]

 

Conclusion sur le risque de confusion

Il est clair que les parties appartiennent à des domaines différents du divertissement et que la Requérante a acquis une réputation importante dans son domaine contrairement à l’Opposant. Ayant tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, je conclus selon la prépondérance de la preuve qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marchandises et les services des parties dans la mesure où les marchandises et services de la Requérante sont limités au domaine de la lutte. Cependant, la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de persuasion à l’égard des marchandises qui échappent à ce domaine et qui chevauchent les marchandises de l’Opposant. J’ai pris en considération l’absence d’emploi de la marque de l’Opposant dans mon appréciation du risque de confusion, mais je ne puis passer sous silence le fait que son enregistrement demeure valide pour l’ensemble des marchandises et services de l’état déclaratif. La marque de l’Opposant n’est pas une marque forte et elle n’a pas droit à une protection de large portée. Néanmoins, les marques ont un certain degré de ressemblance, il n’est pas établi que « raw » est un élément constitutif courant des marques et les circuits commerciaux des parties peuvent effectivement se chevaucher. Il incombe à la Requérante de me persuader qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques et je conclus que la Requérante ne l’a pas fait à l’égard des marchandises suivantes de la demande 018 :

disques préenregistrés; bandes sonores et vidéo préenregistrées; bandes et cassettes vidéo préenregistrées, audiocassettes préenregistrées, bandes préenregistrées,

affiches,

photographies montées et non montées,

ligne complète de vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons, tenues de jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice, pantalons de survêtement, shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur, chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, serre-poignets, bandanas; couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes,

autocollants,

cartes à jouer,

tapis de souris.

Il est noté que la preuve de la Requérante n’établit pas qu’elle ait acquis une réputation importante reliée aux catégories générales de marchandises mentionnées ci-dessus.

 

Le motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité concernant la demande 018 est accueilli pour les marchandises mentionnées précédemment, mais est rejeté pour le reste.

 

S’agissant maintenant du risque de confusion entre la marque déposée de l’Opposant et la Marque faisant l’objet de la demande 151, j’en viens à une conclusion différente. Les marchandises visées par cette demande sont toutes limitées à des marchandises reliées à la lutte, domaine dans lequel la Requérante s’est taillé une réputation importante, ce qui distingue ces marchandises de celles de la demande 018. Le motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité concernant la demande 151 est donc rejeté.

 

Les motifs d’opposition fondés sur le droit à l’enregistrement

Pour s’acquitter de son fardeau de présentation à l’égard des motifs d’opposition fondés sur le droit à l’enregistrement, l’Opposant doit établir l’emploi de sa marque avant la date de production de la demande 018 (18 septembre 2002) et avant les dates de premier emploi figurant dans la demande 151 (4 octobre 1994, 31 mai 1996 et 31 janvier 1997). Comme je l’ai dit précédemment, la preuve de l’Opposant établit l’emploi d’IN THE RAW en liaison avec les services de divertissement de l’Opposant depuis juin 2002, et en liaison avec des CD et des tee-shirts depuis février 2001. Par conséquent, pour la demande 151, le motif d’opposition invoquant le droit à l’enregistrement est rejeté au motif que l’Opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau de présentation à cet égard.

 

Pour la demande 018, l’Opposant s’est acquitté de son fardeau de présentation relatif aux motifs d’opposition fondés sur le droit à l’enregistrement, même si l’emploi de sa marque au 18 septembre 2002 était plutôt minimal. Toutefois, les services de divertissement que fournit l’Opposant sont significativement différents de ceux de la Requérante, soit la production et présentation d’émissions de télévision de divertissement en direct sur les sports de la lutte. Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur le droit à l’enregistrement sont rejetés à l’égard des services de la Requérante. L’Opposant n’a toutefois pas gain de cause en vertu de l’article 16 en ce qui concerne les tee-shirts, disques préenregistrés; bandes sonores et vidéo préenregistrées, audiocassettes préenregistrées et bandes préenregistrées, compte tenu du premier emploi fait par l’Opposant d’IN THE RAW pour des tee-shirts et des CD, pour des raisons semblables à celles que j’ai exposées dans mon examen des motifs d’opposition fondés sur l’enregistrabilité.

 

Les motifs d’opposition fondés sur le caractère distinctif

Le fardeau de persuasion qui incombe à la Requérante est d’établir que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises et services de ceux d’autres personnes au Canada [Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]. Cependant, la partie qui prétend que la réputation de sa marque empêche la marque de l’autre partie de posséder un caractère distinctif doit s’acquitter d’un fardeau de présentation. Par conséquent, pour s’acquitter de cette charge à l’égard des motifs fondés sur le caractère distinctif, l’Opposant doit établir qu’au 30 juillet 2003 et au 25 août 2004 la réputation de sa marque était importante, significative ou suffisante pour annuler le caractère distinctif de l’autre marque. [Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1^re inst.)]

 

Je ne suis pas certaine que l’Opposant se soit acquitté de son fardeau de présentation à l’égard de ce motif pour diverses raisons. Par exemple, son CD étant sorti en 1998 en un nombre limité d’exemplaires, soit 500, il est difficile d’apprécier dans quelle mesure subsistait encore en 2003 et en 2004 la réputation acquise de l’emploi d’IN THE RAW en liaison avec le CD (je reconnais cependant qu’il existe des éléments de preuve d’un faible nombre de ventes à des particuliers du CD de l’Opposant en 2002). Quoi qu’il en soit, si l’Opposant s’était acquitté de son fardeau initial, l’issue des motifs d’opposition fondés sur le caractère distinctif aurait été identique à celle de motifs fondés sur le droit à l’enregistrement, c.-à-d. que les motifs auraient été rejetés pour la demande 151 et acceptés seulement pour la demande 018 à l’égard des tee-shirts, disques préenregistrés; bandes sonores et vidéo préenregistrées, audiocassettes préenregistrées et bandes préenregistrées.

 

La confusion inverse

L’Opposant a soutenu que le risque de confusion est celui de la « confusion inverse », c.-à-d. que les consommateurs concluront à tort que les marchandises et services de l’Opposant proviennent de la Requérante ou sont associés à elle. L’Opposant n’a cité aucune jurisprudence à l’appui de son argumentation, mais la décision qui fait autorité sur le sujet au Canada est Services alimentaires A & W du Canada Inc. c. Restaurants McDonald du Canada Ltd. (2005), 40 C.P.R. (4^th) 126 (C.F. 1^re inst.). Dans cette décision, le juge O’Reilly a formulé les observations et les conclusions suivantes au sujet de la « confusion inverse », à partir du paragraphe 23 de sa décision :

 

23 La notion de la confusion inverse semble bien acceptée aux États-Unis. Un auteur américain important la décrit en ces termes :

 

[traduction] La règle de la confusion inverse dépend largement des faits et son application dépend de la présence d’un ensemble de faits essentiels. L’exemple type de ce type d’affaire, c’est celui d’un utilisateur nouveau qui dispose d’un pouvoir économique beaucoup plus grand et qui, en toute connaissance de cause, inonde le marché de publicité concernant une marque quasi semblable qui crée de la confusion et qui finit par l’emporter sur le pouvoir et la valeur de la marque de commerce de l’utilisateur plus ancien. Lorsque les faits diffèrent de ce modèle, la règle de la confusion inverse ne s'applique pas. (J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4^e éd., Danvers, MA; Thomson West, 2004, ch. 23:10, à la p. 23:46.

 

24 Toutefois, les tribunaux américains paraissent moins dogmatiques que McCarthy au sujet des exigences relatives à la confusion inverse. Les parties conviennent que l’arrêt de principe sur la question de la confusion inverse est A & H Sportswear Co., Inc. v. Victoria’s Secret Stores, Inc., 167 F. Supp. 2d 770 (E.D.P. 2001). Dans cette affaire, la demanderesse était un fabricant de maillots de bain vendus sous la marque de commerce « Miraclesuit », enregistrée en 1992. La défenderesse vendait des articles de lingerie fine et des maillots de bain sous la marque « The Miracle Bra », enregistrée en 1994. La demanderesse a prétendu que la défenderesse utilisait une marque qui créait de la confusion, en ce sens que les consommateurs étaient amenés à croire que la demanderesse vendait des marchandises qui provenaient de la défenderesse, autrement dit, qu’elle créait de la confusion inverse. La cour de district a conclu que la demanderesse avait établi le bien‑fondé de sa cause.

 

25 Toutefois, il est très clair que la cour de district a abordé la question de la confusion inverse exactement de la même façon qu’elle aurait abordé celle de la confusion directe. Elle n’a appliqué aucun critère spécial et elle n’a pas non plus insisté sur la preuve du scénario présenté par McCarthy.

…

 

32 Je ne vois rien dans la Loi qui oblige la partie demanderesse à invoquer la confusion directe. La Loi est assez large pour viser à la fois la confusion directe et la confusion inverse. Les deux types de confusion donnant droit à une action en vertu de la Loi, et les mêmes critères s’appliquent.

 

33 Il n’est donc pas nécessaire de s’appuyer sur les lois, la doctrine, la jurisprudence ou les critères américains pour trancher une demande fondée sur la confusion inverse au Canada.

 

Par conséquent, toute référence à la « confusion inverse» semble être une échappatoire, étant donné que l’analyse ne diffère pas de celle de l’approche classique. Je signalerai néanmoins que l’agent de la Requérante a fait valoir que la condition permettant de conclure à la « confusion inverse » exposée dans le texte de M. McCarthy n’existerait pas en l’espèce car il est d’avis que l’usager le plus ancien est la Requérante et n’est pas l’Opposant.

 

Dispositif

Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition à l’égard de la demande n° 1,103,151 en vertu du paragraphe 38(8). De plus, je repousse la demande n° 1,153,018 seulement pour les marchandises suivantes : disques préenregistrés; bandes sonores et vidéo préenregistrées, bandes et cassettes vidéo préenregistrées, audiocassettes préenregistrées et bandes préenregistrées; affiches; photographies montées et non montées; ligne complète de vêtements, nommément, hauts, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons, tenues de jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice, pantalons de survêtement, shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur, chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, serre-poignets, bandanas; couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes; autocollants; cartes à jouer; tapis de souris. En matière d’acceptation partielle de l’opposition, la décision qui fait autorité est la décision Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^re inst.).

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 18 JUIN 2008.

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.