Contenu de la décision
Traduction/Translation
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2011 COMC 130
Date de la décision : 2011-07-21
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de McMillan s.e.n.c.r.l., s.r.l. visant l’enregistrement no LMC566299 pour la marque de commerce LAKAI au nom de Lakai, Ltd.
[4] Le 8 juin 2009, à la demande de McMillan s.e.n.c.r.l., s.r.l. (la partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Lakai, Ltd. (l’inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce LAKAI (la Marque), dont le numéro d’enregistrement est LMC566299.
[4] La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :
a) Fourre‑tout, sacs à dos et bagagerie.
b) Habillement, nommément chemises, tee‑shirts, soutien‑gorge de sport longs, pantalons, jeans, shorts, culottes de golf, maillots, caleçons de bain, caleçons, caleçons boxeur, sous‑vêtements.
c) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales.
d) Bottes de planches à neige.
e) Couvre‑chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux.
[3] Selon l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi commence le 8 juin 2006 et se termine le 8 juin 2009.
[4] L’« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[…]
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
En l’espèce, c’est le par. 4(1) qui s’applique.
[5] Il est bien établi que l’art. 45 de la Loi a pour objet d’énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. Dans l’arrêt Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.), il a été établi que les assertions d’emploi ne suffisent pas, en droit, à démontrer l’emploi. Le destinataire d’un avis prévu à l’art. 45 doit produire des éléments de preuve démontrant comment il a employé la marque de commerce afin que le registraire puisse déterminer si les faits confirment qu’il y a eu emploi de la marque au sens de l’art. 4 de la Loi. Toutefois, il a été établi également qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance de preuve s’il est possible de démontrer l’emploi d’une manière simple et directe [voir Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)].
[6] En réponse à l’avis du registraire, l’inscrivante a produit l’affidavit de Kevin Dunlap, son président, auquel étaient jointes les pièces A à E. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.
[7] Tout d’abord, je note que M. Dunlap indique ce qu’il entend par « emploi » relativement à une marque de commerce ou par « vente en liaison » avec une marque de commerce au paragraphe 4 de son affidavit. Il mentionne que la Marque est apposée ou imprimée sur les produits ou sur l’emballage dans lequel les produits sont vendus, ou sur une étiquette d’identification apposée sur le produit ou sur l’emballage dans lequel le produit est vendu. Cette précision est compatible avec la preuve composée de photographies et de documents illustrés (pièces « C », « D » et « E ») qui sera présentée plus loin.
[8] Aux paragraphes 6 et 7 de son affidavit, M. Dunlap indique clairement que l’inscrivante a employé la Marque en liaison avec les marchandises suivantes (ci‑après appelées les marchandises de marque LAKAI) vendues au Canada au cours de la période pertinente :
• fourre‑tout, sacs à dos et bagagerie;
• habillement, nommément chemises, tee‑shirts, pantalons, jeans, shorts, maillots, caleçons, caleçons boxeur, sous‑vêtements;
• articles chaussants, nommément chaussures;
• couvre‑chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières.
[9] La partie requérante a raison de souligner que M. Dunlap n’indique pas, aux paragraphes 6 et 7 de son affidavit, que l’inscrivante a vendu les marchandises décrites comme « soutien‑gorge de sport long, culottes de golf, bottes, sandales, bottes de planche à neige et bandeaux » au Canada en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. En effet, il ressort de l’examen de l’ensemble de la preuve que l’inscrivante n’a présenté aucun élément de preuve à cet égard. Par conséquent, l’inscription de ces marchandises sera radiée de l’enregistrement pour défaut d’établir l’emploi au sens de l’art. 4 de la Loi. J’examinerai maintenant la question de savoir si l’inscrivante s’est acquittée de son fardeau de démontrer l’emploi de sa Marque en liaison avec les marchandises de marque LAKAI (comme je l’ai déjà dit), conformément aux art. 4 et 45 de la Loi.
[10] En ce qui concerne la vente des marchandises de marque LAKAI, M. Dunlap explique que l’inscrivante a effectué de telles ventes au Canada par l’intermédiaire de son distributeur, et fournit une longue liste de plus de 150 points de vente au détail au Canada par l’intermédiaire desquels les marchandises de marque LAKAI étaient, à leur tour, distribuées et vendues. À l’appui des ventes déclarées, M. Dunlap joint comme pièce « A » un rapport d’enquête concernant les factures et les ventes, qui comprend des factures relatives aux ventes faites par l’inscrivante à son distributeur au Canada pendant la période du 1er janvier au 15 juin 2009 (période qui couvre manifestement la période pertinente). Le rapport d’enquête renferme des renseignements sur 389 factures relatives à des ventes de marchandises de marque LAKAI totalisant 5 177 604,24 $.
[10] De plus, M. Dunlap fournit à titre de pièce « B » un échantillon représentatif de 14 factures faisant état de ventes des marchandises de marque LAKAI au distributeur au Canada de l’inscrivante. Je constate que les numéros de facture correspondent aux numéros figurant dans le rapport d’enquête joint à titre de pièce « A »; ces factures représentent donc un petit échantillon tiré des 389 factures présentées à la pièce « A ». Après examen, il ressort que ces factures indiquent la vente des produits suivants :
• articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes;
• accessoires, nommément ceintures, portefeuilles;
• tapis de souris;
• sacs à dos;
• couvre‑chefs, nommément casquettes;
• habillement, nommément tee‑shirts.
[11] Je note et je conviens avec la partie requérante que l’enregistrement no LMC566299 ne comprend pas de ceintures, de portefeuilles, de tapis de souris ou de chaussettes, et que la vente de ces produits n’a aucune incidence sur la présente procédure prévue à l’art. 45. Par conséquent, en ce qui concerne les marchandises visées par l’enregistrement, les factures représentatives font état des ventes de « chaussures, sacs à dos, casquettes et tee‑shirts ».
[12] Les autres éléments de preuve sont composés de ce qui suit :
• Pièce « C » : une présentation de marketing du distributeur canadien de l’inscrivante pour 2006‑2007 indiquant des publications qui font la publicité des marchandises de marque LAKAI au Canada;
• Pièce « D » : des copies de pages tirées du site Web actuel de l’inscrivante montrant diverses marchandises de marque LAKAI et des produits portant la Marque présentés comme étant semblables aux produits offerts/ou vendus au cours de la période pertinente;
• Pièce « E » : des photographies de marchandises de marque LAKAI vendues, selon M. Dunlap, par l’inscrivante au Canada au cours de la période pertinente, où la Marque apparaît sur les produits ou sur les étiquettes apposées au point de vente. Les photographies semblent être tirées d’un catalogue décrivant les marchandises. Les marchandises figurant dans ces photographies comprennent, à mon avis, les marchandises suivantes visées par l’enregistrement : bagagerie; habillement, nommément chemises, tee‑shirts, pantalons, jeans, shorts, maillots, caleçons de bain, caleçons boxeur; articles chaussants, nommément chaussures; couvre‑chefs, nommément casquettes, chapeaux.
[13] Je comprends que les pièces « C », « D » et « E » déposées en preuve n’établissent pas l’emploi en soi, au sens de l’art. 4, mais elles sont néanmoins utiles en tant que preuve photographique à l’appui des déclarations sous serment de M. Dunlap relativement à la façon dont la Marque était apposée et affichée sur les marchandises de marque LAKAI [voir Miller Thomson s.e.n.c.r.l. c. Terra Equipment Ltd. (2007), 64 C.P.R. (4th) 53].
[12] La partie requérante soutient que la preuve présentée par l’inscrivante ne suffit pas pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacune des marchandises visées par l’enregistrement au cours de la période pertinente. La partie requérante a analysé ainsi la preuve dans les moindres détails. Par exemple, elle soutient que le rapport d’enquête concernant les factures et les ventes joint à titre de pièce « A » ne renferme aucun renseignement quant au genre des marchandises vendues, ni d’indice permettant de savoir si l’une ou l’autre de ces marchandises porte la Marque.
[13] Toutefois, dans le cadre d’une procédure prévue à l’art. 45, il faut tenir compte de la preuve dans son ensemble; il ne convient pas de mettre l’accent sur certains éléments de preuve [voir Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 C.P.R. (4th) 209 (C.O.M.C.); Fraser Milner Casgrain s.e.n.c.r.l. c. Canadian Distribution Channel Inc. (2009), 78 C.P.R. (4th) 278 (C.O.M.C.)]. Compte tenu de ce principe, comme je l’ai indiqué précédemment, il faut préciser que les factures représentatives produites à la pièce « B » portent des numéros qui correspondent aux numéros des factures figurant dans le rapport d’enquête joint à titre de pièce « A ». De plus, M. Dunlap a indiqué clairement que ces factures se rapportent aux ventes de marchandises de marque LAKAI et a fourni en preuve des photographies à la pièce « E » pour démontrer la façon dont la Marque était liée aux marchandises de marque LAKAI lors du transfert. Cette preuve photographique est compatible avec la description de M. Dunlap de ce qu’il entend par « emploi » relativement à une marque de commerce ou par « vente en liaison » avec une marque de commerce, comme je l’ai dit plus haut.
[14] En ce qui concerne les marchandises de marque LAKAI, la partie requérante soutient également qu’aucune des factures produites ne fait état de ventes de « fourre‑tout et bagagerie; habillement, nommément chemises, pantalons, jeans, shorts, maillots, caleçons, caleçons boxeur et sous‑vêtements; bottes de planches à neige et couvre‑chefs, nommément chapeaux, visières et bandeaux ». Elle souligne que, bien que certaines de ces marchandises apparaissent dans les photographies de la pièce « E », aucun élément de preuve documentaire n’établit la vente de ces marchandises. De plus, la partie requérante soutient que les casquettes, les tee‑shirts et les sacs à dos particuliers illustrés à la pièce « E » ne correspondent pas aux casquettes, aux tee‑shirts et aux sacs à dos dont font état les factures.
[15] Tout d’abord, la jurisprudence établit clairement qu’il n’est pas nécessaire de fournir des factures dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [voir Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 C.P.R. (3d) 483, à la page 486 (C.F. 1re instance)]; par conséquent, l’inscrivante ne devrait pas être pénalisée pour l’avoir fait. De plus, si M. Dunlap avait déclaré sous serment que l’échantillon de factures figurant à la pièce « B » indiquait la vente de chacune des marchandises de marque LAKAI ou de chacune des marchandises de marque LAKAI illustrées expressément à la pièce « E », alors j’aurais convenu qu’il y avait contradiction entre ses déclarations sous serment et les factures présentées qui devait être interprétée contre l’inscrivante [voir Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1979), 45 (2d) 194, à la page 198 (C.F. 1re inst.), conf. par (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Toutefois, M. Dunlap n’a indiqué nulle part dans son affidavit que l’échantillon de factures figurant à la pièce « B » faisait état de la vente de chacune des marchandises de marque LAKAI ou des marchandises illustrées expressément à la pièce « E » [voir Gowling Lafleur Henderson s.r.l. c. Neutrogena Corp. (2009), 74 C.P.R. (4th) 153, à la page 157 (C.O.M.C.)].
[16] S’agissant du caractère suffisant de la preuve relativement à chacune des marchandises visées par l’enregistrement, après avoir revu la jurisprudence en la matière, l’agente principale d’audience Savard a conclu ce qui suit dans Sim & McBurney c. Hugo Boss AG (1996), 67 C.P.R. (3d) 558, aux pages 561‑562 :
[traduction] Je conclus donc, compte tenu de la jurisprudence, que l’article 45 n’exige aucun type d’élément de preuve en particulier. L’article 45 exige, par contre, de fournir suffisamment de faits permettant de conclure à l’emploi, au cours de la période pertinente, de chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement.
[ p. 562 ]
Par conséquent, bien qu’il ne soit pas nécessaire de fournir de preuve directe ou de preuve documentaire à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services, la preuve doit renfermer des assertions permettant de déterminer que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacun des articles que spécifie l’enregistrement.
[16] En l’espèce, je suis d’avis que la preuve fournie par l’inscrivante révèle un « emploi représentatif » ainsi qu’il est décrit dans Mendelson, Rosentzveig & Schacter c. Giorgio Beverly Hills, Inc. (1994), 56 C.P.R. (3d) 399, aux pages 402‑403 (C.O.M.C.). De plus, la preuve est beaucoup plus abondante qu’une simple allégation d’emploi du genre de celle que la Cour d’appel a jugée inacceptable dans Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.). Dans le même ordre d’idées, voici la preuve fournie par M. Dunlap :
• une déclaration claire d’emploi à l’égard de chacune des marchandises de marque LAKAI;
• une déclaration claire indiquant la façon dont la Marque était liée aux marchandises de marque LAKAI lors de leur transfert, étayée par la preuve photographique (pièce « E ») indiquant la façon dont la Marque était apposée sur un échantillon de marchandises de marque LAKAI;
• un échantillon de factures (pièce « B »), faisant seulement état d’une fraction des ventes des marchandises de marque LAKAI par l’inscrivante au cours de la période pertinente;
• des chiffres de vente relativement aux marchandises de marque LAKAI vendues par l’inscrivante a son distributeur au cours de la période pertinente.
[18] En l’espèce, je suis convaincue qu’il y a suffisamment de faits me permettant de conclure à l’emploi de la Marque en liaison avec « sacs à dos et bagagerie; habillement, nommément chemises, tee‑shirts, pantalons, jeans, shorts, maillots, caleçons de bain, caleçons boxeur; articles chaussants, nommément chaussures; couvre‑chefs, nommément casquettes, chapeaux ». Aux déclarations sous serment de M. Dunlap s’ajoutent des éléments de preuve représentatifs à l’égard de chacune de ces marchandises fournis aux pièces « B » et « E ». Toutefois, rien ne me permet de conclure qu’au cours de la période pertinente, la Marque a été employée en liaison avec les autres marchandises, et il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi. Je conclus donc que l’inscrivante a fourni une preuve d’emploi au sens de l’art. 4 de la Loi seulement à l’égard de certaines des marchandises visées par l’enregistrement.
[19] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié, en application de l’art. 45 de la Loi, afin de radier les marchandises suivantes :
• fourre‑tout;
• soutien‑gorge de sport longs, culottes de golf, caleçons, sous‑vêtements;
• bottes, sandales;
• bottes de planches à neige;
• visières, bandeaux.
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Kathryn Barnett
Agente d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer