TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Mag Instrument, Inc. à la demande n°1183584 produite par M. Michael Kretzschmar en vue de l’enregistrement de la marque de commerce MAGTOUCH _____________________________

 

 

I Les procédures

 

Le 21 juillet 2003, M. Michael Kretzschmar (le « Requérant ») a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce MAGTOUCH (la « Marque») sur le fondement de l’emploi et de l’enregistrement en Allemagne et de l’emploi projeté au Canada. La date de priorité revendiquée dans la demande est le 22 janvier 2003. La demande vise les marchandises suivantes : Jeux et articles de jeu, nommément jeu de construction aimanté permettant la construction de formes et d’objets de tous genres (les « Marchandises »).

 

La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 2 juin 2004. Mag Instrument, Inc. (l’« l’Opposante ») a produit une déclaration d’opposition le 1^er novembre 2004 et le registraire l’a fait parvenir au Requérant le 18 novembre 2004.

 

Le Requérant a produit, le 18 mars 2005, une contre-déclaration niant essentiellement tous les motifs d’opposition invoqués.

 

L’Opposante a produit l’affidavit d’Alfred Walker. Le Requérant n’a produit aucune preuve. Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit et était présente à l’audience.

 

II Les motifs d’opposition

 

Les motifs d’opposition sont les suivants :

 

1. La Marque n’est pas enregistrable en vertu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, (la « Loi »), car elle crée de la confusion avec les marques déposées suivantes :

 

MAG-LITE, enregistrement LMC361579

MINI MAGLITE, enregistrement LMC361578

MAG CHARGER, enregistrement LMC365447

MINI-MAGLITE & Dessin, enregistrement LMC374744

MAG INSTRUMENT, enregistrement LMC375895

MAGLITE & Dessin, enregistrement LMC376625

MINI MAGLITE AA, enregistrement LMC403332

MINI MAGLITE AAA, enregistrement LMC408939

MAG, enregistrement LMC431590

PANTHER & MAG, enregistrement LMC454498

MAG-LITE & Dessin, LMC522785

MAG-NUM STAR, LMC571654

(ci-après désignées ensemble comme les « marques déposées de l’Opposante »);

 

2. Le Requérant n’a pas le droit d’obtenir l’enregistrement de la Marque compte tenu des alinéas 38(2)c) et 16(2)a) de la Loi, vu qu’à la date de priorité revendiquée ou à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec les  marques déposées de l’Opposante antérieurement employées au Canada;

 

3. Le Requérant n’a pas le droit d’obtenir l’enregistrement de la Marque compte tenu des alinéas 38(2)c) et 16(2)b) de la Loi, vu qu’à la date de priorité revendiquée ou à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec les marques de commerce à l’égard desquelles l’Opposante ou son prédécesseur en titre avait antérieurement produit une demande d’enregistrement au Canada, nommément :

      MAG, demande n° 1100188;

MAG-LITE, demande n° 1110043;

      MAGLITE & Dessin, demande n° 1114820;

      MAGLED, demande n° 1156734;

(ci-après désignées ensemble comme les «  marques de commerce en instance de l’Opposante »);

 

4. Le Requérant n’a pas droit d’obtenir l’enregistrement de la Marque compte tenu de l’alinéa 16(3)a) de la Loi, vu qu’à la date de la production de la demande au Canada et à la date de priorité, la Marque créait de la confusion avec les marques déposées de l’Opposante qui avaient été antérieurement employées au Canada par l’Opposante et n’avaient pas été abandonnées à la date de l’annonce de la demande du Requérant;

 

5. Le Requérant n’a pas droit d’obtenir l’enregistrement de la Marque compte tenu de l’alinéa 16(3)b) de la Loi, vu qu’à la date de la production de la demande au Canada et à la date de priorité, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce en instance de l’Opposante à l’égard desquelles des demandes d’enregistrement avaient été antérieurement produites au Canada par l’Opposante et n’avaient pas été abandonnées à la date de l’annonce de la demande du Requérant;

 

6. Ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 38(2)d) de la Loi, la Marque du Requérant n’est pas et ne saurait être distinctive à l’égard des Marchandises au sens de l’article 2 de la Loi, du fait qu’elle n’est pas adaptée à les distinguer des marchandises de l’Opposante, puisque la Marque crée de la confusion avec les marques déposées de l’Opposante et les marques de commerce en instance de l’Opposante.

 

Tous les motifs d’opposition sont fondés sur l’allégation portant que la Marque crée de la confusion avec l’une ou l’autre des marques déposées de l’Opposante ou des marques de commerce en instance de l’Opposante. La différence des dates pertinentes sera sans conséquence dans le présent dossier.

 

Je signale que les demandes et enregistrements susmentionnés de l’Opposante visent notamment les marchandises suivantes : lampes de poche, accessoires de lampes de poche, anneaux porte-clés, piles, verres et vêtements.

 

II Principes généraux applicables à tous les motifs d’opposition

 

Il incombe au Requérant d’établir que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante de preuve pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motif d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau initial, il incombe au Requérant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition soulevés ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la Marque [voir les décisions Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330; John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée, 30 C.P.R. (3d) 293, et Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company, [2005] C.F. 722].

 

III La question de la confusion

 

L’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, vu qu’elle crée de la confusion avec ses marques déposées énumérées ci-dessus. L’Opposante a produit des copies certifiées conformes de ces enregistrements et elles sont jointes à l’affidavit de M. Walker, sauf dans le cas des marques MINI MAGLITE AA et MINI MAGLITE AAA. Toutefois, lorsqu’un opposant soulève un motif d’opposition fondé sur l’alinéa  12(1)d) de la Loi et n’a pas produit le ou les certificat(s) d’enregistrement invoqué(s), le registraire peut exercer son pouvoir discrétionnaire et vérifier le registre, ce que j’ai fait [voir la décision Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. L’Opposante est la propriétaire de la marque MINI MAGLITE AA, mais l’enregistrement de la marque de commerce MINI MAGLITE AAA a été radié. De plus, je souligne que la marque de commerce MAGLITE & Dessin, certificat d’enregistrement 376625, a aussi été radiée le 20 juillet 2006 pour non-renouvellement.

 

L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial à l’égard du reste de ses marques. Je dois donc déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque causera probablement de la confusion avec la marque déposée de l’Opposante MAG-LITE, car je considère que celle-ci constitue la marque qui favorise le plus la thèse de l’Opposante compte tenu de la preuve de son emploi qui a été produite et qui est exposée en détail ci-dessous. Si l’Opposante n’a pas gain de cause sur cette marque de commerce, elle n’aurait non plus gain de cause sur aucune de ses autres marques déposées.

 

Le test pour trancher cette question est exposé au paragraphe 6(2) de la Loi et je dois prendre en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, notamment celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et il n’est pas nécessaire de donner à chacun de ces facteurs le même poids [voir les décisions Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^re inst.), et Gainers Inc. c. Marchildon (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^re inst.)]. Je renvoie aussi aux arrêts de la Cour suprême du Canada Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, et Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al. (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, où le juge Binnie a traité de l’appréciation des critères énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi pour déterminer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce.

 

La Marque possède un caractère distinctif inhérent. C’est un mot inventé, tout comme la marque de commerce MAG-LITE de l’Opposante. Les deux marques comprennent le préfixe « mag », qui peut suggérer « magnétique » dans le contexte des Marchandises du Requérant.

 

On peut renforcer le caractère distinctif d’une marque de commerce en l’employant ou en la faisant connaître au Canada. Le Requérant n’a produit aucune preuve; il n’y a donc pas de preuve de l’emploi de la Marque au Canada au dossier.

 

M. Walker est maintenant retraité, mais il a été directeur des ventes au Canada chez l’Opposante de novembre 1993 au 30 septembre 2005. Normark Inc l’avait employé auparavant pendant environ quatre ans comme directeur des ventes et de l’administration. Il explique que Normark est devenue en août 1984 le distributeur canadien exclusif des lampes de poche et accessoires de lampes de poche produits par l’Opposante et a continué d’exercer cette fonction jusqu’en décembre 1993.

 

Au début des années 1980, l’Opposante a commencé à employer la marque de commerce MAG-LITE au Canada en liaison avec les lampes de poche et accessoires de lampes de poche de l’Opposante. L’Opposante emploie cette marque sans interruption depuis cette date. M. Walker a produit une photocopie de diverses pages des catalogues 2001 et 2004 de l’Opposante et de pages du site Web de l’Opposante qui offrent ces marchandises en vente en liaison avec la marque de commerce MAG-LITE.

 

L’Opposante a commencé en 2004 à employer au Canada la marque de commerce MAGLITE & Dessin, demande n° 1114820, dont elle a obtenu l’enregistrement depuis (certificat d’enregistrement LMC626973), illustrée ci-dessous :

 

 

 

Je dois faire observer que je considère que toute preuve d’emploi de la marque de commerce MAGLITE & Dessin illustrée ci-dessus ou de MAGLITE écrit en un seul mot constitue une preuve d’emploi de la marque de commerce MAG-LITE compte tenu de la décision Promafil Canada Ltd. c. Munsingwear Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59. M. Walker allègue que l’Opposante emploie sans interruption cette marque depuis cette date.

 

Il a produit des copies de factures établies entre 2002 et 2005 faisant état de ventes de produits portant la marque de commerce MAGLITE (sur la facture, la marque de commerce est écrite en un seul mot, sans composante graphique). Il dit que les ventes de [traduction] « Produits Mag », définis dans son affidavit comme lampes de poche et accessoires de lampes de poche, à l’exception des ampoules de lampe de poche, de 1994 à avril 2006 se sont élevées à plus de 80 millions de dollars au Canada. Toutefois, ces ventes ne sont pas ventilées par marque de commerce. Il est donc impossible de déterminer les ventes de produits de l’Opposante en liaison avec la marque de commerce MAG-LITE ou une autre de ses marques de commerce énumérées ci-dessus.

 

M. Walker donne ensuite les détails de la publicité faite par l’Opposante pour promouvoir les lampes de poche et accessoires de l’Opposante. Depuis 1993, ces produits ont été largement annoncés auprès du public au Canada du fait qu’ils figurent dans un certain nombre de catalogues de vente par correspondance et en ligne distribués dans tout le Canada. M. Walker a produit des extraits de catalogues représentatifs de cette publicité, dans lesquels sont illustrées des lampes de poche arborant les marques de commerce MAG-LITE et/ou MAGLITE.

 

Il dit que des circulaires montrant les lampes de poche de l’Opposante ont été distribuées par Canadian Tire dans tout le Canada et insérées dans les grands journaux plusieurs fois chaque année. Canadian Tire annonce aussi ces produits depuis 1994 dans son [traduction] Guide annuel des aubaines (Annual value guide), distribué dans chaque province au Canada. M. Walker a été informé par un représentant de Canadian Tire qu’au moins 8 millions d’exemplaires de ses circulaires hebdomadaires sont distribués au Canada. Cet élément constitue une preuve par ouï-dire. Un nombre semblable du catalogue [traduction] Guide annuel des aubaines de l’Opposante a été distribué, mais sur une base annuelle. Des échantillons de ces circulaires de juillet 1995 à septembre 2005 et des catalogues de 1998 à 2001 ont été produits. Ils présentent des lampes de poche arborant les marques de commerce MAG-LITE, MAGLITE et MAGLITE & Dessin de panthère. Ces lampes de poche ne figurent plus dans le [traduction] Guide annuel des aubaines de Canadian Tire, mais elles figurent sur le site Web de Canadian Tire et des extraits de ce site Web site ont été produits illustrant des lampes de poche arborant les marques de commerce MAGLITE, MINI MAGLITE et MAGLITE & Dessin de panthère.

 

Depuis 1994, l’Opposante a dépensé au Canada au moins 300 000 $ chaque année pour la promotion de ses lampes de poche et accessoires.

 

Sur le fondement de ces éléments de preuve, je conclus que la marque de commerce MAGLITE de l’Opposante était connue au Canada, mais puisque nous n’avons pas de ventilation des ventes par marque de commerce, il est impossible de conclure, comme l’Opposante voudrait que le registraire le fasse, qu’elle est bien connue. Malgré cette déficience, ce facteur favorise l’Opposante.

 

S’agissant de la période pendant laquelle les marques de commerce des parties ont été en usage, ce facteur favorise aussi l’Opposante.

 

Les marchandises des parties respectives sont différentes. D’un côté, nous avons les lampes de poche et accessoires, tandis que les marchandises du Requérant sont les jeux et articles de jeu, nommément jeu de construction aimanté. Ce facteur favorise le Requérant.

 

M. Walker dit que les produits visés par les enregistrements de l’Opposante (les « produits de l’Opposante ») sont vendus directement aux grossistes qui les vendent ensuite aux détaillants. Canadian Tire, Home Hardware et Rona sont des exemples de grossistes. Les détaillants qui les vendent aux consommateurs sont Wal-Mart, Home Depot et Club Price. Les produits de l’Opposante sont vendus par un certain nombre de catalogues de vente par correspondance et en ligne comme S.I.R. Mail Order, KnifeZone, EfstonScience et Le Baron.

 

M. Walker allègue que de nombreux détaillants mentionnés ci-dessus vendent aussi des jeux et articles de jeu. Le Requérant n’a pas contredit cette affirmation. Par conséquent, en l’absence de preuve du contraire, je conclus que les Marchandises du Requérant pourraient être vendues dans les mêmes magasins de détail que les lampes de poche et accessoires de l’Opposante portant la marque de commerce MAG-LITE. Toutefois, la preuve produite par l’Opposante établit que ses marchandises sont associées à l’équipement de plein air. De plus, les extraits des catalogues Canadian Tire qui ont été produits illustrent une vaste gamme de produits offerts en vente dans ses magasins de détail, notamment lampes de poche, four à micro-ondes, bâtons de hockey, bottes, équipement électronique, barbecue, chaussures de soccer, accessoires d’automobile et appareils électroménagers. Je ne suis donc pas convaincu que, dans l’hypothèse où les marchandises respectives des parties pourraient être vendues dans ce type de magasins, elles pourraient se trouver dans le même rayon ou les unes à côté des autres sur la même tablette. La description des Marchandises ne me fait pas penser qu’elles pourraient être considérées comme des produits de plein air. Par conséquent, je ne considère pas comme un facteur déterminant le fait que les marchandises des parties pourraient être vendues par les mêmes voies de commercialisation que celles qui ont été décrites ci-dessus.

 

De tous les facteurs pertinents, le degré de ressemblance est considéré comme le plus important. Le juge Cattanach a dit dans la décision Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 :

 

À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire.

 

La première partie de chaque marque est identique. La première composante d’une marque de commerce est souvent considérée comme la plus importante pour établir son caractère distinctif [voir la décision Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^re inst.)]. Toutefois, les idées que suggèrent les marques de commerce sont différentes. La Marque pourrait suggérer que l’effet d’un champ magnétique aidera les pièces à s’adapter l’une dans l’autre. On pourrait penser que la marque de commerce MAG-LITE suggère une source amplifiée de lumière. La dissemblance dans les idées que suggèrent les marques et les différences entre LITE et TOUCH sont suffisantes à mon avis pour distinguer les marques vues dans leur ensemble.

 

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’Opposante est la propriétaire inscrite de plusieurs enregistrements de marque de commerce dont la plupart comprennent l’élément « mag » comme préfixe. Toutefois, l’Opposante doit établir l’emploi de chacune de ces marques de commerce pour élargir la portée de la protection découlant de l’enregistrement de sa marque de commerce MAG-LITE [voir la décision MacDonald’s Corporation c. Yogi Yogurt Ltd. (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^re inst.)].

 

M. Walker a allégué l’emploi des marques de commerce suivantes :

➢  PANTHER & MAG Dessin. Il a produit des photocopies de pages du catalogue 2004 de l’Opposante et d’une brochure de 1999 qui illustrent des lampes de poche arborant cette marque de commerce;

➢  MAG CHARGER. Il a produit des photocopies de pages du catalogue 2004 de l’Opposante qui illustrent des lampes de poche arborant cette marque de commerce;

➢  MAG-NUM STAR en liaison avec des ampoules de lampe de poche. Il a produit une photocopie de diverses pages du catalogue 2004 de l’Opposante qui offrent ces marchandises en vente en liaison avec cette marque de commerce;

➢  MAG INSTRUMENTS sur des lampes de poche et accessoires. Cette marque figure sur divers emballages produits comme pièces jointes à  l’affidavit de M. Walker;

➢  MINI MAGLITE en liaison avec des lampes de poche. Il a produit une photographie d’un échantillon de ce produit.

 

Sauf à l’égard de MAG INTRUMENTS et MINI MAGLITE, il n’y a pas eu de preuve d’emploi qui satisferait à la définition de l’emploi donnée au paragraphe 4(1) de la Loi. Il n’y a pas eu de preuve de ventes de lampes de poche en liaison avec chacune de ces marques de commerce. La représentation de marchandises dans un catalogue, sans parler du fait que nous avons un catalogue publié sur un site Web sans aucune preuve que ce site Web ait été visité par des Canadiens, ne constitue pas une preuve valable d’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des marchandises.

 

Même si l’Opposante avait établi une famille de marques de commerce comportant le préfixe « mag », cela ne suffirait pas pour élargir la portée de la protection de ses marques de commerce de manière à empêcher l’enregistrement de la Marque en liaison avec les Marchandises, vu qu’elles sont si différentes des marchandises visées par les enregistrements de l’Opposante. Je ne dispose d’aucune preuve me permettant de conclure, suivant la prépondérance des probabilités, qu’un consommateur canadien connaissant les marques de commerce de l’Opposante employées en liaison avec des lampes de poche et accessoires, si on lui présentait des Marchandises portant la Marque, penserait qu’elles proviennent de l’Opposante.

 

Je conclus que la Marque est enregistrable en liaison avec les Marchandises. Le Requérant s’est acquitté de son fardeau de prouver, suivant la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque, employée en liaison avec les Marchandises, et la marque de commerce de l’Opposante MAG-LITE. Je fonde cette conclusion sur le fait que la Marque du Requérant a un caractère distinctif inhérent; que les Marchandises sont différentes des marchandises de l’Opposante; et que, malgré le préfixe commun « mag », les marques diffèrent dans la présentation, le son et l’idée qu’elles suggèrent.

 

Je tiens à ajouter que ma conclusion aurait été la même si j’avais comparé la Marque à la marque de commerce MAG de l’Opposante. Il n’y a pas de preuve d’emploi de cette marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Sur cette question, l’Opposante invoque un extrait d’un site Web pour illustrer l’emploi de cette marque de commerce en liaison avec des lampes de poche. Il n’y a pas de preuve de ventes au Canada de lampes de poche arborant cette marque de commerce. Nous n’avons pas de preuve que ce site Web ait été visité par des Canadiens. Je n’aurais donc pas pu conclure que la marque de commerce MAG de l’Opposante a été employée ou qu’elle était connue au Canada comme je l’ai fait à l’égard de la marque de commerce MAG-LITE. En outre, l’ajout du suffixe « TOUCH » est suffisant pour distinguer la Marque de MAG tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Enfin, la différence dans les marchandises respectives des parties resterait présente.

 

Je rejette donc le premier motif d’opposition exposé ci-dessus. S’agissant des autres motifs d’opposition, la preuve d’emploi antérieur exposée ci-dessus était suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau initial en ce qui concerne MAG-LITE. Toutefois, la conclusion à laquelle je suis arrivé au sujet du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d), à savoir qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause, s’applique également à tous les autres motifs d’opposition pour les raisons exposées ci-dessus de façon détaillée. Par conséquent, les motifs d’opposition deux à six inclusivement sont également rejetés.

 

VI Conclusion

 

Dans l’exercice du pouvoir qui m’a été délégué par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

 

 

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 18 MARS 2009.

 

 

 

Jean Carrière

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.