Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 49

Date de la décision : 2016-03-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

	Jorge Suhail Monem	Opposant
et
	Timothy M. Lingle	Requérant
	1,588,351 pour la marque de commerce WE LOVE BC & Dessin de cœur	Demande

[1]               Le 31 juillet 2012, Jorge Suhail Monem a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce WE LOVE BC & Dessin de cœur, reproduite ci-dessous (la Marque), sur la base d'un emploi projeté en liaison avec des boissons, des fruits, des grignotines, des vêtements, des articles de papeterie, des disques compacts et des accessoires et en liaison avec la vente en gros et la vente en ligne de ces produits. Les produits et services précis sont énoncés à l'annexe A (les Produits et Services).

[2]               La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 29 janvier 2014.

[3]               Le 24 février 2014, Timothy M. Lingle (l'Opposant) a produit une déclaration d'opposition invoquant les motifs résumés ci-dessous :

(a)    la demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), parce que la demande ne comporte pas une déclaration précise indiquant que le Requérant a l'intention d'employer la Marque au Canada, en ce sens que le Requérant n'a pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec tous les Produits et Services;

(b)   la demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi car, étant donné l'emploi et l'enregistrement par l'Opposant de la marque de commerce I HEART BC & Dessin, le Requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la Marque;

(c)    la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi, compte tenu de l'enregistrement n^o LMC713,162;

(d)   le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard à l'article 16(3)a) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce I HEART BC & Dessin de l'Opposant qui avait été employée antérieurement, et qui continue d'être employée, au Canada par l'Opposant;

(e)    la Marque n'est pas distinctive, parce qu'elle ne distingue pas les Produits et Services.

[4]               Le Requérant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il nie les allégations de l'Opposant.

[5]               L'Opposant a produit comme preuve un affidavit en son propre nom. Sauf indication contraire, toutes les mentions de la preuve de M. Lingle dans cette décision se rapportent à cet affidavit. Comme preuve, le Requérant a produit l'affidavit de Katherine Dedul. En réponse à la preuve du Requérant, l'Opposant a produit un affidavit en son propre nom (affidavit en réponse de Timothy Lingle). L'Opposant a produit un plaidoyer écrit. Seul le Requérant était présent à l'audience qui a été tenue.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[6]               Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

•         articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];

•         article 38(2)d) – la date de cette décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

•         articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi];

•         articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317, à la p 324 (CF)].

[7]               Avant d'examiner chacun des motifs d'opposition, il est nécessaire de revoir certaines des exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve qui incombe à un opposant, soit celui d'étayer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime dont doit s'acquitter un requérant, soit celui de prouver sa cause.

[8]               En ce qui concerne le point i) ci-dessus, un opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition : John Labatt Limited c Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p 298. Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposant signifie que, pour qu'une question soulevée par l'opposant soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par un opposant (concernant les allégations pour lesquelles l'opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait qu'un fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

Motifs d'opposition qui peuvent être rejetés sommairement

[9]               Le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) porte que le Requérant n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec chacun des Produits et Services. Il n'y a aucune preuve qui étaye ce motif d'opposition. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté, parce que l'Opposant ne s'est pas acquitté du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[10]           Le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) porte que le Requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la Marque parce que celle-ci crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposant. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée à l'article 30i), ce motif ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi [Sapodilla Co c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Comme la déclaration requise est incluse dans la demande et comme il n'y a pas d'allégation ni de preuve de mauvaise foi ni autre circonstance exceptionnelle, le motif fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Motifs d'opposition restants

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[11]           L'Opposant allègue que la Marque n'est pas enregistrable au titre de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce suivante de l'Opposant :

No d'enregistrement	Marque de commerce	Produits et Services visés par l'enregistrement de l'Opposant [Traduction]
LMC713,162		PRODUITS : (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) Articles de fantaisie, nommément autocollants. (3) Vêtements, nommément vêtements d'athlétisme, vêtements de plage, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements d'exercices, vêtements de gymnastique, vêtements de sport, vêtements de plein air printaniers, estivaux et automnaux, et vêtements de plein air hivernaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas et visières; bijoux; articles de fantaisie, nommément affiches, décalcomanies, cartes à jouer, grosses tasses, chopes à boissons isothermes, insignes, écussons, pièces de rapiéçage, tasses, ferrets pour fermetures à glissière, bidons, épingles, stylos, crayons et anneaux porte-clés; lunettes de soleil; sacs, nommément sacs d'athlétisme tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de gymnastique, sacs d'école, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de plage, porte-bouteilles, sacs banane et fourre-tout; portefeuilles; et serviettes. SERVICES : (1) Vente au détail de vêtements et d’articles de fantaisie. (2) Vente au détail de couvre-chefs, de bijoux, de lunettes de soleil, de sacs, de portefeuilles et de serviettes; vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de bijoux, d’articles de fantaisie, de lunettes de soleil, de sacs, de portefeuilles, de serviettes.

[12]           J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que cet enregistrement existe. L'Opposant s'est donc acquitté de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

Test en matière de confusion

[13]           Le test à appliquer pour déterminer la probabilité de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5), à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Dans Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 RCS 824, au para 20, la Cour suprême du Canada a indiqué de quelle façon le test doit être appliqué :

[Traduction]
Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque] alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

Les critères énoncés à l'article 6(5) ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, [2006] 1 RCS 772 (CSC), para 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para. 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent

[14]           La marque de commerce I HEART BC & Dessin de l'Opposant ne possède pas un caractère distinctif inhérent très marqué, car elle donne à penser que les Produits et Services visés par l'enregistrement de l'Opposant s'adressent à ceux qui aiment la C.-B. De plus, comme le degré de stylisation est relativement limité, il n'accroît pas de manière significative le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce. De même, la Marque évoque aussi ceux qui aiment la C.-B. et elle possède un degré semblable de stylisation. Ainsi, il s'agit aussi d'une marque de commerce relativement faible.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[15]           Il n'y a aucune preuve que la Marque est connue dans une quelconque mesure au Canada. En ce qui a trait à la marque de commerce I HEART BC & Dessin de l'Opposant, l'Opposant n'a fourni qu'une preuve limitée de ventes et de promotion par l'intermédiaire de factures montrant la vente d'environ 30 articles (pièces E et L), de la liste de prix (pièce N) et de la présentation des Produits et Services visés par l'enregistrement de l'Opposant arborant la marque de commerce à l'occasion d'un salon commercial (pièce G). Cette preuve n'est pas suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce de l'Opposant est connue dans une quelconque mesure au Canada ou en C.-B. L'Opposant fournit également des instantanés du site Web ilovebc.ca arborant la marque de commerce (pièce H) et des données d'analyse sur le site Web montrant plus de 80 000 appels de fichier de ce site Web de janvier 2014 à août 2014 (pièce K). Même si j'acceptais la preuve des appels de fichier, malgré le fait qu'il s'agit de ouï-dire, comme la visite moyenne a une durée de seulement 35 secondes, en l'absence d'autres preuves de promotion ou de ventes, la preuve des données d'analyse sur le site Web ne me permet pas de conclure que la marque de commerce de l'Opposant est connue dans une quelconque mesure au Canada ou en C‑B.

Période d'emploi

[16]           Il n'y a aucune preuve que la Marque est employée au Canada. En ce qui concerne l'enregistrement de l'Opposant, qui a été obtenu le 29 avril 2008, bien qu'il existe une certaine preuve d'emploi limitée, il est difficile de déterminer si cet emploi a représenté plus qu'un emploi de minimis pendant quelque période que ce soit. Par exemple, dans son plan d'affaires daté du 7 mars 2013, l'Opposant affirme ce qui suit (pièce O, page 3) :

[Traduction]
Le plan financier de I [HEART] BC aura des objectifs réalistes à court terme qui mettront I [HEART] BC dans une position de trésorerie positive à la fin de la première année. En raison des coûts indirects peu élevés de I [HEART] BC, les coûts de lancement sont minimes… Les besoins de financement de l'entreprise… se rapportent à la production d'articles promotionnels et d'échantillons, au site Web à concevoir, aux frais de déplacement et aux dépenses d'exploitation. I [HEART] BC utilisera le financement du programme YMB pour les coûts de lancement, et le reste servira pour les dépenses d'exploitation.

Genre de produits et services, et nature du commerce

[17]           Les vêtements et couvre-chefs, autocollants, chaînes porte-clés, bouteilles d'eau, serviettes en tissu, grandes tasses à café, verres, épinglettes, articles de papeterie, CD, accessoires vestimentaires, lunettes de soleil, drapeaux et couvertures du Requérant et les services liés aux ventes de ces articles (les Produits et Services qui se recoupent) énoncés ci-dessous sont identiques aux Produits et Services visés par l'enregistrement de l'Opposant ou les recoupent de manière significative.

PRODUITS :

vêtements emballés, nommément vêtements tout-aller, de sports et d'entraînement ainsi que vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; chaînes porte-clés; grandes tasses à café; verres et verres à liqueur; bouteilles d'eau; articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-correspondance, papier à lettres, blocs-notes, enveloppes, stylos et crayons; étuis de téléphone cellulaire; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; cartes postales; aimants pour réfrigérateurs; autocollants; accessoires vestimentaires, nommément foulards; bijoux; lunettes de soleil; drapeaux; couvertures; serviettes en tissu; et épinglettes.

SERVICES :

Vente en gros et vente en ligne de couvre-chefs, de chaînes porte-clés, de grandes tasses à café, de verres et de verres à liqueur, de bouteilles d'eau, d'articles de papeterie, d'étuis de téléphone cellulaire, de disques compacts préenregistrés contenant de la musique, de cartes postales, d'aimants pour réfrigérateurs, d'autocollants, de foulards, de bijoux, de lunettes de soleil, de drapeaux, de couvertures, de serviettes en tissu et d'épinglettes.

En raison du recoupement dans le genre de produits, je m'attendrais à ce que les voies de commercialisation se recoupent.

[18]           En revanche, les boissons et les produits alimentaires du Requérant et la vente de ces produits (les Produits et Services alimentaires) énoncés ci-dessous semblent être différents des Produits et Services visés par l'enregistrement de l'Opposant. Même si le genre de ces produits est différent de ceux de l'Opposant, j'estime que la nature du commerce pourrait fort bien se recouper, comme l'Opposant cible les magasins de détail qui vendent aux touristes (pièce O, page 5) et comme ces magasins peuvent vendre à la fois les Produits visés par l'enregistrement de l'Opposant et les Produits et Services alimentaires.

[Traduction]
Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, jus de fruits et de légumes, soda et boissons énergisantes; boissons aux fruits non alcoolisées, nommément boissons fouettées; boissons à base d'amandes pour utilisation comme succédané de lait; fruits frais et emballés; légumes frais et emballés; légumes en conserve; grignotines, nommément croustilles; produits de boulangerie, nommément biscuits, gâteaux, tartes, pâtisseries, pain et muffins; confiseries, nommément menthes pour rafraîchir l'haleine et gomme; graines comestibles;

Vente en gros et vente en ligne de boissons, de fruits et de légumes frais, emballés et en conserve, de grignotines, de produits de boulangerie, de confiseries, de graines comestibles.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[19]           Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 (CanLII), au para 20]. Dans Masterpiece, supra [au para 64], la Cour suprême indique que l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si l'un des aspects des marques de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[20]           Étant donné que le dessin de cœur symbolise le mot [Traduction] « amour » et que les expressions I LOVE BC et WE LOVE BC (j'aime la C.-B. et nous aimons la C.-B.) décrivent un enthousiasme pour la province de la C.-B., j'estime que le seul aspect frappant des marques de commerce respectives des parties est leur stylisation; plus précisément, la police de type machine à écrire employée pour les lettres, le dessin simple de cœur et le fait que les lettres et le dessin de cœur sont superposés pour former un rectangle dans chaque cas.

[21]           Le Requérant fait valoir que les différences entre les éléments I (je) et WE (nous) et la superposition favorisent le Requérant en ce qui concerne ce facteur. Je ne suis pas d'accord avec l'observation du Requérant, car elle semble mettre en jeu une comparaison côte à côte du genre contre lequel les tribunaux nous ont mis en garde [Veuve Clicquot, supra; International Stars SA c Simon Chang Design Inc, 2013 CF 1041 (CanLII), au para 9]. J'estime plutôt que, si l'on considère les marques des parties dans leur ensemble, sous l'angle de la première impression et du souvenir imparfait, la stylisation et la superposition très semblables des mots et du cœur dans un rectangle donneraient lieu à un degré de ressemblance visuelle assez élevé, malgré les différences soulignées par le Requérant. En ce qui a trait aux différences entre les marques de commerce dans le son, j'estime que la différence entre WE et I est au mieux mineure. Dans la mesure où les marques de commerce évoquent toutes deux des produits et des services liés à un enthousiasme ou à l'amour pour la C.-B., les idées suggérées sont les mêmes. Cependant, j'estime que ni l'une ni l'autre des parties n'aurait droit à un monopole à l'égard de cette idée appliquée à leurs produits et services respectifs.

Preuve de l'état du registre produite par le Requérant

[22]           La preuve de l'état du registre est généralement produite pour démontrer le caractère commun d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce par rapport à l'ensemble des marques qui figurent au registre. Comme elle n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché, elle doit se composer de marques de commerce qui incluent la marque visée par la demande ou une partie de la marque visée par la demande et qui sont également employées en liaison avec des produits ou des services semblables à ceux qui sont en cause [Ports International Ltd. c Dunlop Ltd. (1992), 41 CPR (3d) 432; Del Monte Corporation c Welch Foods Inc. (1992) 44 CPR (3d) 205 (CF 1^re inst)]. Des conclusions sur l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que si un grand nombre d'enregistrements pertinents est repéré [Kellogg Salada Canada Inc. c Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui i) sont déposées ou admises et sont fondées sur l'emploi; ii) celles qui visent des produits et des services similaires à ceux des marques en cause; et iii) celles qui incluent l'élément en cause en tant qu'élément important.

[23]           Mme Dedul, une technicienne juridique à l'emploi de l'agent du Requérant, a effectué une recherche pour repérer les demandes annoncées et admises ou les enregistrements de marque de commerce comportant l'élément « I HEART » (pièce A). Mme Dedul joint des imprimés de 14 des 36 marques de commerce que sa recherche lui a permis de repérer. Comme elle n'a pas présenté les détails des autres résultats, notamment une représentation de la marque de commerce ou les produits et services, je n'en tiendrai pas compte. Je n'ai pas tenu compte non plus des marques de commerce qui ont été abandonnées, qui ont fait l'objet d'une opposition ou qui ne sont pas fondées sur l'emploi (demandes n^os 1,504,805; 1,380,505; 1,558,981) ni de celles qui sont employées en liaison avec des produits et services sans rapport avec ceux des parties (enregistrements n^os LMC818,617; LMC872,379). Les imprimés restants incluent environ dix marques de commerce de tiers pertinentes qui comportent le mot HEART (cœur) et/ou un dessin de cœur en liaison avec des produits et services présentant un intérêt pour les parties. Il y a donc au moins une certaine preuve à l'appui de l'observation du Requérant voulant que le mot HEART et/ou les dessins de cœur soient courants.

[24]           Selon ce que je comprends, le Requérant souhaite que je conclue que les dessins de cœur sont si courants que seule une protection très limitée devrait être accordée à la marque de commerce de l'Opposant. Je conviens que l'Opposant ne devrait pas pouvoir empêcher l'emploi de tout dessin formé d'un cœur. Cependant, la Marque et la marque de commerce I HEART BC & Dessin de l'Opposant présentent toutes deux i) des dessins superposés dans lesquels tous les éléments graphiques forment un rectangle; ii) des formes de cœur identiques ou presque identiques; iii) les mots I/WE (je/nous) et BC (C.-B.) dans une police de type machine à écrire; et iv) des dessins dans lesquels tous les éléments sont de taille semblable. La preuve est tout simplement insuffisante pour conclure que les consommateurs sont habitués à distinguer des dessins qui sont si similaires.

Preuve de l'état du registre produite par l'Opposant

[25]           J'estime que la preuve qu'est la recherche effectuée par M. Lingle dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour repérer des marques de commerce comprenant le symbole de cœur et le mot BC (C.-B.), qui a permis de repérer la Marque et l'enregistrement de l'Opposant (affidavit en réponse de Timothy Lingle), n'est pas une circonstance pertinente, car cette preuve n'indique pas s'il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce.

Le symbole I LOVE NY

[26]           Dans le plan d'affaires joint à son affidavit, M. Lingle affirme que l'idée de la marque de commerce I HEART BC & Dessin [Traduction] « a été formulée après connaissance du célèbre symbole I Love NY vu dans le monde entier » (pièce O, page 6). En l'absence de preuve du Requérant concernant les éléments graphiques de ce symbole, je ne suis pas en mesure de conclure que l'emploi de ce symbole a une incidence sur le caractère distinctif de la marque de commerce de l'Opposant.

Enregistrements connexes

[27]           L'affidavit de Mme Dedul inclut une recherche effectuée pour repérer des marques de commerce qui ont été annoncées et dont le nom du propriétaire actuel est « Jorge Suhail Monem ». La recherche a permis de révéler les demandes admises et l'enregistrement de marque de commerce suivants.

No	Marque de commerce
LMC886,577
1,597,256
1,597,253

[28]           J'estime que ces marques de commerce n'aident pas le Requérant à démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. Il est bien établi que le fait qu'un requérant soit propriétaire d'une ou de plusieurs marques de commerce ne lui confère pas automatiquement le droit d'obtenir l'enregistrement d'une autre marque, même si celle-ci est étroitement apparentée aux marques visées par les demandes ou les enregistrements originaux [voir Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc (1984), 4 CPR (3d) 108, à la p 115 (COMC); 385229 Ontario Limited c ServiceMaster Company, 2012 COMC 59 (CanLII), au para 47].

Aucun emploi à titre de marque de commerce

[29]           Le Requérant fait valoir que l'Opposant n'a pas employé sa marque de commerce I HEART BC & Dessin à titre de marque de commerce, car celle-ci ne dénote pas la source mais est plutôt employée de manière décorative. Même si je concluais que l'Opposant n'a pas établi l'emploi de sa marque de commerce au sens des articles 2 et 4 de la Loi, cette conclusion n'invaliderait pas le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), parce que la validité de la marque de l'Opposant n'est pas en cause dans une procédure d'opposition : voir Sunshine Biscuits, Inc. c Corporate Foods Ltd. (1982), 61 CPR (2d) 53, à la p 61 (CF 1^re inst).

Preuve de confusion réelle

[30]           M. Lingle affirme dans son affidavit qu'une personne l'a approché en 2014 alors qu'il portait une chemise arborant la marque de commerce I HEART BC & Dessin et qui croyait qu'il avait vu le logo WE LOVE BC de [Traduction] « l'Opposant » sur une bouteille d'eau à Granville Island, laissant entendre que le consommateur était d'avis que le produit du Requérant était celui de l'Opposant. Abstraction faite des questions relatives au ouï-dire, je n'accorde aucun poids à cette preuve. Tel qu'énoncé dans WIC TV Amalco Inc. et al. c ITV Technologies, Inc. (2005), 38 CPR (4th) 481 (CAF), à la p 501, [Traduction] « [s]'il est vrai que la Cour peut, dans certains cas, faire une déduction défavorable à partir de l'absence de preuve de confusion effective [voir l'arrêt Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, S.A., [2002] 3 CF 405, 2002 CAF 29 (CanLII), 20 CPR (4th) 155, 216 DLR (4th) 451 (CA)], il ne s'ensuit pas qu'un seul cas de confusion soit déterminant ».

Conclusion

[31]           Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce I HEART BC & Dessin et la Marque. Je tire cette conclusion, malgré le faible caractère distinctif des marques de commerce, en raison du degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce, du recoupement important dans le genre des Produits et Services qui se recoupent par rapport aux Produits et Services visés par l'enregistrement de l'Opposant, et du recoupement potentiel des voies de commercialisation en ce qui concerne les Produits et Services visés par l'enregistrement de l'Opposant et les Produits et Services alimentaires. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli. Étant donné l'absence de caractère distinctif inhérent et acquis de la marque de commerce de l'Opposant, le résultat aurait pu être différent si le Requérant avait produit une preuve d'emploi de la Marque.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)

[32]           Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est rejeté, parce que l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve initial. L'Opposant allègue que le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce que celle-ci crée de la confusion avec la marque de commerce I HEART BC & Dessin de l'Opposant, qui avait été employée antérieurement au Canada. Pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe, l'Opposant doit démontrer qu'il employait sa marque de commerce avant la date de production de la demande. L'article 4 de la Loi énonce les exigences relatives à l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits et des services.

[33]           D'entrée de jeu, je souligne que presque tous les éléments de preuve de M. Lingle sont postérieurs à la date pertinente et ne s'appliquent pas à ce motif d'opposition. Les éléments de preuve pertinents restants comprennent ce qui suit :

•         des reçus datés entre 2004 et 2006 pour l'impression de la marque de commerce I HEART BC & Dessin sur des chemises, des chapeaux et des tuques (para 4, pièces B à D);

•         une copie d'un reçu de vente daté du 4 avril 2005 pour la vente d'un autocollant I LOVE BC (para 5; pièce E).

[34]           En ce qui concerne la preuve que la marque de commerce de l'Opposant a été imprimée sur des chemises, des chapeaux et des tuques, celle-ci n'est d'aucun secours à l'Opposant, parce que celui-ci n'a pas fourni de preuve de transferts des vêtements de l'Opposant qui constituerait un emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[35]           La question qui se pose est alors celle de savoir si la preuve d'une vente d'un unique autocollant I HEART BC & Dessin de l'Opposant est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. Le Requérant fait valoir que la marque de commerce de l'Opposant n'est pas employée à titre de marque de commerce. Si l'argument du Requérant lui permet d'obtenir gain de cause, l'Opposant ne s'acquittera alors pas du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard de ce motif d'opposition.

[36]           Une marque de commerce est une marque employée afin de distinguer des produits vendus par un commerçant de ceux qui sont vendus par des tiers (voir l'article 2 de la Loi). Dans le contexte d'une action en usurpation, la Cour d'appel fédérale a statué que l'intention de l'usager et la reconnaissance par le public sont toutes deux pertinentes pour déterminer s'il y a eu emploi d'une marque de commerce et que l'une ou l'autre peut s'avérer suffisante pour démontrer qu'il y a eu emploi de la marque de commerce : il n'est pas nécessaire que les deux soient démontrées [Guccio Gucci S.p.A. c Meubles Renel Inc. (1992), 43 CPR (3d) 372 (CAF), au para 14]. Cependant, la Cour fédérale a statué que, pour s'opposer à une demande sur le fondement de l'emploi antérieur d'une marque de commerce, un opposant doit également établir la notoriété de la marque invoquée [British American Bank Note Co. c Bank of America National Trust & Saving Assn (1983), 71 CPR (2d) 26 (CF 1^re inst), au para 58; British Peteroleum Co. Ltd. c Bombardier Ltd. (1971), 4 CPR (2d) 204 (CF 1^re inst) conf par (1973), 10 CPR (2d) 21 (CAF)]. Dans le cas d'une marque qui n'est pas intrinsèquement adaptée à distinguer, comme une marque formée de mots descriptifs ou laudatifs, un opposant doit démontrer que la marque est reconnue dans une certaine mesure comme une marque de commerce [Merrill Lynch & Co. c Bank of Montreal (1996), 66 CPR (3d) 150 (CF 1^re inst), au para 35.]

[37]           En l'absence d'une preuve précise démontrant la reconnaissance du dessin I HEART BC & Dessin à titre de marque de commerce, ou d'une certaine notoriété de I HEART BC & Dessin à titre de marque de commerce, la preuve de la vente d'un autocollant unique de l'Opposant ne lui permet pas de s'acquitter de son fardeau de démontrer qu'il a employé la marque de commerce de telle sorte que cet emploi puisse servir de fondement à ce motif d'opposition. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[38]           L'Opposant allègue que la marque de commerce n'est pas distinctive du fait qu'il emploie la marque de commerce I HEART BC & Dessin. C'est à l'Opposant qu'incombe le fardeau initial de démontrer que, en date du 24 février 2014, sa marque de commerce I HEART BC & Dessin était connue dans une mesure telle qu'elle pouvait faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Dans Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), au para 33, la Cour fédérale a indiqué qu'une marque pouvait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle était connue au moins à un certain point et si sa notoriété au Canada était importante, significative ou suffisante ou, subsidiairement, si elle est bien connue dans une région précise du Canada. La vente de produits ou de services au Canada n'est pas le seul facteur que l'on puisse invoquer à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif. Un tel motif peut également s'appuyer sur la preuve que la marque de commerce de l'Opposant est connue ou a acquis une notoriété soit par le bouche-à-oreille, soit par suite d'articles parus dans des journaux ou des magazines [Motel 6, Inc. c No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 CPR (2d) 44, à la p 58 (CF 1^re inst)].

[39]           La preuve de l'Opposant n'est pas suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve, car je ne suis pas en mesure de déterminer l'étendue de l'emploi ni la notoriété liée à la marque de commerce de l'Opposant à la date pertinente. À cet égard, l'Opposant n'a pas fourni de preuve de ses ventes totales ni de ses dépenses publicitaires pour sa marque de commerce I HEART BC & Dessin. L'Opposant fournit plutôt la preuve que, peu de temps avant la date pertinente, il a participé au Vancouver Gift Expo (Foire aux cadeaux de Vancouver) (para 6 et 7; pièces F et G) et il joint à son affidavit des factures montrant la vente de plus de trente chemises (pièces L et J). Je souligne que les instantanés du site Web de l'Opposant de même que les données d'analyse sur son site Web n'aident pas l'Opposant à s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe, étant donné i) les raisons énoncées au paragraphe 15 et ii) le fait que la période couverte est dans presque tous les cas postérieure à la date pertinente pour ce motif. Comme l'Opposant ne s'est pas acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[40]           Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi

____________________________

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-02-09

 

COMPARUTIONS

 

Bonnie D. Headley                                                                              POUR L'OPPOSANT

 

Aucune comparution                                                                           POUR LE REQUÉRANT

 

AGENTS AU DOSSIER

 

Bennett Jones LLP                                                                              POUR L'OPPOSANT

 

Aucun agent nommé                                                                            POUR LE REQUÉRANT

Annexe A [Traduction]

 

PRODUITS :

 

Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, jus de fruits et de légumes, soda et boissons énergisantes; boissons aux fruits non alcoolisées, nommément boissons fouettées; boissons à base d'amandes pour utilisation comme succédané de lait; fruits frais et emballés; légumes frais et emballés; légumes en conserve; grignotines, nommément croustilles; produits de boulangerie, nommément biscuits, gâteaux, tartes, pâtisseries, pain et muffins; confiseries, nommément menthes pour rafraîchir l'haleine et gomme; graines comestibles; vêtements emballés, nommément vêtements tout-aller, de sports et d'entraînement ainsi que vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; chaînes porte-clés; grandes tasses à café; verres et verres à liqueur;

bouteilles d'eau; articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-correspondance, papier à lettres, blocs-notes, enveloppes, stylos et crayons; étuis de téléphone cellulaire; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; cartes postales; aimants pour réfrigérateurs; autocollants; accessoires vestimentaires, nommément foulards; bijoux; lunettes de soleil; drapeaux; couvertures; serviettes en tissu; et épinglettes.

 

SERVICES :

 

Vente en gros et vente en ligne de boissons, de fruits et de légumes frais, emballés et en conserve, de grignotines, de produits de boulangerie, de confiseries, de graines comestibles, de vêtements, de couvre-chefs, de chaînes porte-clés, de grandes tasses à café, de verres et de verres à liqueur, de bouteilles d'eau, d'articles de papeterie, d'étuis de téléphone cellulaire, de disques compacts préenregistrés contenant de la musique, de cartes postales, d'aimants pour réfrigérateurs, d'autocollants, de foulards, de bijoux, de lunettes de soleil, de drapeaux, de couvertures, de serviettes en tissu et d'épinglettes.