Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : M et dessin
NO D’ENREGISTREMENT LMC 186,960
Le 4 août 2005, à la demande de Dimock Stratton LLP, le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à Myers Chev-Olds-Cadillac Inc., la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC 186,960 relatif à la marque de commerce M et dessin.
La marque de commerce M et dessin est reproduite ci-dessous :
La marque de commerce M et dessin est enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :
Marchandises : (1) véhicules automobiles et pièces de véhicules automobiles; et accessoires pour véhicules automobiles, nommément : antennes radio, cendriers, couvertures pour voitures, sièges pour bébés sécuritaires, porte-bagages, porte-skis, lecteurs de cassettes et cassettes, horloges pour voitures, boussoles pour voitures, contenants à déchets, extincteurs d’incendie, ampoules d’automobile et lampes pour automobiles, carpettes, rétroviseurs pour voitures et camions, peinture pour retouches, radios pour véhicules, thermomètres pour véhicules.
Services : (1) Entretien de véhicules automobiles, et réparation de carrosserie et de mécanique de véhicules automobiles. (2) Location de véhicules automobiles.
L'article 45 exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Si pareil emploi n’est pas démontré, la question à trancher consiste alors à savoir si le défaut du propriétaire inscrit d’employer sa marque est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
La période pertinente en l’espèce se situe entre le 4 août 2002 et le 4 août 2005. L’article 4 de la Loi, reproduit ci-dessous, précise ce qui constitue un emploi d’une marque de commerce :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
En réponse à l’avis donné en vertu de l’art. 45, la propriétaire inscrite a produit l’affidavit de son vice‑président, Frederick J. Burrows. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit.
M. Burrows a produit les pièces suivantes qui montrent la marque-dessin M au cours de la période pertinente de trois ans :
- A – annuaires téléphoniques 2004/2005 de la région d’Ottawa/Gatineau
- B – copies de pages du site Web de la titulaire de l’enregistrement; M. Burrows atteste que la titulaire de l’enregistrement [traduction] « a fait créer ce site Web montrant la marque en cause en liaison avec les services visés par l’enregistrement en l’espèce il y a environ dix ans, et le site est demeuré en service depuis cette époque »
- C – un logo qui a été apposé sur 3242 véhicules neufs ou usagés et 60 véhicules loués en 2005 avant le transfert de la propriété ou de la possession de ces véhicules
- D – un contrat d’achat de véhicule daté du 9 septembre 2003 et un contrat d’option de rachat relié à un bail, daté du 1er janvier 2005
- E – une photo du service des pièces de la titulaire de l’enregistrement, [traduction] « dans l’état dans lequel il se trouve depuis de nombreuses années, et où l’on peut voir clairement la marque en cause là où se trouve le service des pièces, de sorte que la marque de commerce est associée aux pièces de véhicules automobiles et aux accessoires pour véhicules automobiles qui y sont obtenus, si bien qu’avis de liaison est donné entre la marque et ces marchandises, à savoir des pièces de véhicules automobiles et des accessoires pour véhicules automobiles ».
La principale prétention formulée par la partie requérante est que la marque montrée dans les éléments de preuve n’est pas la marque enregistrée. En particulier, la partie requérante soutient que la marque illustrée ci-dessous n’est pas la marque enregistrée parce qu’elle [traduction] « comporte clairement le mot ‘MYERS’ » :
Au soutien de sa thèse, la partie requérante invoque Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best Western International Inc. (2004), 30 C.P.R. (4th) 481 (C.F. 1re inst.), confirmant (2002), 23 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.). Sincèrement, je ne vois pas en quoi cette affaire est particulièrement pertinente au regard de la présente espèce. À mon avis, il serait plus à-propos de citer la décision Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd., 2 C.P.R. (3d) 535, où deux principes ont été énoncés, aux pages 538 et suivantes. Le premier de ces principes, qui est applicable en l’espèce, se lit comme suit :
[traduction]
Principe 1
L'emploi d'une marque en combinaison avec des éléments supplémentaires constitue un emploi en soi de la marque comme marque de commerce, lorsqu'à la première impression le public peut percevoir que la marque en soi est utilisée comme marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait, qui est tributaire de réponses à certaines questions comme celle de savoir si la marque est plus en évidence que les éléments supplémentaires, par exemple lorsque le caractère ou la taille utilisés sont différents [...] ou comme celle de savoir si les éléments supplémentaires peuvent être perçus comme purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distincts [...]
Lorsque l’on applique ce principe à la « marque » composée de la marque M et dessin suivie du mot « MYERS », il est clair que les deux éléments ne se recoupent pas, et, compte tenu que le mot-clé dans le nom de la titulaire de l’enregistrement est MYERS, je conclus que MYERS serait perçu comme une marque ou un nom commercial distinct. Je note qu’à certains endroits, les mots CADILLAC CHEVROLET apparaissent sous le mot MYERS – bien qu’en caractères plus petits que ceux employés pour MYERS – suivis, en-dessous, d’une adresse. Cela renforce d’autant l’impression que « Myers » est un nom commercial.
J’ajouterai qu’à certains endroits, la marque enregistrée apparaît seule, c.-à-d. sans « MYERS » en‑dessous, en particulier sur le site Web de la titulaire de l’enregistrement et dans son contrat d’achat de véhicule.
La partie requérante n’a pas formulé d’observations concernant la question de savoir si la titulaire de l’enregistrement avait démontré un emploi en liaison avec chacun des services et marchandises enregistrés. [Voir John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co., 80 C.P.R. (2d) 228.] À cet égard, je note que le critère auquel doit satisfaire le titulaire de l’enregistrement en vertu de l’article 45 n’est pas très exigeant. Le titulaire de l’enregistrement n’a qu’à faire une preuve prima facie d’emploi. [Voir Cinnabon, Inc. c. Yoo-Hoo of Florida Corp., 82 C.P.R. (3d) 513.] J’estime que la titulaire de l’enregistrement en l’espèce a fait cette preuve à l’égard de chacun de ses services enregistrés ainsi qu’à l’égard des véhicules automobiles et des pièces de véhicules automobiles. Cependant, M. Burrows ne soutient pas que la titulaire de l’enregistrement a employé la marque en liaison avec chacun des accessoires pour véhicules automobiles énumérés dans l’enregistrement. Il a fourni une pièce qui énumère certains des accessoires enregistrés, à savoir le contrat d’achat de véhicule (pièce « D »), qui mentionne un cendrier et une radio d’auto. Cependant, il n’y a aucune mention d’aucun des autres accessoires, et aucun motif n’a été invoqué pour expliquer l’absence de preuve à cet égard. Les autres accessoires seront donc supprimés de l’enregistrement.
Pour les motifs qui précèdent, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi, l’état déclaratif des marchandises et services joint à l’enregistrement no LMC 186,960 sera restreint de manière à se lire comme suit :
Marchandises : (1) véhicules automobiles et pièces pour véhicules automobiles; et accessoires pour véhicules automobiles, nommément : cendriers, radios pour véhicules.
Services : (1) Entretien de véhicules automobiles, et réparation de carrosserie et de mécanique de véhicules automobiles. (2) Location de véhicules automobiles.
FAIT À TORONTO, EN ONTARIO, LE 5 OCTOBRE 2007.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce