Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de The Procter & Gamble Company à la demande
n° 1,211,359 produite par 2797836 Canada Inc.
en vue de l’enregistrement de la marque de
commerce COVER GIRL
Le 23—avril—2004, la requérante, 2797836 Canada Inc., a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce COVER GIRL en liaison avec « gants de caoutchouc en latex ». La demande fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada a été annoncée aux fins d’opposition le 13—octobre—2004.
Le 14—mars—2005, l’opposante, The Procter & Gamble Company, a produit une déclaration d’opposition dont copie a été transmise à la requérante le 5—avril—2005. Selon le premier motif d’opposition, la demande de la requérante n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa—30i) de la Loi sur les marques de commerce compte tenu de l’usage que l’opposante a fait antérieurement de ses marques déposées COVER GIRL.
Selon le deuxième motif d’opposition, la marque de commerce faisant l’objet de la demande n’est pas enregistrable aux termes de l’alinéa—12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec plus de trente des enregistrements de marques de commerce de l’opposante comprenant ou incluant les mots COVER GIRL, essentiellement en liaison avec divers produits de maquillage, de soins personnels et cosmétiques. Certains enregistrements visent d’autres marchandises comme des articles de lunetterie, des lentilles cornéennes et des accessoires pour les cheveux. Le plus ancien enregistrement de l’opposante porte le numero—118,851 et vise la marque de commerce COVER GIRL en liaison avec les marchandises suivantes—:
[traduction]
(1) Fond de teint liquide.
(2) Produits cosmétiques, notamment poudre compacte.
(3) Crème pour la peau.
(4) Produits de beauté, notamment fond de teint liquide, poudre compacte, poudre en capsules, fard à joues compact, fard à joues en crème, crème et bâton cache-cernes; maquillage pour les ongles, notamment vernis à ongles, renforçateur pour les ongles, crème revitalisante pour les ongles et dissolvant de vernis à ongles; maquillage pour les yeux, notamment fard à cils, crayon à sourcils, eyeliner, ombre à paupières en poudre, ombre à paupières en crème, crayon de couleur pour les yeux et démaquillant pour les yeux; et maquillage pour les lèvres, notamment fard à lèvres et rouge à lèvres.
(5) Produits d’hygiène et de beauté, notamment lotions pour la peau.
(6) Produits de toilette notamment fragrances, parfums, eaux de Cologne et déodorants à usage personnel; et produits d’hygiène et de beauté, notamment crèmes pour la peau.
Selon le troisième motif d’opposition, la requérante n’est pas la personne admise à l’enregistrement aux termes de l’alinéa 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de sa demande, la marque faisant l’objet de la demande créait de la confusion avec les diverses marques déposées COVER GIRL de l’opposante antérieurement employées ou révélées au Canada par l’opposante. Selon le quatrième motif d’opposition, la requérante n’est pas la personne admise à l’enregistrement aux termes de l’alinéa 16(3)b) de la Loi parce que, à la date de production de sa demande, la marque faisant l’objet de la demande créait de la confusion les diverses marques déposées COVER GIRL de l’opposante à l’égard desquelles des demandes d’enregistrement avaient été antérieurement produites. Selon le cinquième motif d’opposition, la marque de commerce de la requérante n’est pas distinctive parce qu’elle crée de la confusion avec les marques que l’opposante a antérieurement employées et parce que la requérante a autorisé des tiers à employer sa marque contrairement aux dispositions en matière de licence prévues à l’article—50 de la Loi.
La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. À titre de preuve, l’opposante a présenté les affidavits de Saquib Vali, Harry Lake et Lorraine Devitt. La preuve de la requérante consiste en deux affidavits de Danny Pascal, deux affidavits de Tara-Starr McConnell et les affidavits de Richard Pascal, Harold Schiff et Lawrence Schiff. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et seule l’opposante était représentée à l’audience.
La preuve de l’opposante
Dans son affidavit, M.—Vali déclare être le chef de marque responsable de la commercialisation des produits de marque COVER GIRL de l’opposante. Selon lui, les cosmétiques COVER GIRL sont vendus au Canada depuis 1960. L’opposante vend des produits comme des rouges à lèvres, du maquillage pour les yeux, des vernis à ongle, des crèmes pour la peau, des fards à joues, des fonds de teint et des lotions de même que des accessoires connexes comme des brosses, bigoudis, éponges et taille-crayons.
Les produits de marque COVER GIRL sont vendus au Canada aux détaillants de masse tels que Wal-Mart, Zellers, Shopper’s Drug Mart, Pharma Plus et Jean Coutu. Les ventes annuelles au Canada se sont chiffrées à plusieurs millions de dollars pendant plusieurs années. Les ventes totales pour la période allant de 2003 à 2005 ont dépassé 234 millions de dollars. Les coûts de marketing pour les huit années précédant la signature de l’affidavit de M. Vali (c’est-à-dire le 3—mai—2006) s’élevaient à plus de 80—millions de dollars. M.—Vali déclare que depuis plusieurs années, les efforts de vente comprennent la participation de mannequins célèbres et de vedettes de cinéma aux annonces des produits.
L’affidavit de Mme Devitt présente en preuve des photocopies des renseignements afférents aux divers enregistrements de marque de commerce COVER GIRL de l’opposante. Mme Devitt présente également des photocopies d’annonces COVER GIRL tirées d’un grand nombre de magazines qui corroborent la déclaration de M.—Vali selon laquelle l’opposante fait appel à des mannequins célèbres et des vedettes de cinéma pour ses publicités. Bien qu’aucun tirage canadien de ces magazines n’ait été fourni, je peux admettre d’office que des magazines connus tels que Vogue et Cosmopolitan sont offerts dans ce pays. Mme Devitt présente en outre des copies de feuillets publicitaires de Zellers et de Shopper’s Drug Mart du printemps—2006 où figurent des publicités pour des produits COVER GIRL.
Le reste de l’affidavit de Mme Devitt traite de ses recherches effectuées dans divers magasins de la région de Toronto. Elle a parcouru les pharmacies et les grand magasins où elle a acheté des produits COVER GIRL dans les rayons reservés aux cosmétiques ou aux produits de beauté de chaque magasin. Mme Devitt a acheté des gants de vinyle de marque PRO FACTOR dans le rayon des cosmétiques d’un Shopper’s Drug Mart. Dans le rayon des cosmétiques d’un point de vente Pharma Plus, elle a trouvé des gants de latex de marque PLAYTEX sur une étagère de commerce amovible. Elle a acheté des gants de latex, des gants adoucissants ou des gants de coton pour soins esthétiques dans plusieurs grands magasins ou pharmacies.
Dans son affidavit, M. Lake se présente comme un détective privé qualifié. Le 18 avril 2006, il s’est rendu aux locaux de 2797836 Canada Inc. qui exerçe son activité sous la dénomination de Compagnie Carry’s Company à Montréal. Il a rencontré Danny Pascal qui l’a emmené dans une petite salle de démonstration où se trouvaient divers produits à vendre, y compris des piles, bas, tablettes de chocolat, crèmes à raser, savons pour les mains, crèmes pour la peau et produits pour le soin des cheveux.
La preuve de la requérante
Dans son affidavit, Harold Schiff se présente comme le président de la requérante. Des photocopies des documents promotionnels suggérés pour les gants de latex visés par la demande sont jointes à son affidavit comme pièce 1. Ces documents montrent un modèle féminin dont l’apparence et les poses sont semblables à celles du modèle apparaissant dans les publicités de la requérante pour la marque COVER GIRL. Le libellé [traduction] « pour une meilleure prise sur les articles les plus fragiles » figure sur la deuxième page de la pièce 1.
Dans son premier affidavit, Danny Pascal se présente comme le président de Jenvali Holdings Inc. qui, selon lui, fait affaire avec la requérante à l’occasion. M. Pascal décrit une visite qu’il a reçue d’un certain Harry St-Jean dans les locaux de la requérante à Montréal, le 18 avril 2006. Il a emmené M. St-Jean dans un bureau comprenant une petite salle de démonstration où se trouvaient toute une gamme de produits. Selon M. Pascal, M. St-Jean n’a, à aucun moment, manifesté un intérêt pour les gants. On peut supposer que Harry St-Jean était le pseudonyme utilisé par le détective privé Harry Lake lorsqu’il a visité les locaux de la requérante.
Dans son premier affidavit, Mme McConnell déclare avoir visité le site Web de l’opposante dans le but de consulter la gamme des produits COVER GIRL et la pièce 1 de son affidavit consiste en une copie imprimée de tous les produits affichés sur le site. Elle remarque que le site ne présente aucun type de gants ou produits nécessitant des gants.
Les autres affidavits se rapportent tous à des visites effectuées par leurs auteurs dans différents magasins de Montréal, Toronto ou Vancouver, dont Zellers, Wal-Mart, Canadian Tire, Pharmaprix, Jean Coutu, Shopper’s Drug Mart, London Drugs et Safeway. Les auteurs des affidavits prétendent, de façon constante, que dans les magasins où il y avait une section des cosmétiques, il n’y avait pas de gants de latex. Ces produits étaient vendus dans la section des objets ménagers. Si des gants étaient vendus dans la section des cosmétiques, ils étaient en vinyle ou en coton.
Les motifs d’opposition
Le premier motif invoqué ne constitue pas véritablement un motif d’opposition. Le simple fait que l’opposante ait employé ses marques de commerce COVER GIRL au Canada n’empêche en rien la requérante de faire en toute honnêteté la déclaration visée à l’alinéa 30i) dans sa demande. Par conséquent, le premier motif d’opposition est rejeté.
De même, le quatrième motif invoqué ne constitue pas véritablement un motif d’opposition. Toutes les demandes de l’opposante à l’origine des plus de trente enregistrements invoqués ont été produites avant la date de production de la demande de la requérante, mais aucune de ces demandes n’était pendante à la date de l’annonce comme l’exige le paragraphe—16(4) de la Loi. Par conséquent, le quatrième motif est également rejeté.
Quant au deuxième motif d’opposition, la date pertinente pour examiner les circonstances se rapportant à la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37—C.P.R. (3d) 538, p. 541 et 542 (C.O.M.C.). Il incombe à la requérante de démontrer qu’il n’existe aucun risque raisonnable de confusion entre les marques en cause. De plus, pour appliquer le test en matière de confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi. Enfin, le plus pertinent des enregistrements de l’opposante étant l’enregistrement n°—118,851 à l’égard de la marque de commerce COVER GIRL, l’issue du deuxième motif d’opposition dépendra de l’analyse de la question de la confusion entre cette marque et la marque projetée de la requérante.
En ce qui concerne l’alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque déposée COVER GIRL de l’opposante a un caractère distinctif à l’égard du maquillage, des cosmétiques et autres produits semblables. Toutefois, elle évoque quelque peu ces marchandises ou en fait l’éloge et par conséquent, ce n’est pas une marque intrinsèquement forte. Compte tenu de l’emploi largement répandu et de la publicité de cette marque pendant plusieurs années, je me permets de conclure qu’elle est devenue très connue partout au Canada.
La marque COVER GIRL de la requérante a un caractère distinctif à l’égard des gants de latex et, étant donné que, de toute évidence, elle n’a aucune connotation suggestive à l’égard de ces marchandises, elle est intrinsèquement plus forte que la marque déposée de l’opposante. Vu l’absence de preuve d’emploi ou de publicité de la requérante, je dois conclure que sa marque n’est pas devenue connue au Canada.
Pour ce qui est de l’alinéa 6(5)b) de la Loi, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage milite en faveur de l’opposante et pour ce qui est des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont l’état des marchandises de la requérante et l’état des marchandises figurant dans l’enregistrement de l’opposante qui sont déterminants : voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, p. 10 et 11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, p. 112 (C.A.F.), et Miss—Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, p. 390 à 392 (C.A.F.). Ces états doivent néanmoins être interprétés afin de déterminer le genre probable d’activités commerciales envisagées par les parties plutôt que l’ensemble des activités commerciales que le libellé est susceptible d’englober. À cet égard, une preuve de la nature véritable des activités commerciales des parties est utile : voir la décision McDonald’s Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, p. 169 (C.A.F.).
Les marchandises des parties sont différentes. L’opposante vend du maquillage, des cosmétiques, des produits d’hygiène et de beauté ainsi que des accessoires connexes alors que la requérante veut vendre des gants de latex. Cependant, les marchandises vendues par les deux parties sont, la plupart du temps, vendues dans les mêmes magasins, en particulier les magasins ayant un rayon des cosmétiques. De plus, il est évident que certains types de gants sont vendus dans les rayons des cosmétiques même si l’opposante n’a pu prouver qu’un seul cas où des gants de latex étaient vendus dans cette section d’un magasin. Par conséquent, il y a un certain chevauchement du commerce des parties.
En ce qui concerne l’alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques en question sont identiques à tous égards.
En ce qui concerne les circonstances de l’espèce, j’ai examiné la façon dont la requérante entend commercialiser et publiciser ses marchandises comme le montre la pièce 1 de l’affidavit de Harold Schiff. En ayant recours à un mannequin pour faire la publicité des gants de latex et en insistant sur le fait qu’ils peuvent être utilisés avec des « articles fragiles », la requérante a signalé l’existence possible d’un lien entre sa marque et la marque COVER GIRL de l’opposante.
Dans son plaidoyer écrit, la requérante a cherché à s’appuyer sur deux enregistrements de tierces parties pour la marque COVER GIRL en liaison avec des articles chaussants. Toutefois, ces enregistrements n’ont pas été produits en preuve. De toute façon, la preuve relative à l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où il est possible d’en tirer des inférences à propos de la situation du marché : voir la décision en matière d’opposition Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R.(3d) 432, et Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1re inst.). Il y a également lieu de signaler la décision Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.), qui appuie la thèse selon laquelle les inférences à propos de la situation du marché ne peuvent être tirées de la preuve relative à l’état du registre que s’il s’y trouve un grand nombre d’enregistrements pertinents. Par conséquent, même si les deux enregistrements avaient été régulièrement produits en preuve, la simple existence de deux enregistrements appartenant à une compagnie ne permet pas de faire des inférences valables en ce qui concerne la possibilité d’une adoption commune de la marque COVER GIRL par des tiers.
Pour appliquer le test en matière de confusion, j’ai considéré qu’il s’agissait d’une question de première impression et de souvenir incomplet. Il incombe à la requérante d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion. Cela signifie que si les probabilités sont égales, je dois me prononcer contre la requérante. Compte tenu des conclusions déjà tirées et compte tenu en particulier de la ressemblance entre les marques, de la réputation associée à la marque de l’opposante, de l’existence d’un certain chevauchement du commerce des parties et de la démarche apparente de la requérante visant à établir un lien entre sa marque et celle de l’opposante, j’estime que la requérante n’a pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque projetée COVER GIRL ne crée pas de confusion avec la marque déposée COVER GIRL de l’opposante. À tout le moins, le consommateur moyen présumera vraisemblablement que l’opposante a accordé une licence, approuvé ou parrainé l’emploi fait par la requérante de sa marque COVER GIRL pour des gants de latex. Par conséquent, le deuxième motif d’opposition est accueilli.
Quant au cinquième motif d’opposition, il incombe à la requérante d’établir que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises des marchandises d’autres propriétaires au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour apprécier les circonstances relatives à cette question est la date de production de l’opposition (c.‑à‑d. le 14 mars 2005) : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130, (C.A.F.), et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 , p. 424 (C.A.F.). Enfin, il incombe à l’opposante d’établir les faits qu’elle allègue à l’appui de son motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif.
Le cinquième motif d’opposition repose fondamentalement sur la question de la confusion entre la marque projetée de la requérante et la marque COVER GIRL de l’opposante. Les conclusions auxquelles je suis arrivé à l’égard du deuxième motif d’opposition sont généralement applicables au cinquième motif d’opposition. J’estime ainsi, selon la prépondérance des probabilités, que la requérante n’a pas réussi à démontrer que sa marque projetée ne créait pas de confusion avec la marque déposée de l’opposante au moment de la production de l’opposition. Par conséquent, j’accueille également le cinquième motif d’opposition et il ne m’est pas nécessaire de trancher le troisième motif d’opposition
Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 21—FÉVRIER—2008.
David J. Martin,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce.