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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 232
Date de la décision : 2014-10-29
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Fraser Milner Casgrain LLP, visant l'enregistrement no LMC725,468 de la marque de commerce FLEXCOOK ADJUSTABLE ELEMENT SIZE au nom de LG Electronics Inc.
[1] Le 1er juin 2012, à la demande de Fraser Milner Casgrain LLP, désormais Dentons Canada LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à LG Electronics Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC725,468 de la marque de commerce FLEXCOOK ADJUSTABLE ELEMENT SIZE (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction] cuisinières; cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques; autocuiseurs électriques pour riz; ventilateurs électriques; vitrines d’exposition réfrigérées électriques; fours à micro-ondes; climatiseurs; cuisinières à gaz; fours à gaz; grille-pain électriques.
[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de démontrer que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 1er juin 2009 et le 1er juin 2012. Dans le cas où la Marque n'a pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.
[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[5] Il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère préliminaire pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu exigeant [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.
[6] En réponse à l'avis du Registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Ron Kean, souscrit le 20 décembre 2012 à North York, en Ontario. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.
[7] Pour les raisons exposées ci-après, l'enregistrement sera radié.
La preuve
[8] Dans son affidavit, M. Kean atteste qu'il est l'avocat général de LG Electronics Canada, Inc. (LG Canada), une filiale en propriété exclusive de la Propriétaire. Il affirme qu'en sa qualité d'avocat général, il est responsable de la propriété intellectuelle et des affaires juridiques de LG Canada et qu'à ce titre, il connaît bien l'historique et le marketing des produits qui sont commercialisés et distribués au Canada par la Propriétaire et ses sociétés affiliées.
[9] En ce qui concerne les marchandises « cuisinières, cuisinières électriques, cuisinières à gaz et fours à gaz », M. Kean atteste que la Propriétaire vend de telles cuisinières et de tels fours en liaison avec la Marque au Canada depuis septembre 2008.
[10] Il explique que les cuisinières et les fours sont fabriqués par la Propriétaire pour être ensuite distribués et vendus par LG Canada à des détaillants de partout au Canada, qui, à leur tour, les vendent aux consommateurs. M. Kean atteste que, pendant la période pertinente, LG Canada a distribué [traduction] « plus de 85 unités » à des détaillants canadiens, ce qui représente des ventes [traduction] « de plus de 90 000 $ au détail ».
[11] M. Kean affirme que la propriétaire [traduction] « fournit des documents de marketing aux détaillants canadiens au moment de la vente pour les renseigner sur les caractéristiques de ses produits ». Il atteste également que d'après sa [traduction] « compréhension », la Propriétaire [traduction] « aurait fourni à ses détaillants canadiens des documents arborant la [Marque] et d'autres marques de commerce au moment où elle a vendu les cuisinières à ses détaillants ». M. Kean explique toutefois que [traduction] « LG Canada a récemment déménagé ses bureaux et de nombreux documents de marketing ont été détruits dans la foulée. Pour cette raison, des copies de ces documents de marketing… n'ont pas pu être retracées dans les dossiers d'entreprise de [la Propriétaire] ».
[12] Néanmoins, M. Kean atteste que, toujours selon sa [traduction] « compréhension », pendant la période pertinente, certains des détaillants canadiens de la Propriétaire [traduction] « auraient utilisé les documents de marketing arborant la Marque pour faire la promotion [des cuisinières et fours] auprès des consommateurs ». En effet, il affirme avoir [traduction] « personnellement connaissance qu'un certain nombre de détaillants canadiens affichent [la Marque] sur leurs sites Web ».
[13] Pour étayer ses dires, M. Kean a joint deux pièces à son affidavit. La pièce A est constituée d'imprimés extraits des sites Web de trois détaillants, annonçant chacun la vente d'un des fours ou d'une des cuisinières de la Propriétaire. Dans chacune de ces pages Web, « FLEXCOOKTM Adjustable Element » apparaît dans une liste à puces des caractéristiques du produit et est accompagné d'une image d'une cuisinière électrique ou d'un four électrique. Bien que ces pages Web soient datées du 15 août 2012, M. Kean atteste que selon sa [traduction] « compréhension », ces imprimés [traduction] « sont représentatifs de la façon dont [la Marque] est affichée par les détaillants de [la Propriétaire] depuis au moins le 1er juin 2009 ».
[14] Plus important encore, M. Kean affirme que ces pages Web sont représentatives de la façon dont la Marque figurait sur les « documents de marketing » susmentionnés que la Propriétaire fournissait aux détaillants. Il affirme, plus précisément, que l'information sur le produit qui figure dans les pages Web [traduction] « a vraisemblablement été copiée et collée à partir des documents de marketing que la Propriétaire a fournis aux détaillants au moment de la vente ».
[15] La pièce B contient de nombreuses factures émises par LG Canada pendant la période pertinente. M. Kean atteste que ces factures sont représentatives de la vente de cuisinières et de fours par la Propriétaire à ses détaillants canadiens. Et, effectivement, les adresses qui figurent sous la mention « Bill To » [facturé à] sont celles de divers détaillants situés au Canada. Comme l'a indiqué M. Kean, les produits pertinents ont été soulignés dans chaque facture. Bien que la Marque ne figure pas sur les factures, la Propriétaire souligne que les numéros de modèle qui sont indiqués correspondent à ceux des cuisinières et fours illustrés à la pièce A.
Emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée
[16] Dans ces représentations écrites, la Partie requérante soutient que les pages Web de la pièce A ne montrent pas la Marque telle qu'elle est enregistrée. Elle avance que la présence du symbole TM à la suite du mot FLEXCOOK a pour effet de distinguer ce mot et que, conséquemment, la preuve ne corrobore pas l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée, mais uniquement l'emploi de la marque de commerce FLEXCOOK.
[17] La Propriétaire soutient, en revanche, que la présence du symbole TM a simplement pour but de signaler l'existence de droits de marque de commerce à l'égard du mot FLEXCOOK ainsi qu'à l'égard de la Marque dans son ensemble [citant Barbera 1870 SpA c Barbera Caffé SpA (2012), 102 CPR (4th) 49 (COMC)]. Je conviens avec la Propriétaire qu'en l'espèce, la présence du symbole TM n'a pas d'effet déterminant. Bien que la présence du symbole TM puisse indiquer que le mot FLEXCOOK est une marque de commerce en soi, la Marque telle qu'elle est enregistrée n'en est pas moins affichée dans son intégralité dans la liste à puces des pages Web fournies comme pièce A. Ainsi, les termes FLEXCOOK et FLEXCOOK ADJUSTABLE ELEMENT pourraient tous deux être perçus comme des marques de commerce par un consommateur.
[18] Dans tous les cas, il est bien établi que lorsque la marque qui est employée diffère de la marque qui est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque a été employée d’une manière telle qu’elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle est enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se demander, et il s'agit là d'une question de fait, si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].
[19] En l'espèce, le mot FLEXCOOK constitue la partie dominante de la Marque du fait qu'il figure en première position et parce qu'il s'agit d'un terme inventé. Même si j'acceptais la prétention de la Partie requérante selon laquelle les pages Web de la pièce A montrent uniquement la marque de commerce FLEXCOOK, il n'en resterait pas moins que la caractéristique dominante de la Marque a été préservée.
La preuve de la Propriétaire est trop éloignée
[20] La véritable question en l'espèce est celle de savoir si la preuve est suffisante pour établir qu'avis de liaison entre la Marque et les marchandises était donné au moment du transfert comme l'exige l'article 4(1) de la Loi. Il est clair que la Marque n'était pas apposée sur les cuisinières et sur les fours, ou sur leur emballage. Par conséquent, il incombe à la Propriétaire de démontrer que la Marque était « de toute autre manière liée » aux cuisinières et aux fours au moment du transfert, soit de la Propriétaire aux détaillants canadiens de la Propriétaire, soit des détaillants aux consommateurs.
[21] En ce qui concerne le transfert/la vente au consommateur final, il est bien établi qu'avis de liaison entre une marque de commerce et des marchandises est réputé donné lorsqu'un client passe une commande à l'aide d'un catalogue dans lequel la marque de commerce est affichée à proximité immédiate des marchandises, et que l'avis de liaison se poursuit lors de la livraison des marchandises et de la réception de la facture [voir Lapointe Rosenstein c Elegance Rolf Offergelt GmbH (2005), 47 CPR (4th) 196 (COMC) et Swabey, Ogilvy Renault c Miss Mary Maxim Ltd (2003), 28 CPR (4th) 543 (COMC)]. Dans Lapointe, le registraire est arrivé à cette conclusion même si la Marque ne figurait pas sur certaines marchandises ou factures subséquentes, car les consommateurs pouvaient comparer le numéro de modèle/produit figurant sur les factures avec le numéro de modèle/produit des marchandises commandées à partir des catalogues.
[22] De même, en règle générale, lorsqu'un consommateur peut commander des produits à partir d'un site Web qui arbore une marque de commerce, on considère qu'il y a emploi de cette marque de commerce en liaison les produits [Law Office of Philip B Kerr c Face Stockholm Ltd (2002), 16 CPR (4th) 105 (COMC)].
[23] En l'espèce, cependant, il n'apparaît pas clairement de l'affidavit de M. Kean que les consommateurs pouvaient commander les cuisinières et fours de la Propriétaire à partir des sites Web des détaillants canadiens pendant la période pertinente. Bien que la Marque telle qu'elle est enregistrée figure dans les pages Web de la pièce A et que je constate qu'au moins certaines de ces pages Web présentent une icône de panier d'achats indiquant que les consommateurs avaient la possibilité d'acheter la cuisinière directement à partir du site Web, M. Kean ne précise pas dans son affidavit si les pages Web fournies comme preuve sont, dans leur ensemble, représentatives de celles auxquelles les consommateurs avaient accès pendant la période pertinente.
[24] Dans tous les cas, la présente affaire diffère des affaires susmentionnées en ce qu'il n'y a, en l'espèce, aucune preuve de transferts réels, c.-à-d. d'achats ayant été effectués à partir de ces sites Web pendant la période pertinente. À titre d'exemple, il n'y a aucune preuve d'une livraison à un quelconque consommateur final ou de l'existence de factures qui auraient été reçues par des consommateurs une fois les marchandises livrées.
[25] En effet, il semble que la Propriétaire n'a pas fourni les pages Web de la pièce A dans le but de prouver que des transferts à des consommateurs finals ont eu lieu. Les pages Web ont plutôt été présentées dans le but d'établir indirectement que la Marque figurait sur les « documents de marketing » remis aux détaillants de la Propriétaire. Ainsi, sans plus de preuve de ventes à des consommateurs finals, je ne peux, dans le meilleur des cas, qu'accepter les pages Web de la pièce A comme une preuve de l'existence de documents promotionnels s'apparentant à de la publicité.
[26] Pour ce qui est des transferts des cuisinières et des fours aux détaillants de la Propriétaire, les factures de la pièce B montrent que des ventes à des détaillants canadiens ont bel et bien eu lieu pendant la période pertinente. Cependant, il n'apparaît pas clairement que la Marque était liée aux marchandises au moment du transfert.
[27] Les parties conviennent toutes deux que pour qu'une marque de commerce employée dans des documents publicitaires ou promotionnels soit considérée comme suffisamment liée à une marchandise pour que cela constitue un emploi, il faut que les documents soient remis au moment du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises [voir 1459243 Ontario c Eva Gabor International Ltd et al (2011), 90 CPR (4th) 277 (CF) et BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc (2007), 60 CPR (4th) 181 (CAF)]. Les parties ne s'entendent pas, cependant, sur l'application de ce principe à la présente espèce.
[28] Dans ces représentations écrites, la Propriétaire soutient qu'avis de liaison était donné dans les « documents de marketing » arborant la Marque qui accompagnaient les marchandises au moment du transfert de la possession aux détaillants canadiens de la Propriétaire. En revanche, la Partie requérante fait valoir que, au mieux, la Propriétaire demande au registraire de se fier à la simple supposition de M. Kean voulant qu’il s’ensuive que ces documents de marketing accompagnaient forcément les cuisinières et les fours au moment de leur transfert aux détaillants, puisque les pages Web de la pièce A contiennent de l'information qui a « vraisemblablement été copiée et collée » à partir des documents de marketing égarés.
[29] Curieusement, M. Kean est vague en ce qui concerne la nature de ces « documents de marketing ». Si de l'information a pu être « copiée et collée » à partir de ces documents, il est permis de penser que ces derniers se présentaient sous une forme électronique. Dans la mesure où les documents étaient effectivement en format électronique, on voit mal comment ils auraient pu accompagner les cuisinières et les fours au moment du transfert de la possession.
[30] Et, si les documents avaient une forme physique et étaient emballés avec les marchandises, comme c'est le cas, par exemple, pour un manuel de l'utilisateur, M. Kean n'en parle tout simplement pas dans son affidavit. Si les documents n'étaient pas emballés avec les marchandises, alors, là encore, on peut se demander de quelle façon ils auraient pu accompagner les cuisinières et les fours au moment du transfert de leur possession. De plus, il n'apparaît pas clairement que ces documents arboraient la Marque d'une manière justifiant de les utiliser comme fondement pour les pages Web des détaillants. Les pages Web peuvent avoir été élaborées à partir d'autres documents de marketing transmis aux détaillants à un moment autre que le moment du transfert, y compris avant la période pertinente.
[31] Comme l'a souligné la Partie requérante, on ne sait pas très bien pourquoi des copies de ces documents n'ont pas pu être obtenues auprès des détaillants de la Propriétaire, indépendamment du déménagement de la Propriétaire et de la destruction de ses archives. Subsidiairement, on ne sait pas non plus pourquoi des documents de marketing plus actuels n'ont pas pu être fournis pour donner au moins un aperçu de la forme qu'avaient les documents.
[32] En l'absence d'une telle preuve, l'affidavit de M. Kean soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, et j'estime que la preuve de la Propriétaire ne fournit pas les détails nécessaires, en particulier à la lumière des circonstances atypiques de l'espèce. Étant donné qu'on ne sait pas exactement quelle forme prenaient les « documents de marketing », je considère la déclaration de M. Kean selon laquelle ces documents arboraient la Marque et étaient fournis [traduction] « au moment de la vente » comme une simple assertion d'emploi (du point de vue du droit), par opposition à une assertion de fait établissant l'emploi [voir Mantha & Associés/Associates c Central Transport, Inc (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)].
[33] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, en l'absence d'éléments de preuve supplémentaires à l'appui, je ne suis pas prêt à conclure que la Propriétaire a démontré que la Marque était liée aux marchandises « cuisinières, cuisinières électriques, cuisinières à gaz et fours à gaz » au moment du transfert au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.
[34] Quant aux autres marchandises spécifiées dans l'enregistrement, à savoir les « réfrigérateurs électriques, autocuiseurs électriques pour riz, ventilateurs électriques, vitrines d’exposition réfrigérées électriques, fours à micro-ondes, climatiseurs, et grille-pain électriques » M. Kean ne fait aucune assertion d'emploi dans son affidavit et aucune preuve d'emploi n'a été fournie par la Propriétaire.
[35] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'une quelconque des marchandises spécifiées dans l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Qui plus est, la Propriétaire n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.
Décision
[36] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.
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Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.