Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 160
Date de la décision : 2014-07-29
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Tasty Burger Corporation., visant l'enregistrement no LMC301,181 de la marque de commerce TASTY BRAND BEEF BURGERS au nom de Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.
La procédure
[1] Le 11 septembre 2012, à la demande de Tasty Burger Corporation (la Partie requérante), le registraire a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Tasty Burger Corporation (la Propriétaire inscrite), la propriétaire inscrite de la marque de commerce TASTY BRAND BEEF BURGERS (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des burgers de bœuf surgelés (les Marchandises).
[3] En réponse à l'avis, l'affidavit de Gordon McLennan a été produit avec les pièces A à C. Les deux parties ont produit des observations écrites; cependant seule la Partie requérante était représentée à l'audience.
Le droit
[4] L’avis prévu à l’article 45 de la Loi exige de la Propriétaire inscrite qu’elle démontre si la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend du 11 septembre 2009 au 11 septembre 2012 (la Période pertinente).
[5] La procédure prévue à l'article 45 est simple et expéditive et a pour but de nettoyer le registre du « bois mort »; conséquemment, le critère préliminaire pour établir l'emploi est peu exigeant [voir Woods Canada Ltd c. Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)].
[6] Une simple allégation d’emploi de la Marque ne constitue pas une preuve suffisante de son emploi en liaison avec les Marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il n’est pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves. Cependant, toute ambiguïté dans la preuve produite doit être interprétée à l'encontre de la Propriétaire inscrite [voir Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].
[7] Ainsi, je dois d'abord déterminer si la preuve produite, décrite dans les paragraphes qui suivent, me permet de conclure que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire inscrite en liaison avec les Marchandises au cours de la Période pertinente.
La preuve
[8] M. McLennan se présente comme le directeur des ventes de la Propriétaire inscrite et responsable du compte de M&M Meat Shops Ltd. (la Licenciée). Il déclare également qu'il est au courant des faits présentés dans son affidavit, par sa connaissance personnelle ou par des renseignements tirés des dossiers de la Propriétaire inscrite et de sa Licenciée.
[9] M. McLennan a joint en pièce A de son affidavit une copie d'un extrait de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour l'enregistrement LMC301,181.
[10] M. McLennan affirme que la Propriétaire inscrite a autorisé, sous licence exclusive, la Licenciée à employer la Marque. Il soutient que, selon les conditions du contrat de licence, la Propriétaire inscrite assure un contrôle sur la nature et la qualité des marchandises vendues en liaison avec la Marque.
[11] M. McLennan affirme que, au cours de la Période pertinente, la Marque a été employée de façon continue à travers le Canada par la Licenciée en liaison avec les Marchandises dans trois catégories : (i) emballage de 16 burgers non cuits; (ii) emballage de 16 burgers tout cuits; (iii) emballages de 150 burgers tout cuits.
[12] M. McLennan a joint en pièce B de son affidavit deux photographies qu'il dit être « datées » du 11 octobre 2012 montrant des emballages des Marchandises de la Licenciée pour ses emballages de 16 burgers de bœufs surgelés non cuits. Il n'y a aucune date sur les photographies. Je ne peux donc que présumer qu'elles ont été prises à cette date.
[13] Sur l'emballage de la première photographie, on peut voir le nom de la Licenciée, de même que « Tasty Burgers » [burgers savoureux] sur une première ligne et « Burgers Tasty » [burgers de marque Tasty] en dessous. Sous ces deux inscriptions, il est écrit « Seasoned Tasty Brand Beef Burgers » en caractères beaucoup plus petits, suivis d'un astérisque et, sur la ligne suivante, en même taille de caractères, « Burgers de bœuf assaisonnés marque Tasty ».
[14] L'emballage de la deuxième photographie montre la liste des ingrédients et un avis que la marque de commerce « Seasoned Tasty Brand Beef Burgers » est une [traduction] « marque de commerce déposée de Maple Leaf Consumers Foods Inc. ». M. McLennan fait valoir qu'un tel avis indique que la Marque est une marque de commerce déposée de la Propriétaire inscrite, [traduction] « par l'entremise de son affiliée, Maple Leaf Consumer Foods Inc. » (Maple Leaf Consumer).
[15] M. McLennan déclare ensuite que les Marchandises arborant la Marque sont en vente et sont vendues au Canada dans la pratique normale du commerce de l'entreprise de la Licenciée dans le réseau de la Licenciée de plus de 400 boutiques M&M situées dans toutes les provinces du Canada.
[16] M. McLennan joint en pièce C de son affidavit le chiffre d'affaires de la Licenciée en dollars canadiens et le nombre d'unités vendues pour les années 2010 à 2012 à travers le Canada. Pour chacune de ces années, le chiffre d'affaires a toujours dépassé les 4 M$, ce qui représente plus de 200 000 unités vendues par année.
L'examen de la preuve au dossier
[17] Afin de déterminer si la Propriétaire inscrite s'est acquittée de son fardeau de preuve de démontrer que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises au cours de la Période pertinente, je dois d'abord aborder les questions suivantes soulevées par la Partie requérante :
a) M. McLennan avait-il une connaissance personnelle des renseignements contenus dans son affidavit?
b) La preuve versée au dossier démontre-t-elle l'emploi de la Marque comme enregistrée?
c) Quelle entité emploie la Marque et un tel emploi se fait-il au bénéfice de la Propriétaire inscrite?
a) La question du ouï-dire
[18] La Partie requérante fait valoir que, malgré la déclaration faite par M. McLennan voulant que son affidavit soit fondé sur sa connaissance personnelle ou sur des renseignements tirés des dossiers de la Propriétaire inscrite et de sa Licenciée, il n'est pas indiqué ce qui est fondé sur sa connaissance personnelle et ce qui est tiré des dossiers de la Licenciée. La Partie requérante fait valoir que M. McLennan ne décrit pas avec une précision raisonnable la source de la documentation ou de l'information qui concerne le chiffre d'affaires fourni et les étiquettes versées au dossier.
[19] La Partie requérante soutient que les allégations de M. McLennan qui concernent l'étiquetage et le chiffre d'affaires n'indiquent pas si une telle documentation fait partie des dossiers normaux d'entreprise de la Propriétaire inscrite. Le fait qu'il existe une relation professionnelle entre la Propriétaire inscrite et la Licenciée ne lève pas le doute sur le fait problématique que des parties de l'affidavit sont probablement fondées sur des ouï-dire.
[20] Selon la Partie requérante, le langage utilisé dans l'affidavit suggère fortement que le déposant n'a pas une connaissance personnelle des étiquettes et du chiffre d'affaires dont il est question dans son affidavit. Le langage utilisé est [traduction] « qui me sont maintenant présentés et sont marqués en tant que... ». Selon la Partie requérante, un tel langage suggère que les documents qui lui sont présentés en pièces B et C de son affidavit proviennent d'une source externe et lui ont été montrés pour la première fois.
[21] La Partie requérante ne fait référence à aucune jurisprudence pour étayer son argument que toute ambiguïté de l'affidavit produit en vertu de l'article 45 doit être tranchée à l'encontre de la Propriétaire inscrite.
[22] La Propriétaire inscrite plaide que, compte tenu des responsabilités de M. McLennan, employé par la Propriétaire inscrite, et particulièrement de son rôle en ce qui concerne les ventes à l'égard de la Licenciée, il serait entièrement raisonnable d'accepter qu'il ait une connaissance personnelle des renseignements qu'il fournit et qu'il a tirés de dossiers normaux de vente de la Licenciée, auxquels il a eu accès. En raison de l'énoncé liminaire fait par M. McLennan au sujet de sa connaissance personnelle des faits produits ou des renseignements tirés des dossiers de la Propriétaire inscrite et de sa Licenciée, il ne peut être présumé que les déclarations faites par le déposant sont fondées sur sa simple conviction.
[23] La Propriétaire inscrite déclare que, comme le déposant est le directeur des ventes responsable du compte de la Licenciée, employé par la Propriétaire inscrite, il a une connaissance personnelle des produits de burgers surgelés produits par la Propriétaire inscrite et distribués à la Licenciée sous la Marque en liaison avec la vente de ces produits.
[24] Compte tenu de la nature sommaire de la procédure en vertu de l'article 45, je suis d'accord avec la position de la Propriétaire inscrite, mais seulement dans une certaine mesure. J'accepte les faits décrits par M. McLennan dans son affidavit en ce qui concerne la Propriétaire inscrite et/ou les ventes de la Licenciée, mais tout ce qui est hors de ces paramètres sera considéré comme des preuves par ouï-dire.
b) L'emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée
[25] La Partie requérante plaide que ce qui apparaît sur l'emballage en pièce B de l'affidavit de M. McLennan n'est pas la Marque, mais plutôt la marque de commerce TASTY BURGERS/BURGERS TASTY, qui apparaît en caractères distinctifs et visuellement dominants. Elle poursuit en déclarant que ce qui est écrit au bas de l'étiquette (Seasoned Tasty Brand Beef Burgers) est une terminologie descriptive à la lumière de l'inscription en français « Burgers de bœuf assaisonnés marque Tasty ».
[26] Je remarque que les photographies ont été prises en dehors de la Période pertinente. L'affidavit de M. McLennan ne comprend aucune indication qu'un tel emballage illustre l'emballage utilisé au cours de la Période pertinente. À cet effet, ces photographies ne suffisent pas à établir l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises au cours de la Période pertinente.
[27] Cette conclusion devrait être suffisante pour disposer du dossier. Cependant, j'aborderai certaines des autres questions soulevées par la Partie requérante, compte tenu du fait qu'elles soulignent d'autres lacunes de la pièce B et de la preuve d'emploi de la Marque par la Partie requérante.
[28] La Partie requérante fait valoir que l'emploi de la marque de commerce TASTY BURGERS/BURGERS TASTY ne constitue pas un emploi de la Marque. Dans ses observations écrites, la Partie requérante a noté : [traduction] « La suppression des termes BRAND [marque] et BEEF [bœuf] au milieu de la portion anglaise de la marque de commerce et l'ajout du "s" à la fin de BURGERS signifient qu'un élément dominant de la marque a simplement été supprimé ». Par conséquent, la marque comme employée ne corrobore pas le maintien de l'enregistrement de la Marque telle qu'enregistrée.
[29] La Partie requérante fait référence à Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull Sa (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) pour étayer son argument que la déviation de la Marque comme enregistrée est telle que la Marque a perdu son identité, puisque certains éléments dominants ont été supprimés.
[30] Je suis d'accord avec la Partie requérante. L'emploi de TASTY BURGERS/BURGERS TASTY ne constitue pas un emploi de la Marque. La suppression des termes « brand » [marque] et « beef » [bœuf] crée une marque de commerce qui est simplement descriptive du caractère des Marchandises. Ces termes manquants étaient aussi dominants que les autres termes qui forment la Marque. En supprimant ces termes de la Marque, le résultat obtenu est la perte de l'identité de la Marque.
[31] En ce qui concerne l'inclusion de l'étiquette « Tasty Brand Beef Burgers » dans la phrase « Seasoned Tasty Brand Beef Burgers », la Partie requérante fait valoir qu'elle est employée comme une phrase descriptive qui ne constitue pas un emploi de marque de commerce de la Marque. Elle ajoute également que l'ajout du terme « Seasoned » [assaisonnés] au début de la marque de commerce dans la même police de caractères que le reste de la phrase modifie le caractère distinctif de la Marque.
[32] La Partie requérante fait également valoir que, lorsqu'une marque de commerce est subsumée dans un langage descriptif et n’est pas employée dans une taille et une police de caractères qui la distinguent du reste des termes, la marque n'est plus employée comme une marque de commerce. L'emploi descriptif d'une marque de commerce ne corrobore pas un enregistrement.
[33] La Propriétaire inscrite est d'avis que la marque de commerce « Seasoned Tasty Brand Beef Burgers » comprend les mêmes éléments dominants que la Marque et que les différences sont si mineures et sans importance que le consommateur non averti ne serait pas trompé. Elle fait référence à Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF). Elle fait valoir que l'échantillon d'emballage montre que la marque de commerce TASTY BURGERS est la marque dominante sur le dessus de l'emballage, tandis que la marque de commerce secondaire TASTY BRAND BEEF BURGERS est affichée ailleurs sur le dessus de l'emballage en caractères plus petits.
[34] La Propriétaire inscrite soutient que l'emploi de la marque TASTY BRAND BEEF BURGERS en combinaison avec le terme SEASONED [assaisonnés] constitue un emploi de la Marque, puisque tous les éléments de la Marque sont présents et que pour ce qui est de la première impression, le consommateur moyen serait susceptible de conclure que le terme SEASONED [assaisonnés] n'est que purement descriptif, c'est-à-dire que le terme décrit un élément du produit. Elle déclare également que, puisque tous les éléments de la Marque ont été maintenus, l'ajout du terme SEASONED [assaisonnés] devant la Marque ne peut pas être considéré comme si important que la Marque en perde son identité ou qu’elle ne soit plus reconnaissable.
[35] Je suis d'accord avec la Propriétaire inscrite que cette question est à savoir si l'ajout du terme SEASONED [assaisonnés] à la Marque TASTY BRAND BEEF BURGERS serait perçu comme un écart important et plus que mineur de la Marque, de façon à ce qu'une personne du public serait trompée. Elle cite, à cet égard, des extraits de la décision du registraire dans Nightingale Interloc c. Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC).
[36] Même en acceptant la position de la Propriétaire inscrite qu'il puisse y avoir emploi d'une marque de commerce principale (TASTY BURGERS) de même que d'une marque secondaire (TASTY BRAND BEEF BURGERS), je ne considère pas l'emploi de « Seasoned Tasty Brand Beef Burgers » comme un emploi de la Marque. Je suis plutôt d'accord avec la Partie requérante que le fait que :
• « Seasoned Tasty Brand Beef Burgers » soit écrit avec la même police de caractères;
• le terme « Seasoned » [assaisonnés] ait été ajouté à la Marque, cette dernière étant hautement suggestive;
il rend « Seasoned Tasty Brand Beef Burgers », dans son ensemble, descriptif du genre et des caractéristiques des Marchandises. La Marque ne se distingue pas et n'est plus reconnaissable. Elle est devenue partie intégrante d'un slogan générique. Par conséquent, « Seasoned Tasty Brand Beef Burgers », employé comme susmentionné, ne constitue pas un emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi.
c) La propriété et le contrôle de la Marque par la Propriétaire inscrite
[37] Comme susmentionné, l'emballage indique que « Seasoned Tasty Brand Beef Burgers » est une marque de commerce déposée de Maple Leaf Consumer, alors qu'en fait, la propriétaire de la marque de commerce est Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc. Dans son affidavit, M. McLennan allègue que la marque de commerce est une marque de commerce déposée de la Propriétaire inscrite, [traduction] « par l'entremise de son affiliée, Maple Leaf Consumer ».
[38] Comme souligné par la Partie requérante, l'extrait du registre joint en pièce A de l'affidavit de M. McLennan indique que la Propriétaire inscrite est la propriétaire actuelle de la Marque, alors que Maple Leaf Consumer Foods Inc. semble être son prédécesseur en titre. La déclaration faite par M. McLennan en ce qui concerne la propriété de la Marque entre en contradiction avec le contenu de la pièce A. De plus, il existe au moins une certaine ambiguïté, à savoir ce que M. McLennan signifie par [traduction] « ...la [Marque] est une marque de commerce déposée de la [Propriétaire inscrite], par l'entremise de son affiliée, Maple Leaf Consumer Foods Inc. »
[39] Cette formulation soulève également la question de savoir s'il existe une licence maîtresse entre la Propriétaire inscrite et Maple Leaf Consumer Foods Inc. De plus, l'affidavit de M. McLennan ne contient aucune allégation de licence entre Maple Leaf Consumer Foods Inc. et M&M Meat Shops Ltd.
[40] Finalement, la référence faite à Maple Leaf Consumer Foods Inc. sur l'emballage peut suggérer qu'un tel emballage provient d'une période antérieure à la Période pertinente puisque, selon la pièce A, Maple Leaf Consumer Foods Inc. était propriétaire de la Marque depuis son enregistrement, nommément le 29 mars 1985, jusqu'au transfert de la propriété le 1er janvier 2010. Par conséquent, il est possible qu'un tel emballage remonte à une date antérieure à la Période pertinente.
[41] Toutes ces ambiguïtés doivent être tranchées à l'encontre de la Propriétaire inscrite.
[42] Par conséquent, je conclus que la Propriétaire inscrite n'a pas réussi à établir l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises au cours de la Période pertinente. Elle n'a pas non plus réussi à présenter des faits qui pourraient être considérés comme des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque au sens de l'article 45(3) de la Loi.
La décision
[43] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.