Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 241

Date de la décision : 2014-11-06

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Bereskin & Parr, visant l'enregistrement n^o LMC207,925 de la marque de commerce CARMEN au nom de Kalena Importing Co. Ltd. dba Kalena’s Shoes

[1]               La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n^o LMC207,925 de la marque de commerce CARMEN appartenant à Kalena Importing Co. Ltd. dba Kalena’s Shoes.

[2]               La marque de commerce en cause est enregistrée pour emploi en liaison avec des [traduction] « articles chaussants pour dames et pour hommes, nommément chaussures » (les Marchandises).

[3]               Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement dans son intégralité.

La procédure

[4]               Le 1^er février 2013, à la demande de Bereskin & Parr (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC, ch T-13 (la Loi) à Kalena Importing Co. Ltd. (l'Inscrivante), l'entreprise qui, à cette date, était inscrite comme la propriétaire de l'enregistrement dans le registre des marques de commerce.

[5]               L'avis enjoignait à l'Inscrivante de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce CARMEN (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 1^er février 2010 et le 1^er février 2013 (la période pertinente), en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, l'Inscrivante devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6]               Après que l'avis en vertu de l'article 45 ait été donné, l'Inscrivante a produit auprès du registraire une demande de changement de nom dans le but d'inclure le nom commercial sous lequel elle fait affaire. La modification a été consignée au registre le 6 avril 2013, de sorte que la propriétaire inscrite de l'enregistrement en cause est maintenant identifiée comme Kalena Importing Co. Ltd. dba Kalena’s Shoes.

[7]               En l'espèce, l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement est régi par l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8]               Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive afin de débarrasser le registre du « bois mort ». De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère auquel l'inscrivant doit satisfaire ne soit pas très exigeant, ce dernier n'en doit pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[9]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Veralena Casellato, souscrit le 29 août 2013, accompagné des pièces A à J.

[10]           Les parties ont toutes deux produit des observations écrites; aucune audience n'a toutefois été tenue.

[11]           À deux reprises après que la Partie requérante eut produit ses observations écrites, l'Inscrivante a demandé qu'une prorogation de délai lui soit accordée en vertu de l'article 47(2) de la Loi en vue de produire un affidavit supplémentaire de M^me Casellato. Or, ces demandes ont toutes deux été rejetées; conséquemment, l'affidavit supplémentaire de M^me Casellato ne figure pas au dossier et ne sera pas considéré comme faisant partie de la preuve dans la présente procédure.

La preuve

[12]           Dans l'affidavit qui figure au dossier, M^me Casellato atteste qu'elle est l'acheteuse en chef de l'Inscrivante et explique qu'au cours des 28 dernières années, elle a occupé chez l'Inscrivante divers postes à responsabilité croissante. Elle atteste également que l'Inscrivante est une entreprise familiale qui a été fondée par son père il y a plus de 40 ans.

[13]           M^me Casellato explique ensuite l'origine de la Marque, qui a été choisie par son père, Carmen D’Onofrio, peu après la fondation de l'entreprise à titre de marque de commerce pour une gamme de chaussures pour hommes et pour dames de qualité supérieure fabriquées en Italie.

[14]           En ce qui concerne la pratique normale du commerce ou la chaîne d'approvisionnement normale de l'Inscrivante et ce que M^me Casellato décrit comme la norme dans le secteur de la vente au détail de chaussures au Canada, l'Inscrivante achète les Marchandises directement de fabricants en Italie, qui apposent la Marque sur les Marchandises conformément aux spécifications de l'Inscrivante. M^me Casellato explique que les représentants de l'Inscrivante se rendent en Italie pour passer des commandes de chaussures à ces fournisseurs et vérifier en personne que les Marchandises respectent les normes de qualité élevées de l'Inscrivante.

[15]           Relativement aux voies de commercialisation des Marchandises de la Requérante au Canada, M^me Casellato affirme d'entrée de jeu que les ventes [traduction] « ont connu des hauts et des bas au fil des ans ». Elle atteste qu'à l'apogée, [traduction] « les chaussures de marque CARMEN étaient vendues dans tous les établissements de vente au détail La Baie du Canada et dans de nombreux magasins de chaussures ». Elle explique, cependant, qu'en raison d'une évolution du marché des chaussures fines italiennes ces dernières années, les Marchandises ont été vendues, y compris pendant la période pertinente, exclusivement dans les deux magasins de détail de l'Inscrivante respectivement situés au 1526 Commercial Drive, à Vancouver, en Colombie-Britannique et au 929 Mt. Hwy, à North Vancouver, en Colombie-Britannique.

[16]           À l'appui des allégations susmentionnées concernant les ventes des Marchandises pendant la période pertinente, M^me Casellato a fourni ce qui suit :

•         Spécimens de reçus de caisse faisant état de ventes de chaussures de marque CARMEN au Canada pour chacune des années de la période pertinente, du 1^er février à la fin du mois de janvier de l'année suivante (pièces A à C). Je souligne que le nom du vendeur qui figure sur les reçus de caisse est Kalena’s Shoes et que l'adresse qui est indiquée est le 1526 Commercial Drive, Vancouver, C.-B.

•         Déclarations faites sous serment concernant les ventes des Marchandises liées à la Marque que l'Inscrivante a réalisées au cours de chacune des années de la période pertinente. Considérées conjointement, ces déclarations représentent des ventes totales, pendant la période pertinente, de plus de 260 paires de chaussures pour dames et de 400 paires de chaussures pour hommes, soit des revenus de plus de 125 000 $ pour la Requérante au cours de la période pertinente.

•         M^me Casellato atteste que, jusqu'à très récemment, l'Inscrivante avait pour pratique d'indiquer, sur le reçu de caisse, le nom du fabricant, le style et le numéro d'article des chaussures vendues, mais pas la Marque à laquelle les chaussures étaient liées. Pour cette raison, la Marque ne figure pas sur les reçus de caisse joints comme pièces A à C. M^me Casellato explique, toutefois, que les numéros d'article des chaussures vendues apparaissent toujours sur les reçus de caisse qui sont émis, et énumère 16 numéros d'article qu'on retrouve dans les reçus de caisse fournis comme pièces et qui, affirme-t-elle clairement, sont tous associés à des chaussures de marque CARMEN vendues par l'Inscrivante au Canada.

•         Copies de rapports de ventes (pièce E). M^me Casellato explique que chaque rapport de ventes est lié à un des reçus de caisse fournis comme pièces A, B ou C qui font état de ventes de chaussures de marque CARMEN, et indique la date de la vente, le numéro d'article des chaussures vendues, ainsi que la marque de commerce qui est apposée sur les chaussures vendues. Elle compare ensuite les rapports de ventes de la pièce E avec les numéros d'article qui figurent sur les reçus de caisse des pièces A à C pour démontrer le nombre de chaussures de marque CARMEN qui ont été vendues au cours de chacune des années de la période pertinente, conformément aux reçus de caisse. Elle termine en indiquant que ces ventes ne représentent pas l'ensemble des ventes de chaussures de marque CARMEN qui ont eu lieu pendant cette période, précisant que plus de 700 paires de chaussures de marque CARMEN ont été vendues par l'Inscrivante au Canada pendant cette période.

[17]           En ce qui concerne la façon dont la Marque était liée aux Marchandises au moment du transfert, M^me Casellato explique que la Marque est apposée sur les Marchandises même de la façon qui a cours habituellement dans le commerce de la chaussure, c'est-à-dire sur la semelle intérieure. De cette façon, explique M^me Casellato, la marque de commerce est visible pour les clients qui magasinent des chaussures, mais elle est dissimulée lorsque les chaussures sont portées.

[18]           De plus, M^me Casellato atteste que la Marque figure également sur les boîtes dans lesquelles les Marchandises sont vendues par l'Inscrivante, y compris celles qui ont été vendues pendant la période pertinente.

[19]           À l'appui des déclarations susmentionnées concernant la façon dont la Marque est et était liée aux Marchandises au moment du transfert, M^me Casellato a fourni ce qui suit :

•         Photographies de chaussures pour dames et pour hommes montrant que la Marque est apposée bien en vue sur la semelle intérieure des chaussures, et photographie des boîtes dans lesquelles les Marchandises sont vendues (pièces F, G et J). Bien que M^me Casellato admette que les photographies ont été prises après la période pertinente au magasin de détail de l'Inscrivante à Vancouver, elle affirme clairement que les photographies sont représentatives de la façon dont l'Inscrivante emploie la Marque en liaison avec les chaussures qui sont vendues au Canada, y compris la façon dont elle l'employait pendant la période pertinente. Elle affirme, en outre, que, comme le montrent les photographies, l'Inscrivante a vendu [traduction] « d'autres paires de chaussures de marque CARMEN de ces styles particuliers » pendant la période pertinente à son magasin de détail de Vancouver. Pour étayer ses dires, elle fait référence à une des ventes de la pièce C qui est associée à un numéro d'article précis, qui, affirme-t-elle, correspond au style de chaussures de marque CARMEN qu'on peut voir à la pièce G.

Analyse et examen des observations des parties

[20]           La Partie requérante soutient que la preuve est incomplète et ambiguë, en ce sens qu'elle ne corrobore pas l'emploi de la Marque au Canada par l'Inscrivante en liaison avec les Marchandises, et que, par conséquent, l'enregistrement devrait être radié. Plus particulièrement, la Partie requérante prétend que :

•         il n'y a pas de preuve manifeste de l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises pendant la période pertinente; et

•         il n'y a aucune preuve que l'emploi de la Marque peut être attribué à l'Inscrivante.

[21]           En ce qui concerne la question de l'emploi de la Marque pendant la période pertinente, les observations de la Partie requérante sont axées sur le fait que les photographies de chaussures et de boîtes de chaussures (pièces F à J) ont été prises après la période pertinente.

[22]           La Partie requérante soutient également que rien ne prouve que les chaussures qu'on peut voir sur la photographie fournie comme pièce F ont été vendues au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, la Partie requérante prétend que l'affirmation de M^me Casellato selon laquelle [traduction] « d'autres paires de chaussures de marque CARMEN de ces styles particuliers ont été vendues » pendant la période pertinente au magasin de détail de Vancouver est ambiguë. Selon la Partie requérante, cette affirmation signifie que les chaussures montrées à la pièce F n'ont pas été vendues à ce magasin, et que seules les autres chaussures l'ont été.

[23]           La Partie requérante soutient que la preuve relative aux boîtes de chaussures est, elle aussi, ambiguë. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que non seulement la photographie des boîtes de chaussures a, elle aussi, été prise après la période pertinente, mais que rien de prouve que des chaussures arborant la marque de commerce CARMEN ont été vendues dans ces boîtes pendant la période pertinente.

[24]           La Partie requérante insiste également sur le seul autre élément visible sur les boîtes à chaussures - le numéro « 105 ». La Partie requérante soutient que ce numéro ne correspond à aucun des numéros d'article que M^me Casellato a identifiés comme étant associés aux articles chaussants de la marque CARMEN. La Partie requérante soutient en outre qu'il n'y a aucun moyen de savoir quel type d'articles chaussants était vendu dans ces boîtes ou si les articles chaussants qui sont vendus dans ces boîtes arborent la Marque de la façon qui est illustrée aux pièces F et G (et arboraient la Marque pendant la période pertinente).

[25]           Or, même si les photographies jointes comme pièces F, G et J ont été prise après la période pertinente, dans tous les cas, M^me Casellato a clairement déclaré sous serment que ces éléments de preuve sont représentatifs de la façon dont l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec les Marchandises qui ont été vendues pendant la période pertinente. Je souligne que ces pièces concordent en tous points avec la description que M^me Casellato a donnée sous serment de la façon dont la Marque est et était apposée sur les Marchandises et leur emballage (c.-à-d. les boîtes de chaussures) pendant la période pertinente. Qui plus est, M^me Casellato indique clairement quels articles parmi ceux figurant dans les reçus de caisse et les rapports de ventes concernent expressément des ventes des Marchandises pendant la période pertinente. J'ajouterai également que non seulement la chaussure pour hommes qu'on peut voir à la pièce G est représentative de la façon dont l'Inscrivante apposait la Marque sur les Marchandises pendant la période pertinente, mais M^me Casellato établit clairement le lien qui existe entre un des reçus de caisse joints comme pièce C et le style même de la chaussure qui figure sur la photographie jointe comme pièce G.

[26]           Lorsque je considère les pièces conjointement avec les déclarations faites sous serment par M^me Casellato, la preuve ne m'apparaît ni ambiguë ni contradictoire. L'Inscrivante a présenté bien plus que de simples allégations d'emploi; elle a clairement décrit et établi l'emploi qui a eu lieu pendant la période pertinente.

[27]           Quant à la prétention de la Partie requérante selon laquelle rien ne prouve que l'emploi de la Marque peut être attribué à l'Inscrivante, je souligne que la Partie requérante appuie sa prétention sur les reçus de caisse (pièces A à C). Plus particulièrement, la Partie requérante signale que le nom qui figure sur les reçus contenus dans ces pièces est « Kalena’s Shoes », et non celui de l'Inscrivante, et que M^me Casellato n'explique nulle part dans son affidavit la nature de la relation entre Kalena’s Shoes et l'Inscrivante.

[28]           La Partie requérante soutient, en outre, que les seuls éléments de preuve qui permettent d'établir un lien entre les reçus de caisse susmentionnés et les produits arborant la Marque sont les rapports de ventes (pièce E), lesquels sont également identifiés au nom de Kalena’s Shoes. La Partie requérante soutient que puisque ces rapports de ventes sont au nom de Kalena’s Shoes, et non au nom de l'Inscrivante, rien ne prouve que ces rapports ont été préparés dans la pratique normale du commerce, et qu'il est impossible de déterminer la fiabilité de ces rapports.

[29]           L'Inscrivante soutient que M^me Casellato affirme clairement dans son affidavit que l'emploi auquel elle fait référence a été effectué par l'Inscrivante. L'Inscrivante soutient, en outre, qu'il est clairement indiqué dans l'enregistrement que « Kalena Shoes » est un nom commercial de l'Inscrivante (c.-à-d. que l'Inscrivante fait affaire sous le nom Kalena’s Shoes). Je souligne cependant que le changement de nom visant à refléter le nom commercial de l'Inscrivante a été demandé et consigné au registre après la date de l'avis en vertu de l'article 45.

[30]           En tout état de cause, l'Inscrivante soutient que, dans son affidavit, M^me Casellato fait de nombreuses déclarations qui confirment de façon soutenue et constante l'emploi par l'Inscrivante et que, par conséquent, il n'y a aucune ambiguïté à savoir qui vend les Marchandises arborant la Marque. L'Inscrivante souligne, en outre, que l'adresse qui figure sur tous les reçus de caisse fournis comme pièces A à C est le « 1526 Commercial Drive », c'est-à-dire l'adresse, comme en atteste clairement M^me Casellato dans son affidavit, de l'un des magasins de détail de l'Inscrivante. Je souligne que cette adresse est également l'adresse qui figure au dossier, et à laquelle l'avis en vertu de l'article 45 a été envoyé.

[31]           L'Inscrivante fait également valoir que, puisque Kalena’s Shoes n'est pas une dénomination sociale (assortie d'un statut juridique, p. ex. « Ltée ») ni le nom d'un particulier, le consommateur ne serait pas porté à croire qu'une entité juridique distincte est impliquée. À ce titre, l'Inscrivante soutient que dans la mesure où l'on considère que personne ne serait porté à inférer que Kalena’s Shoes est l'entité qui vend les Marchandises, on comprend d'emblée à la lecture de l'affidavit, considéré conjointement avec les déclarations sous serment de M^me Casellato, que Kalena’s Shoes est nécessairement un nom commercial de l'Inscrivante.

[32]           J'estime que les observations de l'Inscrivante à cet égard sont raisonnables. De plus, le fait que l'adresse de l'Inscrivante à la date de l'avis en vertu de l'article 45 soit la même que l'adresse du magasin de vente au détail de chaussures de l'Inscrivante permet d'inférer que Kalena’s Shoes est simplement un nom commercial de l'Inscrivante, et non une entité juridique distincte à laquelle l'emploi peut être attribué.

[33]           À la lumière de ce qui précède et compte tenu du fait que l'objet de l'article 45 est de fournir un moyen simple et sommaire de débarrasser le registre du « bois mort », j'admets que l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises pendant la période pertinente a été établi, et que cet emploi a été effectué par l'Inscrivante.

Décision

[34]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Kathryn Barnett

Agente d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire