Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 191
Date de la décision : 2013-11-06
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE DEUX OPPOSITIONS produites par Brown-Forman Corporation; Jack Daniel’s Properties, Inc.; Finlandia Vodka Worldwide Ltd. et Sothern Comfort Properties, Inc. à l’encontre des demandes nos 1,168,016 et 1,168,024 pour les marques de commerce JACK DANIEL’S et FINLANDIA, respectivement, au nom de Robert Victor Marcon
JACK DANIEL’S – Demande no 1,168,016
Dossier
[1] Le 18 février 2003, Robert Victor Marcon a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce JACK DANIEL’S, fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec diverses boissons alcoolisées et non alcoolisées et services connexes.
[2] La Section de l’Examen de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (dont relève cette Commission) a avisé la requérante de ses objections à la demande en cause aux motifs que (i) la marque visée par la demande d’enregistrement créait de la confusion avec plusieurs marques de commerce enregistrées, comprises en tout ou en partie dans l’élément JACK DANIEL’S couvrant des boissons alcoolisées et appartenant à Jack Daniel’s Properties, Inc., et que (ii) certaines marchandises et certains services n’étaient pas indiqués de manière suffisamment précise.
[3] Une longue série de communications entre la requérante et la Section de l’Examen, jusqu’au 28 août 2006, a amené la requérante à supprimer de la demande les services et toutes les marchandises, à l’exception de « boissons d’électrolytes ».
[4] La demande en objet a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 15 avril 2009 et Brown-Forman Corporation; Jack Daniel’s Properties, Inc.; Finlandia Vodka Worldwide Ltd. et Sothern Comfort Properties, Inc. s’y sont opposés le 27 mai 2009. Le registraire a fait parvenir à la requérante une copie de la déclaration d’opposition le 1er octobre 2009, conformément au paragraphe 38(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. La requérante a répondu en déposant et en signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle réfute les allégations contenues dans la déclaration d’opposition.
[5] La preuve de l’opposante consiste en des affidavits de David Gooder, Jeremy Shepherd, Jane Griffith, Sarah Carnegie, Joan Steele, Daniel Sterescu et Mary Noonan (deux affidavits). La preuve de la requérante consiste en l’affidavit de Robert Victor Marcon. La contre-preuve de l’opposante consiste en l’affidavit de Shirley Sereney. Les deux parties ont produit une argumentation écrite, toutefois, seule l’opposante était représentée lors d’une audience tenue le 29 octobre 2013.
Affaires précédentes impliquant M. Marcon
[6] Un certain nombre d’affaires d’oppositions impliquant la requérante ont récemment été décidées; j’en examinerai quelques-unes brièvement, à commencer par le paragraphe 8 ci-dessous. Comme il sera possible de le constater, les affaires précédentes concernent des situations semblables entre elles et semblables à la présente affaire. Nommément, dans chaque affaire (i) la marque visée par la demande d’enregistrement était identique à la marque de l’opposante et (ii) la preuve de l’opposante a établi que sa marque était suffisamment connue, sinon célèbre au Canada. Les enjeux soulevés dans les affaires précédentes étaient que (i) la marque visée par la demande créait de la confusion avec la marque de l’opposante, en vertu de l’alinéa 12(1)(d) et de l’article 16 de la Loi sur les marques de commerce; la marque visée par la demande n’était pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante, en vertu de l’article 2 de la Loi; et la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque, en vertu du paragraphe 30(i).
Traitement sommaire de la présente affaire
[7] Les questions juridiques soulevées par les opposantes dans la présente affaire et le type de preuve produite par les opposantes dans la présente affaire sont les mêmes ou sont semblables à ceux des affaires précédentes impliquant M. Marcon. Les principes juridiques qui s’appliquent à ces affaires et les conclusions de fait qui peuvent être tirées de la preuve des parties ont été examinés de façon approfondie dans les affaires précédentes. Je ne vois donc pas ce qu’il y aurait à gagner en procédant à une analyse plus détaillée de la preuve produite dans la présente affaire ou des principes juridiques qui s’appliquent à la présente affaire. Je propose plutôt de traiter la présente opposition de manière relativement sommaire en reconnaissant tout simplement que la preuve
(i) démontre que la marque JACK DANIEL’S sur laquelle s’appuient les opposantes était, à toutes les dates pertinentes, suffisamment connue, sinon célèbre au Canada pour le whiskey et (ii) soulève des doutes quant à l’intention véritable de la requérante d’employer la marque visée par la demande au Canada. Un tel traitement sommaire est assez atypique des décisions régulièrement prises par cette Commission. Cependant, la profusion d’affaires semblables impliquant M. Marcon est également atypique des décisions régulièrement examinées par cette Commission.
Affaires récentes impliquant la requérante
L'Oréal c. Marcon (2010) 85 CPR (4th) 381
[8] L’affaire concernait une demande d’enregistrement pour la marque L’OREAL PARIS, fondée sur un emploi proposé au Canada, en liaison avec des suppléments vitaminiques et des boissons à aloès. L’opposante était propriétaire des marques L’OREAL et L’OREAL PARIS employées au Canada en liaison avec des cosmétiques et des parfums.
[9] La Commission a résumé le premier motif d’opposition, alléguant la non-conformité à l’alinéa 30(i), comme suit :
La demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30(i) de la Loi sur les marques de commerce, R.S.C. 1985, c. T-13 (la « Loi ») en ce que le Requérant ne pouvait être convaincu qu’il avait le droit d’employer la Marque au Canada, parce qu’il a adopté un « modus operandi » consistant à déposer des demandes relatives à des marques de commerce bien connues dans des domaines identiques ou connexes au Canada et aux États‑Unis.
[10] La Commission a noté que le même jour où la demande d’enregistrement pour L'OREAL PARIS a été produite, M. Marcon a également produit des demandes d’enregistrement pour les marques suivantes : BUDWEISER; COORS; CORONA; DOM PERIGNON; BEEFEATER; FINLANDIA; HEINEKEN; JACK DANIEL'S; SENSODYNE; TIM HORTONS; ABSOLUT et CANADIAN CLUB.
[11] La Commission a accepté le raisonnement de l’affaire CORONA (consulter les paragraphes 10 et 11 ci-dessous) et a conclu en faveur de l’opposante au motif d’opposition en vertu de l’alinéa 30(i), de même qu’au motif de l’enjeu de confusion.
Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c. Marcon (2008) 70 CPR (4th) 355
[12] L’affaire concernait une demande d’enregistrement pour la marque CORONA, fondée sur un emploi proposé au Canada, en liaison avec diverses boissons non alcoolisées et des panachés alcoolisés.
L’opposante était propriétaire de la marque CORONA employée au Canada en liaison avec de la bière. Cette Commission a conclu que la preuve « soulève des doutes quant à sa [M. Marcon] bonne foi à produire la présente demande ». La Commission a conclu, au motif d’opposition en vertu de l’alinéa 30(i), de même qu’au motif de l’enjeu de confusion, pour l’opposante :
. . . je me demande comment une personne raisonnable serait convaincue qu’elle a droit de produire des demandes d’enregistrement pour plus de 18 marques de commerce sans doute bien connues en liaison avec des marchandises et/ou services apparemment connexes. Je m’interroge également sur l’intention qui motive un requérant à le faire. À mon avis, le fait pour un requérant de tenter de profiter de la réputation établie d’un nombre important de marques bien connues devrait être le genre de situation que l’alinéa 30(i) vise à empêcher.
(l’accent est le mien)
[13] J’ajouterais qu’il est plutôt inhabituel pour la Commission de refuser une demande d’enregistrement au motif de la non-conformité à l’article 30(i), comme allégué par la Commission dans l’affaire CORONA, ci-dessus, au paragraphe 366 :
. . . l’alinéa 30(i) exige que le requérant indique dans le cadre de sa demande qu’il est convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et/ou services . . . Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée à l’alinéa 30(i), le motif fondé sur cet alinéa devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, comme lorsque qu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi (Sapodilla Co. c. Bristol Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) à la page 155). (l’accent est le mien)
Allied Domecq Spirits & Wine Ltd. c. Marcon (2009) 75 CPR (4th) 311
[14] L’affaire concernait une demande d’enregistrement pour la marque BEEFEATER, fondée sur un emploi proposé au Canada, en liaison avec du café et du thé. L’opposante était propriétaire de la marque BEEFEATER employée au Canada en liaison avec des boissons alcoolisées, y compris du gin. L’alinéa 30(i) n’a pas été soulevé comme motif d’opposition; c’est plutôt le motif de l’opposante fondé sur la confusion qui a été accueilli favorablement.
[15] La Commission a conclu que la marque BEEFEATER de l’opposante était suffisamment connue au Canada et a discuté du genre des marchandises des parties comme suit :
Sur cette question du genre des marchandises respectives des parties . . . , je renvoie aux commentaires formulés par ma collègue . . . dans la décision Moosehead Breweries Ltd. c. Stokely-Van Camp Inc. (2001), 20 C.P.R.(4th) 181 où elle a dit :
La bière lager de la requérante et les boissons non alcoolisées, non gazéifiées et aromatisées aux fruits de l’opposante appartiennent à la même catégorie générale de marchandises, soit les boissons. La requérante soutient que les marchandises des parties devraient être considérées comme appartenant à des catégories générales différentes, nommément les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées. Quoi qu’il en soit, il convient de se rappeler que le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit : « L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. » [Non souligné dans l’original.].
[16] De même, dans la présente affaire, la requérante a peu avantage à ce que ses marchandises se limitent à des boissons non alcoolisées.
Heineken Brouwerijen B.V. c. Marcon (2012) 105 CPR (4th) 468
[17] L’affaire concernait une demande d’enregistrement pour la marque HEINEKEN, fondée sur un emploi proposé au Canada, en liaison avec du café, du thé, du lait et de la crème. L’opposante était propriétaire de la marque HEINEKEN employée au Canada en liaison avec de la bière. L’alinéa 30(i) a été soulevé comme motif d’opposition. Cependant, la Commission a conclu qu’il n’était pas nécessaire de tenir compte du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(i), car les motifs d’opposition de l’opposante fondés sur la confusion et le caractère distinctif avaient été retenus.
MHCS c. Marcon, [2012] COMC 195 (CanLII)
[18] L’affaire concernait une demande d’enregistrement de la marque DOM PERIGNON, fondée sur un emploi proposé au Canada, en liaison avec des boissons nutritives, du café, du thé et de la limonade. L’opposante était propriétaire de la marque DOM PERIGNON employée au Canada en liaison avec du champagne. L’alinéa 30(i) a été soulevé comme motif d’opposition. Cependant, la Commission a conclu qu’il n’était pas nécessaire de tenir compte du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(i), car les motifs d’opposition de l’opposante fondés sur la confusion et le caractère distinctif avaient été retenus.
Robert Victor Marcon (Re), 2013 COMC 50 (CanLII)
[19] L’affaire concernait une demande d’enregistrement de la marque COORS, fondée sur un emploi proposé au Canada, en liaison avec diverses boissons non alcoolisées. L’opposante était propriétaire de la marque COORS employée au Canada en liaison avec de la bière.
[20] Divers motifs d’opposition ont été allégués, y compris la conformité à l’alinéa 30(i) :
L'Opposante fonde son opposition sur l'alinéa 38(2)a) au motif que la demande n'est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30(i), puisque les faits exposés au paragraphe 2 ne pouvaient que convaincre le Requérant qu'il ne pouvait ni employer ni enregistrer sa marque de commerce. En fait, le Requérant connaissait bien l'Opposante, les marques enregistrées COORS de l'Opposante au Canada ainsi que l'emploi considérable de ses marques de commerce COORS au Canada. Le Requérant tente clairement de s'approprier de manière illicite les marques COORS de l'Opposante et de tirer profit de leur emploi. L'Opposante soutient de surcroît que le Requérant a, dans le passé, manifesté un comportement similaire à maintes reprises.
(je souligne)
[21] La Commission a penché pour l’opposante au motif de l’alinéa 30(i) :
À mon avis, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve pour mettre en litige la question de savoir si le requérant a respecté l'alinéa 30(i). De plus, je tire une inférence négative du refus de M. Marcon d'expliquer sa réponse dans l'affaire CORONA que « c'est assez juste » de l'accuser de s'appuyer sur la réputation de la marque d'une autre personne. Il est raisonnable de soupçonner qu'il avait la même motivation lorsqu'il a choisi la marque COORS et les autres marques dont il a fait la demande d'enregistrement. Le Requérant, d'autre part, n'a produit aucune preuve pour s'acquitter du fardeau de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que sa demande est conforme à l'alinéa 30(i). Je conclus donc que M. Marcon avait, en fait, l'intention de s'appuyer sur la réputation de la marque COORS qui avait déjà été établie par l'Opposante. C'est le type de comportement que l'alinéa 30(i) vise à prévenir.
[22] La Commission aurait également penché pour l’opposante au motif de la confusion :
Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition; toutefois, compte tenu du caractère distinctif acquis par la marque de l'Opposante, du fait que l'Opposante est l'utilisatrice la plus ancienne de la marque COORS, que les voies commerciales des parties se chevauchent et que les marques sont identiques, j'aurais probablement tiré une conclusion en faveur de l'Opposante au regard de la question d'une éventuelle confusion à toutes les époques en cause; à cet égard, il convient de voir les causes d'opposition analogues Heineken Brouwerijen B. V. c. Marcon (2012), 105 C.P.R. (4th) 468 et MHCS c. Marcon 2012 COMC 195 (CanLII), 2012 COMC 195 (CanLII). . .
Bowman et. al. c. Marcon, [2011] COMC 40
[23] La décision précitée non publiée concerne la demande de M. Marcon pour l’enregistrement de la même marque que celle qui fait l’objet de la présente opposition, soit, JACK DANIEL’S. La demande était fondée sur un emploi proposé au Canada en liaison avec de la « salsa » et des « sauces barbecue ». Les opposantes dans cette affaire étaient les mêmes que dans la présente opposition.
[24] L’alinéa 30(i) a été allégué comme motif d’opposition. Toutefois, comme la Commission avait penché pour les opposantes sur les questions de confusion et de caractère distinctif, la Commission n’a pas tenu compte du motif de l’alinéa 30(i). La Commission a noté, au paragraphe 38 :
TRADUCTION À la lumière de toute la preuve ci-dessus, je n’ai aucun problème à conclure que JACK DANIEL’S est une marque de commerce suffisamment connue au Canada pour le whiskey, et que sa grande réputation transcende l’industrie de l’alcool, particulièrement en ce qui concerne la préparation de mets, les articles liés au barbecue, les sauces barbecue et produits similaires.
Conclusion
[25] Compte tenu de la preuve au dossier dans la présente affaire, et à la lumière des antécédents impliquant M. Marcon qui sont pratiquement identiques à la présente affaire, je penche pour l’opposante sur les questions de confusion, d’absence de caractère distinctif et de non-conformité à l’alinéa 30(i) soulevées dans la déclaration d’opposition.
FINLANDIA – Demande no 1,168,024
[26] La seconde affaire d’opposition concerne la demande d’enregistrement de M. Marcon pour la marque FINLANDIA, fondée sur un emploi proposé au Canada, en liaison avec des boissons à base de café et du thé. L’affaire a été entendue le 29 octobre 2013 en même temps que l’affaire JACK DANIEL’S discutée ci-dessus. L’affaire FINLANDIA est à tous points de vue analogue à l’affaire JACK DANIEL’S et aux autres affaires impliquant M. Marcon discutées ci-dessus. À savoir, les opposantes se fondent sur leur marque identique FINLANDIA employée en liaison avec un produit alcoolisé (vodka); la preuve des opposantes établit que leur marque était suffisamment connue, pour ne pas dire célèbre au Canada à toutes les dates pertinentes; et la preuve au dossier soulève des doutes quant à l’intention véritable de la requérante d’employer la marque visée par la demande au Canada. Par conséquent, je conclus que les opposantes ont gain de cause sur les motifs d’opposition fondés sur la confusion, l’absence de caractère distinctif et la non-conformité à l’alinéa 30(i) soulevés dans la déclaration d’opposition.
Décision quant aux demandes nos 1,168,016 pour JACK DANIEL’S et 1,168,024 pour FINLANDIA
[27] Compte tenu de ce qui précède, les demandes sont refusées. Ces décisions ont été prises dans l’exercice du pouvoir qui m’a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.
___________________
Myer Herzig, membre,
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.