Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

RELATIVEMENT A UNE PROCEDURE SOUS L'ARTICLE 45

Concernant l'enregistrement No. 236,635 pour la marque de commerce FRANCALDO·FIRENZE
au nom de Franca Shoe Inc. Chaussure Franca Inc.

A la demande de MM. Phillips & Vineberg, le registraire a émis un avis sous l 'article
45 daté du 1er novembre 1991 à Franca Shoe Inc. Chaussure Franca Inc., le propriétaire
inscrit de la marque de commerce "FRANCALDO-FIRENZE" (la "marque de commerce"). La
marque de commerce a été enregistrée le 12 octobre 1979 en liaison avec "ladies' and
men's shoes, sandals and boots". En réponse à  l 'avis du registraire, le propriétaire
inscrit a fourni l 'affidavit d'Aurèle Lacroix, président de Franca Shoe Inc. depuis sa
création en 1965 ainsi que les exhibits AL-1 à  AL-4.

Il est à  noter que dans l 'affidavit (ex. para 10) et dans quelques exhibits (ex. AL-
3(a)), le nom du titu1aire apparait comme étant "Chaussure Franca Shoe Inc.". Le
titu1aire n'a fourni aucune explication concernant cette divergence, mais je suis prête
à inférer en l 'absence de preuve du contraire que ce n'est tout simplement qu’une
version bi1ingue du nom du titu1aire.

Dans son affidavit, M. Lacroix décrit 1es opérations commercia1es de Franca Shoe Inc.
et son emploi de la marque de commerce déposée. M. Lacroix déclare que la marque de
commerce a été employée dans la pratique normale du commerce en 1iaison avec les
marchandises énumérées dans l 'enregistrement, c'est-à-dire "ladies' and men's shoes,
sandals and boots" depuis 1985, engendrant des chiffres de vente annue1s variant entre
$500,000 et $700,000 par année.

La partie requérante argumente que le propriétaire inscrit n'a pas démontré l'emp1oi
au Canada durant la période pertinente en liaison avec 1es différentes marchandises
énumérées dans l 'enregistrement. Les arguments présentés dans la soumission écrite de
la partie requérante seront considérés ci-après.

I. Quelle est la période pertinente durant laquelle le titulaire doit démontrer
1 'emp1oi de la marque de commerce en 1iaison avec 1es marchandises énumérées au
registre?

Suite aux récentes modifications de 1 'article 45 de la Loi sur 1es marques de commerce
(1er janvier 1994), le titu1aire est requis de démontrer que la marque de commerce était
employée au Canada "à un moment quelconque au cours des deux ans précédant la date de
1 'avis et, dans la négative, la date où elle l 'a été pour la dernière fois et la raison
de son défaut d'emploi depuis cette date".

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L'avis sous 1 'article 45 a été émis par le registraire le 1er novembre 1991, la période
pertinente consiste donc entre le 1er novembre 1989 et la date à  laquelle 1 'avis a été
émis. Ainsi, la majorité des factures produites sous l'Exhibit AL-4 réfère à la période
pertinente. Au paragraphe 8 de son affidavit, M. Lacroix déclare que la preuve produite
sous l'Exhibit AL-3 représente un simple échantillonnage illustratif du genre de
publicité et matériel utilisé au Canada depuis les trois (3) dernières années en
association avec la marque de commerce et les marchandises. 11 se peut qu'une partie
du matériel ne se rapporte pas à la période pertinente. Par ailleurs, deux des items
de 1 'Exhibit AL-3 portent des dates pertinentes. A 1 'endos de l 'extrait du "Canadian
Footwear Journal" la date indiquée est janvier 1990. Pour ce qui est de 1 'extrait du
journal "Le Réveil", M. Lacroix soumet qu'il provient de l'édition du 18 décembre 1990;
j'accepte la date de publication telle que revendiquée.

11. Le titulaire a-t-il démontré l'emploi de la marque de commerce en liaison avec
chacune des marchandises énumérées dans l'enregistrement à  un moment quelconque durant
les deux ans précédant la date de l'avis?

Le but d'une procédure sous l 'article 45 est de permettre une épuration du registre des
marques de commerce en y éliminant le "bois mort". Comme J. Mahoney a fait remarquer
dans la cause Union Electric Supply Co. Ltd.v. Registrar of Trade Marks (1982) 63
C.P.R.(2d) 56 (F.C. ,T.O.) a la page 57:

"There is absolutely no justification in putting a trademark owner to the expense
and trouble of showing his use of the trade mark by evidentiary overkill when it
can be readily proved in a simple straightforward fashion."

Le rôle du registraire est de déterminer si le propriétaire inscrit a produit une preuve
suffisante qui permettrait de conclure que le propriétaire a démontré 1 'emploi ou, du
moins, a suffisamment décrit les faits d'après lesquels on peut arriver à  une conclusion
d'emploi.

La preuve produite par le titulaire n'est pas sans défaut. L'allégation de la partie
requérante est exacte que les factures ne démontrent pas que les chaussures vendues
portaient la marque de commerce FRANCALOO-FIRENZE. Les factures réfèrent à d'autres
marques telles "FAREX", "ALICE", et "FIGARO" et ne réfèrent pas à 1a marque de commerce
"FRANCALOO-F 1RENZE" . Cependant, l ' échantillon de chaussures et 1es photographies
produites par le titulaire démontrent que les chaussures du titulaire sont associées
à plusieurs marques de commerce mais qu'elles portent toutes la marque de commerce
FRANCALOO-FIRENZE. Les photographies démontrent les autres marques de commerce comme
étant "FRANCA", "FAREX", "ALICE", "MABEL" et "FIGARO". L'échantillon de chaussure
démontre "PANAMA", "PASTA" et autres marques. Les factures produites sous l'Exhibit
AL-4 réfèrent spécifiquement aux marques de commerce "FAREX", "ALICE", "FIGARO",

2

"PANAMA" et "PASTA".

Ayant considéré la preuve en son entier, il semblerait qu'il y ait différents styles
de chaussures "FRANCALDO-FIRENZE", et que ce sont le nom de ces différents styles qui
apparaissent sur 1es factures. 11 n'y a rien dans la Loi sur 1es marques de commerce
qui interdit 1 'emp1oi de deux ou p1usieurs marques de commerce simultanément: A.W. A11en
Ltd. v. Warner-Lambert Canada, (1985) 6 C.P.R.(3d) 270 (F.C., T.D.). En conséquence,
je conclus que 1es factures lorsque considérées avec les autres éléments de preuve
confirment que des ventes de marchandises portant la marque de commerce ont été faites
durant la période pertinente.

Tout compte fait, je crois qu'i1 y a preuve suffisante pour maintenir 1 'enregistrement
te1 que1. L'affidavit contient une déclaration claire à  l'effet que le titulaire a
employé la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans
1 'enregistrement et le titu1aire a fourni des exemples de cet emploi. Le titulaire a
produit des chiffres approximatifs de ventes annue11es concernant les marchandises.
11 a fourni des chaussures et sanda1es portant la marque de commerce, des portions de
bottes en carton pour sou1iers portant la marque de commerce et une étiquette de
garantie portant aussi la marque "FRANCALDO-FIRENZE" 1aque11e i1 est déclaré est affixée
aux bottes. Le titu1aire a aussi fourni des factures. A mon avis, 1es éléments de
preuve, lorsque considérés ensemble, forment une preuve qui me permet de conclure que
la marque de commerce n’est pas du "bois mort" en liaison avec aucune des marchandises,
et qu'e11e a été employée à un moment que1conque durant les deux ans précédant la date
de l 'avis en liaison avec 1es marchandises "men's and women's shoes, boots and sandals".

Conclusion:

L'enregistrement No. 236,635 sera maintenu au registre en vertu des dispositions de
1 'article 45(5) de la Loi sur 1es marques de commerce.

   FAIT A HULL , QUEBEC, CE 15^E  JOUR DE JUILLET                 1994.

D. Savard

Agent d'audition principal
Division de l'artic1e 45

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